11001032400020100000900 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Terceros con interés: KOUPREY S.A.S. y LINA MARÍA FACUNDO RINCÓN Tesis: Es nula la resolución que concedió el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de KOUPREY S.A.S., en tanto que resulta similarmente confundible con la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos en esa misma clase internacional, previamente registrada por la sociedad Aceites del Sur COOSUR S.A. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Aceites del Sur Coosur S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, interpretada por el despacho en el auto admisorio1 como de nulidad relativa establecida en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener la nulidad de la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009 por la cual se 1 Folios 83 y 84 del expediente físico de la referencia. El expediente digitalizado se encuentra en el índice número 86 en SAMAI. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concedió el registro de la marca “LA ESPAÑOLA”2 (mixta) para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Kouprey S.A., bajo el certificado de registro número 380327.

El acto administrativo comentado fue expedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda La sociedad Aceites del Sur Coosur S.A., a través de apoderada judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes3: I.1.1. Pretensiones “1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 22065 del 30 de abril de 2009 y notificada el 27 de mayo de 2009 y 28 de julio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No.05-045.776, mediante la cual se concedió a favor de la sociedad KOUPREY S.A. el registro de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) en la Clase 29 internacional y se declaró infundada la oposición formulada por Lina María Facundo Rincón. 2.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: • Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto LA ESPAÑOLA en clase 29 internacional solicitada por KOUPREY S.A. y LA ESPAÑOLA en clase 29 internacional registro N. 388807 propiedad de Aceites del Sur Coosur S.A., y vigente hasta el 22 de abril de 2012. • Se declare que Aceites del Sur Coosur S.A. tiene legítimo interés para actuar en este proceso, en su condición de titular de la marca LA ESPAÑOLA en la Clase 29 internacional, registro N. 388807 y vigente hasta el 22 de abril de 2012. • Se anule el registro de la marca LA ESPAÑOLA en la Clase 29 internacional a nombre de KOUPREY S.A. 3.

Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.” 2 En su parte gráfica la marca lleva impresa la palabra “PRODUCTOS”. 3 Folios 54 al 79 del expediente físico de la referencia. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1. Kouprey S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “LA ESPAÑOLA” para identificar productos en la clase 29 de la Calificación Internacional de Niza4, solicitud que fue radicada con el número 05- 045776 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 533 el 30 de junio de 2005.

I.1.2.2. La señora Lina María Facundo Rincón presentó oposición en contra de la solicitud de registro mencionada, con fundamento en que el signo cuestionado consistía en una referencia geográfica con lo cual induce a error al consumidor. I.1.2.3. Mediante la resolución número 22065 del 30 de abril de 2009, la SIC declaró infundada la oposición formulada, y concedió el registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Kouprey S.A. Contra dicha decisión no se presentaron recursos.

I.1.2.4. La sociedad demandante Aceites del Sur Coosur S.A. es titular de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza5, con certificado de registro número 388807. La marca en comento fue concedida mediante resolución número 34461 de 25 de octubre de 2001, la cual quedó en firme luego 4 Respecto de los siguientes productos de la clase 29: "CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA;

EXTRACTOS DE CARNE; ESPECIALMENTE JAMON, MORTADELA, SALCHICHAS, SALCHICHONES, CHORIZOS, PASTELES Y ROLLOS DE CARNE, PRODUCTOS EMBUTIDOS, PROCESADOS Y/0 MADURADOS DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA". 5 Los productos de la clase 29 amparados son: “ACEITES, GRASAS COMESTIBLES, CONSERVAS”. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de que, por sentencia de 30 de agosto de 20076, la Sección Primera del Consejo de Estado declarara la nulidad de la resolución número 08908 de 20 de marzo de 2002, que había revocado la resolución de concesión y denegado el registro de esa marca.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que el acto administrativo demandado transgredió lo dispuesto en el artículo 134, en el literal a) del artículo 136 y en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Advirtió que la SIC, al realizar el estudio de registrabilidad de la marca acusada, no tuvo en cuenta el antecedente marcario que constituye su marca mixta “LA ESPAÑOLA” registrada para identificar productos en la clase 29.

Informó que solicitó el registro de la marca mencionada el 24 de julio de 1997, y que aquel fue concedido por orden dispuesta en sentencia del 30 de agosto de 2007 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró la nulidad de la resolución 8908 de 20 de marzo de 2002 que había revocado la decisión de conceder el registro de la comentada marca.

Sobre dicho trámite marcario, informó que, aunque la concesión del registro se ordenó en sentencia de 30 de agosto de 2007, solo hasta el mes de octubre de 2009 la SIC dictó auto ordenando dar cumplimento a la comentada providencia judicial. 6 Consejo de Estado; Sección Primera; M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicado 11001 03 24 000 2002 00316 01;

Actor: Aceites del Sur S.A. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.2. Explicó que, en cualquier caso, para la fecha en que se expidió el acto administrativo que concedió el registro marcario cuestionado, a saber, el 30 de abril de 2009, la acción de nulidad contra la resolución que concedió el registro de su marca ya había sido decidida mediante sentencia de 30 de agosto de 2007, por lo tanto, la SIC debió considerar dicho registro en el estudio de registrabilidad del signo acusado.

I.1.3.3. De otra parte, señaló que presentó acción de cancelación por no uso contra el registro marcario número 255113 correspondiente a la marca mixta “LA ESPAÑOLA” de titularidad de Kouprey S.A., y que aquel se resolvió cancelando parcialmente la marca, por lo tanto, consideró que tiene derecho preferente respecto de la expresión en comento.

En relación con aquel registro marcario, informó también que promovió acción de nulidad contra la resolución que concedió su registro, la cual no había sido decidida al momento de presentar la demanda de la referencia. I.1.3.4. Sostuvo que entre las marcas “LA ESPAÑOLA”7 (mixta) que distingue productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza de Kouprey S.A., y “LA ESPAÑOLA”8 (mixta) registrada para identificar productos en la misma clase internacional de su titularidad, existen semejanzas que harían que el consumidor considere erróneamente que se trata de una misma marca, o que comparten origen empresarial.

I.1.3.5. Explicó que las marcas enfrentadas: i) presentan coincidencias en la secuencia de vocales, longitud y número de silabas, así como raíces y terminaciones; ii) comparten pronunciación; iii) evocan la misma idea, generando la misma impresión global en el consumidor; y iv) muestran semejanzas en cuanto a su aspecto gráfico. 7 Certificado de registro número 380327. 8 Certificado de registro número 388807. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.6.

Adujo que entre los productos amparados por las marcas confrontadas existe conexidad toda vez que los mismo se encuentran en la misma clase 29 internacional, y resultan complementarios e intercambiables entre sí. En consecuencia, el signo cuestionado carece de la distintividad necesaria para ser registrado como marca. I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1.

La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda en los siguientes términos9: I.2.1.1. En primer lugar, puso de presente que la sentencia de 30 de agosto de 2007 proferida por el Consejo de Estado a la cual aludió la demandante, fue notificada por esa corporación el 12 de agosto de 2009, fecha en la cual la SIC ya había expedido la resolución 22065 de 30 de abril de 2009 demandada, por lo que el fundamento legal de dicho acto se encuentra ajustado plenamente a derecho.

I.2.1.2. Sostuvo que las marcas confrontadas encuentran diferencia en su aspecto gráfico, pues en el caso de la cuestionada se trata de una bailarina de danza española, mientras que la de la demandante lleva impresa la imagen de una mujer recolectora. Adicionalmente, señaló que el término empleado común, bien puede sugerir el origen o procedencia del producto, lo cual resulta más evidente si se observa que uno de los signos está acompañado de la expresión “aceite de oliva” en su parte gráfica, producto que tiene origen y tradición europea.

I.2.1.3. Afirmó que resulta inconducente y extralimitado fundamentar una oposición mediante la reivindicación de exclusividad de una expresión no monopolizable, como lo es “LA ESPAÑOLA”. 9 Folios 104 a 109 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.1.4.

Finalizó diciendo que no se encontró cumplido el primer presupuesto de irregistrabilidad relativo a la similitud susceptible de generar confusión en el consumidor y que, en ese orden, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación entre los productos que distinguen las marcas confrontadas. I.2.1.5. Adicionalmente, formuló las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa y caducidad de la acción propuesta.

I.2.2. La sociedad Kouprey S.A., a través de apoderado judicial, contestó la demanda de la siguiente manera10: I.2.2.1. Sostuvo que la demandante erró al invocar el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pues aquella norma no se refiere a la distintividad de los signos como requisito para ser registrables sino a la capacidad, en general, para ser considerado como marca, por lo tanto, solicitó que se descartara dicha imputación contra el acto.

Respecto del literal a) del artículo 136 ibidem, dijo que la SIC lo aplicó en debida forma. I.2.2.2. Informó que solicitó, de manera previa a la marca cuestionada, el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” para distinguir productos en la clase 29 internacional, y que a dicha solicitud se opuso la demandante con el argumento de que el signo era engañoso por la indicación de origen que pretendía presentar; sin embargo, el registro solicitado fue concedido el 4 de octubre de 2002 y se le asignó el certificado de registro número 255113.

I.2.2.3. Señaló que la demandante intentó acción de cancelación de la marca en comento, sin embargo, su solicitud fue resuelta de manera 10 Folios 110 a 120 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co negativa.

Además, dijo que contra esa misma marca la demandante promovió demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, la cual se tramitó bajo el radicado 2006-00044. I.2.2.4. Sostuvo que la demandante se equivoca al considerar que su marca, la cual fue solicitada el 24 de abril de 1997, y negada en definitiva en marzo de 2002, puede ser oponible al registro marcario que se discute, pues desconoce que la marca “LA ESPAÑOLA” con certificado de registro número 255113 se encuentra vigente y fue solicitada por Kouprey S.A. con anterioridad a la marca de titularidad de la actora.

I.2.2.5. Afirmó que la marca cuestionada y la registrada bajo el número 255113 son idénticas, solo se diferencian en cuanto a los productos reivindicados, y que como las dos son de titularidad de Kouprey S.A., entonces, no hay afectación a un tercero. I.2.2.6. Con todo, señaló que no tiene reparos respecto del parecido entre la marca cuestionada y la del demandante, en tanto que son idénticas, salvo la parte gráfica; sin embargo, aclaró que la marca de la demandante con certificado de registro número 388807 no debió ser concedida porque, de manera previa a ese hecho, se encontraba vigente la marca idéntica “LA ESPAÑOLA” con certificado de registro núm. 255113 de titularidad de Kouprey S.A. I.2.3.

La señora Lina María Facundo Rincón, por intermedio de curador ad litem designado para tal efecto11, contestó la demanda12 afirmando no oponerse a las pretensiones, pues desconoce los hechos; por lo tanto, se allanó a lo dicho en la demanda. 11 Designación efectuada mediante auto de 7 de abril de 2015, el cual obra a folio 161 del expediente físico de la referencia. 12 Folios 169 y 170 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.4.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 23 de marzo de 201813, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1. La SIC reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda14. I.3.2. La sociedad Kouprey S.A. reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda15.

Adicionalmente, informó que la demanda de nulidad con radicado 2006-00044 fue decidida mediante sentencia de 4 de junio de 2015. I.3.3. La demandante ni el Ministerio Público se pronunciaron en esta etapa del proceso. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 5-IP-201716, en los siguientes términos: “B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 136, y de los Artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación de los Artículos 134, 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina toda vez que no es materia controvertida 13 Folio 222 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 223 a 227 del expediente físico de la referencia. 15 Folios 228 a 232 del expediente físico de la referencia. 16 Folios 199 a 22 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co qué signos son aptos para constituir una marca, ni los derechos que otorga al titular el registro de una marca. 3.

Por lo tanto, solo se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, y, de oficio, el Literal e) del Artículo 135, el segundo párrafo del Artículo 151 y el Articulo 172 de la misma normativa, toda vez que los signos descriptivos, la conexión competitiva y la nulidad de registro de una marca son materias controvertidas.” En dicha interpretación, el Tribunal Andino emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) La nulidad de registro de marca. 2) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3) Comparación entre signos mixtos. 4) Conexión competitiva entre productos de la clase 29 de la clasificación Internacional de Niza. 5) Signos conformados por denominaciones descriptivas.

La marca débil. 6) Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. EL ACTO ACUSADO Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” en el sentido de conceder el registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA” para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Kouprey S.A., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la 11 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co norma aplicable al presente caso es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]” Adicionalmente, el Tribunal andino interpretó de oficio el literal e) del artículo 135, el inciso primero del artículo 151 y el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” En este punto valga señalar que los argumentos de la demanda se dirigen a señalar, principalmente, que los signos confrontados son similarmente confundibles, por lo tanto, la Sala se concentrará en dilucidar si existió la alegada vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, no resulta pertinente el análisis de los artículos 134, 154 y 155 de la Decisión ibidem invocados por la demandante al no ser aplicables al caso concreto y de acuerdo con lo determinado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida para este trámite.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar, atendiendo a la contestación de la demanda presentada por la SIC en virtud de la cual formuló la excepción de caducidad, le corresponde a la Sala establecer si en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad relativa presentada en contra de la resolución que concedió el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Kouprey S.A. Así mismo, en atención a la excepción formulada por la SIC con la cual pretende advertir que la demandante debió presentar los recursos 13 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordinarios procedentes en sede administrativa contra la resolución de concesión de registro de la marca cuestionada, la Sala deberá resolver si en asuntos de propiedad industrial, es procedente el requisito de procedibilidad de la demanda según el cual debe agotarse la vía administrativa de manera previa al ejercicio del medio de control de nulidad relativa.

En caso de que las respuestas a los anteriores interrogantes sean negativas, corresponde a la Sala resolver si entre la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de Kouprey S.A. y la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) registrada para esa misma clase en favor de Aceites del sur COOSUR S.A., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con las marcas enfrentadas, al punto de poder causar confusión en aquél. Dilucidado lo anterior, la Sala deberá establecer si es nula, por violación de normas superiores, la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” en el sentido de conceder el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Kouprey S.A., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenarle a la SIC que anule el certificado de registro número 380327 correspondiente a la marca “LA ESPAÑOLA” 14 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (mixta) para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza de la sociedad Kouprey S.A. II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la caducidad de la acción La SIC formuló la excepción de caducidad con fundamento en que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto demandado, y que como la resolución acusada quedó ejecutoriada el 4 de agosto de 2009 y la demanda se presentó vencido dicho término, entonces operó el fenómeno de la caducidad.

En primer lugar, la Sala considera importante señalar que para estudiar la ocurrencia o no del fenómeno de caducidad en el presente caso se hace necesario traer a colación las acciones procedentes en materia de propiedad industrial, particularmente en cuanto a registros marcarios, de conformidad con la normativa andina y la jurisprudencia aplicable.

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicando que: “[…] En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: (…) 15 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”17.

Con base en lo anterior la Sala reitera que se encuentran disponibles tres acciones para controvertir la legalidad de los actos administrativos que deciden el registro de marcas, veamos: i) La acción de nulidad absoluta cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) La de nulidad relativa cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca con infracción de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) La de nulidad y restablecimiento del derecho que procede para conseguir la nulidad del acto administrativo que: i) niega el registro como marca de un signo, o ii) cancela el registro de una marca.

Pues bien, sea lo primero decir que, a pesar de que la demanda fue presentada por la actora en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, fue interpretada por el despacho como de nulidad relativa mediante el auto admisorio de la demanda, en tanto que con ella se pretende la nulidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA” de propiedad Kouprey S.A., 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000- 2004-00155-01. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con fundamento en la alegada transgresión del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En consecuencia, es claro que la acción admitida por el despacho resulta ser la procedente para el presente asunto. Así las cosas, el inciso segundo del literal a) del artículo 172 de la Decisión comunitaria referida prevé que la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

En ese orden, se advierte que la SIC profirió la resolución número 22065 mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”, para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Kouprey S.A., el 30 de abril de 2009. Por su parte, la demanda que aquí se analiza fue presentada el 4 de diciembre de 2009, esto es, dentro del plazo de cinco años señalado en la norma comunitaria para su formulación oportuna.

En consecuencia, es claro que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo que se declarará no probada la excepción propuesta por la SIC. II.4.2. Del agotamiento de la vía gubernativa para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia de propiedad industrial La SIC formuló la excepción que denominó “falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de la resolución 22065 de 30 de abril de 2009 acusada” en virtud de la cual pone en consideración que la demandante no intervino en sede administrativa, con lo cual se inobservó el texto del inciso 1 del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En primer lugar, debe recordarse que, aunque la actora formuló su demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al pretenderse la nulidad del acto que concedió el registro de una marca por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el despacho interpretó dicha demanda como en ejercicio de la acción de nulidad relativa.

En ese orden, como quiera que se trata de una demanda que discute la legalidad del acto administrativo que concedió el registro de un signo como marca, esta Sección ha sostenido de antaño18 que el requisito de agotamiento de la vía gubernativa de que trata el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo no resulta exigible. Lo anterior guarda sustento en la previsión que se encuentra en la norma procesal comunitaria en virtud de la cual se habilitó a cualquier persona para formular demandas en ejercicio de la acción de nulidad relativa en atención al carácter público de que se encuentra revestida dicha acción. Al respecto, valga recordar el contenido del inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

(destacados de la Sala). 18 “Tampoco es de recibo la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues tal exigencia sólo es de forzoso cumplimiento en los casos en que se niegue el registro de una marca, evento en el cual el solicitante, antes de acudir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, deberá agotar previamente la vía gubernativa.” Consejo de Estado;

Sección Primera; Sentencia de 18 de junio de 2004; M.P. Olga Inés Navarrete Barrero; Radicación: 11001-03-24-000-2000-06484-01; Actor: Industria Licorera y Embotelladora del Norte. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El texto de la aludida norma desarrolla las acciones judiciales que proceden en contra de los registros de marca que han sido concedidos en contravención de las normas comunitarias.

Particularmente, en cuanto a la acción de nulidad relativa, la disposición comunitaria prevé que aquella puede ser promovida por la autoridad nacional o a solicitud de cualquier persona cuando se encuentre que el registro marcario se concedió en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión en comento o cuando se hubiera efectuado de mala fe.

En otras palabras, quien presenta una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa en contra de un acto administrativo que concedió el registro de una marca en las circunstancia descrita con anterioridad, no debe acreditar haber participado en sede administrativa ni haber presentado los recursos procedentes contra las decisiones administrativas, en tanto que la norma procesal comunitaria habilitó, a cualquier persona, la posibilidad de acceder a la jurisdicción en aras de obtener la nulidad del registro de marca.

En efecto, el requisito para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo será obligatorio en materia de propiedad industrial, únicamente, en tratándose de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que se promueven para discutir la legalidad de los actos que niegan el registro de un signo como marca o de aquellos que han cancelado su vigencia. Por lo tanto, en el presente asunto la Sala encuentra que no resultaba necesario que la demandante presentara los recursos procedentes contra la resolución 22065 de 30 de abril de 2009, de manera previa a promover la demanda que discute su legalidad para que aquella se encontrara debidamente presentada.

En consecuencia, se declara no probada la segunda excepción propuesta por la SIC. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2. Del cargo de nulidad invocado por la demandante En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró lo establecido en el literal a) del artículo 136 la Decisión 486 de 2000, al momento de expedir el acto acusado.

Pues bien, la norma comunitaria es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos o servicios de que se trate. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de las marcas en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Igualmente, es pertinente hacer las siguientes precisiones en torno a las reglas de comparación entre signos mixtos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto, conforme a lo expresado en la interpretación prejudicial citada.

Al efecto, se tiene que, al momento de realizar el 21 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cotejo, corresponde identificar el elemento predominante en las marcas confrontadas, teniendo en cuenta que, por lo general, aquel resulta ser el denominativo, en tanto que las palabras tienen mayor recordación en la mente del consumidor.

En ese orden y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, como lo son: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1. El caso concreto II.4.1.1. Para efectos de determinar si la marca concedida incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre las marcas en conflicto que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que los signos distinguen o pretenden distinguir. Adicionalmente, el texto de la norma comunitaria en comento prevé que se configurará la causal de irregistrabilidad de un signo que sea similarmente confundible con uno previamente solicitado para registro o concedido con anterioridad a un tercero. II.4.1.2.

En este punto se detendrá la Sala pues existe discrepancia entre las partes en cuanto a si la marca “LA ESPAÑOLA” con certificado de registro número 388807 de titularidad de la demandante se encontraba registrada para el momento en que se concedió la marca cuestionada “LA 22 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ESPAÑOLA” con certificado de registro número 380327 de titularidad de Kouprey S.A. Pues bien, para dilucidar dicha cuestión resulta preciso poner en consideración las siguientes circunstancias de hecho que se advierten de las pruebas que reposan en el expediente de la referencia: Lo primero que se observa es que el 24 de julio de 1997 la sociedad Aceites del Sur S.A. solicitó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a la cual se le asignó el radicado número 97042052.

El registro marcario solicitado fue concedido mediante resolución número 34461 de 25 de octubre de 2001, contra la cual se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación que fueron resueltos por resolución número 01123 de 25 de enero de 2002 que confirmó la decisión recurrida y concedió el recurso de apelación, y resolución número 08908 de 20 de marzo de 2002 en virtud de la cual se revocó la primera decisión, y se negó el registro de la marca solicitada por la sociedad Aceites del Sur S.A..

Así mismo, se advierte que la sociedad Aceites del Sur S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que negó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” para la clase 29 internacional, trámite judicial que finalizó con la sentencia de 30 de agosto de 200719 a través de la cual la Sección Primera de esta Corporación declaró lo siguiente: (i) la nulidad de la resolución número 08908 de 20 de marzo de 2002, y (ii) la firmeza de la resolución número 34461 de 25 de octubre de 2001 que concedió el registro como marca del signo mencionada, así como de la resolución número 01123 de 25 de enero de 2002 que confirmó dicha decisión. 19 Consejo de Estado;

Sección Primera; Sentencia de 30 de agosto de 2007; M.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA; Radicado: 11001 0324 000 2002 00316 01; Actor: ACEITES DEL SUR S.A 23 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La comentada providencia fue objeto de solicitudes de nulidad procesal y aclaración de sentencia que fueron resueltas por auto de 10 de diciembre de 2008 mediante el cual se despacharon desfavorablemente tales pretensiones.

Por su parte, la solicitud de registro marcario que es objeto de esta demanda se presentó el 12 de mayo de 2005 y fue concedido a través de la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009. Con todo lo anterior, para la Sala resulta claro que la solicitud de registro marcario formulada por la demandante respecto del signo mixto “LA ESPAÑOLA” para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza se presentó de manera previa al estudio de registrabilidad que hiciera la demandada sobre el signo cuestionado que fue solicitado por el tercero con interés en este proceso para registro como marca hasta el 12 de mayo de 2005, siendo decidido por acto administrativo expedido el 30 de abril de 2009.

En consecuencia, desde el 24 de julio de 1997, fecha en la cual la sociedad Aceites del Sur S.A. presentó la solicitud de registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, la actora podía hacer oponible su registro ante cualquier solicitud marcaria similarmente confundible con la suya que se hubiese presentado con posterioridad a dicha fecha, en tanto que la norma comunitaria prevé como causal de irregistrabilidad que exista un signo similarmente confundible con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Adicionalmente, la Sala pone de presente que el acto que inicialmente había negado el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” de la sociedad Aceites del Sur S.A. fue demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual la autoridad judicial competente dictó sentencia 24 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en virtud de la cual declaró su nulidad, quedando en firme la decisión de la administración de conceder el registro del signo comentado, lo cual ocurrió también con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro de la marca aquí cuestionado.

Finalmente, en relación con el argumento de la SIC relativo a que la notificación de la sentencia que declaró la nulidad del acto que había negado el registro de la marca de la aquí demandante se realizó con posterioridad a la expedición de la resolución 22065 que concedió el registro de la marca cuestionada, la Sala advierte que dicha circunstancia no tiene relevancia en este estado del proceso, en tanto que la realidad que se advierte es que Aceites del Sur S.A. formuló su solicitud de registro marcario mucho antes de que se expidiera dicha resolución, y que la norma comunitaria la habilita para hacer oponible su solicitud ante otra que considere similarmente confundible ya sea en sede administrativa o a través de las acciones judiciales procedentes, como la que se estudia en esta providencia. Por todo lo dicho, es dable afirmar que la sociedad demandante sí solicitó y consiguió el registro de su marca “LA ESPAÑOLA” con anterioridad a la fecha en la cual se expidió el acto que concedió el registro de la marca cuestionada, por lo tanto, resulta procedente el cotejo de las marcas a la luz de la causal de irregistrabilidad invocada por la demandante, a saber, la dispuesta en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.1.3. Para el efecto, resulta pertinente analizar la naturaleza de los signos enfrentados, conforme se expone a continuación: 25 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA20 Certificado de registro número 380327 Para identificar productos en la clase 2921 MARCA MIXTA DE LA DEMANDANTE22 Certificado de registro número 388807 Para identificar productos en la clase 2923 Visto lo anterior, lo primero que la Sala encuentra es que se trata de marcas mixtas, por lo tanto, corresponde identificar el elemento predominante en aquellas, teniendo en cuenta que, por regla general resulta ser el nominativo, pues las palabras son las que generan mayor impacto y recordación frente a los consumidores.

En tal sentido, la Sala 20 La imagen fue tomada de la página 3 de la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009, la cual obra en el índice número 86 del expediente de la referencia en SAMAI. Valga señalar que la marca cuestionada fue solicitada con un elemento nominativo “LA ESPAÑOLA” y con una gráfica en la que se leen las palabras “PRODUCTOS LA ESPAÑOLA”. 21 Los productos de la clase 29 amparados son: "CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA;

EXTRACTOS DE CARNE; ESPECIALMENTE JAMOIV, MORTADELA, SALCHICHAS, SALCHICHONES, CHORIZOS, PASTELES Y ROLLOS DE CARNE, PRODUCTOS EMBUTIDOS, PROCESADOS Y/0 MADURADOS DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA". 22 Imagen tomada del folio 58 del expediente físico de la referencia. Valga señalar que la marca cuestionada fue solicitada con un elemento nominativo “LA ESPAÑOLA” y con una gráfica en la que se leen las palabras “ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA”. 23 Los productos de la clase 29 amparados son: "“ACEITES, GRASAS COMESTIBLES, CONSERVAS”. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra que es la parte nominativa de los signos es la que predomina, en consecuencia, convendrá aplicar las reglas de cotejo previstas para las marcas de naturaleza nominativa.

Ahora bien, como el cotejo de las marcas se realizará respecto de su elemento nominativo, la Sala pone de presente que dicho elemento corresponde únicamente a la expresión en común “LA ESPAÑOLA”, de conformidad con la solicitud de registro que se presentó para cada una de ellas, y sus correspondientes certificados de registro; así, la expresión “PRODUCTOS” que se observa en la cuestionada y “ACEITE DE OLIVA” de la demandante, no fueron indicadas como explicativas de las marcas y adicionalmente se advierte que dichas expresiones resultarían ser genéricas para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, no deberán ser tenidas en cuenta al momento de realizar el cotejo marcario.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la interpretación prejudicial rendida para este proceso se procederá a verificar si en las marcas en conflicto se encuentran partículas de uso común, genéricas o descriptivas que deban se excluidas al momento de hacer el correspondiente cotejo marcario. En ese orden, la Sala advierte que el radical “LA” contenido en ambas marcas, es de uso común y débil para la fecha en que se negó el registro y para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo en principio debería excluirse del cotejo, como se ve del resultado de la consulta que se relaciona a continuación24 24 El resultado de la consulta realizada se encuentra visible en el siguiente vínculo: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638526757754990448 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente Marca Certificado 00013455 LA ROJITA 232979 00026578 LA ALQUERIA 250738 00029986 LA REINA 428232 00033191 LA VACA ANITA 232493 00085772 LA ROMANELLA 276027 Adicionalmente, la Sala considera que la partícula “LA” corresponde a un artículo definido como femenino singular, de manera que ayuda a especificar al sustantivo que lo acompaña, razón por la cual también resulta inapropiable de manera exclusiva.

De otra parte, se advierte por la Sala que la expresión “ESPAÑOLA” contenida en ambas marcas, deberá ser tenida en cuenta al momento de realizar el cotejo marcario, puesto que la misma no es uso común, ni descriptivo para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto, no es una indicación geográfica, toda vez que la misma no describe el origen geográfico de los productos que ampara, sino que es un adjetivo, que describe a una persona, en este caso femenina, que es de España en ambas marcas25.

De otra parte la Sala evidencia que la expresión “ESPAÑOLA” en las marcas en controversia no alude directa ni indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que protegen dichas marcas, ni tiene incidencia alguna sobre los mismos, por cuanto no está identificando el lugar de procedencia de los productos que ampara, ni significa o insinúa en lo más mínimo que tenga algún vínculo con las características de los productos que pretenden identificar. 25 La tesis enunciada se corresponde con postura adoptada por esta Sala frente a la expresión “La Española” en la clase 29 en sentencia de cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015), dictada en el proceso con radicado: 11001-03-24-000-2006-00044-00, Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con base en lo anterior se puede establecer que la mención o lectura de la expresión “ESPAÑOLA” no describe directa o indirectamente la calidad, cantidad, ingredientes, valor, funciones, ni cualquier otra característica de los productos comprendidos en la citada clase 29, ya que su significado no informa sobre alguna de las mismas, ni siquiera su lugar de procedencia, pues para llegar a tal conclusión, se requeriría que su denominación insinuara su lugar de fabricación. Así, ante la pregunta ¿cómo es?, no puede decirse que la respuesta sea que la expresión “Española” esté haciendo alusión alguna a características de los productos de la clase 29, que amparan, ni de la designación de las finalidades de los mismos que pretenden distinguir, pues, conforme se dijo anteriormente, la citada expresión se refiere es a una persona, en femenino, que es de España, pero no en sí a los productos.

II.4.1.4. Pues bien, de acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre los vocablos “ESPAÑOLA” y “ESPAÑOLA” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. II.4.1.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica.

En ese orden, la Sala observa que la palabra “ESPAÑOLA”, según el diccionario de la Real Academia Española significa: “[…] 1. adj. Natural de España, país de Europa […]”26. Por lo tanto, la Sala advierte que se presenta una identidad de tipo conceptual entre las marcas en disputa. II.4.1.6. Así las cosas, la Sala concluye que se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la 26 Resultado disponible en el siguiente vinculo: https://dle.rae.es/espa%C3%B1ol?m=form consulta realizada el 28 de mayo de 2024. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co existencia de identidad entre la marca cuestionada la previamente registrada por un tercero. II.4.1.7.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre las marcas enfrentadas. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201827, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso de estudio, la marca cuestionada “LA ESPAÑOLA” (mixta) distingue los siguientes productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; ESPECIALMENTE JAMON, MORTADELA, SALCHICHAS, SALCHICHONES, CHORIZOS, PASTELES Y ROLLOS DE CARNE, PRODUCTOS EMBUTIDOS, PROCESADOS Y/O MADURADOS DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA […]”.

Por su parte, la marca previamente registrada “LA ESPAÑOLA” (mixta) distingue los siguientes productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] ACEITES, GRASAS COMESTIBLES, CONSERVAS […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica la marca cuestionada y aquellos que distingue la marca de la demandante, además de que se encuentran en la misma clase internacional, resulta evidente que presentan una misma finalidad, en tanto que se trata de víveres que se 31 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co utilizan para distintas preparaciones alimenticias, de modo que también se dirigen al mismo sector de consumo, esto es, principalmente hogares y establecimientos de comercio dedicados al servicio de alimentación. De este modo, se advierte también que los productos comparten canales de publicidad pues se promocionan por los mismos medios: radio, televisión, e internet, así como canales de comercialización pues se ofrecen, generalmente, en tiendas de barrio y supermercados.

Adicionalmente, se observa que son productos complementarios en la medida que comparten finalidad, por lo que el consumidor al momento de adquirir uno, puede encontrarse en la necesidad de adquirir otro, entonces, por ejemplo, al comprar uno de los productos de origen animal de la marca cuestionada, hallará preciso conseguir aceites u otras grasas para su preparación. Así las cosas, al existir similitud entre las marcas confrontadas así como una evidente relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque podrían generar riesgo de confusión y/o asociación que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial o que los empresarios tiene alguna relación de tipo comercial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad Kouprey S.A. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201528, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (resaltados fuera de texto).

Con todo lo dicho, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse la marca mixta “LA ESPAÑOLA” previamente solicitada por la demandante y concedida a su favor con el certificado de registro número 388807. Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales: “[ ] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). [ ]”.29 En consecuencia, se encuentran cumplidos en su totalidad los presupuestos de que trata la causal de irregistrabilidad marcaria dispuesta en el literal a) del artículo 136 de 2000.

Por lo tanto, se impone declarar la nulidad del acto administrativo que concedió el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Kouprey S.A. 29 Interpretación prejudicial 59-IP-2001 33 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.8.

Finalmente, la sociedad Kouprey S.A. en su contestación de la demanda señaló que también es titular de la marca mixta “LA ESPAÑOLA” para distinguir productos en la clase 29 internacional con certificado de registro número 255113, la cual fue solicitada con anterioridad a la fecha de la solicitud y registro de la marca que pretende hacer valer en este proceso la parte actora y que, en consecuencia, no se puede advertir la afectación de derechos de terceros, por cuanto la primera solicitud del registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA” y la marca mixta “LA ESPAÑOLA” para la misma clase, objeto del presente estudio, son de propiedad del tercero con interés. La Sala advierte que, en efecto, la sociedad Kouprey S.A. es titular de la marca mixta “LA ESPAÑOLA” con certificado de registro número 255113, y que consultado el sistema para la propiedad industrial de la SIC30 se encontró que la solicitud para su registro se presentó el 15 de febrero de 1995, siendo concedida mediante resolución número 26028 de 20 de agosto de 2002 y, de igual manera se pudo comprobar que esa solicitud marcaria fue previa a la solicitud y registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA” para clase 29 presentada por la demandante, pues esto último ocurrió el 24 de julio de 199731 No obstante, la Sala considera que la circunstancia descrita no logra desvirtuar la afectación que le resulta a la sociedad Aceites del Sur S.A. con la expedición del acto administrativo objeto del presente estudio, puesto que, la solicitud y registro de la marca mixta que está siendo demandada fue presentada el 12 de mayo de 2005, esto es, con 30 El resultado de la consulta puede apreciarse a través del siguiente link: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638526557932858075 La consulta en aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 31 El resultado de la consulta puede apreciarse a través del siguiente link: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638526800180728276 La consulta en aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 34 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posterioridad al registro marcario de la marca mixta de propiedad de la actora.

De este modo, resulta indiscutible que la actora resultó perjudicada con el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” para la clase 29 en favor de Kouprey S.A. mediante el acto aquí demandado, puesto que, se trató de un signo idéntico registrado con posterioridad a la solicitud y registro de la marca que es opositora en la presente litis, encuadrándose en la causal de nulidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de 2000, como se determinó supra.

Sobre este punto se advierte entonces, en primer lugar, que la demanda se presentó únicamente en contra del acto que concedió el registro marcario número 380327 de Kouprey S.A., por lo tanto, lo que correspondía, y en esa manera lo hizo esta Sala, era verificar si la solicitud marcaria presentada por la sociedad Aceites del Sur S.A. fue previa a aquella que dio lugar al acto acusado, lo cual quedó demostrado supra al momento de identificar las marcas en conflicto.

Así pues, no resulta relevante, para este caso en particular, el hecho de que la solicitud de registro marcario número 255113 de Kouprey S.A. se hubiese formulado con anterioridad a la solicitud marcaria presentada por la actora, como quiera que dicha discusión debió ser planteada por el tercero con interés en el escenario judicial que estudió la legalidad del acto administrativo que concedió el registro marcario en favor de la demandante.

Por lo tanto y en gracia de discusión se podría considerar que la controversia relacionada con la anterioridad entre los registros marcarios números 255113 de Kouprey S.A. y 388807 de la demandante daría como resultado la eventual anulación del registro de la marca de la aquí demandante por haber sido solicitado con posterioridad a la primera de ellas; sin embargo, no hay lugar a emitir dicha conclusión en esta 35 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co instancia judicial como quiera que la legalidad del acto administrativo a través del cual se concedió el registro de la marca de la actora no es el objeto de este litigio.

Por último, para la Sala no resulta viable considerar que la obtención de un registro de marca, per se, otorgue derechos que puedan ser extensivos a otras solicitudes o registros marcarios, como lo pretende la sociedad Kouprey S.A. con el argumento que pone de presente, es decir, la anterioridad de la solicitud del registro número 255113, como quiera que, en principio, cada registro de marca le otorga a su titular derechos de exclusiva respecto del signo cobijado por su registro.

En este punto, valga recordar que la autoridad nacional goza de autonomía para emitir sus resoluciones, de manera que le corresponde efectuar el examen de registrabilidad para cada solicitud marcaria de su conocimiento en atención a las particularidades de cada caso, como así lo sostuvo el Tribunal de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en el asunto de la referencia, veamos: “El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registra de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. […] 6.9 Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 36 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.10 Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares. 6.11 No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. […] 6.13 Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.” Por todo lo anterior, los argumentos planteados por el tercero con interés no desvirtúan los vicios de nulidad advertidos por esta Sala en relación con el acto administrativo aquí demandado.

II.4.2. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que, entre las marcas cotejadas y los productos que distinguen existe similitud que genera riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, y por consiguiente no resulta posible su coexistencia pacífica en el mercado. Por lo tanto, es claro que el acto acusado vulneró lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 37 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FALLA:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de caducidad de la acción y de falta de agotamiento de la vía gubernativa formuladas por la SIC, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” que concedió el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Kouprey S.A., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las consideraciones expuestas en esta sentencia.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro número 380327 correspondiente a la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Kouprey S.A.

CUARTO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. 38 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.