11001032400020150035900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación: 11001032400020150035900 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Laboratorio Chalver de Colombia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Laboratorios Aurofarma S.A.S. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorio Chalver de Colombia S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 66573 de 31 de octubre de 2014 y 2319 de 29 de enero de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Cfr. Folios 283 a 284. La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 1. Laboratorio Chalver de Colombia S.A, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 66573 de 31 de octubre de 2014, “Por la cual se niega un registro”5, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 2319 de 29 de enero de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”6, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto MELODOL CHALVER para identificar servicios comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 2319 del 29 de Enero de 2015, proferida por el Superintendencia Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al interior del Expediente Administrativo No. 14-101503, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 66573 del 31 de Octubre de 2014 SEGUNDA.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 66573 del 31 de Octubre de 2014, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al interior del Expediente Administrativo No. 14- 101503, mediante la cual se negó el registro de la marca mixta MELODOL CHALVER clase 05 internacional, solicitada por la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. […]” 7. 2 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 3 3 Cfr. Folios 86 a 147 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Cfr. Folios 50 a 55 6 Cfr. Folios 61 a 63 7 Cfr. Folios 35 a 36 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…]. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A., comedidamente solicito: TERCERA: Se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca mixta MELODOL CHALVER, Clase 05 Internacional, a favor de la Sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. CUARTA: Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho. […]”. Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 12 de mayo de 2014, el registro como marca del signo mixto MELODOL CHALVER para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

La solicitud se publicó, el 30 de mayo de 2014, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 696, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 5.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 66573 de 31 de octubre de 2014 negó el registro como marca del signo mixto MELODOL CHALVER, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con la marca mixta MELOXIDOL, cuyo titular es Laboratorio Aurofarma S.A.S., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso. 5.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 66573 de 31 de octubre de 2014. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 2319 de 29 de enero de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 66573 de 31 de octubre de 2014.

Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1 Artículos 134,135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. 6.2 Artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011. 6.3 Artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así8: Falsa motivación 7.1.

La solicitud de registro del signo MELODOL CHALVER en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cumplía con todos los requisitos para constituirse en marca, no obstante, la parte demandada, en una precaria y falsa motivación que la llevó a negar su registro, no tuvo en cuenta situaciones y hechos que fueron demostrados durante la actuación administrativa.

Violación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000 8 Cfr. Folios 94 a 147 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 7.2. El signo mixto MELODOL CHALVER cumple los requisitos de perceptibilidad y representación gráfica previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 7.3. Respecto del criterio de distintividad, elemento en que se centró la negación del registro de la marca, no fue analizado en debida forma, toda vez que la parte demandada decidió negar el mencionado registro bajo la presunta confundibilidad de los signos confrontados MELODOL CHALVER y MELOXIDOL, sin realizar un detallado cotejo.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.4. La parte demandada desconoció que los signos cotejados comparten elementos de uso común para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como MELO y DOL. 7.5. La marca MELOXIDOL, fundamento de la negación de oficio, encuadra perfectamente en la tipificación de marca débil, por lo que debe inferirse que la misma no es oponible a terceros, a menos que estos la reproduzcan de manera idéntica 7.6.

Las partículas MELO y DOL no aportan mayor fuerza distintiva a la expresión en conjunto, y, por tanto, no es allí donde debe buscarse semejanzas entre los signos, sino en la partícula que soporta la fuerza distintiva del signo solicitado. 7.7. Los signos cotejados resultan disímiles, más si se tiene en cuenta que son mixtos, pues cuentan con elementos gráficos que les otorgan mayor distintividad.

Asimismo, el signo negado mediante los actos acusados está acompañado de la expresión CHALVER que evidencia de inmediato su origen empresarial, conjurando cualquier riesgo de confusión o asociación con la marca fundamento de la oposición. 7.8. La expresión MELODOL tiene una pronunciación más corta, es más sonora y cuenta con un elemento adicional de distinción que es la palabra CHALVER.

En tanto, la expresión MELOXIDOL presenta un sonido más extenso, tiene una sílaba intermedia, XI, y un origen empresarial distinto. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 7.9. La diferencia entre los signos cotejado es suficiente, en los niveles gráfico y fonético, para evitar la mencionada confusión entre el público consumidor, lo cual se debió tener en cuenta durante la actuación administrativa.

Vulneración del artículo 13 de la Constitución Política 7.10. La parte demandada no solo vulneró la ley, sino que, al inaplicar esta, vulneró esta norma de carácter constitucional, toda vez que le dio un trato discriminatorio a la parte demandante y preferente al tercero con interés directo en el resultado del proceso. Vulneración del artículo 42 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política 7.11.

La parte demandada no tuvo en cuenta todas y cada una de las cuestiones suscitadas con ocasión del registro marcario solicitado, por lo que se demuestra que los actos acusados fueron proferidos contra derecho, vulnerando no solo la normativa de carácter legal, sino la normatividad de carácter constitucional. Contestaciones de la demanda Parte demandada 8.

La parte demandada9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas así: Respecto del cargo de violación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000 8.1. El signo MELODOL CHALVER solicitado a registro por la parte demandante carece de distintividad al no poder coexistir pacíficamente en el mercado con la 9 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 166 10 Cfr. Folios 182 a 204 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 marca mixta MELOXIDOL, so pena de generar un riesgo de confusión para el consumidor que pueda resultar perjudicial para la salud humana, animal y vegetal. 8.2. Lo anterior, permite concluir que el signo solicitado carece de la distintividad requerida por la norma comunitaria andina y, por ello, no puede afirmarse una violación a los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000.

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.3. Desde el punto de vista ortográfico, el signo negado reproduce los mismos elementos que componen la marca previamente registrada, como son las partículas MELO y DOL, la primera como prefijo y la segunda como sufijo, por lo que resulta indiscutible que existe similitud entre los signos cotejados. 8.4.

Fonéticamente debe tenerse en cuenta la reproducción que hace igualmente la marca denegada de las silabas ME-LO-DOL de la marca previamente registrada, conduce así mismo a la similitud de los signos. 8.5. Conceptualmente no cabe duda de la similitud de los signos en conflicto pues, al igual que la marca registrada, el signo solicitado pretende hacer referencia al principio activo del MELOXICAM con el prefijo MELO y al dolor con el sufijo DOL. 8.6.

Respecto del argumento que no se tuvo en cuenta la palabra CHALVER, debe mencionarse que el elemento que causa mayor impacto en el conjunto marcario es la palabra MELODOL, siendo esta la que el consumidor guarda en su recuerdo. 8.7. Al tratarse de productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza el examen de registrabilidad debe tener un carácter minucioso y exhaustivo, atendiendo las gravosas consecuencias para la salud que traería consigo una confusión por parte del consumidor de los productos distinguidos por uno y otro signo, no solamente en los seres humanos, sino en los animales y las plantas.

Cargo de violación de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 8.8. La parte demandante no desarrolla de manera alguna como es su deber, los cargos de supuesta violación de los artículos 29 y 61 de la Constitución Política. 8.9. En lo relacionado a la violación del artículo 13 de la Constitución Política, no puede hablarse de un quebrantamiento del principio de igualdad, pues la parte demandada no dio un trato distinto a la parte demandante del que le otorga a todos los administrados que realizan una solicitud de registro marcario ante la oficina competente.

Respecto del cargo de vulneración del artículo 42 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política 8.10. La parte demandada motivó en debida forma los actos acusados mediante los cuales se denegó el registro del signo mixto MELODOL CHALVER y, en estos, se expresaron las razones por las cuales los signos cotejados resultan confundibles.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal11. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 201612, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 616-IP-2016 de 17 de noviembre de 201713, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: 11 Cfr. Folio 271 a 272 12 Cfr. Folios 248 a 249 13 Cfr. Folio 277 a 283 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134,135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del artículo 136 limitándoselo al literal a), al tratarse de un caso de confusión de marcas. No se analizará el artículo 134, toda vez que no se hará referencia a los requisitos para registro de una marca, ni tampoco el artículo 135, ya que no se trata el caso en particular de un signo que fue denegado por alguna de las causales determinadas en dicha norma. […]”. 12.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. Reanudación del proceso y procedencia de la sentencia anticipada 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de junio de 202414: i) decretó la reanudación del proceso; ii) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201115 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; iii) fijó el objeto del litigio; iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y v) corrió traslado para alegar de conclusión. Alegatos de conclusión 13.1.

La parte demandante16 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 13.2. La parte demandada17 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 13.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso18, guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 14 Cfr. Índice 52 del aplicativo web “SAMAI”. 15 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 16 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Cfr. Índice 57 del aplicativo web “SAMAI”. 18 Cfr. Índice 62 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 14.

El Ministerio Público19 rindió su concepto, así: 14.1. Entre los signos cotejados se advierten significativas similitudes que pueden inducir a un grado de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce parcialmente las expresiones MELO y DOL, que obran al inicio y final de la palabra de la marca previamente registrada. 14.2.

La única diferencia entre las palabras MELOXIDOL y MELODOL radica en la inclusión de la expresión XI, la que no resulta suficiente para diferenciarlas. Asimismo, se observa que la palabra CHALVER, que hace parte del signo solicitado, no contribuye a diferenciarlo. 14.3. Desde el punto de vista fonético, existe una similitud sustancial entre los signos confrontados, pues al pronunciarlos se escuchan de manera similar, teniendo en cuenta que las palabras MELOXIDOL y MELODOL son las que predominan en cada uno de los conjuntos marcarios. 14.4.

Al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. 14.5. Los productos amparados por los signos cotejados, se pueden promocionar por los mismos medios, suelen expenderse en los mismos establecimientos, son complementarios, se pueden usar de manera conjunta y los consumidores podría asumir que los productos provienen del mismo empresario, en atención a su similitud. 14.6.

Concluyó, indicando que, por lo expuesto, existen razones suficientes para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos acusados. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 19 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 616-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos: i) el artículo 14920 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados 18. Los actos acusados son los siguientes: 18.1. La Resolución núm. 66573 de 31 de octubre de 201422, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto MELODOL CHALVER para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 20 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 21 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 22 Cfr. Folios 50 a 55 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 18.2.

La Resolución núm. 2319 de 29 de enero de 201523, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 66573 de 31 de octubre de 2014. El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1.

Si las resoluciones núm. 66573 de 31 de octubre de 2014 y 2319 de 29 de enero de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto MELODOL CHALVER para identificar “[…] PRODUCTO PARA USO FARMACEUTICO: COMPLEMENTOS DIETÉTICOS Y FORTIFICADOS, ADICIONADOS Y/O ENRIQUECIDOS CON PROTEINAS: NUTRITIVOS: PRODUCTOS COMPLEMENTOS NUTRICIONALES, MEDICAMENTOS PARA USO MÉDICO Y VETERINARIO: PRODUCTOS QUÍMICO-FARMACEUTICOS: MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO: PREPARACIONES QUÍMICAS PARA USO VETERINARIO;

REACTIVOS QUÍMICOS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS COMO INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FUNGICIDAS, PREPARACIONES BACTERIANAS Y BACTERIOLÓGICAS PARA USO MEDICO O VETERINARIO; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES: CULTIVOS DE MICROORGANISMOS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO: GRASAS PARA USO VETERINARIO;

LOCIONES PARA USO VETERINARIO, COMPUESTOS FARMACEUTICOS, TABLETAS (PASTILLAS] PARA USO FARMACEUTICO; JARABES PARA USO FARMACEUTICO; REMEDIOS PARA USO MÉDICO; SUSTANCIAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS PARA USO MÉDICO, APÓSITOS MÉDICOS [ ]”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los artículos 42 y 80, 23 Cfr. Folios 61 a 63 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 13, 29, 61 de la Constitución Política de Colombia; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 19.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta MELOXIDOL que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Laboratorios Aurofarma S.A.S. 20. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 21.

La Sala advierte que, la parte demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto, en relación con las normas mencionadas supra, consideró que “[…]No se analizará el artículo 134, toda vez que no se hará referencia a los requisitos para registro de una marca, ni tampoco el artículo 135, ya que no se trata el caso en particular de un signo que fue denegado por alguna de las causales determinadas en dicha norma. […]”24 22.

En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000, por lo que no se incluyen en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 ibidem. 23.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24 Cfr. Folios 294 a 295 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena25, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200026 de la Comisión de la Comunidad Andina27.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28 25 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 27 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 28 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 25.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 30.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 616-IP-2016 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso30: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos MELODOL CHALVER (mixto) y MELOXIDOL (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad con anterioridad, por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 30 Cfr. Folios 292 A 305 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos. 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo MELODOL CHALVER (mixto) y la marca MELOXIDOL (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 2.7.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.8. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 3.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 3.1. Teniendo en cuenta que CHALVER afirma que los signos en conflicto están compuestos por las partículas de uso común MELO y DOL para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen dichos productos. […] 3.3.

Los términos de uso común por si mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 3.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.5.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y. posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 3.6.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 34.

Atendiendo a que las marcas que serán objeto de análisis fueron concedidas para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación de Niza, la cual comprende “[…] productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; la Sala considera importante referirse al examen riguroso que debe realizarse para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas objeto de comparación, por el riesgo que eventualmente podrían generar a la salud y vida de los consumidores. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 35.

Esta Sala, en reiteradas oportunidades31, ha precisado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” […]”32. 36.

En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. 37.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33 ha considerado: “[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente […]”. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencias de: 25 de enero de 2019.

C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP- 2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 Análisis del caso concreto 38.

De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 39. En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO NEGADO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA 34 35 Titular: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. Titular: LABORATORIOS AUROFARMA S.A.S. Certificado núm. 494798 Clase 5: “Producto para uso farmacéutico; complementos dietéticos y nutritivos; productos fortificados, adicionados y/o enriquecidos con proteínas; complementos nutricionales; medicamentos para uso médico y veterinario; productos químico- farmacéuticos; medicamentos para uso veterinario; preparaciones químicas para uso veterinario; reactivos químicos para uso médico o veterinario; productos para eliminar animales dañinos como insecticidas, herbicidas, fungicidas; preparaciones bacterianas y bacteriológicas para uso médico o veterinario; complementos alimenticios para animales; cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario; grasas para uso veterinario; lociones para uso veterinario;

Clase 5: “Productos farmacéuticos de uso veterinario”37 34 Cfr. Folio 52 35 Cfr. Ibidem 37 Cfr. Folio 54 21 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 compuestos farmacéuticos; tabletas [pastillas] para uso farmacéutico; jarabes para uso farmacéutico; remedios para uso médico; sustancias higiénicas y sanitarias para uso médico; apósitos médicos.”36 Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 40.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto MELODOL CHALVER solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 41. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 42.

Esta Sección38, siguiendo los criterios desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”39. 43.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el 36 Cfr. Folio 50 38 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”40. 44. El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”41. 45.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto MELODOL CHALVER solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 46. Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 41 Ibidem. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”42. (Destacado de la Sala) 47. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 42 Cfr. Folios 196 y 197 24 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”43.

(Destacado de la Sala) 48. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca mixta, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada uno, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 49.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y la marca en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 50. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii)Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. 43 Cfr. Folio 196 25 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. i) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación iii) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”44.

(Destacado de la Sala) 51. En el caso concreto, la parte demandada indicó que las expresiones MELO y DOL son partículas de uso común que no pertenecen a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 52. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen45. 44 Cfr. Folios 198 y 199 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 53. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201446, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 54.

En igual sentido, la Sección Primera de esta Corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202147, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 55.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: 46 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 “[…] 3.5.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”48. 57.

Esta Sección49, ha considerado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 58. En este orden de ideas, la Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que a la fecha de la solicitud del registro la partícula MELO era reproducida en los siguientes registros marcarios vigentes en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza50: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE MELOFLAMIN MK TQ BRANDS S. DE R. L. 290133 5 48 Cfr. Folio 298 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 50 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 24 de julio 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 MELOFAST LABORATORIOS LEGRAND S.A 301656 5 MELOXIFIN OURO FINO OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA. 341418 5 MELOXAINE LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S 398809 5 MELOXIC LABORATORIOS PROVET S.A.S. 368345 5 MELODY LABORATORIOS INCOBRA S.A. 453557 5 MELOXIPROC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y VETERINARIA S.A. SIGLA PROCONVET S.A 386053 5 MELOXIGRAN JULPHARMA GROUP S.A 408355 5 MELOXIPET VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA 421129 5 MELOPRAX MEGALABS COLOMBIA S.A.S 469650 5 59.

Así las cosas, la Sala considera que la partícula MELO es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 60. Igualmente, al verificar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que a la fecha que a la fecha de la solicitud del registro la partícula DOL era reproducida en los siguientes registros marcarios vigentes en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza51: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ´LIPIODOL´ GUERBET 47233 5 51 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 24 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 ACDOL GRUNENTHAL COLOMBIANA S.A. 109904 5 ALCADOL GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A.S GIMED S.A.S 467740 5 ALIVDOL BELLEZA EXPRESS S.A. 246837 5 AMINODOL TECNOQUIMICAS S.A. 347345 5 ARNICAPDOL ALEXANDER CASTRO BARRETO 379691 5 ASADOL LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. 279188 5 BAYDOL BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 134127 5 BIPHADOL LABORATORIOS BIOLOGICOS FARMACEUTICOS S.A. LABIFAR S.A. 298552 5 CALMIDOL OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA SAS 163131 5 61.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la partícula DOL es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 62. Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor52. 63.

La Sala considera que las partículas MELO y DOL, presentes en la composición del signo y la marca son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario y los fraccionaría. Asimismo, la Sala 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 considera que tampoco se excluyen las partículas MELO y DOL del cotejo al ser las expresiones en las cuales recae la controversia. 64. La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta MELOXIDOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el signo mixto MELODOL CHALVER, solicitado por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 65. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 66.

La comparación ortográfica de los signos confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO M E L O D O L C H A L V E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MARCA REGISTRADA M E L O X I D O L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 67. Sobre este aspecto, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que el signo mixto MELODOL CHALVER está compuesto por dos palabras (MELODOL -CHALVER), de cinco sílabas (ME-LO-DOL-CHAL-VER), nueve consonantes (M-L-D-L-C-H-L-V-R) y cinco vocales (E-O-O-A-E).

En tanto, la marca registrada MELOXIDOL, tiene una palabra (MELOXIDOL), tiene cuatro silabas (ME-LO-XI-DOL), cinco consonantes (M-L-X-D-L) y cuatro vocales (E-O-I- O). 68. Con base en lo anterior, se evidencia que las marcas cotejadas comparten las partículas MELO y DOL de uso común y, por lo tanto, inapropiables en exclusiva por una sola persona. 69.

La Sala encuentra que las denominaciones en conflicto tienen un grado de distintividad débil, de manera que resulta necesario analizar la marca en su conjunto y tener en cuenta los elementos que poseen una función diferenciadora en este, toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo en el mercado por el público consumidor. 70.

En efecto, al comparar el signo y la marca de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud en las partículas MELO y DOL, i) la marca registrada MELOXIDOL contiene en la mitad de la denominación la partícula XI; y ii) el signo solicitado está acompañado de la palabra CHALVER, lo que le otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones. 71.

En efecto, la partícula XI y la palabra CHALVER permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que genera una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras y de sílabas diferente, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que las partículas MELO y DOL son de uso común. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 Comparación Fonética 72. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: MELODOL CHALVER -MELOXIDOL - MELODOL CHALVER -MELOXIDOL MELODOL CHALVER -MELOXIDOL - MELODOL CHALVER -MELOXIDOL MELODOL CHALVER -MELOXIDOL - MELODOL CHALVER -MELOXIDOL 73.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disimiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor. Comparación Ideológica 74. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”53, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 75.

Al respecto, la Sala considera que los términos MELO y DOL, presentes en las expresiones enfrentadas, resultan evocativos, respectivamente, del fármaco MELOXICAM y de la palabra DOLOR, que, significan: “[…] pertenece al grupo de fármacos denominados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) que se utilizan para reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones y músculos […]”54 y “[…] 1. m. Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior […]”55. 53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 54 Consultado en https://dle.rae.es/antiinflamatorio 55 Consultado en https://dle.rae.es/dolor?m=form 33 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 76.

En todo caso, la Sala considera que los conjuntos marcarios MELODOL CHALVER y MELOXICAM, como unidad, deben tenerse como de fantasía, porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto. 77. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala considera que entre el signo mixto MELODOL CHALVER y la marca mixta MELOXIDOL no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 78. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto, semejanzas entre el signo mixto MELODOL CHALVER y la marca mixta MELOXIDOL, de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 79.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre el signo mixto MELODOL CHALVER y la marca mixta MELOXIDOL, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Del cargo de Falsa Motivación 34 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 80.

La Sala considera que los actos acusados están falsamente motivados comoquiera que, al no existir semejanza entre los signos distintivos cotejados que pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo solicitado no estaba incurso en esta causal de irregistrabilidad.

Del cargo de violación los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política 81. La parte demandante enuncio como violados los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, pero en su escrito no desarrolló los argumentos para sustentar estos cargos, por lo que la Sala no hará pronunciamiento sobre este asunto. Conclusión 82. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto MELODOL CHALVER solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; esto, comoquiera que no se cumplen los requisitos de la causal en mención al no presentarse una similitud ortográfica ni fonética con la marca mixta MELOXIDOL. 83.

En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y accederá al restablecimiento del derecho solicitado. Condena en costas 84. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 66573 de 31 de octubre de 2014 y 2319 de 29 de enero de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto MELODOL CHALVER, cuyo solicitante fue la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca mixta MELODOL CHALVER para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 36 Núm. único de radicación: 11001032400020150035900 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.