CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Mankind Pharma Limited Tema: Registro como marca del signo “MANFORCE” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 2363 de 19 de marzo de 20191 y 69607 de 4 de diciembre de 20192, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. y se concedió el registro de la marca “MANFORCE” (nominativa), a favor de la sociedad Mankind Pharma Limited, para distinguir productos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional de Niza.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.
Que se declare nula la Resolución número 2363 expedida el 19 de marzo de 2019 por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.. y concedió el registro de la marca MANFORCE (Nominativa) en las clases 05ª y 10ª de la clasificación internacional a favor de MANKIND PHARMA LIMITED. 2.
Que se declare nula la Resolución numero 69607 expedida el 04 de diciembre de 2019 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual, 1 Folios 31 a 34 Vto. C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 35 Vto. a 40 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 4 a 23 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio se confirmó la decisión contenida en la Resolución número 2363 expedida el 19 de marzo de 2019 y se declaró terminada la actuación administrativa. 3.
Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. y cancelar el certificado de registro 634866 correspondiente al registro, como marca, de la expresión MANFORCE, a nombre de la sociedad MANKIND PHARMA LIMITED, para distinguir productos de las clases 05ª y 10ª de la Clasificación Intencional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. 4.
Que se condene a la parte demandada a pagar las costas y gastos del proceso. 5. Que, finalmente, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4. I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.
Señaló que, el 18 de diciembre de 2017, la sociedad Mankind Pharma Limited, en virtud del Protocolo de Madrid, solicitó a la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual -OMPI-, el registro de la marca nominativa “MANFORCE”, para identificar productos en las clases 5ª y 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, en Colombia, estos son: Clase 5ª “Preparaciones farmacéuticas y medicinales”.
Clase 10ª “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura; vendajes de sujeción, condones, anticonceptivos, protectores auditivos y tapones para los oídos, biberones, jeringas”. 4. Adujo que, el 12 de julio de 2018, la OMPI radicó la anterior solicitud ante la SIC y, una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 835 de 10 de agosto de 2018, la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V., presentó oposición con fundamento en las marcas nominativas y mixtas “M FORCE”6 que amparan productos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional. 5.
Anotó que, mediante la Resolución 2363 de 19 de marzo de 2019, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca nominativa “MANFORCE”7 a la sociedad Mankind Pharma Limited para identificar productos de las referidas clases 5ª y 10ª, decisión 4 Folios 4vto a 5 C pp. 5 Folios 5 a 7 vto C pp. 6 Certificados 424.399, 408.073, 397.515 y 399.673. 7 Folio 41 C pp.
Certificado 634866. Versión 11. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio respecto de la cual la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. interpuso recurso de apelación. 6. Mencionó que, mediante la Resolución 69607 de 4 de diciembre de 2019, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución 2363.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante sostuvo que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, por cuanto la SIC concedió el registro de la marca “MANFORCE” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional de Niza. 9. Explicó que, a su juicio, la marca concedida “MANFORCE” reproduce el elemento distintivo de las marcas previamente registradas “M FORCE”, donde “[…] conceptualmente la expresión MAN es evocativa de la letra M que busca transmitir el mismo mensaje, esto es, el de ser un producto para HOMBRES (en inglés MAN) […]”. 10.
Argumentó, teniendo en cuenta lo anterior, que la marca concedida genera un riesgo de confusión en el mercado, en tanto que parece una derivación de las marcas previamente registradas. Ello, máxime cuando las marcas de la parte demandante identifican “[…] preservativos y productos para mejorar el desempeño sexual de los HOMBRES (MAN) al igual como lo pretende también hacer el signo que indebidamente fue concedido por la entidad demandada […]”. 11.
Reiteró que las marcas evocan el mismo concepto, esto es, la fuerza del hombre, por lo que estarían dirigidos al mismo consumidor y serán comercializados por las mismas cadenas comerciales, y que, por ende, hay riesgo de asociación y confusión. 12. Afirmó que “[…] las decisiones de la administración que permitieron la coexistencia de las marcas M FORCE / MANFORCE, configuraría un uso parasitario de la marca MANFORCE y actualmente está provocando una dilución de la función distintiva de las marcas M FORCE, y por obvias razones, un menoscabo a la expresión y concepto que 8 Folios 8 a 20 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio con tantos esfuerzos logró acreditar mi poderdante en el mercado colombiano y mundial […]”. 13.
Enfatizó en que entre los productos amparados por las marcas cotejadas existe conexidad competitiva, situación que agrava el riesgo de confusión del consumidor porque corresponden a las clases 5ª y 10ª, esto es, productos que son de interés para la salud individual y colectiva. 14. Sostuvo que la SIC omitió valorar los elementos probatorios aportados en la oposición como en el recurso de apelación interpuesto en el trámite administrativo pues, de haberse valorado “[…] se podría haber concluido que dos marcas identificadas bajo las denominaciones M FORCE o MAN FORCE y para preservativos de hombres, resultaban ser absolutamente confundibles y asociativos […]”.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16.
Aseguró que las marcas cotejadas están compuestas por partículas evocativas “[…] y por ende, débiles en relación con los productos que identifican o pretenden identificar para las clases 5 y 10 Internacional de Niza (MAN = hombre; FORCE= fuerza). En efecto, se evidencia que los signos cuentan con elementos adicionales disímiles MANFORCE / M FORCE, aspecto que redunda en su pronunciación (man vs eme) […]”. 17.
Expuso que las marcas no evocan el mismo concepto, toda vez que “MANFORCE” se sugiere directamente la idea de hombre y de fuerza y “M FORCE” solamente el concepto de fuerza, pues la M no evoca nada en particular. 18. Por último, argumentó que “[…] la marca concedida, distingue un producto farmacéutico específico, razón por la cual requiere que para su venta sea a través de una prescripción médica, y esta a su vez sea despachada por un farmaceuta, quien deberá tener un especial cuidado al momento en el cual el paciente solicite dicho medicamento, circunstancia que hace que el riesgo de confusión en el consumidor medio, sea mínimo, ya que su elección será minúscula, dada la naturaleza y características del producto que requiere para su tratamiento […]”. 9 Índice 14 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.
Contestación de la sociedad Mankind Pharma Limited 19. La sociedad Mankind Pharma Limited tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada del auto admisorio10, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 20. La sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. presentó demanda de nulidad relativa el 28 de abril de 202011 en contra de las Resoluciones 2363 de 19 de marzo de 2019 y 69607 de 4 de diciembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 21.
Mediante auto de 29 de julio de 202012 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Mankind Pharma Limited. El 1º de noviembre de 202013 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 22. A través de auto de 10 de mayo de 202114 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 24 de septiembre de 202115. 23.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de marca, los cuales fueron descargados de la plataforma SIPI e incorporados al expediente del proceso por la Secretaría de la Sección Primera16. 24.
Mediante auto de 11 de noviembre de 202117 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 371-IP-2021 de 11 de mayo de 202318 dentro de la cual señaló que para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, de las cuales se pueden observar las siguientes consideraciones: 10 Folio 106 e índice 18 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 11 Folio 1 C pp. 12 Índice 5 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Índice 9 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 19 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 33 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 35 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índices 40 y 42 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Interpretación prejudicial 145-IP-2022 “[…] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] Comparación entre signos mixtos y denominativos […] Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento – denominativo o gráfico – más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo […]” (mayúscula y negrilla del original). 26.
Por auto de 5 de junio de 202319 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 27. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V.20 reiteró sus argumentos de nulidad.
Asimismo, indicó que es titular de una familia de marcas para las clases 3ª, 5ª, 10ª y 32. 28. Por su parte, la SIC presentó alegatos de forma extemporánea21, y la sociedad Mankind Pharma Limited y el Ministerio Público guardaron silencio. 19 Índice 53 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índices 59 y 60 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones números 2363 de 19 de marzo de 2019 y 69607 de 4 de diciembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. y se concedió el registro de la marca “MANFORCE” (nominativa), a favor de la sociedad Mankind Pharma Limited, para distinguir productos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional de Niza. 31.
La Sala deberá determinar si, con ocasión del registro de la marca antes mencionada se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se realizó presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad, al desconocer que el referido signo distintivo es similarmente confundible, genera riesgo de asociación y tiene conexión competitiva con las marcas previamente registradas M FORCE (nominativa), clase 5ª, registro 424.399;
M FORCE (mixta), clase 5ª, registro 408.073; M FORCE (nominativa), clase 10ª, registro 397.515 y M FORCE (mixta), clase 10ª, registro 399.673, cuyo titular es la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. 32. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3.
La identificación de los actos demandados 33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 2363 de 19 de marzo de 201923 y 69607 de 4 de diciembre de 201924, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Genomma Lab Internacional 22 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 23 Folios 31 a 34 Vto.
C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 24 Folios 35 Vto. a 40 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio S.A.B. de C.V. y se concedió el registro de la marca “MANFORCE” (nominativa), a favor de la sociedad Mankind Pharma Limited, para distinguir productos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional de Niza.
IV.4. Análisis del caso concreto 34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca nominativa “MANFORCE”25, para identificar productos en las clases 5ª y 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, en Colombia, estos son: Clase 5ª “Preparaciones farmacéuticas y medicinales”. Clase 10ª “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura; vendajes de sujeción, condones, anticonceptivos, protectores auditivos y tapones para los oídos, biberones, jeringas”. 35.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca concedida “MANFORCE” es similarmente confundible sus marcas previamente registradas “M FORCE”, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. Ello, en tanto que la expresión MAN es evocativa de la letra M que busca transmitir el mismo mensaje, esto es, un producto para HOMBRES, que, en inglés, es MAN.
En ese sentido, la palabra MAN que no logra darle distintividad a la marca concedida. Igualmente, existe conexidad competitiva entre los productos que identifican ambas marcas, las cuales comparten los mismos canales de comercialización, distribución y publicidad y, además, están dirigidos al mismo consumidor. Finalmente, argumentó que: i) la coexistencia de ambas marcas “configura un uso parasitario de la marca MANFORCE y una dilución de la función distintiva de la marca M FORCE”; y ii) la SIC no tuvo en cuenta el material probatorio aportado en el trámite administrativo”. 36.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 371-IP-2021 de 11 de mayo de 202326 dentro de la cual señaló que para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145- IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 37.
Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o 25 Folio 41 C pp.
Certificado 634866. Versión 11. 26 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor27: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 39.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso28 MANFORCE Titular: Mankind Pharma Limited Certificado: 634.866 Clases 5ª y 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por la parte demandante29 Marca Tipo Clase del nomenclátor Internacional de Niza Registro M FORCE Nominativa 5ª 424.399 27 Folios 175 a 186 C pp 28 Folio 41 C pp.
Versión 11. 29 Índice 35 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Mixta 5ª 408.073 M FORCE Nominativa 10ª 397.515 Mixta 10ª 399.673 40.
De lo expuesto, esta Sala precisa que la marca mixta “M FORCE” con certificado 399.673, reivindicó los colores rojo, negro y plata. 41. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar las marcas mixtas “M FORCE” de la parte demandante, con la marca nominativa “MANFORCE” del tercero con interés directo en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 42.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así la gráfica que las acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 43. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 44.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 45.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”30. 46.
Asimismo, la Sala advierte que las marcas mixtas “M FORCE” con certificados 399.673 y 408.073, incluyen el símbolo ®, el cual significa “[…] marca registrada […]”31. Dicho símbolo tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca. En consecuencia, no es un elemento distintivo de las marcas mixtas, ni cumplen una función identificadora del origen empresarial de los productos.
Por esta razón, no debe ser tenido en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conceptuales. 47. Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar las marcas contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 48.
Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “MAN”, “M” y “FORCE” que hacen parte de los signos distintivos cotejados, resultan ser de uso común en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados32.
“MAN” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. KALMAN LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V. 5ª 262.628 MAINMAN ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 5ª 238.630 MANASUL INTERNACIONAL MANASUL INTERNACIONAL S.L. 5ª 258.552 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471.
MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 31 https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-o-signos-no-alfabetizables. Consultado el 30 de julio de 2025. 32 Consulta realizada el 30 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MANI MANI INC 10ª 286.936 BECKMAN COULTER BECKMAN COULTER, INC. 10ª 311.850 HICKMAN C.R. BARD, INC. 10ª 323882 “M” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. M MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 5ª 256.933 NASHKI VITA M PROCAPS S.A. 5ª 249.566 M Merck KGaA 5ª 259.387 M Merck KGaA 10ª 256.501 M A. MENARINI A. MENARIN INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 10ª 266.474 H.C. MEDICAL M R H.C. MEDICAL 10ª 347.383 “FORCE” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. NATURFORCE MARIA FERNANDA VILLAMARIN 5ª 355.930 MULTIFORCE LABORATORIOS BUSSIE S.A. 5ª 295.946 DELTAFORCE VPM VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA 5ª 349.993 STABLEFORCE ALCON INC. 10ª 233912 SMARTFORCE ALIGN TECHNOLOGY, INC. 10ª 441855 FORCE FIBER TELEFLEX INCORPORATED 10ª 488254 49. Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “MAN”, “M” y “FORCE” son de uso común y débiles, respecto de los productos de las clases 5ª y 10ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común que forman parte de las marcas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al ser excluidas se reducirían los signos distintivos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y, además, en la marca MANFORCE, esta se fraccionaria, al encontrarse unidas las denominaciones de uso común, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 50.
Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “MAN” y “M” como “FORCE”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente el vocablo “FORCE”, pero se mantuviera el análisis con base en “MAN” y “M”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 51.
Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorando en su conjunto. 52. En el presente asunto, los vocablos “MAN”, “M” y FORCE” son los únicos elementos que integran las marcas cotejadas. Ambos comparten una naturaleza débil y común, pero su combinación podría llegar a ser distintiva, por lo que debe ser analizada en su conjunto, tal y como lo exige la jurisprudencia comunitaria.
Excluir uno de ellos, pese a tener igual carácter marcario, desnaturalizaría el análisis de confundibilidad, más aún cuando el signo en disputa solo puede ser comprendido desde la percepción integral del consumidor. 53. En este contexto, en el caso sub examine, no es posible fragmentar el examen con base en la naturaleza débil de sus componentes, sino que debe asumirse el criterio interpretativo según el cual el cotejo debe realizarse sobre el conjunto marcario, sin fraccionarlo. 54.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 55.
Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca concedida M A N F O R C E 1 2 3 4 5 6 7 8 Marcas previamente registradas M F O R C E 1 2 3 3 5 6 56.
De la revisión de las marcas, la Sala observa que tienen elementos comunes que permiten concluir una identidad parcial entre las mismas. 57. En efecto, la marca concedida está compuesta por 1 palabra, 8 letras, 5 consonantes “M-N-F-R-C” y 3 vocales “A-O-E”, mientras que las marcas registradas previamente constan de 2 palabras, 6 letras, 4 consonantes “M-F-R-C” y 2 vocales “O- E. De lo expuesto, la Sala advierte que, comparten la primera letra “M”, así como que se reproduce la terminación “FORCE”.
Sin que el añadir las letras “AN”, en la primera sílaba de la marca concedida, las diferencie sustancialmente. Ello, comoquiera que dichas letras conforman la partícula “MAN” la cual es de uso común y débil, razón por la cual en esta no recae una fuerza distintiva determinante y claramente diferenciadora. 58. En cuanto a la similitud fonética, se advierte que la pronunciación de las expresiones “MANFORCE” y “M FORCE” resulta similar, en tanto que ambas marcas comparten idéntica terminación, esto es, “FORCE”, así como la letra inicial “M” lo que da lugar a una entonación similar en su conjunto. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 59.
Cabe advertir que la única variación fonética se encuentra en la primera sílaba de la marca concedida, específicamente en las letras “AN” añadidas, lo cual no genera un contraste sonoro significativo, ya que su diferencia se diluye con la pronunciación fluida. En consecuencia, la introducción de las letras “AN”, las cuales entran a crear la expresión débil “MAN”, no constituye un elemento fonético distintivo suficiente que permita evitar el riesgo de confusión en el consumidor medio. 60.
Al respecto, en sentencia de 18 de junio de 202033, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva, criterio que se prohíja en el caso sub examine. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57.
Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 61. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal identidad parcial: MANFORCE – M FORCE – MANFORCE – M FORCE – MANFORCE – M FORCE MANFORCE – M FORCE – MANFORCE – M FORCE – MANFORCE – M FORCE MANFORCE – M FORCE – MANFORCE – M FORCE – MANFORCE – M FORCE MANFORCE – M FORCE – MANFORCE – M FORCE – MANFORCE – M FORCE 62.
Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala constata que la sonoridad entre los signos distintivos comparados es semejante, cuando se pronuncian en voz alta. Esta similitud se debe, principalmente, a las coincidencias ortográficas señalas supra, sin que la marca concedida contenga elementos adicionales de suficiente fuerza diferenciadora.
Ello, comoquiera que, se reitera, la introducción de las letras “AN” en la primera sílaba, que conforman el vocablo de uso común y débil “MAN”, no la hace diferente desde la perspectiva de su pronunciación de viva voz, al no tener este suficiente fuerza de oposición. 63. Es así como, se precisa que las expresiones “MAN”, “N” y “FORCE” son comúnmente utilizadas en las clases 5ª y 10ª, lo que debilita su capacidad distintiva.
En consecuencia, la distintividad de la marca concedida mediante los actos acusados en el presente caso debe recaer en los demás elementos que lo conforman. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 64.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que, por un lado, las marcas comparten la partícula “FORCE”, la cual en inglés significa “fuerza”34; y, por el otro, la marca concedida contiene la expresión “MAN” que, en dicho idioma, traduce “hombre”35. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202436, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].
(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 65. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.
(negrilla fuera del texto). 66. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española. 67.
En este caso la Sala observa que, en primer lugar, la expresión “FORCE”, en los términos expuestos supra, no es de conocimiento del consumidor medio en Colombia, ni corresponde a una raíz equivalente a su significado en español, por lo que debe tratarse como una palabra de fantasía. 68. En segundo lugar, la palabra “MAN”, si bien tampoco es raíz equivalente a su traducción “hombre”, su significado conceptual se ha generalizado en Colombia, por lo que se ha hecho de conocimiento y fácil comprensión del consumidor medio, por lo que, en principio, debe tratarse como si fuese una expresión local. 34 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/force 35 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/man 36 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 69. Y, en tercer lugar, las marcas previas contienen la partícula “M” que corresponde a la “[…] Decimotercera letra del abecedario español […] En la numeración romana, mil […]”37. 70.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en su conjunto, las marcas corresponden a expresiones de fantasía, toda vez que están compuestos por partículas que, si bien son de conocimiento en Colombia, esto es “MAN” y “M”, han sido combinadas de manera arbitraria con la expresión de fantasía “FORCE”, sin seguir una estructura conceptual reconocida, dando lugar a construcciones nuevas, producto del ingenio humano. 71.
Ciertamente, “MANFORCE” como “M FORCE”, en su conjunto, carecen de connotación semántica identificable, no remiten a ideas, conceptos o imágenes comunes en la mente del consumidor, y no evocan de manera clara alguna propiedad, efecto, aplicación o uso de los productos que pretenden distinguir. 72. En consecuencia, al tratarse de signos distintivos de fantasía sin contenido conceptual evidente, no es posible realizar una diferenciación desde este enfoque, lo que refuerza la necesidad de concentrar el análisis en los elementos ortográficos y fonéticos, en donde, como se ha señalado, sí existen coincidencias relevantes que configuran riesgo de confusión al existir una reproducción parcial. 73.
Cabe advertir que, tratándose de signos distintivos destinados a identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el análisis de confundibilidad debe ser especialmente riguroso. Esto se justifica debido al impacto que una posible confusión podría tener sobre la salud de los consumidores, quienes, en muchos casos, no cuentan con conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas similares y dependen de la correcta identificación del producto para su uso adecuado.
En este contexto, incluso una semejanza ortográfica o fonética mínima puede generar riesgos significativos, tanto en el proceso de prescripción como al momento en el cual se entrega el medicamento en las farmacias. 74. Es así como, esta Sala, en reiteradas oportunidades38, ha considera que cuando se trate de disputa entre marcas que amparan identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión en el mercado, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad, puesto que “[…] en nuestro medio generalmente los 37 Consultado el 30 de julio de 2025 en https://dle.rae.es/m 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal […]”39. 75.
En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales, de allí que el consumidor medio de dichos productos no corresponde al especializado. 76.
De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas “MANFORCE” y “M FORCE” la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 77. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de identidad parcial entre la marca cuestionada y la previamente registrada. 78.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 79. La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 80.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201840 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 81. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos determinar dicha conexidad. 82.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 83. En el caso sub examine, la marca concedida “MANFORCE”, lo fue para para identificar productos en las clases 5ª y 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, en Colombia, estos son: Clase 5ª “Preparaciones farmacéuticas y medicinales”.
Clase 10ª “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio material de sutura; vendajes de sujeción, condones, anticonceptivos, protectores auditivos y tapones para los oídos, biberones, jeringas”. 84.
Por su parte, las marcas nominativas y mixtas “M FORCE” también amparan productos de las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional, a saber: Clase 5ª “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”.
Clase 10ª “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura […]”. 85. Al comparar los productos indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 86.
En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos de la clase 5ª identificados por las marcas confrontadas incluyen productos farmacéuticos, lo que indica que están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga. La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente. 87.
En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir la misma necesidad de tratamiento farmacológico, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 88. En particular, la Sala advierte que ambos signos amparan productos farmacéuticos, lo que determina una identidad respecto de este tipo de bienes, al tratarse de productos del mismo género, destinados al mismo segmento del mercado. 89.
Sin perjuicio de que las marcas “M FORCE” reivindiquen también productos veterinarios, y la marca “MANFORCE” identifique preparaciones farmacéuticas y medicinales en general, el análisis de conexidad se fundamenta en la coincidencia específica con los productos farmacológicos, cobijados por ambas. Esta coincidencia refuerza el riesgo de asociación, en tanto los productos podrían ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados funcional o comercialmente. 90.
Ahora, lo mismo sucede en la clase 10ª, por cuanto las marcas identifican aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, artículos ortopédicos y material de sutura, por lo que hay identidad y, en consecuencia, intercambiabilidad entre estos productos. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 91.
Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos confrontados en las clases 5ª y 10ª comparten un entorno funcional común, particularmente en el ámbito médico, farmacéutico y de cuidado de la salud. En efecto, productos como los anticonceptivos, clasificados como fármacos, pueden ser prescritos o utilizados junto con otros productos médicos o instrumentos clínicos incluidos en la clase 10ª, como dispositivos ginecológicos o material de control reproductivo. 92.
De igual forma, los biberones, alimentos para bebés y artículos ortopédicos están integrados en rutinas terapéuticas o pediátricas comunes, lo que genera una conexión entre los productos. Esta interrelación en el uso refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo comercial o empresarial entre los signos que los identifican, lo cual incrementa la posibilidad de confusión respecto de su origen empresarial. 93.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, en el ámbito farmacéutico, es usual que ciertas preparaciones médicas, junto con sustancias dietéticas o productos higiénicos medicinales, se prescriban o consuman conjuntamente para lograr un efecto tratamiento integral. 94.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por las marcas, toda vez que comparten características funcionales, finalidades terapéuticas similares, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como clínicas, farmacias y establecimientos especializados en productos de salud y bienestar.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 95. Finalmente, como se consideró líneas atrás, tratándose de la clase 5ª, el análisis debe ser más riguroso, en tanto el riesgo de confusión no solo compromete los intereses comerciales de los titulares marcarios, sino también la protección del consumidor y el interés público en materia de salud pública. 96.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala resalta que, en el presente caso, los productos identificados por los signos cotejados poseen un alto grado de relevancia desde la perspectiva del interés público, dado su impacto potencial en la salud. 97. Algunos productos amparados por las marcas “M FORCE”, tales como “[…] desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”, tienen naturaleza tóxica o biocida, lo que implica un riesgo directo si no son diferenciados adecuadamente en el mercado.
Por su parte, la marca “MANFORCE” ampara productos que tienen por objeto efectos benéficos sobre la salud de los seres humanos, como los productos farmacéuticos. Por tanto, el riesgo 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de confusión entre productos con finalidades contrapuestas exige un análisis más estricto de diferenciación marcaria. 98.
La similitud en los productos y su finalidad médica aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “MANFORCE” y “M FORCE” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas. Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos de ambas marcas provienen del mismo empresario, dado que, además de compartir la clase 5ª y 10ª del nomenclátor internacional y referirse a productos para la salud y bienestar, los signos distintivos presentan una estructura similar, donde la marca concedida reproduce parcialmente las previamente registradas, sin elementos adicionales distintivos, en tanto que sus partículas son de uso común débiles, como se concluyó con antelación. 99.
Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de las marcas previamente registradas, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión en el mercado. 100. En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201541, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 41 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 101. Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas.
Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales42: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 102. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas, conexión competitiva entre los productos de la clase 5ª y 10ª que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 103.
La Sala advierte que la SIC, en los actos acusados, indicó que: “[…] es de importancia destacar que la marca MANFORCE, identificada con el registro de marca No. 321824, coexistió con las marcas opositoras hasta el 08 de septiembre de 2016, fecha en que perdió vigencia por no ser renovada por parte de su titular, siendo esta marca inclusive anterior a las marcas opositoras, lo que demuestra que de concederse el signo solicitado MANFORCE no existiría riesgo de confusión o asociación entre los signos hoy objeto de análisis […]”. 104.
Al respecto, la Sala advierte que la marca “MANFORCE” con certificado 32182443 fue concedida a una sociedad diferente al tercero con interés directo, mediante Resolución 23778 de 8 de septiembre de 2006, expedida dentro de un procedimiento administrativo diferente al estudiado en el caso sub examine. Igualmente, se evidencia que dicha marca caducó el 8 de septiembre de 2016, por falta de renovación y, posterior a esto, Mankind Pharma Limited la solicitó, esto es el 12 de julio de 2018 en la SIC, a través de la OMPI. 105.
Sobre ello, la Sala considera necesario precisar que el sistema marcario adoptado por la Comunidad Andina se fundamenta en la autonomía técnica y decisoria de las oficinas nacionales competentes de cada país miembro. Esta autonomía se refleja no solo frente a las decisiones adoptadas por otras oficinas de propiedad industrial dentro del territorio andino, sino también respecto de sus propias actuaciones administrativas anteriores. 106.
En consecuencia, el hecho de que en un trámite previo se haya concedido el registro de un signo similar o idéntico no implica que exista un deber jurídico de reiterar dicha decisión en trámites posteriores. Por el contrario, cada solicitud de registro debe 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 43 Consulta realizada el 30 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ser evaluada de forma individual, con base en las circunstancias particulares del caso concreto y en los requisitos de registrabilidad previstos en la Decisión 486 de 2000. 107.
Nótese, entonces, que el estudio de registrabilidad de la marca concedida en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 108. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 109.
Por último, ante la prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala se abstendrá de analizar el argumento relacionado con la supuesta omisión de la SIC al valorar los elementos probatorios aportados en la oposición y en el recurso de apelación interpuesto durante el trámite administrativo. En ese sentido, tampoco se pronunciará sobre lo atinente al presunto uso parasitario ni sobre la alegada dilución de la función distintiva, por cuanto dichas consideraciones estaban ligadas a los elementos probatorios cuya valoración se cuestionaba. 110.
Asimismo, la Sala no se referirá al argumento relativo a la presunta existencia de una familia de marcas, cuyo titular sería la parte demandante, por cuanto dicho planteamiento fue introducido únicamente en los alegatos de conclusión, oportunidad procesal en la cual no es procedente formular cargos nuevos distintos a los señalados en la demanda.
IV.5. Conclusión 111. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca “MANFORCE” para los productos de las clases 5ª y 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, no fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 112.
Así pues, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 2363 de 19 de marzo de 2019 y 69607 de 4 de diciembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se concedió el registro como marca del signo nominativo “MANFORCE” para distinguir productos comprendidos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Mankind Pharma Limited como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 113.
Como consecuencia de la nulidad decretada, la Sala ordenará a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la cancelación de la inscripción correspondiente en el 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sistema de registro de propiedad industrial – SIPI que administra dicha entidad, en relación con el certificado de registro 634.866. 114.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 2363 de 19 de marzo de 2019 y 69607 de 4 de diciembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 634.866 asignado a la marca “MANFORCE”, para distinguir productos de las clases 5ª y 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00 Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.