11001032400020110035900 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S. A. - PROTABACO S. A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S. – COLTABACO.

Tema: No son nulas las resoluciones acusadas que negaron el registro como marca del signo “APACHE” (mixto), por cuanto se evidenció que aquel resulta idéntico frente a la marca previamente registrada que fue concedida en ejercicio del derecho preferente reconocido a su titular al lograr la cancelación por no uso del signo que fuere de la demandante, por consiguiente, existe un riesgo de confusión para el consumidor.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. - Protabaco S.A.1 (en adelante Protabaco S.A.), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo CCA, con miras a obtener la nulidad de los siguientes actos 1 Folio 123 a 124 del expediente - Ahora British American Tobacco Colombia S.A.S., en tanto que, por auto de 13 de mayo de 2014, el despacho sustanciador la reconoció como sucesora procesal de la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. Protabaco S.A. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC): i) Resolución 26021 de 27 de mayo de 2009 “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, en virtud de la cual: (i) se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A.; y (ii) negó el registro como marca del signo “APACHE” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Productora Tabacalera de Colombia S.A. - Protabaco S.A., ahora British American Tobacco Colombia S.A.S. ii) Resoluciones números 38578 de 30 de julio de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” y 19864 de 14 de abril de 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, mediante las cuales se confirmó la decisión de negar el registro marcario solicitado.

ANTECEDENTES I.1. La demanda La sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. - Protabaco S.A., a través de apoderada judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes2: I.1.1. Pretensiones “2.1. Que es nula la Resolución No. 26021 de fecha 27 de mayo de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se negó de oficio el registro de la marca APACHE (mixta) para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Que es nula la Resolución No. 38578 de fecha 30 de julio de 2009 emanada de la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el Recurso de Reposición presentado oportunamente por Protabaco contra la resolución anteriormente mencionada, confirmándose la decisión inicialmente proferida y por tanto manteniéndose el 2 Folios 90 a 101 del expediente físico de la referencia. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co rechazo de oficio de la solicitud de registro de la marca APACHE (mixta) en la clase 34. 2.3.

Que es nula la Resolución No. 019864 de fecha 14 de abril de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el Recurso de Apelación presentado subsidiariamente contra la Resolución No. 26021, y que confirmó la decisión anteriormente proferida. 2.4.

Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 26021 de fecha 27 de mayo de 2009, 38578 de fecha 30 de julio de 2009 y No. 019864 de fecha 14 de abril de 2011 antes identificadas, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de Restablecimiento del derecho: 2.4.1. Que se reconozca que Protabaco tiene derecho a que se le conceda el registro de la marca APACHE (mixta) en la Clase 34. 2.4.2.

Que como consecuencia del reconocimiento del derecho de Protabaco a obtener el registro de la marca APACHE en la clase 34 se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio anotar el registro en los libros de la propiedad industrial y expedir el certificado de registro respectivo, y 2.4.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se profiera en este proceso”.

I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1. La demandante solicitó el registro como marca del signo “APACHE” (mixto) para identificar productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 07-117701, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 584 de 31 de diciembre de 2007.

I.1.2.2. La sociedad Compañía Colombiana de Tabaco - Coltabaco S.A. (en adelante Coltabaco S.A.) presentó oposición en contra de la solicitud de registro mencionada, con fundamento en las marcas mixtas y nominativas “PIELROJA”3 con notoriedad y el lema comercial “CRECE LA TRIBU”. 3 Marcas opositoras con certificados de registro números 80744, 126101, 237630, y 340998. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.3.

Mediante la resolución número 26021 de 27 de mayo de 2009, la SIC declaró infundada la oposición presentada por Coltabaco S.A., pues entre las marcas notorias opositoras y el signo solicitado no se presentó similitud que cause confusión y/o asociación en el público consumidor. Sin embargo, negó el registro como marca del signo “APACHE” (mixto) para distinguir productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Protabaco S.A., en tanto que la encontró similarmente confundible respecto de la marca traída de oficio “APACHE” (nominativa) registrada para esa misma clase en favor de Coltabaco S.A., por lo tanto, consideró configurada la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.2.4. A través de la resolución número 38578 de 30 de julio de 2009, se resolvieron los recursos de reposición presentados y, mediante la resolución 19864 de 14 de abril de 2011 se resolvieron los recursos de apelación, confirmando en juntos casos la decisión de negar el registro marcario comentado. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 276 de la Decisión 486 de 2000.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Explicó que el artículo 134 de la decisión ibidem establece los criterios que deben tener las marcas y con base en estos señaló que “APACHE” es un signo completamente distintivo y de propiedad de la demandante, registrado en Colombia desde el año de 1997, así como en varias jurisdicciones en el exterior en los años 2006 y 2007. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden adujo que era indudable que el signo solicitado es una marca distintiva, pues había sido creada y registrada por dicha sociedad, y sigue estando registrada a favor de la demandante en varios países, por lo tanto, se vulneró dicho artículo al desconocerse el carácter distintivo del signo y al concederle prevalencia a Coltabaco para despojar de su marca a Protabaco S.A. I.1.3.2.

En relación con la infracción al artículo 276 de la Decisión comunitaria, puso de presente que esa norma dispone que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en dicha decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. La demandante explicó que las decisiones acusadas por medio de las cuales se negó el registro del signo “APACHE” se fundamentaron en la solicitud presentada por Coltabaco S.A. para registrar la marca “APACHE” en el expediente núm. 08-100780, presentada en ejercicio del derecho preferente que invocó a partir de la solicitud de cancelación por falta de uso del registro4 núm. 138320 de la marca “APACHE” de la demandante.

Con base en lo anterior señaló que realizó una solicitud a la SIC para que suspendiera el trámite de la marca solicitada hasta que se produjera una decisión sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada ante el Consejo de Estado el 22 de septiembre de 2008 (expediente núm. 11001032400020080035300), iniciada contra el acto que canceló por no uso la marca “APACHE” de la demandante, puesto que la decisión que se pudieran tomar frente a los recursos de reposición y apelación presentados en el caso bajo examen se podrían ver afectados con el fallo judicial que resultara en dicho proceso.

Afirmó que la eventual declaratoria de nulidad de la resolución que canceló por no uso la marca “APACHE” de su titularidad, haría decaer el 4 La SIC canceló por no uso el registro núm. 138320 de la marca “APACHE” de Protabaco S.A., mediante resolución 26591 del 29 de julio de 2008. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho preferente de Coltabaco S.A. para solicitar y obtener el registro de dicha marca a su favor, y por ende quedaría “sin piso el fundamento del rechazo oficioso de la solicitud de registro de la marca “APACHE” de Protabaco […]”.

Concluyó señalando que Coltabaco S.A., al solicitar la cancelación por falta de uso del registro núm. 138320 para la marca “APACHE” de propiedad del demandante, lo hizo sin que mediara un interés legítimo para ello, toda vez que lo pretendido con la acción de cancelación era, únicamente, despojar a un competidor de una marca que le resultaba molesta.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda en los siguientes términos5: En primer lugar, señaló que los actos administrativos se encontraron ajustados a derecho y motivados en su extensa complejidad, detallándose punto por punto las razones que fundamentaron la negación del registro del signo “APACHE” solicitado por la demandante, con base en la marca “APACHE” de Coltabaco S.A. concedida en ejercicio del derecho preferente que invocó aquella sociedad a partir de la solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 138320.

Sostuvo que la SIC encontró correctamente que entre el signo solicitado para registro y las marcas opositoras con notoriedad reconocida “PIELROJA”, no existían semejanzas relevantes, por lo que no fue necesario proceder a la comparación de los productos o servicios que cada uno pretende identificar, o la verificación de los demás supuestos contemplados en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000. 5 Folios 167 a 175 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Advirtió que los actos administrativos que declararon la cancelación total por no uso de la marca nominativa “APACHE” de la demandante, se encuentran en firme, por lo que gozan de presunción de legalidad y son de obligatorio cumplimiento y al no haber sido suspendidos o anulados por la jurisdicción no era procedente acceder a la solicitud del demandante relativa a la suspensión del trámite marcario objeto del presente asunto, mientras se decidía la demanda presentada contra los actos de cancelación. Concluyó señalando que Coltabaco S.A. obtuvo el registro de la marca “APACHE” al existir un derecho preferente como resultado de la cancelación por no uso que adelantó respecto de una marca idéntica a nombre de la demandante; y afirmó “[…] entonces, es esta la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio al preservar el ejercicio del derecho preferente, para quien logró cancelar un registro de marca, de forma que ni quien fue titular del registro cancelado o terceros, podrán obstaculizar un derecho de especial importancia en el funcionamiento del sistema marcario”6.

I.2.2. La sociedad Coltabaco S.A. no se pronunció en esta etapa del proceso. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 9 de febrero de 20157, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1. La SIC8 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. 6 Folio 173 del expediente físico de la referencia. 7 Folio 188 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 189 a 198 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.3.2.

La demandante reiteró los argumentos planteados en el escrito de la demanda9. I.3.3. La sociedad Coltabaco S.A. no se pronunció en esta etapa procesal. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial10 núm. 53-IP-2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha corporación son aplicables al caso particular.

Consideró el Tribunal que únicamente era procedente la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decesión 486 de 2000, de la siguiente manera: “[…] C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.

La confusión ideológica. 2. Comparación entre signos mixtos y signos denominativos. 3. Viabilidad de la suspensión del procedimiento de registro mientras se resuelve una demanda que pretende la nulidad de una cancelación de marca por no uso. […] D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo APACHE (mixto) es confundible con la marca APACHE (denominativa), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literales a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', del siguiente tenor literal: 9 Folios 204 a 209 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 225 a 235 del expediente fisco de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]".

Entre otros criterios, recordó que, al momento de resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

Explicó que al momento de realizar el cotejo se debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual, enfatizando en: i) las semejanzas y no en las diferencias, ii) colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

De otra parte, indicó al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Ahora bien, si predomina el elemento denominativo se deberá analizar así: i) cada signo en su conjunto, ii) se debe tener en cuenta la sílaba tónica, iii) orden de las vocales y iv) determinar cuál elemento impacta más. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos y si resultan aplicables los criterios sustanciales para que exista la conexidad competitiva: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, 10 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

Y, concluyó pronunciándose frente a la viabilidad de la suspensión del procedimiento de registro mientras se resuelve una demanda que pretende la nulidad de una cancelación de marca por no uso, de la siguiente manera: “3.2. Mientras el registro de una marca no sea anulado, cancelado o renovado, continuará desplegando sus efectos y, por lo tanto, la autoridad administrativa podrá tomarla como base de una denegatoria de oficio. 3.3.

No obstante, lo anterior, como la normativa comunitaria no consagra la suspensión del procedimiento de registro si está pendiente una acción de nulidad sobre el acto administrativo que canceló la marca y dio origen al derecho preferente que fue invocado para el registro de la marca utilizada como base de la denegatoria, sobre la base del Principio de Complemento Indispensable, la figura de la suspensión se aplicará si se encuentra prevista esta opción en la normativa nacional. 3.4.

Si bien la Normativa Comunitaria Andina tiene preeminencia sobre cualquier norma interna de cada País Miembro, no obstante en algunas circunstancias es necesario acudir a ésta en virtud del complemento indispensable, es decir, cuando no exista en el Ordenamiento Jurídico Comunitario norma específicamente aplicable a determinado aspecto controvertido, tal sería el caso de la suspensión de procedimientos de registro marcario cuando esté pendiente de decidirse un proceso de nulidad en contra de un acto administrativo relacionado, pues en virtud del principio de complemento indispensable, se deberá atender en estas situaciones a las normas previstas por el País Miembro respectivo, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de la Normativa Comunitaria Andina. […] En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00359-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.” 11 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 26021 de 27 de mayo de 200911, 17820 de 30 de julio de 200912, y 19864 de 14 de abril de 201113, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales: i) se declaró infundada la oposición presentada por Coltabaco S.A., y ii) se negó el registro como marca del signo “APACHE” (mixta), para identificar productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Protabaco S.A., y se resolvieron los recursos de reposición y apelación presentados por la solicitante y la opositora, en el sentido de confirmar la decisión de negación. II.2.

LA NORMATIVA APLICABLE En este punto, corresponde a la Sala señalar que, aunque la demandante invocó como normas vulneradas los artículos 134 y 246 de la Decisión 486 de 2000, lo cierto es que sus inconformidades se centran en que la SIC erró al decidir la negación del registro del signo “APACHE” considerando el derecho preferente de Coltabaco S.A. respecto de dicha expresión, y protegiendo la marca previamente registrada en favor de esta última.

Por otra parte, los actos administrativos tuvieron como fundamento principal para negar el registro como marca del signo “APACHE” (mixto) para distinguir productos en la clase 34 del nomenclátor internacional solicitada por la aquí demandante, la configuración de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, ante la existencia de la marca previamente registrada por 11 Folios 9 a 19 del expediente físico de la referencia. 12 Folios 20 a 33 del expediente físico de la referencia. 13 Folios 34 a 50 del expediente físico de la referencia. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la sociedad Coltabaco S.A. en ejercicio de su derecho preferente respecto de la expresión “APACHE” (nominativa) para la misma clase y productos.

En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial 53-IP-2016 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se consideró que la norma aplicable al presente caso es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En consecuencia, la Sala únicamente estudiará la presunta vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]” II.3.

PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar, la Sala deberá determinar si entre el signo “APACHE” (mixta) para distinguir productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por Protabaco S.A. y la marca “APACHE” (nominativa) previamente registrada por Coltabaco S.A. en ejercicio del derecho preferente, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con los signos enfrentados, al punto de poder causar confusión en aquél. En segundo lugar, corresponde determinar si la SIC debió suspender el trámite de registro como marca del signo solicitado por la demandante, 13 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hasta tanto se decidiera un proceso judicial promovido en contra de los actos administrativos que cancelaron por no uso la marca “APACHE” con certificado de registro núm. 138320 que era de titularidad de la sociedad Protabaco S.A. Dilucidado lo anterior, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “APACHE” (mixta) para distinguir productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por Protabaco S.A. II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró lo establecido en el literal a) de la Decisión 486 de 2000, al momento de expedir los actos acusados. Ahora bien, la anterior normativa comunitaria es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el 14 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que 15 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Igualmente, es pertinente hacer las siguientes precisiones en torno a las reglas de comparación entre signos denominativos y mixtos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto, conforme a lo expresado en la interpretación prejudicial citada.

Al efecto, se tiene que, al momento de realizar el cotejo, se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética y teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto; igualmente se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos y el orden de las vocales, las cuales resultan decisivas para fijar la sonoridad de la denominación, y se debe establecer el elemento que impacta de manera más fuerte en la mente del consumidor, pues ello evidencia cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1. El caso concreto II.4.1.1. Para efectos de determinar si la marca concedida incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre las marcas en conflicto que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que los signos distinguen o pretenden distinguir. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, aunque el trámite administrativo que dio lugar a los actos acusados se estudió la oposición presentada por Coltabaco S.A. cuyo fundamento fue únicamente la presunta similitud respecto de sus marcas mixtas y nominativas “PIELROJA”14 con notoriedad y el lema comercial “CRECE LA TRIBU”, lo cierto es que dicho argumento no fue el sustento de la decisión de negar el registro como marca del signo “APACHE” (mixto) adoptada en los actos objeto de censura, pues dicha decisión se fundó en la similitud y conexidad competitiva entre el signo solicitado y la marca previamente registrada encontrada de oficio “APACHE” (nominativa).

Por lo tanto, para la Sala resulta innecesario efectuar el análisis de confundibilidad del signo cuestionado frente a las marcas previamente registradas “PIELROJA” y el lema comercial “CRECE LA TRIBU”, cuando al titular de éstas se le declaró infundada su oposición en las resoluciones censuradas y, en ese orden, el móvil de la demanda de la referencia y los motivos por los cuales la SIC negó el registro solicitado en los actos aquí acusados resultan diferentes a dicha oposición. Ahora bien, la Sala realizará el cotejo marcario respecto del signo “APACHE” (mixto) y la marca previamente concedida “APACHE” (nominativo) y para el efecto, resulta pertinente analizar la naturaleza de los signos enfrentados, conforme se expone a continuación: 14 Marcas opositoras con certificados de registro números 80744, 126101, 237630, y 340998. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO SOLICITADO15 (mixta) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA EN EJERCICIO DEL DERECHO PREFERENTE16 APACHE (nominativa) Certificado de registro núm. 423199 Una vez verificadas las marcas, inicialmente se encuentra que una es mixta y la otra nominativa.

En tal escenario, la Sala considera que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar 15 Imagen tomada de la página 11 de la resolución número 38578. 16 Imagen tomada de la página 11 de la resolución número 38578. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

Al respecto, es menester precisar que la interpretación prejudicial entregada en este proceso enfatiza en que, si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría como es captada la marca en el mercado. […]”17. Bajo la perspectiva expuesta, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos y así mismo, de encontrar identidad o semejanzas entre las marcas cotejadas, determinar si existe un riesgo de confusión entre las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: 17 Interpretación prejudicial 53-IP-2016. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A P A C H E 1 2 3 4 5 6 Signo mixto cuestionado A P A C H E 1 2 3 4 5 6 Marca nominativa previamente registrada en ejercicio del derecho preferente II.4.1.2.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y marca confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre los vocablos “APACHE” y “APACHE” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. II.4.1.3. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica.

En ese orden, la Sala observa que la palabra “APACHE”, según el diccionario de la Real Academia Española significa: “[…] 1. adj. Dicho de una persona: De un pueblo indio nómada de las llanuras de Nuevo México, caracterizado por su gran belicosidad […]”.18. Por lo tanto, la Sala advierte que se presenta una identidad de tipo conceptual entre el signo y marca en disputa al evocar el mismo concepto.

Así las cosas, la Sala concluye que se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la existencia de identidad entre el signo cuyo registro se pretende y la marca previamente registrada por un tercero. 18 Resultado disponible en el siguiente link: https://dle.rae.es/apache?m=form.

Consulta realizada el 24 de abril de 2024. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.4. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre las marcas enfrentadas.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de 21 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”19.

Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso de estudio, el signo “APACHE” (mixto) fue solicitado para amparar los siguientes productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] TABACO;

ARTÍCULOS PARA FUMADORES; CERILLAS.” [ ]”. Por su parte, la marca previamente registrada “APACHE” (nominativa), distingue los mismos productos en la clase 34, para los cuales se solicitó el signo que fue negado a través de los actos objeto de censura. Así, al aplicar las reglas de conexión de competitividad, la Sala estima que sí se encuentra acreditado el supuesto normativo que se analiza, toda vez que los productos ofrecidos por las marcas en conflicto son los mismos, de manera que pueden ser sustituibles entre sí, van dirigidos a los mismos consumidores, cuentan con las mismas finalidades y son distribuidos por los mismos canales.

De otra parte, la Sala observa que al existir entre los signos confrontados una identidad plena y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, al ser productos idénticos, podrían generar un riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio, en el momento de adquirir los productos bajo el signo solicitado, a pensar que ha adquirido los productos de la marca previamente registrada, y de igual manera 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co podría a asumir que los productos tiene un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del solicitante del signo negado.

En consecuencia, generaría riesgo de confusión y asociación para el consumidor. Frente a la confusión directa e indirecta, esta Sección, en la sentencia20 de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[ ] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “ El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). [ ]” (Las negrillas y subrayás fuera de texto)”.

En conclusión, al existir identidad entre el signo y marca cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. Por tal razón, es claro que la expedición de los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo cuestionado, se encuentra acorde con las normas del ordenamiento jurídico comunitario.

II.4.1.5. Ahora bien, corresponde analizar el argumento de la demandante en virtud del cual pone de presente que la SIC debió suspender el trámite administrativo del signo solicitado, hasta tanto se decidiera el proceso judicial adelantado en contra de las resoluciones que cancelaron por no uso la marca “APACHE” (nominativa) para distinguir 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00065 00. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos de la clase 34 del nomenclátor internacional, que inicialmente había sido concedido a su favor.

Dichos actos fueron expedidos en el marco de la acción de cancelación marcaria promovida por la sociedad Coltabaco S.A., gracias a la cual obtuvo el derecho preferente para solicitar el registro, posteriormente concedido, respecto de aquella marca. Para ello, es preciso atender lo indicado en la Interpretación Prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el presente proceso, en relación con la suspensión del trámite marcario por dicha circunstancia, veamos: 3.2.

Mientras el registro de una marca no sea anulado, cancelado o renovado, continuará desplegando sus efectos y, por lo tanto, la autoridad administrativa podrá tomaría como base de una denegatoria de oficio. 3.3. No obstante lo anterior, como la normativa comunitaria no consagra la suspensión del procedimiento de registro si está pendiente una acción de nulidad sobre el acto administrativo que canceló la marca y dio origen al derecho preferente que fue invocado para el registro de la marca utilizada como base de la denegatoria, sobre la base del Principio de Complemento Indispensable, la figura de la suspensión se aplicará si se encuentra prevista esta opción en la normativa nacional. 3.4.

Si bien la Normativa Comunitaria Andina tiene preeminencia sobre cualquier norma interna de cada Pais Miembro, no obstante en algunas circunstancias es necesario acudir a ésta en virtud del complemento indispensable, es decir, cuando no exista en el Ordenamiento Jurídico Comunitario norma específicamente aplicable a determinado aspecto controvertido, tal sería el caso de la suspensión de procedimientos de registro marcario cuando esté pendiente de decidirse un proceso de nulidad en contra de un acto administrativo relacionado, pues en virtud del principio de complemento indispensable, se deberá atender en estas situaciones a las normas previstas por el País Miembro respectivo, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de la Normativa Comunitaria Andina. […]21”.

(resaltado de la Sala). Frente al principio del complemento indispensable, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “[…] la norma comunitaria, la doctrina y jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que solo serán legítimas aquellas complementarias que resulta ser estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por lo tanto, que fortalezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’[…]”22. 21 Folio 234 del expediente digital 22 Proceso 129-IP-2012 de fecha 25 de abril de 2013 – citando al Proceso 121-IP-2004. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, y atendiendo los pronunciamientos del Tribunal Andino, es preciso considerar lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del CCA23, en cuanto a la firmeza y fuerza ejecutoria de los actos administrativos.

Al respecto, los preceptos en mención consagran lo siguiente: “[…]

ARTÍCULO 62. Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos”. “[…]

ARTICULO 64. Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados […]”.

Acorde con lo establecido en la normatividad citada, se establece que la firmeza de los actos administrativos implica que la decisión de la administración se torna incuestionable en sede administrativa, bien sea porque la posibilidad de impugnarlos se agotó sin que se hiciera uso de esta, o porque los recursos interpuestos fueron resueltos en contra del recurrente.

Adicionalmente, a partir de dichas disposiciones procesales también es posible sostener que, salvo norma expresa en contrario, los actos en firme son suficientes por sí mismos para que la administración pueda ejecutar de inmediato las operaciones necesarias para su cumplimiento, aún en contra de la voluntad de los administrados. Teniendo presente lo anterior, en el caso de la referencia, la parte demandante manifestó que la SIC debió suspender el trámite de solicitud de registro marcario respecto del signo mixto “APACHE” para la clase 34 solicitada por la actora, hasta tanto se decidiera el proceso judicial promovido en contra de los actos administrativos que cancelaron por no 23 Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso una marca idéntica a esa por solicitud de Coltabaco S.A., y con la cual se le otorgó el derecho preferente a dicha sociedad para solicitar y obtener el registro del signo “APACHE”, en tanto que la decisión allá proferida podría afectar el trámite marcario ante la SIC.

Ahora bien, revisado el sistema para la propiedad industrial de la SIC24, esta Sala encuentra que el acto a través del cual se canceló por no uso la marca “APACHE” (nominativa) con certificado núm. 13832025, para distinguir productos en la clase 34 internacional que había sido otorgada a la sociedad Protabaco S.A., y los que resolvieron los recursos confirmando dicha decisión, quedaron en firme el 29 de agosto de 2008.

En consecuencia, es dable afirmar que los actos administrativos dictados por la SIC en el trámite de cancelación por no uso se encontraban ejecutoriados y en firme para la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, así como el registro de la marca “APACHE”, en favor de Coltabaco S.A. en ejercicio de su derecho preferente por haber solicitado y obtenido la cancelación por no uso de dicho signo. Por lo tanto, era lo pertinente que dichas decisiones constituyeran el sustento de la negación del registro como marca del signo solicitado por la parte actora.

Por otra parte, el hecho de que se hubiese presentado una demanda en virtud de la cual se discutiera la legalidad de la decisión que canceló la marca por no uso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no hacía que perdieran el carácter obligatorio para la autoridad administrativa, por cuanto dichos actos se encontraban revestidos por una presunción de legalidad para la fecha de la expedición de los actos acusados. 24 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 25 Res. 2882 del 31 de mayo de 2007 - Por solicitud de Coltabaco S.A., se canceló totalmente la marca “APACHE” (nominativa) con certificado núm. 138320, para distinguir productos en la clase 34 internacional a nombre de la sociedad Protabaco S.A. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin perjuicio de lo anterior, valga mencionar que el proceso judicial en comento se decidió mediante sentencia dictada por esta Sección el 18 de febrero de 202126 en el sentido de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Protabaco S.A. en contra del acto que canceló por no uso la marca “APACHE” (nominativa) con certificado de registro núm. 138320, pues en esa oportunidad se consideró que la administración adoptó su decisión conforme a derecho y sin violación de las normas de la comunidad andina.

Por todo lo anterior, la Sala considera que no le asistía ningún deber legal a la SIC para acceder a la solicitud de suspensión del trámite de la marca “APACHE” (mixta) para distinguir productos de la clase 34 internacional, solicitada por la parte demandante dentro del proceso administrativo, en tanto que ya existía una marca idéntica previamente registrada en ejercicio del derecho preferente en cabeza de Coltabaco S.A. Frente a este punto se concluye que en el presente caso la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados no fue desvirtuada como quiera que el estudio de la legalidad se realizó conforme a las circunstancias vigentes al momento de su expedición, es decir, que los actos de cancelación por no uso del registro de la marca “APACHE” (nominativa), y la concesión del registro de dicha marca en favor de Coltabaco S.A. en ejercicio de su derecho preferente se encontraban ejecutoriados y en firme.

Por lo tanto, eran de obligatorio cumplimiento por parte de la SIC y, en consecuencia, la solicitud de suspensión del trámite de concesión del registro como marca del signo “APACHE” (mixto) solicitada por la demandante, resultaba improcedente. 5.5. Conclusión. 26 Consejo de Estado; Sección Primera; radicación 11001-03-24-000-2008-00353-00; actor: Protabaco S.A. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00359 00 Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala denegará las pretensiones de la demanda, al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados, puesto que, no se advirtió la vulneración de lo establecido en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.