1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00361 00 Demandante: British American Tobacco Colombia S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00361 00 Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 27 de abril de 2023, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad British American Tobacco Colombia S.A.S. Las razones de mi salvamento de voto se concentran en lo siguiente: 1.- La sociedad en mención, por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a obtener la nulidad de las resoluciones números 26018 de 27 de mayo de 2009, 31197 de 25 de junio de 2009, 36523 de 21 de julio de 2009, 19861 de 14 de abril de 2011, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “APACHE” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la aquí demandante.

A juicio de la actora, los actos acusados resultan transgresores del artículo los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. La actora 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00361 00 Demandante: British American Tobacco Colombia S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consideró, en síntesis, que entre el signo mixto solicitado “APACHE” y las marcas mixta y figurativa previamente registradas “PIELROJA” no existe similitud que genere riesgo de confusión para el consumidor, circunstancia que no se ve alterada por la notoriedad de la marca opositora, y agregó que la SIC no consideró que las marcas han coexistido de manera pacifica por más de diez años. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Al respecto, la Sala mayoritaria, tras considerar que las marcas en disputa deben cotejarse respecto de sus elementos gráficos, concluyó que se cumplen los supuestos de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en el siguiente sentido: “[…] En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer el signo y las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo cuyo registro como marca fue negado es semejante a las marcas registradas, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de las marcas registradas, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […] […] la Sala considera que: i) entre los productos que cada una de las marcas cotejadas pretenden identificar, se presenta una evidente conexión competitiva, pues corresponden a los mismos productos; y ii) es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda adquirir un producto pensando que es el otro, o asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 80.

Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos que identifican el signo y las marcas cotejadas, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor.” 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00361 00 Demandante: British American Tobacco Colombia S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el mismo sentido, la Sala encontró configurada la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 ibidem, tras considerar lo siguiente: “88.

En suma, la Sala considera que la marca PIELROJA era notoria para el momento en que se solicitó la marca APACHE por parte de la parte demandante, al haber sido declarada como tal por la Superintendencia de Industria y Comercio y no encontrarse en debate dicha afirmación. En consecuencia, se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de 2000 por cuanto se demostró la notoriedad de la marca PIELROJA.” 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, en mi criterio, sí hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, en tanto que entre el signo “APACHE” (mixto) para identificar productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad British American Tobacco Colombia S.A.S., y las marcas mixta y figurativa “PIELROJA” previamente registradas para esa misma clase, no existe riesgo de confusión ni asociación. A mi juicio, los signos confrontados deben cotejarse respecto de su aspecto ortográfico, en tanto que, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Andino, en principio, son las palabras el elemento que mayor recordación causa en la mente de los consumidores.

Por lo tanto, el cotejo debió realizarse así: Signo cuestionado A P A C H E 1 2 3 4 5 6 Marcas registradas previamente P I E L R O J A 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00361 00 Demandante: British American Tobacco Colombia S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Visto lo anterior, es posible afirmar que las expresiones que conforman las marcas en conflicto, en cuanto a su aspecto ortográfico, no resultan similares, pues mientras el signo solicitado “APACHE” corresponde a 1 silaba compuesta por 6 letras (3 consonantes y 3 vocales), las marcas “PIELROJA” comprenden 1 silaba compuesta por 8 letras (4 consonantes - 4 vocales); de tal manera que se trata de expresiones, por mucho, evidentemente disimiles dada su extensión y la ubicación de las letras en cada caso.

En relación con el aspecto fonético de las expresiones que conforman tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas, tampoco hay lugar a concluir que exista semejanza alguna entre ellas, particularmente porque las expresiones poseen una extensión y conformación por mucho disimiles. Lo anterior puede confirmarse llevando a cabo el análisis sucesivo que corresponde, de la siguiente manera: APACHE – PIELROJA – APACHE – PIELROJA APACHE – PIELROJA – APACHE – PIELROJA APACHE – PIELROJA – APACHE – PIELROJA Por su parte, respecto del aspecto conceptual, la palabra “APACHE” tiene el siguiente significado en el idioma castellano “1. adj.

Dicho de una persona: De alguno de los pueblos indígenas del suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México, caracterizados antiguamente por su nomadismo y belicosidad.”1, mientras tanto, la palabra “PIELROJA” no tiene significado en el idioma castellano2, por lo que en principio debe considerarse como de fantasía. En consecuencia, no resulta posible el cotejo de las marcas en cuanto a su aspecto conceptual.

Ahora bien, como quiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 1 https://dle.rae.es/apache 2 https://dle.rae.es/pielroja?m=form 5 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00361 00 Demandante: British American Tobacco Colombia S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 486 de 2000, no hay lugar a realizar el examen relativo a la conexidad competitiva de los productos, ni la supuesta vulneración del literal h) de esa misma norma.

Por todo lo anterior, es claro que la coexistencia de las marcas en conflicto no generaría riesgo de confusión ni asociación, en tanto que no se trata de expresiones similares o idénticas que provoquen que el consumidor, al adquirir los productos de la marca “APACHE”, crea que está adquiriendo los que se comercializan bajo la marca “PIELROJA”, ni considerará que aquellos tienen un mismo origen empresarial, así como tampoco resulta probable que piense que entre los empresarios existe una relación económica.

En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.