CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001032400020130043400 Actor: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: The Latin America Trademark Corporation Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp. en contra de las Resoluciones Nos. 49460 de 20 de septiembre de 2011, 9592 de 27 de febrero de 2012 y 9365 de 11 de marzo de 2013, a través de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «TAFLUTEN» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad The Latin America Trademark Corporation. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 2.1 Que se decrete la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1 Resolución No 49460 del 20 de septiembre de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp. y conceder el registro de la marca TAFLUTEN (nominativa) a la sociedad THE LATIN AMERICA TRADEMARK 2 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio CORPORATION, para distinguir productos oftálmicos (productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2.1.2 Resolución No. 9592 del 27 de febrero de 2012, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 49460 del 20 de septiembre de 2011, confirmándola en su totalidad. 2.1.3 Resolución No. 9365 del 11 de marzo de 2013, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No 49460 del 20 de septiembre de 2011, decidiendo confirmarla y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del Certificado de Registro No 469.573 asignado a la marca TAFLUTEN (nominativa), para identificar productos de la clase quinta (5) internacional, en el registro de la propiedad industrial a su cargo. 2.3.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia". […]». 1.2. Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la sociedad The Latin America Trademark Corporation presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro de la marca «TAFLUTEN» (nominativa) para amparar productos incluidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional. 3.

Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad No. 621 del 20 de octubre de 2010, la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., presentó escrito de oposición basado en su marca «SAFLUTAN» (nominativa) registrada en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Señaló que, mediante la Resolución No. 49460 de 20 de septiembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca «TAFLUTEN» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad The Latin America Trademark Corporation. 5.

Contra la mencionada decisión, la sociedad demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones Nos. 9592 de 27 de febrero de 2012 y 9365 de 11 de marzo de 2013, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado que concedió el registro marcario. 1.3.

Fundamentos de derecho y concepto de violación 6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el 3 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.

Sostuvo que, en el presente caso, al concederse el registro de la marca «TAFLUTEN» (nominativa) la autoridad marcaria violó la normatividad comunitaria, por cuanto, a su juicio, al expedir el acto acusado afectó indebidamente el derecho exclusivo que ostenta la sociedad demandante y su marca «SAFLUTAN» para distinguir productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional. 8.

Adujo que en los actos acusados se ignoró la existencia de factores que evidencian la similitud ortográfica, visual y fonética presente en los signos enfrentados, lo que conduce a que, en efecto, se genere riesgo de confusión para el público consumidor. 9. Mencionó que en el campo ideológico, los signos en conflicto son de fantasía, de lo cual se infiere que no existe una diferencia entre ellos. 10.

Concluyó señalando que la identidad de los productos a distinguir aumenta el riesgo de confusión, pues los productos tienen la misma naturaleza, cumplen con el mismo propósito, son del mismo genero y utilizan los mismos canales de comercialización.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Superintendencia de Industria y Comercio 11. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las normas comunitarias. 12.

Manifestó que el signo solicitado incorpora elementos gráficos y fonéticos que permiten distinguirlo de la marca previamente registrada SAFLUTAN. 13. Concluyó mencionando que: “Como bien lo advierte el demandante, los signos comparten la expresión “FLUT”, las consonantes y las vocales que las acompañan hacen las mismas sean disimiles la una de la otra, lo que deja como resultado que no se encuentren semejanzas en la escritura y pronunciación que las haga confundibles entre sí, de esa manera, la diferencia enunciada por el accionante no logra desvirtuar las (sic) disimilitud de los conjuntos marcarios”. 4 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2. Intervención del tercero interesado – Sociedad The Latin America Trademark Corporation 14. La sociedad The Latin America Trademark Corporation, tercera interesada en las resultas del proceso, a pesar de haber sido debidamente notificada, no intervino en esta etapa procesal.

3. AUDIENCIA INICIAL 15. Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 28 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial, a la cual asistió la sociedad Sociedad Merck Sharp & Dohme Corp. Como demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad demandada, y el Ministerio Publico.

La sociedad The Latin America Trademark Corporation, como tercera con interés directo en las resultas del proceso, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistieron a la audiencia. 16. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, oportunidad en la que se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 17.

Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si con la expedición de las Resoluciones 49460 de 20 de septiembre de 2011, 9592 de 27 de febrero de 2012 y 9365 de 11 de marzo de 2013, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca TAFLUTEN a la sociedad The Latin America Trademark Corporation y se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp, se vulnera lo dispuesto en el literal a) del artículo116 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina”.”. 18.

En lo relacionado a la fijación del litigio, las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 19. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 20.

Teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dentro del proceso son de carácter documental, se consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPCA. 5 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 21.

Se señaló que, una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 22. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 437-IP-2017 de fecha 8 de dfebrero de 2018, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dicha disposición, arribó a las siguientes conclusiones: […] 1.6. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.7.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

(…) 2.5. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratándose de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.” […].

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 24. Mediante auto de 29 de mayo de 2018, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante reiteró los argumentos presentados en la demanda.

Por su parte, la parte demandada, el tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal. 6 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia 25. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 20111 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019. 6.2. El problema jurídico 26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos de la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp.

Expuestos en la demanda promovida en contra de las Resoluciones Nos. 49460 de 20 de septiembre de 2011, 9592 de 27 de febrero de 2012 y 9365 de 11 de marzo de 2013, a través de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «TAFLUTEN» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5a de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad The Latin America Trademark Corporation. 27.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca «TAFLUTEN» (nominativa) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la marca «SAFLUTAN» (nominativa) propiedad de la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp. 6.3. Causales de irregistrabilidad. 28. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que, para efectos de resolver el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]”. 6.4 Caso concreto 29.

Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «TAFLUTEN» (nominativa), identificada con el registro marcario número 1 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 7 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 469573, en la clase 5a, otorgada a favor de la sociedad The Latin America Trademark Corporation -y la cual es objeto de litigio-, se encuentra caducada. 30. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 20 de septiembre de 2021, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, debiendo resaltarse que dentro del periodo de gracia no se solicitó su renovación, por lo que la SIC determinó que estaban caducados. 31.

Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto 8 de junio de 2023 ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «TAFLUTEN» (nominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 27 de junio de 2023, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: - Registro No. 469573: 32.

Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal. Reza la norma: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]». 33.

Cabe resaltar que la consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término 8 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. (…) La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.».

(Se destaca) 34. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 469573, correspondiente a la marca nominativa «TAFLUTEN», cuyo titular es la sociedad The Latin America Trademark Corporation tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.

Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022.

Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]». 35. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 36.

En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez 9 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 37.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 38.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]». 39.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 40. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 10 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 41. Nótese, entonces, que para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 42.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 43. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 469573 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 44.

Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (sociedad The Latin America Trademark Corporation) el registro de la marca «TAFLUTEN» (nominativa). 45.

En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20192, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».

(destacado y subrayado fuera de texto). 46. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 11 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya3. 47.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que deba ser protegido. 48.

En tal sentido, esta Sala de Decisión4, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

(…) […]». (destacado fuera de texto) 49. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 20205, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 3 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017.

Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500.

Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 12 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 50.

En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 51. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 7.

Conclusión 52. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que caducó el registro No. 469573 de la marca «TAFLUTEN» (nominativa), por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 13 Radicación: 11001032400020130043400 Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Aclara voto ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (29)