11001032400020200002600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS "PREDICTIVA" y “PREDICTA”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad EXPERIAN COLOMBIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 90759 de 13 de diciembre de 2018, "Por la cual se decide una solicitud de registro", expedida por el 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 60593 de 5 de noviembre de 2019, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 4 de julio de 2018 la sociedad PREDICTIVA S.A.S., presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto "PREDICTIVA", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con la marca nominativa "PREDICTA", previamente registrada a su favor en la misma Clase. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Consultoría en diseño y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación; consultoría sobre tecnología informática; consultoría sobre tecnologías de la información; desarrollo de nuevas tecnologías para terceros; diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para terceros; diseño y desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º: Que mediante la Resolución núm. 90759 de 5 de noviembre de 2018, el Director de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "PREDICTIVA", para distinguir productos comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PREDICTIVA S.A.S. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 60593 de 5 de noviembre de 2019.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 136, literal a), 137 y 172, de la Decisión 486, 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5 y 29 de la Constitución Política, por indebida aplicación, por cuanto concedió el registro de la marca cuestionada sin tener en cuenta que reproduce de manera idéntica la marca “PREDICTA”; asimismo, que desarrollan actividades económicas iguales y los servicios que amparan se dirigen al consumidor de la tecnología y análisis de datos, situación que, a su juicio, 5 En adelante CPACA. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co imposibilita la coexistencia pacífica en el mercado de las marcas enfrentadas.

Indicó que ha construido una prestación mercantil que se ha posicionado a través de los años y con inversión de tiempo, recursos económicos, humanos y demás elementos propios de su actividad en un amplio catálogo de servicios identificados con la expresión “PREDICTA”, lo que conlleva que el consumidor promedio de servicios tecnológicos los reconozca con facilidad.

Sostuvo que de la comparación visual es evidente que el elemento predominante entre las marcas en conflicto es el nominal y/o verbal, por lo tanto el análisis de confusión debió centrarse en la confrontación de las expresiones “PREDICTIVA” y “PREDICTA”, las cuales analizadas en su conjunto y de manera sucesiva, comportan elementos que generan mayor recordación en el consumidor promedio, situación que no fue estudiada por la SIC a pesar de haberlo expuesto en el recurso de apelación, pues solamente se pronunció frente a la conexión competitiva.

Indicó que desde el punto de vista ortográfico se encuentran semejanzas que impiden al consumidor diferenciar las marcas objeto de conflicto, pues en ellas coinciden las letras en el mismo orden “P-R-E-D-I-C-T”, y terminan con la vocal “A”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la pronunciación de las marcas en mención es casi idéntica, tienen similitudes respecto a sus consonantes, vocales y la sílaba inicial.

Asimismo, evocan igual concepto, por cuanto “PREDICTIVA”, se refiere a preside o sirve para presidir y “PREDICTA”, referente a anunciar por revelación, conocimiento fundando y/o intuición o conjetura algo que ha de suceder. Manifestó que las expresiones enfrentadas están dirigidas a identificar en el mercado servicios de informática, tecnología y software, lo que significa que comparten la misma finalidad y naturaleza, se comercializan por iguales canales y son publicitados en canales análogos.

Aseguró que lo que pretende la sociedad PREDICTIVA S.A.S. es perpetrar un acto de competencia desleal al aprovecharse del reconocimiento dentro del mercado y posicionamiento en la mente de los consumidores de la marca “PREDICTA”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que los servicios que identifica la marca cuestionada de consultoría y diseño, desarrollo de tecnologías de la información y de nuevas tecnologías para terceros, tienen una naturaleza amplia y determinable según las necesidades del destinatario final, a diferencia de los servicios que ampara la marca opositora de análisis de riesgo crediticio que finalmente solo están dirigidos al sector financiero y no al de las nuevas tecnologías, lo que significa que su cobertura, finalidad, campo de acción y canales de comercialización son disimiles.

Manifestó que no es de recibo el argumento expuesto por la actora de que en sus actuaciones incurrió en mala fe, esto por el hecho de que no esté de acuerdo con las decisiones que adoptó en sede administrativa. II.2. La sociedad PREDICTIVA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas.

Manifestó que al aplicar las reglas de cotejo marcario se evidencia que las letras “I-V”, que componen la marca “PREDICTIVA”, rompen la secuencia de vocales, amplían su extensión y/o longitud, el número de sílabas e impregnan una terminación distinta a la marca opositora “PREDICTA”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que la marca “PREDICTIVA” está compuesta por cuatro (4) sílabas, donde el acento prosódico se encuentra en la tercera sílaba, esto es en la partícula (TI)”, mientras que la marca “PREDICTA”, está compuesta por tres (3) sílabas, donde el acento lo lleva la segunda sílaba, esto es en la partícula (DIC), por lo que su pronunciación también es diferente.

Indicó que no existe similitud ideológica alguna entre la palabra “PREDICTA”, la cual que no tiene significado, y “PREDICTIVA”, que sí la tiene, toda vez que tienen contextos e ideas diferentes, que evitan cualquier riesgo de confusión o asociación para el consumidor y para el usuario medio que acuda al mercado. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de diciembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por el 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que la SIC no realizó el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas a pesar de haberse planteado en el recurso de 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apelación, pues solo se limitó a afirmar que no se requería por cuanto no había conexidad entre los productos que estas identificaban, situación que violenta el debido proceso administrativo.

Señaló que la conducta de la sociedad PREDICTIVA S.A.S., al solicitar el registro de la marca “PREDICTIVA”, corresponde a un acto de mala fe, pues al igual que su marca, identifican en el mercado servicios de la misma naturaleza relacionados con el campo de la informática, tecnología y el software; asimismo, comparten canales de comercialización y medios de publicidad y divulgación. Aseguró que la marca cuestionada no posee elementos adicionales que generen en la mente del consumidor la idea de una nueva marca frente a la de su propiedad, por cuanto su pronunciación es casi idéntica, tienen similitudes en las consonantes y vocales y contienen la misma sílaba en su inicio.

IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que contrario a lo expuesto por la actora, entre los servicios que amparan las marcas enfrentadas no existe conexidad competitiva, por lo que no era del caso manifestarse sobre el otro requisito frente a la similitud y/o identidad entre ellas, pues descartando uno de ellos, es posible el registro de un signo como marca. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que las necesidades que distingue la marca cuestionada frente a la marca opositora son disímiles, en la medida en que un consumidor financiero no está en busca de una solución tecnológica o creativa, como sí ocurre con el mercado potencial de la expresión “PREDICTIVA”.

IV.-3. La sociedad PREDICTIVA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que las decisiones aquí cuestionadas se adoptaron con base en hechos ciertos, debidamente probados, tales como la distintividad de las marcas enfrentadas y la diferencia entre los sectores y/o servicios que representan.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: 8 Proceso 35-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.

La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. […] 1.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en ese sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio. […] 1.12.

El análisis que se realice debe partir de indicios razonables que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo. […] 1.13.

En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.1. […] cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.4.

Al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos b) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 4.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal […] Definición de competencia desleal 4.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas, basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. […] 5.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 5.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 90759 de 13 de diciembre de 2018 y 60593 de 5 de noviembre de 2019, concedió el registro de la marca mixta “PREDICTIVA” a la sociedad PREDICTIVA S.A.S., para amparar los siguientes servicios en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Consultoría en diseño y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación; consultoría sobre tecnología informática; consultoría sobre tecnologías de la información; desarrollo de nuevas 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tecnologías para terceros; diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para terceros; diseño y desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada reproduce de manera idéntica la marca “PREDICTA”; asimismo, desarrollan actividades económicas iguales y los servicios que amparan se dirigen al consumidor de la tecnología y análisis de datos, situación que, a su juicio, imposibilita la coexistencia pacífica en el mercado de las marcas enfrentadas.

Por su parte, la SIC señaló que los servicios que identifica la marca cuestionada de consultoría y diseño, desarrollo de tecnologías de la información y de nuevas tecnologías para terceros, tienen una naturaleza amplia y determinable según las necesidades del destinatario final, a diferencia de los servicios que ampara la marca opositora de análisis de riesgo crediticio que finalmente solo están dirigidos al sector financiero y no al de las nuevas tecnologías, lo que significa que su cobertura, finalidad, campo de acción y canales de comercialización son disimiles.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretación de los artículos 136, literal a), 137, 1519 y 172, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y “[…] para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese 9 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA10 PREDICTA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA11 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “PREDICTIVA”, como lo es la cuestionada, con una marca nominativa “PREDICTA”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que la acompañan, pues 10 Folio 45 del cuaderno físico núm. 1. 11 Folio 45 del cuaderno físico núm. 1. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada12, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 42 las siguientes marcas, que contienen la expresión “PREDI”: MARCA TITULAR MARKETING PREDICTIVO (MIXTA) PUBLIK TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN COMUNICACIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A.S. PREDIX (NOMINATIVA) GENERAL ELECTRIC COMPANY PREDICTOHR (MIXTA) KERAUNOS S.A.S. PREDICTA (NOMINATIVA) EXPERIAN COLOMBIA S.A. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 12 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 14 de febrero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al ser la expresión “PREDI” una partícula de uso común, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202013, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de una marca con elementos de uso común, esto es, “PREDI”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general14.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “PREDI”, que forma parte de las marcas enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “PREDICTIVA” y “PREDICTA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “PREDICTIVA” se conforma por una (1) palabra, cuatro sílabas (4) 14 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (PRE-DIC-TI-VA), seis (6) consonantes (P-R-D-C-T-V),cuatro (4) vocales (E-I-I-A), mientras que la marca previamente registrada, “PREDICTA”, está compuesta por una (1) palabra, tres (3) sílabas (PRE-DIC-TA), cinco (5) consonantes (P-R-D-C-T) y tres (3) vocales (E-I-A).

Ahora, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten en su inicio una partícula, “PREDI”, la cual, como ya se dijo, es de uso común y por lo tanto inapropiable, también lo es que la marca cuestionada, a diferencia de la marca opositora, está compuesta en su final por el vocablo “TIVA”, mientras que la segunda comprende una terminación diferente con la partícula “TA”, por lo que se generan unas expresiones completamente diferentes y distintivas, que hacen distintiva a la marca cuestionada “PREDICTIVA” frente a la marca opositora “PREDICTA” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Se observa, entonces, que la marca cuestionada al estar acompañada en su terminación con una partícula diferente “TIVA”, genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, “PREDICTA”. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, el vocablo “TA” de la marca opositora y la partícula “TIVA”, de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”15, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las marcas enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que tanto las terminaciones “TA” y “TIVA”, esta última de la marca cuestionada “PREDICTIVA”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PREDICTA – PREDICTIVA – PREDICTA – PREDICTIVA – PREDICTA – PREDICTIVA PREDICTA – PREDICTIVA – PREDICTA – PREDICTIVA – PREDICTA – PREDICTIVA PREDICTA – PREDICTIVA – PREDICTA – PREDICTIVA – PREDICTA – PREDICTIVA PREDICTA – PREDICTIVA – PREDICTA – PREDICTIVA – PREDICTA – PREDICTIVA Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de letras, sílabas y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.16 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca cuestionada “PREDICTIVA”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española17, significa “[…] 1. adj.

Que predice o sirve para predecir. […]”, Por su parte, la palabra “PREDICTA”, que hace parte de la marca opositora, es de fantasía porque no tiene un significado conceptual 16 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. 17 https://dle.rae.es/predictivo, Consultado el 8 de febrero de 2024. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano18.

En este sentido, la Sala estima que la expresión “PREDICTA” es de fantasía, debido a que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, y aunque la palabra “PREDICTIVA”, de la marca cuestionada, sí lo tiene, las mismas no pueden cotejarse desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser la primera de fantasía. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que 18 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “PREDICTA” sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en lo concerniente al argumento de la demandante en el sentido de que constituye un acto de mala fe y/o de competencia desleal por parte de la sociedad PREDICTIVA S.A.S., al aprovecharse del reconocimiento dentro del mercado y posicionamiento en la mente de los consumidores de la marca “PREDICTA”, la Sala no evidencia dicha conducta.

En efecto, no se demostró que en el comportamiento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca cuestionada, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta que no basta con que dos marcas sean idénticas o confundibles para que se configure una conducta desleal19.

En otras palabras, para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, no puede realizarse un simple análisis de confundibilidad de las marcas distintivas que pudiesen estar implicadas, sino determinar si el registro, en relación con un 19 Así lo ha sostenido esta Sala en sentencia de 11 de marzo de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón núm. único de radicación 2012-00013-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado.

Cabe resaltar que esta Sección en la sentencia proferida el 27 de octubre de 201720, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, fue enfática en señalar, frente a dicho aspecto, lo siguiente: “[…] Que si bien lo signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida […]”. (Resaltado fuera de texto) En igual sentido, manifestó: “[…] Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 1101032400020080040500. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseosos y “que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo.

Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios ilícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico […]”. Por último, frente a la presunta vulneración de los artículos 80 del CPACA y 29 de la Constitución Política, por cuanto, a juicio de la actora no se realizó el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas a pesar de haberlo expuesto en sede administrativa y en el recurso de apelación, la Sala evidencia que la SIC en la Resolución núm. 60593 de 5 de noviembre de 2019, al resolver el recurso de alzada señaló que debían concurrir dos requisitos para que un signo no fuera registrado, esto es: i) que haya semejanzas susceptibles de generar confusión y; ii) que entre los productos exista una conexión competitiva; y teniendo en cuenta que no se presentó este último, no era dable pronunciarse frente al primero. En efecto, señaló: “[…] B. Comparación entre signos: Teniendo en cuenta que no existe conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos confrontados, no viene al caso pronunciarnos sobre la similitud o identidad capaz de generar riesgo de confusión o asociación, en la 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Es decir, la norma es clara al manifestar que deben presentarse los dos requisitos para que un signo no sea registrado, esto es, que haya semejanzas susceptibles de generar confusión y que entre los productos exista una conexión competitiva […]”. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “PREDICTIVA”, para amparar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en los mismos.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora LILIANA XIMENA GUISAO SALCEDO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos anexos visibles en el índice 50 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER a la doctora LILIANA XIMENA GUISAO SALCEDO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos visibles en el índice 50 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00026-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.