CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001032400020120022300 Actor: Calzado Wals Ltda. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores Tema: Propiedad Industrial – Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Confundibilidad – Marcas en conflicto: 24 WALKS (mixta) – WALS (mixta) y Nombre Comercial CALZADO WALS (mixto).

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Calzado Wals Ltda., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución No. 4490 del 19 de febrero de 2008, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca 24 WALKS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Calzado Wals Ltda., obrando en ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 4490 del 19 de febrero de 2008, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro No. 346.658 de la marca 24 WALKS (Mixta) en la Clase 25 Internacional, a favor de la sociedad Orrego Gómez S. en C. S. Sucesores. 1 El 28 de junio de 2012 (folios 1 a 31 del expediente ordinario de la referencia). 2 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.- Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene la cancelación del registro de la marca 24 WALKS (Mixta), certificado de registro No. 346.658, concedido para identificar productos en la Clase 25 Internacional. 3.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. […]»2. 1.2.

Los hechos3 2. Manifestó que, mediante escrito de 3 de agosto de 2007, la sociedad Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca 24 WALKS (mixta) para amparar productos incluidos en la Clase 25 del nomenclátor internacional. 3. Relató que la mencionada solicitud, se publicó el día 28 de septiembre de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 580. 4.

Expresó que, una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se presentaron oposiciones. 5. Señaló que mediante la Resolución No. 4490 del 19 de febrero de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, otorgó el registro de la marca 24 WALKS (mixta) a la sociedad Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; esto es, “Vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”4. 1.3.

Fundamentos de derecho y concepto de violación5 6. Adujo la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, vulneró los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y b), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.

Sostuvo que existe una clara identidad o semejanza entre el signo mixto solicitado “24 WALKS”, y las marcas previamente registradas en su favor “WALS” (mixta), clase 25, y el nombre comercial “CALZADO WALS” (mixto), desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual e ideológico. 8. Mencionó que, como consecuencia de lo mencionado en el párrafo anterior, se demuestra claramente la ausencia de distintividad del signo “24 WALKS” (mixto), 2 Folios 14 a 15 del plenario ordinario. 3 Folios 15 a 16 de la causa ordinaria de la referencia. 4 Registro No. 346.658. 5 Folios 16 a 28 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2012-00223-00. 3 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues, en su criterio, reproduce enteramente las marcas ya registradas “WALS” (mixta) así como el nombre comercial “CALZADO WALS” (mixto). 9.

Anotó que, en su concepto. “[…] la marca concedida 24 WALKS es prácticamente igual, es decir, similarmente confundible con los signos distintivos protegidos por la sociedad CALZADO WALS LTDA, de lo cual debe resaltarse que si bien la marca concedida comienza con el número 24, la distintividad de la misma recae en la expresión WALKS; toda vez que, como lo ha establecido la doctrina, los números por sí solos se constituyen en términos débiles, que en el presente caso, no le otorgan novedad ni distintividad a la marca […]”. 10.

Indicó que la coexistencia del nombre comercial “CALZADO WALS” (mixto), de la marca “WALS” (mixta) y del signo solicitado “24 WALKS” (mixto), sin lugar a dudas, constituye un factor de riesgo eminente, en tanto el consumidor final puede asociar y relacionar fácilmente orígenes empresariales de estos signos, generando el mismo error respecto de los productos que adquiere para sí. 11.

Argumentó, además, que: “[…] pese a que los signos distintivos de la sociedad CALZADO WALS LTDA (a saber, CALZADO WALS y WALS) se constituyen en una denominación arbitraria, teniendo en cuenta que carecen de significado propio dentro del lenguaje y que, la marca concedida “24 WALKS” traduce del inglés al español la palabra “CAMINA”, dicha expresión y traducción no ha pasado a formar parte de nuestro lenguaje común; por lo cual, al encontrarse estas marcas en el comercio, se está originando en el público consumidor riesgo de confusión y de asociación directa e indirecta, en tanto puede pensarse que se trata de productos que forman parte de una línea alterna de la sociedad CALZADO WALS LTDA […]”. 12.

Expuso que, al contar a su favor con el primer uso y previo depósito del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA” -para efectos de la comercialización de sus productos y servicios al público consumidor-, se vio afectado en su derecho preexistente y preferente de dicha enseña comercial, debido a la confundibilidad y riesgo de asociación provocado o generado por el signo mixto solicitado “24 WALKS”. 13.

Concluyó señalando que: “[…] queda claro que la concesión de la marca 24 WALKS (MIXTA) en la Clase 25 internacional, vulnera no solo los derechos que por ley le corresponden a la sociedad CALZADO WALS LTDA, sino que, además, es contraria a las normas que rigen la materia y a los principios que enmarcan el derecho contencioso administrativo.

Y, además, teniendo claro que a la luz de la normatividad andina dicha marca carecerá de distintividad extrínseca, el pronunciamiento de la entidad demandada (SIC) debió ser negativo a las pretensiones de la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES […]”. 4 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio 14. La entidad accionada contestó la demanda de manera extemporánea, tal como consta en el expediente6. 2.2. Intervención del tercero interesado - Sociedad Orrego Gómez S. en C. S.7 15. El tercero interesado en las resultas en el proceso se pronunció afirmando que la marca solicitada 24 WALKS (mixta) sí reúne el conjunto de los requisitos para ser una marca distintiva; por cuanto, por sí sola, permite individualizar y distinguir productos que comprenden la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese orden de ideas, aseguró que no se transgredió en manera alguna la normativa andina. 16.

Expresó que los signos en conflicto son fonética, visual, ortográfica y conceptualmente diferentes, por lo que son susceptibles de coexistir sanamente en el mercado, e insistió en que el signo distintivo solicitado, no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro reguladas y establecidas en la Decisión 486 de 2000. 17. Explicó que: “[…] Se equivoca la apoderada de la sociedad demandante, al manifestar que los signos en conflicto tienen semejanzas que se confunden, generando riesgo de confusión, argumentos que no son verdad; teniendo en cuenta que conceptual, ortográfica y visualmente son totalmente diferentes y, al comparar estos signos evitando su fraccionamiento o al examinarlas en sus detalles, vemos entre las marcas que no existen partes similares o parecidas […]”. 18.

Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio efectivamente interpretó y aplicó de manera correcta y acertada los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y b); y puso de relieve que entre el signo mixto solicitado “24 WALKS” y, entre las marcas previamente registradas “WALS” (mixta) y el nombre comercial “CALZADO WALS” (mixto), no existía riesgo alguno de confusión y/o asociación que indujera en duda o falsa impresión a los consumidores. 19.

Sostuvo, además, que la marca solicitada 24 WALKS (mixta), evoca o hace alusión a “[…] un caminante durante las 24 horas del día […]”; y que, en ese orden de ideas, es plenamente distintiva al permitir diferenciar e individualizar los productos amparados en la Clase 25 del nomenclátor internacional, de otros diferentes que se encuentran en el mercado. 6 Folios 179 a 180 de la causa ordinaria. 7 Folios 87 a 122 del expediente. 5 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.

Finalmente adujo que: “[…] Las expresiones 24 WALKS, WALS y CALZADO WALS, pueden coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor a error, porque el signo solicitado, no ha afectado indebidamente el derecho de la marca WALS, además, las marcas en sus elementos denominativos y mixtos se pueden diferenciar fonéticamente, porque no hay que ser un gran conocedor del idioma castellano para aclarar que las expresiones 24 WALKS y WALS, no tienen la misma secuencia vocálica.

La Marca 24 WALKS (mixta) se compone de palabras y dibujos, que están dispuestas de manera muy característica y caprichosa, lo que le otorga suficiente distinción frente al signo WALS (mixto), por lo tanto, se pronuncia de manera completamente distinta a la forma como se pronuncia la marca fundamento de la demanda, porque claramente se diferencian en la secuencia de vocales y consonantes, sus raíces y terminaciones son distintas, no generan similitud fonética, los sonidos que generan no son sonidos confundibles […]”.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 284-IP-2016 de fecha 15 de septiembre de 20168, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen.

En particular, efectuó el análisis respecto de los artículos 136 literales a) y b), 172, 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; excluyendo del estudio el artículo 135 ib., al considerar que no tenía pertinencia directa en el análisis del proceso interno. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: […] 1.3.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca 24 WALKS (mixta), incurre en las causales de nulidad relativa contempladas en los literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma. […] 3.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. […] 3.7.

Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 4.1.

En tanto que la acción de nulidad se sustenta en la presunta confusión entre la marca 24 WALKS (mixta) con la marca WALS (mixta) y el nombre comercial 8 Folios 204 a 219 del expediente ordinario de la referencia. 6 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CALZADO WALS LTDA (mixto), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos. […] 4.5.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 4.6.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: […] C) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 4.7.

Como el elemento denominativo en algunos de los signos en conflicto está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que lo componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: […] 4.8.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 5. Palabras en idioma extranjero. 5.1. En atención a que la marca 24 WALKS (mixta) se encuentra conformada por una denominación en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 5.2.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 5.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 5.4.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 7 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.5.

Se deberá determinar si la marca cuya nulidad se pretende está conformada por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados. […].

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 22. Mediante auto de 31 de enero de 20179, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo el tercero interviniente10 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda impetrada.

El Ministerio Público y la parte demandante guardaron silencio en esta etapa procesal11. 4. 1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio. 23. La apoderada judicial de la entidad demandada12 manifestó que, con ocasión de la expedición del acto administrativo acusado, no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, la resolución demandada se fundamenta en estas disposiciones y en la jurisprudencia aplicable al caso. 24.

Destacó, en sus alegatos de conclusión, que: “[…] haciendo una lectura y análisis del acto administrativo cuestionado en esta demanda, se puede evidenciar que la SIC hizo el estudio respectivo, al momento de conceder el registro de la marca que le condujo a decidir la prosperidad de la solicitud marcaria. Lo anterior, por cuanto la marca solicitada no estaba incursa en las causales de irregistrabilidad y, por ende, era procedente conceder su registro […]”. 25.

Concluyó que, en el caso sub judice, la marca cuestionada 24 WALKS (mixta) cumple con los requisitos legales previstos y, contrariamente a lo señalado por el extremo demandante, sí tiene la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca. Ante tal panorama, su coexistencia en el mercado, junto con las marcas de propiedad de la sociedad Calzado Wals Ltda., no genera riesgo de confusión o asociación alguno en la mente de los consumidores. 9 Folio 221 del expediente de la referencia con radicación No. 2012-00223-00. 10 Folios 236 a 260 del plenario ordinario. 11 Folio 261 de la causa ordinaria. 12 Folios 222 a 235 del expediente. 8 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. El problema jurídico 26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Calzado Wals Ltda., con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 4490 del 19 de febrero de 2008, por medio de la cual la SIC concedió el registro de la marca «24 WALKS» (mixta)13 para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza14, a favor de la sociedad Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores. 27.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca 24 WALKS es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las previamente registradas «WALS» (mixta), clase 25, y el nombre comercial «CALZADO WALS» (mixto), de titularidad de la sociedad Calzado Wals Ltda. 5.3.

Las causales de irregistrabilidad en estudio 28. En primer lugar, la Sala encuentra que, si bien es cierto que la sociedad demandante, señaló como normas violadas los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación se limitó a desarrollar lo relacionado con la vulneración de artículo 136 literales a) y b). 29.

Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos confrontados no son confundibles y que cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 25 del nomenclátor internacional. 30. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del literal b) del artículo 135, dado que el libelo de demanda se refiere a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 literales a) y b) ejusdem, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso. 31.

En la interpretación que el Tribunal de Justicia allegada al presente proceso, se interpretó, de oficio, el contenido de los artículos 172, 190, 191 y 193 ibidem. 32. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, se procederá al análisis de la situación fáctica a la luz de las disposiciones referidas, cuyo tenor es el siguiente: 13 Registro No. 346.658. 14 “Vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”. 9 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca Artículo 190- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. (…) 10 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 193- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […]”. 5.4. El examen de registrabilidad 33. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que sean idénticos a alguno previamente solicitado o registrado por un tercero o cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 34.

Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por estos, sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 35. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que: «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»15. 36.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: (i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y (ii) considerar la situación de los consumidores o usuarios. 37. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común16. 38.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 11 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”17. 39.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.5. Las reglas de cotejo marcario 40. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria18 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”. 5.

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 6.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. (negrillas fuera de texto) 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON 18 Ibídem. 12 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y efectuar un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía. 5.6.

El caso concreto 5.6.1. Comparación de los signos 42. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Signo solicitado: (Mixto) Marcas previamente registradas: (Mixta) (Nombre comercial previamente depositado – Mixto) 13 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43.

Una vez efectuado el correspondiente cotejo, la Sala encuentra que las marcas confrontadas son mixtas, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 44.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 45.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 46.

Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló que: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico- visual o el nominativo-auditivo […]”19. 47.

En atención a lo anterior, y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales, que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado 2 4 W A L K S 1 2 3 4 5 6 7 Marca mixta previamente registrada W A L S 19 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. 14 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 2 3 4 48.

Se procede a continuación a comparar los signos confrontados: 24 WALKS (Mixta) WALS (Mixta) Consonantes: W – L – K – S Consonantes: W – L – S Vocales: A Vocales: A Números: 2- 4 Números: - 49. Al comparar las marcas, la Sala no encuentra similitud ortográfica, toda vez que la marca posteriormente registrada 24 WALKS está conformada por dos (2) palabras, dos (2) silabas, dos (2) números (2-4), cuatro (4) consonantes (W, L, K, S) y una (1) vocal (A); en tanto, la marca opositora WALS, tiene una (1) palabra, una (1) silaba, contiene cinco (5) letras, cuatro (4) consonantes (W, L, S) y una (1) vocal (A). 50.

Adicionalmente, se observa que el número “24” y la letra “K” que se encuentran en el signo posteriormente registrado, sin duda alguna, le aporta un elemento adicional y distintivo que contribuye a diferenciarlo fácilmente de la marca previamente registrada u opositora. 51. Desde el punto de vista visual, la Sala no encuentra similitudes en los signos en conflicto.

Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión, el cual se realiza a continuación: 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS 52. Adicionalmente, cabe resaltar que, al llevar a cabo la comparación de orden fonético, se advierte que al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se puede concluir que los mismos resultan fonéticamente diferentes. 53.

Finalmente, y en lo atinente al aspecto ideológico, resulta necesario mencionar que la expresión WALKS que integra la marca solicitada, es proveniente del idioma inglés; el cual no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano y, en ese orden de ideas, debe considerarse como un signo de fantasía susceptible de ser registrable.

A su turno, la expresión WALS, no posee significado conceptual propio en el idioma castellano, siendo además de naturaleza caprichosa; y, en tal estado de cosas, huelga colegir que también debe tenerse como un signo de fantasía, por lo que la comparación en este aspecto no resulta relevante. 54. En reiterada jurisprudencia esta Sala ha determinado que: «la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante 15 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o idéntico.

La Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos casos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado»20. 55. Sobre el análisis de confundibilidad entre las marcas antes referidas, y concretamente en lo que se refiere a la marca nominativa Wals, la Sala recuerda que esta Sección Primera ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia del 3 de diciembre de 201821, la cual se prohíja en esta oportunidad.

En la decisión señalada se plasmaron las siguientes consideraciones: «[…] 57. Se realizará, entonces el cotejo marcario entre los elementos nominativos 24 WALKS de la marca solicitada y WALS de la marca registrada. El Cotejo marcario es el siguiente: Comparación Ortográfica: 58. Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza entre la gráfica22 de la marca solicitada y la marca registrada en conflicto, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la impresión visual de las marcas en conflicto, la Sala procede a realizar el cotejo marcario. 59.

De la confrontación que se hace entre los términos 24 WALKS de la marca solicitada y WALS de la marca registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por dos expresiones una compuesta por un número y la otra por cinco (5) letras y el segundo compuesta por una expresión de cuatro (4) letras.

Las tres primeras letras del segundo término de la marca solicitada son iguales y se encuentran en la misma posición de las tres primeras letras de la marca registrada. 60. Del término WALKS de la marca solicitada y WALS de la marca registrada, se observa que el primero está compuesto por cuatro (4) consonantes y el segundo está compuesto por tres (3) consonantes; dos de las consonantes de las marcas, es decir, la primera y tercera consonante se encuentran en la misma posición y la terminación de las palabras, en el primer caso, contienen las consonantes KS y, en el segundo, únicamente la consonante S. 61.

En relación con las vocales, el término WALKS de la marca solicitada tiene una (1) vocal, misma que hace parte de la marca registrada, por lo que las dos tienen una sola sílaba. 20 Consejo de Estado. Sección Primera. Radicación 11001032400020070030800. Sentencia de fecha 8 de junio de 2018. C.P. María Elizabeth García González. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 2012-00112-00. 22 Diccionario de la Real Academia Española.

Definición de grafía: Modo de escribir o representar los sonidos, y, en especial, empleo de tal letra o tal signo gráfico para representar un sonido dado. Disponible en: www.rae.es, consultado el 13 de noviembre de 2018. 24 W A L K S 1 1 2 3 4 5 W A L S 1 2 3 4 16 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62.

Teniendo en cuenta que del análisis comparativo entre los términos de la marca solicitada y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre los elementos cotejados no hay similitud por cuanto no existe similitud en la extensión de los elementos que conforman las marcas y tampoco existen elementos idénticos en las expresiones analizadas.

Comparación fonética: 63. Ahora bien, partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de la marca solicitada y las marcas registradas, en forma sucesiva, es como sigue: 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS 64.

Para la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, en la marca solicitada y en la marca registrada predomina fonéticamente, el sonido del número 24 debido a que la pronunciación de este número es mucho más extensa que la pronunciación de las palabras WALKS y WALS; además WALKS y WALS se pronuncian de manera diferente debido a que la letra K de la palabra WALKS le da al término un sonido obstruyente23.

Comparación Ideológica: 65. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 66. Corolario de lo anterior, para la Sala no es dable comparar ideológicamente los términos WALS y WALKS debido a que son palabras escritas en el idioma inglés y no se encuentra probado que dichas palabras de idioma extranjero sean de conocimiento generalizado, por lo que son de fantasía. Y el número 24 que hace parte de la marca solicitada no le añade conceptualización a dicha marca.

Por ello, no es posible derivar del cotejo de los elementos denominativos una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores. 67. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada 24 WALKS y la marca registrada WALS, no presentan similitud ortográfica y fonética, por cuanto la composición y extensión de los elementos denominativos no son semejantes, y no se pronuncian de manera similar […]».

(negrillas fuera de texto original) 23 Diccionario de la Real Academia Española. Definición de obstruyente: “[…] adj. Fon. Dicho de una consonante: De articulación caracterizada por la presencia de unobstáculo a la salida d el aire, que provoca una explosión, como en las oclusivas, o un ruidode fricción, como en las fricativas.

U. t. c. s. f. […]”. Disponible en: www.rae.es, consultado el 13 de noviembre de 2018. 17 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 56. Además, y en concordancia con la providencia arriba reseñada, cabe señalar que esta misma Sala de Decisión, en proveído fechado el 26 de agosto de 202124, que también se prohíja, concluyó que no existía confundibilidad entre las marcas “24 WALKS” (clase 35) y “WALS” (clase 25).

La citada decisión señala lo siguiente: «[…] Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues “WALS” es una marca simple conformada por una (1) palabra, una (1) sílaba (W-A-L-S), tres (3) consonantes (W-L-S) y una (1) vocal (A), mientras que “24 WALKS” es una marca compuesta formada por dos (2) palabras, dos sílabas (2) (24-WALKS), dos números, (2-4), cuatro (4) consonantes (W-L-K-S) y una (1) vocal (A).

Además, al estar acompañada la marca cuestionada “24 WALKS” en su inicio del número “24” y adicionar la letra “K”, generan un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que los referidos números “24” y letra “K” del signo cuestionado, le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “WALS”.

En otras palabras, los números “24” a su inicio y la inclusión de la letra “K”, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”25, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Respecto de la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que el número “24” y la letra “K” le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada, por cuanto en el signo solicitado predomina el sonido del referido número, en tanto que su pronunciación es mucho más extensa que la de las palabras “WALKS” y “WALS”.

Además, la Sala observa que las mencionadas expresiones “WALKS” y “WALS” se pronuncian de manera diferente, por cuanto la letra “K” de la palabra “WALKS”, le da al término un sonido obstruyente26. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS 24 WALKS – WALS – 24 WALKS – WALS - 24 WALKS – WALS 24 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de agosto de 2021. Radicación No. 11001-03-24-000-2012-00111-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-0324-000-2000-06535-01. 26 Criterio señalado por la Sala de Sección, en sentencia de 3 de diciembre de 2018.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2012-00112-00. 18 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud ideológica, la Sala observa que la expresión “WALKS”, que hace parte de la marca cuestionada, “24 WALKS”, proviene del idioma inglés; sin embargo, su significado no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano27, por lo que se considera como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable.

Por su parte, la marca previamente registrada, “WALS”, no posee significado conceptual propio en el idioma castellano, de manera que también debe tenerse como de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, la Sala estima que comoquiera que los signos enfrentados son de fantasía, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “24 WALKS” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada […]». (Negrillas de la Sala) 57.

En lo concerniente al argumento de la parte actora, relativo a que cuenta con el primer uso y el depósito del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA”, la Sala reitera28 que, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, la protección del nombre y enseña comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, teniendo en cuenta la posibilidad de inducir al público consumidor a error; sin embargo, en el caso sub examine, y como anteriormente se precisó, no hay lugar a que se presente tal confusión29. 58.

Adicional a ello, cabe advertir que la parte demandante no aportó documentos tales como facturas comerciales de venta y distribución, importación, exportación; asientos contables, o certificaciones de auditoría, que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de los productos de “CALZADO WALS LTDA”. De lo anterior se desprende que la sociedad demandante no demostró un derecho existente sobre el nombre comercial “CALZADO WALS LTDA”, por no haber probado el uso real, efectivo y constante sobre aquel. 59.

Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección Primera, en la ya citada sentencia de 3 de diciembre de 201830, oportunidad en la que se señaló lo siguiente: 27 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “WALKS” sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2011-00321-00 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 28 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de agosto de 2021. Radicación No. 11001-03-24-000-2012-00111-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de junio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 2010-00562-00. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 2012-00112-00. 19 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «[…] 70.

Visto el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 en concordancia con los artículos 190, 191 y 193 de la misma normatividad, para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario, que entre la marca solicitada y el nombre comercial se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del supuesto de que la marca solicitada sea idéntica o se asemeje al nombre comercial protegido. […] 73.

La Sala constató del acervo probatorio allegado al proceso por la parte demandante que no aportó documentación como, facturas comerciales de venta y distribución, importación, exportación, documentos contables, certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de los productos y servicios identificados con el nombre comercial CALZADO WALS LTDA. De lo anterior se desprende que la parte demandante no demostró un derecho existente sobre el nombre comercial CALZADO WAL S LTDA por no haber probado el uso real, efectivo y constante sobre el nombre comercial mixto CALZADO WAL S LTDA. 74.

La Sala concluye, con base en todo lo anterior, que el acto acusado no vulnera el artículo 136, literal b), de la Decisión 486, por lo que el cargo no prospera […]». (negrillas fuera del texto) 60. Finalmente, y siguiendo los precedentes de esta Sala de Decisión anteriormente referenciados31, y habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos 24 WALKS (mixto), WALS (mixto) y el nombre comercial CALZADO WALS (mixto) -y no habiéndose demostrado uso real, efectivo y constante sobre este último-, se considera que no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000, relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican las marcas en conflicto y el riesgo de asociación en el mercado. 61.

Así se planteó en la pluricitada decisión calendada el 3 de diciembre de 201832, cuando se puso de presente lo siguiente: «[…] Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la Sala encuentra que, dado que no se cumple el primer requisito de la causal de irregistrabilidad analizada, teniendo en cuenta que no es posible la identidad o similitud entre las marcas de la que se pueda derivar en un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas en conflicto […]».

(negrillas fuera del texto) 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de agosto de 2021. Radicación No. 11001-03-24-000-2012-00111-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 2012-00112-00 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de junio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 2010-00562-00. 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 2012-00112-00. 20 Radicacion: 11001032400020120022300 Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONCLUSIÓN: 62.

Lo anteriormente expuesto conduce a señalar que la legalidad del acto administrativo demandado, esto es, la Resolución No. 4490 del 19 de febrero de 2008, expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, se debe mantener incólume y, consecuencialmente, se deben negar las pretensiones de la demanda, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20)