CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 Demandante: Real Hotels and Resorts Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Gómez Mora S.A. Temas: Comparación entre marcas mixtas.

Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Real Hotels and Resorts Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 6909 de 21 de febrero de 2012. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Real Hotels and Resorts Inc1., en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 11 a 21 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “Por la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 que se declare la nulidad de la Resolución núm. 6909 de 21 de febrero de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto LA MINA STEAK & LOBSTER, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…]

1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD y se ordene el restablecimiento del derecho en contra de la Resolución Número Resolución 6909 de 21 febrero 2012, expedida por el Superintendente Delegado para Propiedad Industrial de la Superintendente Delegado para Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual informe que es nula la Resolución No. 6909 de 21 febrero 2012 proferida por el Superintendente Delegado para Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución No. 6909 de 21 febrero 2012 proferida por el Superintendente Delegado para Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y a título de restablecimiento del derecho se proceda a conceder el registro de la marca LA MINA STEAK & LOBSTER (MIXTA), que se tramitó bajo el expediente número 10 082932 y como consecuencia de ello se declare infundada la oposición presentada por la sociedad Gómez Mora S.A. 4.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4 Cfr. Folios 310 y 311 3 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 4.1.

Solicitó, el 8 de julio de 2010, el registro como marca del signo mixto LA MINA STEAK & LOBSTER para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 20 de septiembre de 2010, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 620, la cual fue objeto de oposición por Gómez Mora S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, bajo el argumento de que el signo solicitado como marca era similarmente confundible con su marca mixta previamente registrada. 4.1.

La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 22037 de 28 de abril de 2011, declaró infundada la oposición presentada por Gómez Mora S.A. y concedió el registro de la marca mixta LA MINA STEAK & LOBSTER para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. El tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución núm. 22037 de 28 de abril de 2011. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 47405 de 31 de agosto de 2011, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 22037 de 28 de abril de 2011 y concedió el recurso de apelación. 4.4. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 6909 de 21 de febrero de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 22037 de 28 de abril de 2011 y, en su lugar, dispuso declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negar el registro como marca del signo mixto LA MINA STEAK & LOBSTER, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 4 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 5. La parte demandante adujo la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante, la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: 6.1.

Indicó que la expresión LA MINA no era arbitraria para referirse al sector alimenticio, toda vez que existían otras marcas registradas que incorporaban dicha expresión6 y, la inclusión de la expresión GÓMEZ MORA, así como de otros elementos, como el color, a saber, la combinación de café y amarillo, la representación de un grano de café en el centro del diseño evocando un paisaje con cultivo de café, y la indicación geográfica “Café de Sevilla”7, en la marca previamente registrada, anulaban el riesgo de confusión. 6.2.

Precisó que, a su juicio, no existía relación alguna entre los productos identificados con la marca previamente registrada y los servicios que se pretendía identificar con el signo solicitado, por lo cual podrían convivir aun cuando fueran idénticas8. 6.3. Indicó, respecto de la conexidad competitiva, que los servicios de restauración y hospedaje temporal tenían una finalidad diferente de aquellos productos identificados con la marca previamente registrada, comoquiera que este último tenía por finalidad servir bebidas o infusiones para ser consumidas, en tanto que los servicios para los cuales se solicitó la marca, comprendían esencialmente el alojamiento o albergue a individuos en donde eventualmente se podían distribuir diferentes tipos de alimentos9. 6.4.

Indicó que había una diferencia en el consumidor de los productos identificados por la marca previamente registrada y lo servicios que se pretendía identificar con el signo solicitado, en tanto, los primeros estaban destinados al público general, mientras que los segundos estaban destinados a un consumidor especializado10. 5 “régimen común de propiedad industrial” 6 Cfr. Folios 15 y 16 7 Cfr. Folio 17 8 Cfr. Folio 18 9 Cfr. Folio 19 10 Cfr. Folios 19 y 20 5 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 6.5.

Por último, concluyó, que, de conformidad con lo expuesto, la posibilidad de que el consumidor fuera inducido a error era remota11. Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada12 contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señaló que, desde el aspecto fonético, existía un inminente riesgo de confundibilidad, en tanto el signo solicitado y la marca previamente registrada contaban con una misma composición fonética, lo cual, dificultaba que se diferenciaran fonéticamente14, máxime cuando los elementos adicionales con que contaban estos signos distintivos eran insuficientes para que un consumidor medio lograra diferenciarlos15. 7.2.

Indicó, en relación con la conexidad competitiva que los productos y los servicios identificados por los signos distintivos cotejados, que los servicios de restauración estaban relacionadas con la alimentación, con el consumo de los elementos comestibles y que era común en el mercado que los productores de alimentos establezcan sitios en los cuales puedan ser consumidos, por lo que el consumidor podría considerar que hay una coincidencia entre el dueño del restaurante y el productor del producto alimenticio16.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso17 contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 11 Cfr. Folio 20 12 mediante apoderada. Cfr. Folio 17 13 Cfr. Folios 153 a 169 14 Ibidem 15 Ibidem 16 Cfr. Folio 168 17 mediante apoderada.

Cfr. Folios 129 y 130 18 Cfr. Folios 122 a 128 6 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 8.1. Resaltó que “[…] FORNO DE MINAS no es una marca confundiblemente semejante con la marca LA MINA y por lo tanto, tal marca no puede tenerse como antecedente de debilidad de la marca LA MINA. Igual sucede con las marcas AGROMINAS;

MINACUA y AGUAMINA, donde la parte actora destaca MINA para que aparezca como el signo común en todas las dichas marcas. Al no existir fundamento de derecho legalmente válido para que se produzca la nulidad, el Consejo de Estado debe proceder a desestimar las pretensiones y a mantener incólume el acto administrativo demandado en nulidad […]”19.

Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 201720, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 100-IP-2018 el 14 de junio de 201821, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del artículo 136 del literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada […]”22. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso 12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 26 de abril de 201923, reanudó el trámite procesal.

Auto de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de abril de 201924, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. 19 Ibidem 20 Cfr. Folio 183 21 Cfr. Folios 192 a 205 22 Cfr. Folios 607 y 607 23 Cfr. Folios 193 y 194 24Cfr. Folios 207 a 211 7 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 Alegatos de conclusión 14.

El Despacho Sustanciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 9 de abril de 202125, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 15.

Durante el término legal, las partes demandante26 y demandada27, y el tercero con interés directo en las resultas del proceso28 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones a la misma. 16. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 100-IP-2018 de 14 de junio de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7.º29 del Código Contencioso Administrativo30, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos 25 Cfr. Índice 58 del aplicativo web “SAMAI” 26 Cfr. Índice 64 del aplicativo SAMAI 27 Cfr. Índice 63 del aplicativo SAMAI 28 Cfr. Índice 61 del aplicativo SAMAI 29 “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 30 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 del artículo 30831 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201132, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201933, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 20. El acto administrativo acusado es el siguiente: 20.1. La Resolución núm. 6909 de 21 de febrero de 201234, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 22037 de 28 de abril de 2011 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro como marca del signo mixto LA MINA STEAK & LOBSTER, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, determinar: 21.1. Si la resolución núm. 6909 de 21 de febrero de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo mixto LA MINA STEAK & LOBSTER, para identificar “Servicios de restauración (Alimentación); hospedaje temporal”, servicios de 31 “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 32 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 33 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 34 Cfr. Folios 26 a 31 9 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 21.2.

En este sentido, se analizará sí existe riesgo de confusión o asociación entre el signo mixto solicitado y la marca mixta LA MINA con registro marcario núm. 287800, que identifica “Café sin tostar, café tostado y molido y/o descafeinado” productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Gómez Mora S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 22.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena35, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. 35 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200036 de la Comisión de la Comunidad Andina37.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38 1. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39. 2.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 36 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 37 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 38 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo mediante la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 39 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 3.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 4.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 5.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 6. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 7.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 100-IP-2018 de 14 de junio de 2018 12 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 8. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso40: “[…] 1.

Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado LA MINA STEAK & LOBSTER (mixto) y la marca CAFÉ LA MINA (mixta) son confundibles o no, por lo cual, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará· los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las -que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 40 Cfr. Folios 192 a 205 13 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia,.al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii)Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicio que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las ·reglas y· pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los· distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si ·el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión· y/o· de: asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente- en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues él análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En· ese· sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado LA MINA STEAK & LOBSTER (mixto) y la marca CAFÉ LA MINA (mixta), por lo cual, es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 14 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. En el presente caso, se advierte que los signos en conflicto son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. […] 2.7.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente. Proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1.

Se alegó que existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, lo cual - sumado al presunto riesgo de confusión entre ellos- dificultaría o impediría que el consumidor distinga los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 3.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] La pertenencia a una misma clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 15 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (íntercarnbiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 9.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 10.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés 16 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 11.

El signo solicitado y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA SIGNO MIXTO SOLICITADO 41 42 Titular: Tercero con interés directo en las resultas del proceso Solicitante: Parte demandante Clase 30: “Café sin tostar, café tostado y molido y/o descafeinado” Clase 43: “Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” 12.

La Sala advierte, respecto de la marca mixta previamente registrada LA MINA, con certificado núm. 287800, que identifica “Café sin tostar, café tostado y molido y/o descafeinado”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que el tercero con interés directo en el resultado del proceso es su titular. Asimismo, la marca mixta previamente registrada contiene, dentro de su conjunto marcario, elementos figurativos, así como una palabra explicativa, esto es, CAFÉ, como se advierte del certificado de información actual del citado registro visible a folio 218 del expediente. 13.

Esta Sección, en cuanto a las frases explicativas, ha considerado43 que: “[…] Nótese, entonces, que la frase GAVILAN NARANJA al ser explicativa no hace parte de la marca objeto de comparación por lo que el cotejo correspondiente se realizará entre los signos figurativos, tal y como lo precisó el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia: 41 Cfr. Folio 29 42 Cfr. Folio 29 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020.

Núm. Único de radicación 11001-03-24-000-2007-00285-00. MP. Augusto Roberto Serrato Valdés. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 “Debe quedar claro, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo.

Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición” (negrilla fuera de texto). 63. Por lo anterior, no le asiste razón al tercero con interés en las resultas del proceso al señalar que la marca previamente registrada es mixta y no figurativa, en tanto que, se reitera, la expresión “GAVILAN NARANJA” es explicativa. […]” (Resaltado fuera del texto) 14.

Asimismo, esta Sección, en sentencia de 23 de junio de 202344, consideró que: “[…] la Sala considera importante destacar que las marcas objeto de estudio contienen expresiones explicativas, las cuales no hacen parte de las mismas y no entran a ser parte del análisis de registrabilidad […].” 15. Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró, respecto de los elementos explicativos, que estos no deben ser tomados en cuenta al momento de hacer el cotejo, al respecto, en interpretación judicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró que: “[…] Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos.

Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario […]”45 16. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, para efectos del estudio de confundibilidad, la Sala tomará como elemento preponderante del signo mixto el elemento denominativo, el cual corresponde a LA MINA, toda vez que la palabra explicativa CAFÉ, al no hacer parte de la marca, no entra en el examen de registrabilidad.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 17. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio de 2023, núm. Único de radicación 11001032400020110029600.

MP. Hernando Sánchez Sánchez. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 164-IP- 2012 de 6 de febrero de 2013 18 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 18.

Esta Sección46, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”47. 19. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”48. 20.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”49. 21. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto LA MINA STEAK & LOBSTER solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 46 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 49 Ibidem. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 22. Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y la marca, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…]a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará· los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las -que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios que se trate, bajo los siguientes criterios: […]”50. 23.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o Ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”51. 24.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo y una marca mixta, es necesario definir cuál elemento, ya 50 Cfr. Folios 192 a 205 51 Cfr. Folios 195 a 197. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo distintivo. 25.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y la marca mixta en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el servicio de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 26. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y la marca mixta previamente registrada, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] 2.2.

En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar qué elemento – sea denominativo o gráfico – penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas o morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puede salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada en la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse un riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como es captada la marca en el mercado. […]”52. 27.

En ese sentido, la Sala realizará el cotejo marcario entre el signo solicitado LA MINA STEAK & LOBSTER y la marca previamente registrada LA MINA. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas Comparación ortográfica 28. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos distintivos cotejados desde el punto de vista de su configuración, es decir, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes del signo y la marca en conflicto.

SIGNO SOLICITADO L A M I N A S T E A K & L O B S T E R 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA L A M I N A 1 2 1 2 3 4 52 Cfr. Folios 198 y 199. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 29. De confrontación que se hace entre las palabras LA MINA STEAK & LOBSTER del signo solicitado y LA MINA de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por cuatro (4) palabras de dos (2), cuatro (4), cinco (5) y de seis (6) letras, y una conjunción (&); y ii) la segunda de dos (2) palabras de dos (2) letras y cuatro (4) letras, el elemento denominativo del signo solicitado reproduce dos palabras de la marca registrada. 30.

El elemento nominativo del signo solicitado está compuesto por una (1) conjunción y cuatro (4) palabras: LA con una consonante (L), MINA con dos consonantes (M y N), por lo en las dos primeras palabras el signo solicitado reproduce la marca registrada. En cuanto a la conjunción, la tercera y la cuarta palabra STEAK & LOBSTER no tienen identidad o semejanza ortográfica alguna con la marca registrada. 31.

Teniendo en cuenta que el análisis comparativo entre la marca registrada y el signo solicitado se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala considera que entre el elemento nominativo de la marca registrada LA MINA y el signo solicitado LA MINA STEAK & LOBSTER, existe una reproducción parcial de la marca previamente registrada.

En este sentido, la conjunción, la tercera y la cuarta palabra del signo solicitado no le generan la suficiente distintividad, comoquiera que reproduce los elementos con mayor fuerza distintiva de la marca cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Comparación Fonética 54. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo y la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: LA MINA STEAK & LOBSTER – LA MINA – LA MINA STEAK & LOBSTER – LA MINA- LA MINA STEAK & LOBSTER – LA MINA – LA MINA STEAK & LOBSTER – LA MINA- LA MINA STEAK & LOBSTER – LA MINA – LA MINA STEAK & LOBSTER – LA MINA- 23 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 55.

La Sala considera que, si bien el signo solicitado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso es compuesto y, en su conjunto, puede sonar diferente, el elemento predominante es la expresión LA MINA que, por estar en la parte inicial del conjunto, tiene una mayor recordación y, en tal sentido, es dicha expresión la que permanece en la mente del consumidor, teniendo adicionalmente una mayor carga fonética y, en consecuencia, representando un mayor riesgo de confusión. 56.

Respecto de fuerza identificativa especial con que cuentan las expresiones iniciales de las marcas compuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que: “[…] 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. […]”53. 57. Así las cosas, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada son similares desde el aspecto fonético, habida consideración a que la tercera, la cuarta palabra y la conjunción que las acompaña no le imprimen suficiente carga fonética distintiva al signo solicitado.

Comparación Ideológica 58. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una 53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2015. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 de otra […]”54, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 59. La Sala advierte que la palabra MINA tiene significado en el idioma castellano, esto es, “[…] 1. f. Criadero de minerales de útil explotación […]”;

“[…] 2. f. Excavación que se hace para extraer un mineral.[…]”; “[…] 3. f. Paso subterráneo, abierto artificialmente, para alumbrar o conducir aguas o est ablecer otra comunicación […]”; o “[…] 4. f. Nacimiento u origen de las fuentes […]” 55. 60. Ahora bien, las palabras STEAK & LOBSTER, que hacen parte del signo solicitado por la parte demandante, no tienen significado en el idioma castellano por lo que se deberán tener como de fantasía, por lo que no resulta posible realizar el cotejo respecto de este criterio. 61.

Para considerar que la semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva56. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 62. Atendiendo a que existe similitud entre el signo mixto y la marca previamente registrada y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado por la parte demandante, y aquellos cobijados por la marca de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 54 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 55 Diccionario de la Real Academia Española, sito web: https://dle.rae.es/mina?m=form.

Consultado el 26 de septiembre de 2021. 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 158-IP-2014 de 29 de abril de 2015 25 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 63. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que el signo y las marcas pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a determinar la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión. 64.

Para el efecto, esta Sala ha acogido57 los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que, en su Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 201758 y reiterados en la Interpretación prejudicial proferida dentro del presente proceso en que indicó: […] Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. 57 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 27 de mayo de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicado 11001-03-24-000-2010-00005-00. 58 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma dase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, 27 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. […]”59. 65. Así las cosas, la Sala advierte, por un lado, que el signo solicitado mixto LA MINA STEAK & LOBSTER pretende identificar “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]” servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por otro lado, la marca registrada LA MINA identifica “café sin tostar, café tostado y molido y/o descafeinado” productos comprendidos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Criterio de intercambiabilidad 66. Al respecto, esta Sala considera que, en el caso concreto, no hay intercambiabilidad entre los productos y servicios ofrecidos, comoquiera, que los servicios de restauración y hospedaje temporal, que se pretende identificar con el singo solicitado como marca, no suplen en ninguna forma la función que se tienen los productos de la Clase 30, relativo a café sin tostar, café tostado y molido y/o descafeinado.

Criterio de complementariedad 59 Cfr. Folios 192 a 205 28 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 67. Ahora bien, la Sala considera que los servicios están sujetos a un uso complementario comoquiera que es usual que dentro de los servicios de restauración se encuntre el café como una parte de la carta, ya en la sección de bebidas, o como un ingrediente dentro de las opciones que existen en el menú, máxime cuando este producto es un ingrediente usual en la preparación de distintos platos y postres.

Adicionalmente, la Sala considera que es complementario con los servicios de hospedaje temporal, en tanto es usual que dentro de los servicios adicionales que se prestan por los diferentes hoteles, hostales y hospederías, se incluyan servicios de desayuno o de cafetería los cuales incluyen generalmente la posibilidad de consumir café en diferentes preparaciones.

Criterio de Razonabilidad 68. La Sala considera que, en el caso concreto, se cumple con el criterio de razonabilidad, comoquiera que se ha vuelto usual que algunas empresas que prestan servicios de restauración, promuevan la comercialización de sus ingredientes utilizando para ello su marca propia, e incluso, de igual forma es usual que empresas de productos alimenticios, creen locales donde comercialicen sus productos y presente servicios de restauración, en ese sentido, encontramos que multiplicidad de empresas de producción de café, han creado locales en que prestan servicios de restauración donde comercializan sus productos. 69.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera razonable que un consumidor promedio de servicios de restauración, o de los productos comercializados bajo la marca previamente registrada, considere que los productos y servicios tengan un mismo origen empresarial por considerar que están ante una nueva línea de negocios, confusión indirecta, o, por lo menos, que existe una vinculación entre las dos empresas, riesgo de asociación. Criterio relativo a los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios 29 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 70.

En relación con este criterio la Sala considera que los productos inidentificados con la marca previamente registrada y aquellos servicios identificados con el signo solicitado como marca, no comparten distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada ni tienen la misma naturaleza, lo cierto, es que si tienen una misma finalidad la cual consiste en atender brindar alimentación de los consumidores, pues en ambos casos, tanto el producto como la prestación del servicio, se relacionan con la alimentación. 71.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, entre los productos que el signo solicitado pretende identificar, y aquellos productos y servicios identificados con las marcas previamente registradas, hay conexidad competitiva, comoquiera que los productos son complementarios, responden al criterio de razonabilidad y comparten su finalidad. 72.

Por lo expuesto anteriormente, una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado reproduce los elementos dominantes de la marca previamente registrada, dejando una impresión similar en la mente del consumidor y, en consecuencia, causa un riesgo confusión indirecto, en la medida en que el consumidor puede creer que provienen de un mismo origen empresarial. 73.

Asimismo, es posible que el consumidor cuando adquiera los productos, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esa manera un riesgo de asociación en el mercado. 74. De esta forma, esta Sala considera, que si se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual, era procedente negar el registro de la marca solicitada en razón a la referida causal y, en tal sentido, no se violó lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 Conclusión 75.

La Sala considera que existe riesgo de confusión y de asociación entre el signo solicitado LA MINA STEAK & LOBSTER y la marca previamente registrada LA MINA, debido a que se generaría una idea de asociación errónea en el consumidor, por cuanto podría creer razonablemente que los productos y/o servicios ofrecidos por los signos confrontadas provienen de un mismo empresario, en la medida en que las semejanzas entre los elementos predominantes en los signos imposibilitan su diferenciación y, en ese sentido, al no cumplirse con el requisito de distintividad, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 76.

En este orden de ideas, se mantiene la legalidad que ampara la resolución núm. 6909 de 21 de febrero de 2012 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la nulidad del acto administrativo acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 31 Núm. único de radicación: 11001032400020120023700 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.