CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinte dos (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001032400020080015400 Demandante: Mc Neil PPC. Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: Pedro Nel Montes Ortiz Tema Propiedad Industrial - Diseño Industrial – Examen de Registrabilidad – Cotejo de Diseños Industriales - Estado de la técnica - Falta de Novedad - Producto Toalla Sanitaria Sentencia de primera instancia La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y por medio de apoderado judicial, presentó la sociedad McNEIL PPC.
INC., a través de la cual pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 19929 de 28 de julio de 2006 y 37744 de 16 de noviembre de 2007, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, negó el registro del diseño industrial para la solicitud correspondiente a «Toalla Sanitaria». I.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, la apoderada judicial de la Sociedad MCNEIL PPC. INC., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo2, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 2.1.
Que mediante el trámite del procedimiento ordinario, se proceda a anular la resolución Núm.19929 del 28 de julio de 2006, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio ordenó negar el expediente 1 Folios 60 a 70 2 Decreto 1 de 1984 (Enero 2). D.O. 36.439, (10/01/1984). «Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo» […] «ARTICULO
85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […]» 2 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio correspondiente a la solicitud de diseño industrial titulada “Toalla Sanitaria”, presentada por mi mandante el 30 de diciembre de 2004 y a la cual le correspondió el expediente administrativo Núm. 04-090.667C. 2.2. Que a través del mismo procedimiento indicado en la petición anterior, se proceda a anular la resolución Núm. 37744 del 16 de noviembre de 2007 por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio confirmó en su totalidad la resolución Núm. 19929 del 28 de julio de 2006, relacionada en el punto 2.1. 2.3.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento de derecho, se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio continuar con el trámite del registro de la solicitud de diseño industrial indicado en el punto 2.1. anterior y, como consecuencia, se ordene la publicación de la misma en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.4.
Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme con lo ordenado por el literal d) del artículo 2 del decreto 209 de 1957[…]». (subraya la Sala). 1.2. Los hechos 2. El actor señaló que, con fecha 29 de julio de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 544 la solicitud de registro de diseño de propiedad industrial denominado «Toalla Sanitaria». 3.
Expresó que el 30 de diciembre de 2004 presentó solicitud divisional titulada “Toalla Sanitaria” como parte de la contestación al oficio de fondo No. 9277, notificado por fijación en lista el 7 de octubre de 2004. 4. Aseveró que, mediante la Resolución núm. 19929 de 28 de julio de 2006, la Jefe de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la referida solicitud, luego de considerar que carecía del requisito de novedad exigido por la norma, ante lo cual interpuso recurso de reposición. 5.
Afirmó que, mediante Resolución núm. 37744 del 16 de noviembre de 2006, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión, quedando así agotada la vía gubernativa. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 6. El actor puso de presente que con la expedición de los actos administrativos se violó lo dispuesto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en tal sentido señaló que la entidad demandada negó el registro del diseño industrial con base en un análisis “superficial”, en el cual no se precisó con claridad la diferencia entre “nuevo y no nuevo”. 7.
Expresó que la protección que da la modalidad de diseño industrial es la forma 3 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC. INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio externa, refiriéndose no solo al contorno sino a todo el diseño en sí mismo, por lo que “la falta de novedad” solo puede establecerse si el documento del estado de la técnica es una “fotografía” del diseño bajo estudio. 8.
Indicó que, al hacer la comparación con el estado de la técnica, la demandada concluyó que el diseño presentado tenía «esencialmente la misma forma» y que “las diferencias entre este y la anterioridad eran secundarias, porque al poner los diseños sobre un trozo de papel y recortar el contorno, los mismos serían notablemente idénticos y que con base en esta conclusión determinó la ausencia de novedad”. 9.
Anotó que, en materia de diseños industriales, la novedad se asimila a la distintividad en materia marcaria, lo cual implica que el diseño que se pretenda registrar no solo debe ser novedoso en relación con los existentes en el estado de la técnica, sino que debe distinguirse perfectamente de los previamente registrados, de manera que puestos uno al lado del otro, las características de uno y otro se destaquen. 10.
Manifestó que no comparte el argumento de la SIC conforme con el cual el diseño presentado no tiene novedad, “pues a simple vista el consumidor promedio lo reconocería y diferenciaría del diseño anterior”. 11. Indicó que el diseño industrial de la técnica, aparte de su forma externa, presenta en su interior unos dibujos similares a flores colocados en los extremos de unas figuras rómbicas que le otorgan gran distintividad frente a aquel solicitado. 12.
Adujo que la administración está “claramente desenfocada en los aspectos que caracterizan un diseño industrial, habiendo centrado sus análisis en aspectos técnicos y tecnológicos de las toallas sanitarias y no exclusivamente en el diseño”. 13. Finalizó aseverando que la SIC emitió una decisión “equivocada y que viola los derechos que le asisten al solicitante”.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio3 14. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda solicitando que se denegaran las pretensiones de la misma y se refirió a los cargos formulados de la siguiente manera: 15. Solicitó negar las pretensiones de la demanda y expresó que los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se 3 Folios 102 a 122 4 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de propiedad industrial. 16. Sostuvo que el diseño presentado para registro no cumple con el requisito de novedad que exige el artículo 115 de la Decisión 486, razón que llevó a esa entidad a negar su protección, e indicó que la decisión se fundamentó en razones de derecho con plena observancia de los requisitos legales. 17.
Manifestó que la experticia técnica en que se fundamentaron las resoluciones demandadas determinó que las diferencias entre los diseños analizados eran secundarias. 18. Refirió que en los diseños comparados primaba la similitud del contorno de las formas, y anotó que las variaciones que se presentaban entre uno y otro eran pequeñas formas interiores que para el consumidor desprevenido resultarían imperceptibles. 19.
Afirmó que, en el caso de los diseños industriales, la novedad está dada por la comparación integral de los mismos, y señaló que, al sobreponer las figuras comparadas, la similitud entre ellas era notoria, resaltando que una variación no sustancial en la forma no se podía considerar novedosa, lo que hacía irregistrable el diseño. 20.
Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia - en adelante el Tribunal de Justicia-, en el examen de registrabilidad las figuras que se comparan se deben analizar de manera independiente y que las decisiones que se hayan tomado en otros expedientes no se pueden tener como precedente para resolver esta controversia.
3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 21. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 259-IP-2014 de fecha 24 de junio de 20154, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.
Concretamente, el Tribunal interpretó el artículo 115 de la Decisión 486 y de oficio los artículos 113, el literal b) del artículo 116 y el 124 de la misma codificación. 22. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, a la luz de la situación fáctica del presente proceso señaló las siguientes conclusiones: 4 Folios 198 a 213 5 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[…]
PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean solo secundarias respecto de las formas existentes.
SEGUNDO: Los diseños industriales para ser admitidos a registro deben ser nuevos y además de ser nuevos no deberán caer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, normas que si bien son aplicables a marcas, por analogía se aplican a los diseños industriales. CUARTO (sic): El artículo 115 de la Decisión 486 señala que las diferencias que debe poseer el diseño industrial solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo liberará de ser confundible y, por lo tanto, de ser y registrable.
En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características secundarias.
Por lo antes expuesto, el hecho que en el mercado ya exista un diseño industrial para el mismo producto y que también posea “alas” no implica que no pueda existir un nuevo diseño industrial que con el aporte de nuevas figuras permita diferenciarse de otros en el mercado y ser apto para registro, por lo que el juez consultante deberá cotejar los diseños industriales en conflicto y verificar si efecto son similares al punto de crear riesgo de confusión en el mercado […]» (resaltado fuera de texto)
5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 23. Mediante auto de 16 de febrero de 20165, el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera, para que rindiera concepto. 24. Dentro de dicho plazo la parte demandante y la demandada reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de esta, respectivamente.
El Ministerio Público no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal. 5 Folio 215 6 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC. INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20196, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2.
Cuestión previa - dictamen pericial y su objeción 5.2.1. Oportunidad para resolver la objeción 26. El apoderado de la parte demandante, en el acápite de pruebas del escrito de la demanda, solicitó la práctica de un dictamen pericial relacionado con la novedad del diseño industrial presentado. 27. Rendida la experticia decretada, dentro del trámite legal de que trata el artículo 238 del C. de P.C., la Superintendencia de Industria y Comercio la objetó por error grave. 28.
En este contexto debe señalarse que, aunque el Código Contencioso Administrativo no contempló un procedimiento especial cuando se objeta un dictamen pericial solicitado dentro de un proceso, lo cierto es que el artículo 267 de la referida codificación estableció la remisión expresa al Código de Procedimiento Civil en aquellos aspectos que no estén regulados por el Decreto 01 de 19847. 29.
En este sentido, el numeral 6° del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil que trata sobre la contradicción del dictamen, dispuso que la objeción se decidirá en la sentencia que ponga fin a la controversia. La norma en cita dispone lo siguiente: «Art. 238.- Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia se procederá así: […] 6.
La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare […]» (subraya y resalta la Sala) 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 ARTÍCULO 267.
En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. 7 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC. INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.2.2.
El dictamen pericial 30. En escrito presentado el 17 de febrero de 20128, el señor Paulo de Antonio Torres Acevedo9, auxiliar de la justicia, rindió el dictamen solicitado en los siguientes términos: «[…] 1. En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿al comparar del diseño citado por la Superintendencia de Industria y Comercio, éste último no es la “fotografía” del diseño de la presente solicitud? Respondo: De conformidad con mi experiencia obtenida en estos casos al comparar el diseño de la solicitud con el citado por la Superintendencia de Industria y Comercio, éste último no es una fotografía del diseño que se ha presentado para solicitar la obtención de patente o registro.
Cuando se trata de una fotografía esta representa fidelidad en todos los rasgos que le son característicos como su forma, su construcción, sus pormenores y demás características. En el caso que nos asiste encontramos, se trata de una toalla femenina, que en su parte superior de la misma muestra unos dibujos al alrededor (sic), cuyos extremos forman una silueta de bombillo y alas de pétalos en forma curva hacia fuera, lo cual al apreciarlo de la técnica anterior D1 son completamente diferentes. 2.
En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿el contorno del diseño de la técnica anterior es únicamente la parte que más se asemeja al diseño de la solicitud en cuestión? Respondo: El contorno del diseño de la técnica es únicamente la parte que más se asemeja al diseño de la solicitud, pues ambos contienen alas laterales y su forma es alargada por tratarse de una toalla sanitaria femenina. 3.
En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿el diseño Núm. 2106299 citado por la Superintendencia de Industria y Comercio, aparte de la forma externa presenta en su interior unos dibujos similares a flores colocados en extremos de unas figuras rómbicas que le aportan al dibujo una distintividad grande frente al diseño de la presente solicitud? Respuesta: El diseño en referencia que ha sido citada (sic) por la Superintendencia de Industria y Comercio en su parte interna presenta unos dibujos que se parecen a flores colocadas en extremos de figuras rómbicas y que de esta manera le aportan al producto una distintividad visible frente al diseño de la solicitud. 8 Folios 172 a 177 9 Diseñador Gráfico y Publicitario, ilustración, imagen corporativa, diagramación, material publicitario, asesoría gráfica, página web, comunicación visual y multimedia. 8 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 4. En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿la apreciación a primera vista de los dos diseños de manera simultánea conllevan a una visualización de diferencias que los hacen distinguibles entre sí? Respondo: A primera vista la apreciación que se tiene de los dos diseños de una manera simultánea conllevan a una visualización de diferencias apreciables con lo cual los hace distinguibles entre sí, como ya lo indiqué en el punto anterior. […]»10. 5.2.3.
La objeción al dictamen por error grave 31. Surtido el trámite legal de que trata el artículo 238 del C. de P.C., dentro del término, la SIC objetó el dictamen por error grave11, la que fundamentó en que las conclusiones son erróneas en tanto que confundió la novedad con la distintividad. 32. La entidad objetante afirmó que la distintividad es una característica propia del derecho marcario y no un requisito para la concesión del registro de un diseño industrial, y anotó que mientras la distintividad permite la individualización de un producto en el mercado, la novedad hace referencia a la apariencia particular de un producto, es decir se refiere a la forma estética del mismo. 33.
Sostuvo que el perito otorgó distintividad a los diseños comparados con base en diferencias secundarias, variaciones que no son esenciales porque las mismas no alteran la percepción que el consumidor medio tiene del producto que se encuentra registrado. 34. Argumentó, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que un diseño no se puede considerar nuevo si al compararlo como un todo con otros que se encuentren en el estado de la técnica, solo se encuentran diferencias secundarias entre ellos. 35.
En criterio de la parte objetante, las conclusiones del peritaje carecen de rigor técnico porque en ellas se hacen alusión a conceptos aplicables exclusivamente al derecho marcario, olvidando que en el proceso impetrado se está evaluando las particularidades propias de un diseño industrial. 5.2.5. Análisis de la objeción por error grave del dictamen 36.
Para abordar el análisis de la objeción presentada, ha de tenerse presente el contenido del artículo 238 del C. de P.C.12, disposición según la cual la objeción por error grave prospera cuando el error sea de tal magnitud que, «de no haberse presentado, otro hubiera sido el sentido del dictamen rendido por los peritos»13, es 10 Folios 172 a 177 11 Folios 180 a 182 12 «Art. 238.- Modificado.
Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia se procederá así: […] 4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas […]». 13 Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Procesal. 9 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio decir, que el yerro debe ser tan significativo que las conclusiones de la experticia sean ostensiblemente equivocadas. 37. En este mismo sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado lo siguiente: «[…] la objeción del dictamen pericial por error grave procede en aquellos eventos en los cuales el peritaje se construye sobre unas bases equivocadas de tal envergadura que las conclusiones resultan también erradas, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando la pericia recae sobre materias, objetos o situaciones distintas a aquellas sobre las cuales debe recaer el dictamen o cuando se hayan modificado las características esenciales del objeto examinado.
Así vista, la objeción por error grave se refiere al objeto del peritaje y no a las conclusiones a las que llegó el perito. Sobre el particular14 ha señalado: “[…] Para que prospere la objeción del dictamen pericial por error grave se requiere la existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad de conducir a conclusiones igualmente equivocadas.
Así mismo, (sic) se ha dicho que éste se contrapone a la verdad, es decir, cuando se presenta una inexactitud de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito. Sin embargo, se aclara que no constituirán error grave en estos términos, las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos.
En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos. […] La Sala precisa que el error grave procede, entonces, en aquellos eventos en los cuales el dictamen incurra en ostensibles yerros entre lo que era su objeto y lo realmente estudiado, de lo que se sigue que el perito ha ido en contra de la naturaleza o la esencia del objeto de prueba, contraponiéndolo con la realidad.
Por lo tanto, el error debe presentarse en el proceso de elaboración de la prueba y no en las conclusiones de la misma, pues estas últimas son resultado del proceso de confección de la experticia, por lo cual es la alteración de la realidad en el mismo lo que conduce a una equivocación que devenga en conclusiones equivocadas” […]»15(destaca y subraya la Sala) 38.
De acuerdo con la jurisprudencia citada, se considera que un dictamen adolece de error grave cuando el objeto de este difiere del solicitado, lo cual deriva en conclusiones erradas o alejadas de la realidad. 39. En efecto, la objeción por error grave debe referirse exclusivamente al objeto de la experticia y no a las conclusiones a las que llegó el perito y debe tratarse de una equivocación de tal gravedad o de una falla de tal envergadura, que conduzca a conclusiones igualmente equivocadas. 14 Sentencia del 17 de mayo de 2018, Número de Radicado: 15001233100020060136301, actor: Einaldo Lozano Gallo, Leonor Gallo De Lozano, María Leonilde Lozano de Higuera, María Lucía Lozano Gallo, María Rita Lozano Gallo y Ezequiel Lozano Gallo; demandado: Municipio de Duitama – Boyacá- Magistrado Ponente: Doctora Rocío Araujo Oñate ((S5 Descongestión Acuerdo 357/2017). 15 Consejo de Estado.
Sección Primera. Radicación 2500023240002012007900001. Sentencia del 5 de diciembre de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 10 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC. INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 40. Teniendo en cuenta lo anterior y descendiendo al caso en estudio, la Sala observa que el apoderado de la entidad objetante le atribuyó error grave al dictamen pericial porque, en su criterio, el perito llegó a unas conclusiones erradas al realizar el análisis con base en la distintividad de los modelos como concepto propio del derecho marcario y que no es aplicable a los diseños industriales. 41.
En este sentido, para la Sala resulta claro que la objeción no está llamada a prosperar en tanto que la experticia no incurre en ostensibles yerros entre lo que era su objeto y lo realmente estudiado. 42. En efecto, el perito se circunscribió a analizar los diseños industriales y a hacer referencia a las diferencias que podrían existir entre ellos, tal y como se evidencia de la transcripción realizada en el numeral 5.2.2., por lo que no se puede afirmar que el experto se haya equivocado en el objeto del mismo. 43.
Debe resaltarse, en este mismo sentido, que la objeción de la entidad demandada únicamente se dirige a controvertir los argumentos y conclusiones a las que arribó el perito y en nada cuestionan que el alcance de la misma, verbigracia sobre sí el objeto de la experticia difiere del decretado. 44. Ciertamente, de la lectura de la experticia se concluye que el perito no ha ido en contra de la naturaleza o la esencia del objeto de prueba, contraponiéndolo con la realidad, pues simplemente se refirió a las características del diseño industrial solicitado y al hecho de que los elementos que lo integran resultan ser disimiles. 45.
Observa la Sala que el dictamen pericial da cuenta que el auxiliar de la justicia realizó un análisis en el que comparó las formas externas e internas de los diseños e hizo un pronunciamiento en torno a dichos aspectos. Así pues, más allá de si el diseño es novedoso o distintivo, conceptos jurídicos que puede o no conocer el auxiliar de la justicia, la Sala considera que la objeción cuestiona las conclusiones de la experticia y no que la misma se apartó del objeto que se decretó, o que recayó sobre materias, objetos o situaciones distintas a aquellas sobre las cuales debe recaer el dictamen o que se haya modificado las características esenciales del objeto. 46.
Por lo anterior, para la Sala la experticia no está afectada de error grave, tal y como se declarará en la parte resolutiva del presente proveído, ello sin perjuicio de que las conclusiones a que se arribó en la experticia se analicen al momento de resolver de fondo la controversia. 5.3. El problema jurídico 47. Corresponde a la Sala determinar si son nulas las Resoluciones 19929 del 28 de julio de 2006 y 37744 del 16 de noviembre de 2007, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del diseño industrial correspondiente a «Toalla Sanitaria» por carecer de novedad. 11 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.4. La causal de irregistrabilidad en estudio 48. La apoderada de la parte actora invocó como violado el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 49. En la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia realizó dentro del presente proceso, interpretó de oficio, además de la referida norma, los artículos 113, el literal b) del artículo 116 y el 124 de la misma codificación. Sostuvo el Tribunal de Justicia lo siguiente: «[…] La Sala consultante ha solicitado16 la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio17 los artículos 113, 116 literal b) y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [ ]» 50. La extensa jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha reiterado que no serán objeto de registro aquellos diseños industriales que carezcan de novedad o de singularidad. 51.
En otras palabras, no se podrán registrar aquellos diseños en los que la identidad o semejanza con la anterioridad, sea de tal entidad que a primera vista no se distinga el uno del otro. 52. Por lo tanto, la Sala efectuará el estudio de la situación fáctica a la luz de las normas indicadas y los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia. 5.5.
El examen de registrabilidad 53. El artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 establece que serán registrables los 16Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. 17 Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Artículo 116.- No serán registrables: (…) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.
La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud. 12 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio diseños industriales que sean nuevos, lo que implica que la variación en el producto al que se aplica le da una apariencia distinta a la que tenía. 54. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia, en la interpretación judicial que realizó en el presente proceso, manifestó que «El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad». 55.
En cuanto a la novedad, el legislador comunitario estableció que el diseño presentado para registro no debe ser idéntico o cuasi idéntico a uno ya existente. En cuanto a la singularidad, la regulación de propiedad industrial precisa que la misma hace referencia a la impresión general del diseño, a la sensación que produce en el ánimo de quien lo observa, lo que significa que debe ser diferente a la que produzca cualquier otro existente en el estado de la técnica. 56.
Lo anterior se traduce en que el fabricante debe buscar formas estéticamente atractivas como factor determinante en el consumidor para la elección de sus productos en el mercado, de manera que el diseño industrial consistirá en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. 57. En otras palabras, lo que hace particular, especial y único el diseño industrial, es la sensación visual que cause a primera vista en el consumidor.
En el diseño industrial la novedad es meramente estética, de percepción y, descarta la utilidad, el servicio que pueda prestar como elemento indispensable para su registro. 58. De conformidad con lo expuesto por el Tribunal de Justicia, para determinar la novedad de un diseño industrial se debe considerar como nuevo: (i) lo que no es conocido en un determinado momento;
(ii) lo que no ha sido copiado, y (iii) lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. 59. Es en este sentido que se ha considerado que “para el análisis de la novedad, se deben tener en cuenta los antecedentes idénticos o con modificaciones ornamentales”.18 60. Sobre la novedad como requisito sine qua non para registrar un diseño industrial, el Tribunal de Justicia ha precisado: «2.5 De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existentes en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad.
Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 135-IP-2007. 22 de noviiembre de 2007, marca: “ JOHNSON & JOHNSON”. 13 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad […]»19(resaltado fuera de texto) 61. Siguiendo los lineamientos del mismo Tribunal, en diferentes pronunciamientos esta Sala ha desarrollado el concepto de novedad en los siguientes términos: «[…] Requisito de Registrabilidad: Novedad 38.
Visto el artículo 115 de la Decisión 486, procede la protección de un diseño industrial siempre que sea nuevo. Requiere entonces la valoración del aporte que significa la creación frente al estado de las formas estéticas aplicables a la industria. Novedad Objetiva 39. La novedad depende de dos circunstancias establecidas en el artículo 115 citado.
Por una parte, la denominada novedad objetiva20, según la cual nuevo es todo aquello que no ha sido hecho accesible al público. […] 41. Encuentra la Sala en consecuencia que se trata de un concepto de novedad análogo a la novedad aplicable a las patentes de invención o de modelo de utilidad y, en consecuencia, para su análisis, corresponde verificar si el diseño se ha hecho o no conocido o accesible al público con antelación a su solicitud de registro. […] Novedad Subjetiva 43.
La norma también hace referencia a la denominada novedad subjetiva21, y establece que no es nuevo aquello que solamente presenta diferencias secundarias frente a realizaciones anteriores. 44. De manera reiterada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido, que para el análisis de las diferencias secundarias se deben aplicar los siguientes criterios: “[…] Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.
Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.
Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 542-IP-2016. Decisión de 24 de abril de 2017 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 187-IP-2014. 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 187-IP-2014. 14 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC. INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales […]"22 […]»23 (resaltado fuera de texto) 62.
Así las cosas, para que un diseño industrial sea registrable debe tener dos características relevantes: novedad y singularidad, por lo que se debe evaluar su forma respecto de los existentes en el estado de la técnica, y determinar si posee los requisitos antes mencionados, caso en el cual será registrable o si, por el contrario, se trata de una imitación de aquellos, evento en el cual la solicitud no tiene vocación de prosperidad. 5.6.
El caso concreto 63. La parte actora solicitó que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. 19929 de 28 de julio de 2006 y 37744 del 16 de noviembre de 2007, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, negó el registro del diseño industrial «Toalla Sanitaria». 64. Consideró la parte demandante que la SIC realizó una errada interpretación de lo dispuesto en el artículo 115 de la Decisión 486, toda vez que el diseño presentado para registro cumplía con el requisito de ser novedoso, pues a pesar de tener algunas similitudes en la forma exterior con el que se encontraba en el estado de la técnica, contaba con particularidades que descartaban de plano el riesgo de confusión en el consumidor medio. 65.
La SIC, por su parte, argumentó que la razón por la cual se negó el registro del diseño industrial «Toalla Sanitaria» radica en que el mismo contraviene lo consagrado en el mencionado artículo 115, en tanto carece de novedad por ser sustancialmente similar a la anterioridad (D1): UK 2106299, debido a que se trataba de diseños que compartían formas similares y las diferencias entre uno y otro eran secundarias e irrelevantes para el consumidor. 66.
Por lo tanto, la Sala realizará el examen de registrabilidad sobre los modelos que sirvieron de fundamento para proferir los actos administrativos acusados. 67. En el expediente administrativo allegado por la SIC al presente proceso, se encuentra que las figuras que la sociedad McNEIL-PPC, INC., incluyó para registro en la solicitud divisional No. 04.090.667C, son las siguientes: 22 Ver: Interpretación Prejudicial 71-IP-2005, reiterada en las Interpretaciones Prejudiciales: 187-IP-2014, 208-IP-2015 y 542-IP-2016. 23 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020130049700. Sentencia de 18 de Julio de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez 15 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC. INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio CUADRO No. 124 68. En el concepto No. 0444 del 29 de abril de 2005, correspondiente al primer examen de forma del diseño industrial, el examinador de la SIC25 consideró: «[…] Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 120 de la Decisión 486 se determinó que en esa solicitud de Diseño Industrial;
Las figuras 01 y 02, presentadas en los folios 10 y 11, cumplen con los requisitos técnicos y por lo tanto puede ordenarse su publicación. La figura 03 presentada en el folio 13 se trata de un detalle. El registro de diseño protege “… forma externa, línea, contorno, configuración, textura, material…” (Art. 113 Decisión 486), la figura en mención no es forma externa, ó textura, por lo tanto no se considera parte del diseño solicitado.
La figura 04 no se tendrá en cuenta por cuanto en el folio 15 se aclara que tanto las divisionales como la original son “diseños bidimensionales” […]» (resaltado original) 69. En el siguiente cuadro se muestran los diseños 01, 02, 03 y 04 a los que se refiere el citado examinador de la SIC en su concepto: 24 Folios 43 a 44 Anexo 1 25 Examinador Técnico Código No. 202062 16 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio CUADRO No. 226 70. Los dibujos que refirió el examinador de la SIC como contenidos en los folios 11 y 12, son los mismos que aparecen en el Cuadro No. 1, y corresponden a los que se relacionaron en la solicitud divisional No. 04.090.667C. 71. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del diseño en conflicto, es preciso adoptar la regla que para el efecto señaló el Tribunal de Justicia en este proceso, según la cual: «[…] para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características secundarias […]». 26 Folios 11 a 14 Anexo 1 17 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 72. En ese sentido, se debe analizar si son novedosas las características incorporadas en el diseño a reivindicar y, por ende, si le confieren la suficiente singularidad frente a la anterioridad existente, de manera que el consumidor las diferencie plenamente; o sí, por el contrario, las diferencias entre uno y otro deben ser consideradas como secundarias. 73.
En una controversia similar a la que nos ocupa, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia señaló lo siguiente: «[…] La finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos […]»27 (resaltado fuera de texto). 74. De acuerdo con los lineamientos trazados en la jurisprudencia transcrita, para que sea otorgada la protección de un diseño industrial a través del registro correspondiente, debe cumplir con el requisito esencial de ser «novedoso». 75.
Ahora bien, para ser considerado como nuevo, las diferencias del diseño industrial a revindicar con la anterioridad deben ser sustanciales o relevantes; diferencias que, valga resaltarlo, serán determinadas por la elección del consumidor medio, es decir, cuando dicho diseño lo haga más atractivo o le confiera un valor agregado o especial al producto, expresado en su apariencia estética. 76.
Así, de acuerdo con la interpretación judicial del Tribunal de Justicia, se debe determinar: i) si el diseño industrial presentado para registro posee novedad, y ii) si entre este y la anterioridad existen semejanzas y, si estas tienen la entidad suficiente para generar riesgo entre los consumidores. 77. Para efectos del análisis de novedad que se debe hacer, en el siguiente cuadro se presentan los diseños que el examinador de SIC tomó como parámetro para hacer la comparación, esto es, el que se encontró en el estado de la técnica y el que presentó la parte actora para registro. 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 430-IP-2016. 28 de junio de 2019. Diseño industrial «MANGO PARA RECIPIENTE DE COCINA» 18 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC. INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio CUADRO Núm. 3 ESTADO DE LA TÉCNICA DISEÑO PRESENTADO PARA REGISTRO 78. Analizada la anterioridad existente, la Sala considera que, en el presente caso, las formas, relieves y características externas del diseño a reivindicar no le aportan una apariencia especial respecto de los diseños que aparecen en las gráficas anteriormente presentadas. 79.
Ciertamente, se trata de un diseño que no presenta diferencias sustanciales en su aspecto general respecto del que se encuentra en el estado de la técnica porque: 1. Posee similitudes de forma: alargada y redondeada en los extremos opuestos y de disposición en cuanto a las alas laterales; 2. En la parte interior los diseños confrontados tienen un marco alargado de extremos redondeados; así como dos curvas en forma de semi luna hacia los extremos laterales. 80.
Así pues, la Sala advierte que, al sobreponer la silueta de la solicitud al diseño previamente registrado, se puede concluir que existe similitud en las líneas de contorno, su proporción y su perspectiva general. 81. No debe olvidarse que la comparación se realiza sobre una de las caras, en tanto que la solicitud fue presentada como bidimensional, esto es reivindicado la forma en lo atinente al alto y ancho del diseño. 82.
Nótese cómo fue la misma demandante la que reconoció que al poner los diseños de manera simultánea lo mismos se visualizan de manera similar, manifestación TEXTURA REBORDE 19 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC. INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio con la que se reafirma la imperceptibilidad de las variantes incluidas en el modelo a registrar: “En este punto, la Superintendencia de Industria y Comercio se centró en los hechos de que tanto el diseño de la solicitud bajo el estudio como el diseño de la anterioridad “esencialmente la misma forma” y “ambos tienen alas”, Parece que la Superintendencia al decir “esencialmente la misma forma”, se refiere al contorno o forma del borde que forma el perímetro de la toalla sanitaria y que en efecto son casi iguales.
Lo mismo se puede decir de las alas, aunque existen diferencias que son pequeñas. Si se recortan dos trozos de papel blanco con los contornos de las dos toallas en conflicto incluyendo alas y se ponen juntos, sería difícil distinguir una de la otra. Así, con respecto a este elemento del diseño se puede concluir que las dos toallas son “esencialmente idénticas” y sería claro que no habría novedad” (resaltado fuera de texto). 83.
El perito, en su experticia, también llega a esa misma conclusión. En efecto, al responder la pregunta que indicara si es cierto o no que ¿el contorno del diseño de la técnica anterior es únicamente la parte que más se asemeja al diseño de la solicitud en cuestión?, contestó lo siguiente: “el contorno del diseño de la técnica es únicamente la parte que más se asemeja al diseño de la solicitud, pues ambos contienen alas laterales y su forma es alargada por tratarse de una toalla sanitaria femenina”. 84.
Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, consideró que, tratándose de diseños industriales, se deben evaluar aquellos aspectos de forma o externos que resaltan, las que para el caso examinado resultan similares y/o casi idénticas. 85. En cuanto a las diferencias de los diseños comparados, la Sala considera que, contrario a lo expuesto por la parte actora y por el perito, «las Diferencias Secundarias, en el ancho de las alas las cuales en la solicitud son ligeramente más largas”, no resultan sustancialmente evidentes para que a partir de aquellas se llegue a considerar que se cumplió con el elemento de novedad 86.
De manera que, bien lo concluyó la entidad demandada cuando aseveró que el diseño industrial «TOALLA SANITARIA» tenía significativas semejanzas con la registrada con anterioridad y que la variación del tamaño en sus alas constituye una diferencia secundaria. 87. En relación con lo alegado por la parte actora en el sentido de que el reborde o marco interno que presenta la anterioridad es diferente al contorno interno del nuevo diseño, esta Sala de Decisión considera que, del cotejo de esta característica, resulta que dicha variación es casi imperceptible a primera vista, porque para su detección el consumidor tendría que examinar de cerca los modelos ya que las diferencias no resaltan. 20 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 88. En cuanto a la textura interior de los diseños, es importante destacar que dicha diversificación es más perceptible al tacto que a la vista, lo que implica que para evidenciarla el consumidor tendría que tenerla en sus manos. Así, tanto el reborde como la textura interna suprimidos en el modelo a reivindicar son variaciones no susceptibles de detección por el consumidor a primera vista porque, se reitera, para ello tendría que hacer el examen directo del modelo. 89.
No debe olvidarse que, si bien es cierto que la norma comunitaria hace alusión a la evaluación de las líneas y de la textura, también lo es que para que estas se tengan en cuenta deben ser suficientemente relevantes, circunstancia que no se presenta en el sub examine, pues tal y como lo reconoce la parte actora en su escrito inicial, estas son variaciones «internas» y, por tanto, las mismas no resultan evidentes a la percepción del consumidor. 90.
Las diferencias en la textura y reborde interno de los modelos comparados también son de aquellas que la jurisprudencia28 y la doctrina han catalogado como secundarias; lo que se traduce en que, al no ser perceptibles a primera vista por el consumidor, no le otorgan al nuevo diseño valor agregado ni le proporcionan una apariencia más atractiva ni más estética y, por lo tanto, no le aportan distintividad al nuevo diseño. 91.
Cosa diferente es que la textura del nuevo diseño le pueda aportar mayor funcionalidad o efectividad al producto, aspecto este que no se puede evaluar cuando de diseños industriales se trata, pues en este último caso, lo que interesa es el impacto de este sobre el aspecto externo del producto. 92. Ahora bien, igual suerte corre el argumento relativo a que la novedad del diseño se encuentra dada por los dibujos interiores, en la medida que se trata de diferencias secundarias que el consumidor considerara como ornamentales y no apreciables a primera vista. 93.
De manera que no comparte la Sala la conclusión del perito en cuanto a que los referidos dibujos son los elementos diferenciadores, en la medida en que los diseños comparados priman la similitud del contorno de las formas y las variaciones que se presentaban entre uno y otro constituyen formas interiores que para el consumidor desprevenido resultarían relevantes. 94.
El diseño presentado, entonces, no tiene novedad, pues a simple vista el consumidor promedio no lo reconocería y diferenciaría del diseño anterior. 95. Así las cosas la Sala comparte lo expuesto por el Tribunal de Justicia en cuanto a que un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 208-IP-2015. 7 de diciembre de 2015. Diseño industrial «SANITARIO INFANTIL», entre otras. 21 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC. INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Por ende, si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, hecho que como se anotó no sucede en el caso en análisis. 96.
Por otra parte, no le asiste razón a la parte actora cuando adujo que la administración está “claramente desenfocada en los aspectos que caracterizan un diseño industrial, habiendo centrado sus análisis en aspectos técnicos y tecnológicos de las toallas sanitarias y no exclusivamente en el diseño”, en tanto que, como se corroboró, el análisis se debe circunscribir a su forma y aspecto visual, tal como lo advirtió el Tribunal de Justicia en la interpretación judicial allegada a este proceso. 97.
La Sala recuerda que la visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido; de allí que, al incorporarlas en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciadas”, aspecto que tampoco fue demostrado por la parte actora. 98. Finalmente, y lo atinente al argumento de la SIC en cuanto a que el perito confundió la distintividad con la novedad, la Sala considera menester aclarar que, si bien la distintividad aplica para signos distintivos, su alcance difiere al momento de compararse con diseños industriales, toda vez que el artículo 115 de la Decisión 486 refiere al requisito de “novedad” para obtener el registro del mismo. 99.
En esta medida, se desvirtúa la singularidad del modelo presentado por MCNEIL PPC. INC., requisito sine qua non para que se le otorgue el registro. 6. Conclusión 100. Conforme con las consideraciones expuestas, se concluye que el diseño industrial «Toalla Sanitaria» reivindicado por la sociedad actora en la solicitud de registro denegada por la SIC, carece de novedad en relación con el estado de la técnica, toda vez que las diferencias entre el modelo presentado a registro y la anterioridad son secundarias, las mismas resultan suficientes para concluir que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. 101.
De lo expuesto se colige que, tanto el diseño solicitado como el previamente registrado presentan evidentes similitudes en sus formas más características, logrando así que ambos diseños se perciban como sustancialmente iguales. Asimismo, resulta dable afirmar que las diferencias encontradas constituyen sutiles cambios, aspectos secundarios, los cuales no tienen la suficiente entidad para darle novedad al diseño solicitado. 22 Radicación: 11001032400020080015400 Actor: MCNEIL PPC.
INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 102. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que NO PROSPERA la objeción por error grave presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio al dictamen pericial rendido dentro del presente proceso el 17 de febrero de 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.