CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Jorge Enrique Salazar Hincapié Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Gaseosas Colombianas S.A.S.1 Temas: Cotejo de marcas mixtas y nominativas.

Prevalencia del elemento nominativo en marcas mixtas. Partículas de uso común y descriptivas. Riesgo de confusión. Falta de distintividad. Distintividad intrínseca. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Jorge Enrique Salazar Hincapié contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 72134 de 28 noviembre de 2014 y 49924 de 13 de agosto de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Antes Gaseosas Colombianas S.A. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 1. Jorge Enrique Salazar Hincapié, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 72134 de 28 noviembre de 2014, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”,5 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 49924 de 13 de agosto de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo COLOMBIACOLA, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones6: “[…] PRIMERA: Que se declare NULIDAD de las Resoluciones números 72134 del 28 de noviembre de 2014 "Por medio de la cual se resuelve la solicitud de un registro marcario", y 49924 del 13 de agosto de 2015 (notificada el 18 de septiembre de 2015), "por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación" dentro del expediente No. 14 - 111052.

SEGUNDA: Que consecuencialmente con la anterior declaración y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se le conceda al señor JORGE ENRIQUE SALAZAR HINCAPIÉ el registro de la marca COLOMBIACOLA (nominativa). […]” Presupuestos fácticos 2 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 y 3. 3 Cfr. Folios 56 a 94. 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Esta resolución negó el registro de la marca nominativa COLOMBIACOLA, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Cfr. Folio 58. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. La parte demandada le concedió el registro de la marca mixta COLOMBIACOLA para amparar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Elmer Gernier Acosta Hernández presentó solicitud de cancelación por no uso de la marca mixta COLOMBIACOLA para amparar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 4.3.

La parte demandada, mediante la Resolución núm. 56172 de 6 de septiembre de 2013, canceló el registro de la marca mixta COLOMBIACOLA. 4.4. Informó que Elmer Gernier Acosta Hernández, no hizo uso del derecho preferente para solicitar el registro de la marca COLOMBIACOLA. 4.5. Solicitó, el 23 de mayo de 2014, el registro como marca del signo nominativo COLOMBIACOLA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.6.

La referida solicitud se publicó, el 27 de junio de 2014, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 698, siendo objeto de oposición por parte de Gaseosas Colombianas S.A., en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en las marcas nominativas y mixtas COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA, ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA, ES MEJOR Y ES COLOMBIANA, que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.7.

La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante de la Resolución núm. 72134 de 28 de noviembre de 2014, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y negó el registro como 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 marca del signo nominativo COLOMBIACOLA para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.8.

Interpuso recurso de apelación contra a Resolución núm. 72134 de 28 de noviembre de 2014. 4.9. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 49924 de 15 de agosto de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 72134 de 28 de noviembre de 2014 y, en consecuencia, negó el registro de como marca del signo nominativo COLOMBIACOLA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante manifestó la vulneración del artículo 134; los literales a), b), e) y g) del artículo 135; literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en adelante, Decisión 486 de 2000; y los artículos 1, 2, 13, 16, 25, 26, 29, 83, 333 y 336 de la Constitución Política.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del artículo 134; los literales a), b), e) y g) del artículo 135; los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 6.1 Afirmó que los actos acusados vulneran los artículos 134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de 2000, al negar el registro como marca del signo nominativo COLOMBIACOLA, el cual, a su juicio, no se encontraba incurso en una causal de irregistrabilidad.

Ello comoquiera que el signo tiene una sintaxis que lo hace plenamente diferenciable de las marcas COLOMBIANA previamente registradas. 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 6.2 Señaló que, de conformidad con el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, es posible el registro como marca de la composición de palabras "COLOMBIACOLA", cuyo nuevo registro para el demandante se negó, bajo el supuesto de la notoriedad de las marcas COLOMBIANA. 6.3 Manifestó que existen diferencias sustanciales entre el signo y las marcas COLOMBIACOLA y COLOMBIANA, dado que tienen composiciones fonéticas diferentes, siendo su único denominador común, el que aluden al lugar de su procedencia, que no es pasible de propiedad de ninguna naturaleza, por hacer referencia al nombre de un Estado. 6.4 Mencionó que, teniendo en cuenta lo anterior, el signo y las marcas pueden coexistir claramente en el mercado, en la medida en que no llevan en manera alguna a confusión del consumidor, pues tienen una acentuación y composición fonética diferente, que permite su distintividad. 6.5 Indicó que la marca de propiedad del tercero con interés directo en el resultado del proceso podría eventualmente considerarse como notoria, dicha situación no hace, per se, que la composición de palabras COLOMBIACOLA adquiera similitud que lleva a la confusión del consumidor.

Ello, pues resulta perfectamente diferenciable en tanto tiene acentuación, composición fonética, conceptual y ortográfica distinta, situación que denota una falsa motivación de los actos acusados, cuando con ese argumento procede la negativa del registro como marca del signo. 6.6 Sostuvo que la parte demandada no puede fundamentar la irregistrabilidad del signo solicitado por la utilización de la palabra COLOMBIA o sus derivaciones, pues no pueden ser apropiables exclusivamente por ninguna persona, por referir el origen de los productos identificados, aún si de estos se derive la declaratoria de una marca notoria. 6.7 Concluyó que, las diferencias fonéticas, conceptuales, gráficas y ortográficas dilucidadas en reiteradas oportunidades con profundidad y contundencia entre las marcas COLOMBIACOLA - COLOMBIANA, resultan suficientes para que, en esta 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 oportunidad, a pesar de que la marca opositora se haya investido de notoriedad, haya primado la distintividad que fuera decantada en otras oportunidades Violación de los artículos 1, 2, 13, 16, 25, 26, 29, 83, 333 y 336 de la Constitución Política 6.8 Señaló que la parte demandada desconoció los principios de confianza legítima, buena fe, igualdad y seguridad jurídica, pues en otras actuaciones administrativas de solicitud marcaria, de similar contenido, se pronunció de una manera diferente, al conceder el registro marcario. 6.9 Añadió que la parte demandada, en los actos acusados, varió su posición, sin mayor despliegue argumentativo, pues se apartó arbitrariamente de su anterior postura, sin siquiera recoger sus argumentos, o exponer las razones que justificaron la variación. 6.10 Indicó que, de conformidad con los artículos constitucionales citados supra, el carácter de Estado Social de Derecho adoptado por el ordenamiento constitucional obliga a todas las entidades públicas al ejercicio y respeto de los derechos, entre ellos los referentes a la libertad de elegir profesión u oficio y la generación de empresa, cuyas limitaciones deben estar basadas en el ordenamiento jurídico y puntualmente el respeto de las libertades individuales.

Ello, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en los artículos 338 y 336 que prevén la libertad de empresa y la prohibición de establecimiento de monopolios. 6.11 Finalmente, sostuvo que la parte demandada con la expedición de los actos acusados vulneró el principio de igualdad.

Ello, al coartarse sus derechos de libertad de empresa al negársele el registro como marca del singo mixto COLOMBIACOLA, sin que se explique las razones por las cuales se procede en contra de la posición previamente adoptada por la parte demandada. Contestación de la demanda 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 7.

La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Frente al cargo de la violación del artículo 134; los literales a), b), e) y g) del artículo 135; los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 7.1 Sostuvo que, de los documentos obrantes en el expediente del procedimiento administrativo, puede concluirse que la parte demandada actuó plenamente ajustada al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa a la accionante, fundamentando legalmente los actos expedidos, y de conformidad lo previsto en las normas legales vigentes en materia marcaria. 7.2 Mencionó, en relación con el cargo de violación del artículo 134, en concordancia con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, que el signo negado a registro, a pesar de cumplir con los requisitos de perceptibilidad y representación gráfica, no cumple a cabalidad con la distintividad requerida para ser considerado como marca. 7.3 Añadió que el signo solicitado no goza de distintividad intrínseca toda vez que no contiene elementos diferenciadores que lo identifiquen en forma exclusiva dentro del mercado de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, tampoco, tiene capacidad extrínseca, debido a que el signo y la marca cotejados comparten elementos dentro de la composición nominativa que llevan a que se genere un riesgo de equivocación para los consumidores del mercado. 7.4 Agregó que no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que la presencia del mismo concepto que acompaña, tanto al signo negado como la marca protegida, impide el registro de aquel y la coexistencia 8 Actuando por intermédio de apoderado.

Cfr. Folio 237 a 239. 9 Cfr. Folios 217 a 236. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 pacífica de estos en el mercado, pues se generaría riesgo de confusión entre los productos identificados. 7.5 Manifestó que el signo y la marca presentan similitudes en cuanto a la composición ortográfica, teniendo en cuenta que comparten la expresión COLOMBIA y sin que los elementos adicionales que los acompañan otorguen distintividad alguna al signo solicitado a registro. 7.6 Indicó, en lo relacionado con el aspecto fonético, que la pronunciación del signo y la marca es abiertamente similar, máxime cuando comparten la expresión primordial que es la palabra COLOMBIA. 7.7 Señaló que los signos distintivos son claramente similares en su aspecto conceptual.

Ello, debido a que cada uno lleva al consumidor en pensar en ideas iguales. 7.8 Indicó que, a su juicio, no es posible la coexistencia pacífica entre el signo y la marca, pues las similitudes entre ellos colocan al consumidor en un inminente riesgo de confusión, el cual se manifiesta en la relación que este hará de los productos, pensando que existe un vínculo entre el signo solicitado y la marca previamente registrada. 7.9 Afirmó que la parte demandada no puede conceder una marca que no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en la Decisión 486 de 2000, por lo cual la presunta violación es inexistente, ya que la negación del registro se efectuó de forma adecuada y sin vulnerar el principio de igualdad, así como ninguna norma constitucional. 7.10 Manifestó, frente al cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, que dentro del escrito no se evidencia argumento claro o preciso mediante el cual la parte demandante sustente esta afirmación, por lo cual el cargo impetrado se encuentra infundado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 7.11 Finalmente, indicó que la negación del registro del signo como marca no solo se debió a las similitudes con la marca previamente registrada, sino, además, en la protección especial de la que gozan las marcas notorias, en la medida en que tienen un impacto superior en el consumidor al ser puestas en el mercado.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1 Mencionó que, a su juicio, debe desestimarse toda remisión a las decisiones que la parte demandada resuelto en el pasado respecto, de solicitudes de registro de la marca mixta COLOMBIACOLA u otras variaciones.

Ello, teniendo en cuenta que, en desarrollo de la obligación de realizar el examen de registrabilidad que prevé el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, la autoridad de cada país cuenta con la potestad expresa para tomar decisiones diferentes, aun frente a casos idénticos o similares, puesto que los hechos o pruebas existentes en cada uno pueden determinar decisiones finales enteramente disímiles. 8.2 Resaltó que la parte demandante no presenta argumentos que permitan demostrar que los actos acusados fueron expedidos en contravía de la normatividad vigente y aplicable. 8.3 Adujo que una marca solo encuentra su razón de ser en la medida en que un participante en el mercado pueda utilizarla como herramienta que permite al público consumidor individualizar un producto dentro de la universalidad de productos y servicios ofrecidos, o que permita vincular un producto o servicio con un determinado origen empresarial. 8.4 Expresó que, de aceptarse la argumentación de la parte demandante, se permitiría el registro de un signo como marca que imita a una marca notoria, lo cual redundaría en generar apropiación indebida de su esfuerzo empresarial. 10 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 180 a 185. 11 Cfr. Folios 159 a 179. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 8.5 Indicó que el signo solicitado carece de la necesaria distintividad extrínseca al ser similarmente confundible con la marca notoria previamente registrada COLOMBIANA y de la cual es titular. 8.6 Por último, señaló que con la coexistencia en el mercado del signo COLOMBIACOLA con las marcas notorias COLOMBIANA se estaría facilitando los mecanismos para crear una situación fáctica de ausencia completa de protección a los intereses preponderantes del público consumidor, y de igual forma abriendo una puerta para que se vulneren los especiales derechos de exclusiva que el tercero con interés directo en el resultado del proceso ha adquirido para sus marcas COLOMBIANA en el mercado de bebidas gaseosas en Colombia.

Interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 201812, suspendió el proceso y remitió la documentación correspondiente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para efectos de solicitar la respectiva interpretación prejudicial de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 123 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 422-IP-2018 de 3 de junio de 201913, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Artículo 136 limitándose a los Literales a) y h) de la referida Decisión por ser pertinente.

No se interpretarán los Artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486 ya que la controversia no se centra en los requisitos para el registro de una marca ni la distintividad intrínseca de la marca, ni de la solicitud de un signo para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal. 12 Cfr. Folios 261 y 262. 13 Cfr. Folios 283 a 306. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 De oficio se interpretarán los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 4896, ya que en el trámite se alega la notoriedad de la marca. […] ” Audiencia inicial 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de julio de 201914: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el 24 de julio de 201915, se reanudó el proceso; se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares.

Agotado lo anterior, se suspendió la audiencia inicial, toda vez que dentro de la etapa de decreto y práctica de pruebas el apoderado del tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso el recurso de súplica contra la decisión del Despacho a través de la cual negó, por impertinente, el testimonio solicitado para demostrar el origen de las marcas COLOMBIANA y COLOMBIANA LA NUESTRA.

De igual forma, se negó, por inconducente, el interrogatorio solicitado de la parte demandante. 12. La Sala de la Sección Primera de esta Corporación, resolvió el recurso de súplica, mediante auto proferido el 20 de febrero de 202016, dentro del cual revocó la decisión adoptada en el auto suplicado y, en consecuencia, decretó el testimonio de Andrés Peñate Lotero y el interrogatorio de parte de Jorge Enrique Salazar Hincapié. 13.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de octubre de 202017, resolvió sobre la convocatoria y fijó fecha y hora para la continuación de la audiencia inicial. 14. El Despacho Sustanciador, dio continuidad a la audiencia inicial el 19 de octubre de 202018, en donde se resolvió sobre la práctica de pruebas; se convocó a la audiencia de pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley 1437; y se realizó el respectivo control de legalidad. 14 Cfr. Folios 276 y 277. 15 Cfr. Folios 314 a 328. 16 Cfr. Folios 343 a 347. 17 Cfr. Folios 354 y 355. 18 Cfr. Folios 374 a 384. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 Audiencia de pruebas 15.

El Despacho Sustanciador llevó a cabo la audiencia de pruebas el día 16 de febrero de 202119, dentro de la cual se practicó el interrogatorio de parte al Jorge Enrique Salazar Hincapié y se recibió el testimonio de Carlos Andrés Peñate Lotero. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 16. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de julio de 202120, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 17.

Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. 18. Asimismo, el Ministerio Público21 indicó que, desde el punto de vista ortográfico la similitud de palabras en los signos distintivos cotejados es evidente, pues comparten en su denominación principal una palabra idéntica como lo es COLOMBIA. 19.

Mencionó, respecto del aspecto fonético que las expresiones COLOMBIACOLA del signo solicitado y las marcas COLOMBIANA, coinciden en la utilización de la expresión COLOMBIA, la cual, es una denominación genérica que no logra diferenciar los signos en el mercado y que tiende a confundir los productos que pretenden distinguir, máxime si COLOMBIANA es una expresión notoria en nuestro país para distinguir bebidas gaseosas, utilizada hace más de seis décadas distinguida en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 19 Cfr. Índice 62 del aplicativo web “SAMAI”. 20 Cfr. Índice 68 del aplicativo web “SAMAI”. 21 Cfr. Índice 75 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 20.

De otro lado, respecto de la conexión competitiva, expresó que la marca nominativa solicitada a registro, no cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, ya que el consumidor promedio puede confundir entre el tipo de bebida hidratante que desea elegir, ya que al observar los productos en un mismo stand comercial, puede pensar que es una nueva línea o edición, creyendo que provienen del mismo origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta que estas están destinadas a proporcionar el mismo tipo de productos, esto es, bebidas gaseosas. 21.

Concluyó, afirmando que el cargo de nulidad propuesto por la parte demandante no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 22. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 422-IP-2018 de 3 de junio de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 23. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 24. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. 22 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 Los actos administrativos acusados 25.

Los actos administrativos acusados son los siguientes23: 25.1 La Resolución núm. 72134 de 28 de noviembre de 201424, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo nominativo COLOMBIACOLA para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 25.2 La Resolución núm. 49924 de 13 de agosto de 201525, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 72134 de 28 de noviembre de 2014.

El problema jurídico 26. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma por parte de la parte demandada y del tercero con interés en los resultados del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 26.1 Si las resoluciones núms. 72134 de 28 de noviembre de 2014 y 49924 de 13 de agosto de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo COLOMBIACOLA, para identificar “gaseosas”, productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registros de las Marcas vulneran el artículo 134; los literales a), b), e) y g) del artículo 135; los literales a) y h) del artículo 136; y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000; y los artículos 1, 2, 13, 16, 25, 26, 29, 83, 333 y 336 de la Constitución Política. 26.2 En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo COLOMBIACOLA, que pretende identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es la parte demandante, y las 23 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 24 Cfr. Fólios 13 a 23. 25 Cfr. Fólios 9 a 12. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 marcas registradas COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA, ES MEJOR Y ES COLOMBIANA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 26.3 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y h) del artículo 136 de Decisión la 486 de 2000, y, de oficio, interpretó los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem.

Asimismo, no interpretó los artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486 de 2000. 27. La Sala advierte que la parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, la Sala considera que no procede su análisis, en razón a que, de los argumentos expuestos en el escrito de demanda, se advierte que no está en controversia el concepto de marca ni la posibilidad de representación gráfica. 28.

Asimismo, la Sala precisa que no se efectuará el estudio de lo previsto en: i) el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que no se está discutiendo la distintividad intrínseca del signo solicitado; y ii) el artículo 137 ibidem, teniendo en cuenta que no se presentaron los argumentos correspondientes para analizar se configuró alguna situación que permitiese confirmar que se pretendía perpetuar o consolidar un acto de competencia desleal. 29.

En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración de los artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486 de 2000, por lo que no se incluyen en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará en el estudio de los supuestos previstos en los literales a) y h) del artículo 136 ibidem. 30.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 31.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena26, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200027 de la Comisión de la Comunidad Andina28.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 26 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 28 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 29 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 32.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 34.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 35.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 36.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 37.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 38. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 422-IP-2018 de 3 de junio de 2019 39. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso31: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado COLOMBIACOLA (denominativo) y las marcas registradas COLOMBIANA COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA Y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo tenor es el siguiente: (…) […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 31 Cfr. Fólios 283 a 306. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 […] 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado COLOMBIACOLA (denominativo) y las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIAΝΟ ΤΟΜΑ COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSA ITE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA Y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado COLOMBIACOLA (denominativo) y las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA Y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas). 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1 Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo COLOMBIACOLA (denominativo) y las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos, y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado COLOMBIACOLA (denominativo) y las marcas registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOM BIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA FUTBOL GOL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO COLOMBIANA NOS UNE, COLOMBIANA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA Y ES MEJOR ES COLOMBIANA (denominativas y mixtas). 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce las marcas notorias COLOMBIANA (denominativas y mixtas), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 4.15 Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca COLOMBIANA cuyo titular es GASEOSAS COLOMBIANAS SA, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo COLOMBIACOLA (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 5.

Coexistencia pacífica de signos 5.1. El demandante sostiene que las marcas en controversia han coexistido sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas o "coexistencia pacífica de signos". […] 5. 7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacifica c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en a percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 6.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 6.1. Se alegó que existe conexión entre productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad de provenir del mismo empresario. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 40. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 41.

Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 42. De conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Análisis del caso concreto 43. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 44.

En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO32 COLOMBIACOLA Solicitante: JORGE ENRIQUE SALAZAR HINCAPIE Clase 32 “gaseosa”. 32 Marca nominativa cuyo registro fue negado por los actos administrativos acusados. Cfr. Folio 13 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 MARCAS OPOSITORAS33 MARCA CERTIFICADO PRODUCTOS COLOMBIANA 375.851 Clase 32: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” COLOMBIANA 2707 Clase 32: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” COLOMBIANA 182.894 Clase 32: “productos comprendidos en la clase 32 del artículo 2 del decreto 755 de 1972.” COLOMBIANA, LA NUESTRA 92.782 Clase 32: “cerveza ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, productos comprendidos en la clase 32A. del Decreto 755 de 1972.” COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA (nominativa) 76494 Clase 4034 COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA 375.850 Clase 32: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” COLOMBIANA 100% ORIGINAL (nominativa) 330.409 Clase 32: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” 33 Cfr. Folio 6 34 La información correspondiente a la cobertura de los servicios que identifica esta marca no se encuentra disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO (nominativa) 90.310 Clase 32: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” COLOMBIANA, ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA (nominativa) 90.096 Clase 32: “cerveza ale y poster; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros para hacer bebidas.

Productos comprendidos en la clase 32 del decreto 755 de 1972.” ES MEJOR Y ES COLOMBIANA (nominativa) 76.490 Clase 32: “marca empleada para distinguir cerveza, ale y porter, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas.” 45. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas y nominativas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 46. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 47.

Esta Sección35, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”36. 48. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”37. 49.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”38. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellas, considerando, además, la situación de los consumidores. 50.

En vista de lo expuesto, la Sala determinará si el signo nominativo COLOMBIACOLA solicitado por la parte demandante se subsume en los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. Lo anterior, con respecto a las marcas previamente registradas COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA, COLOMBIANA NOS 35 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 38 Ibidem. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 UNE, ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA, ES MEJOR Y ES COLOMBIANA, de naturaleza mixta y nominativa, que identifican productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza 51. De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala advierte que el signo solicitado a registro COLOMBIACOLA es nominativo y las marcas opositoras COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA, COLOMBIANA NOS UNE, ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA, ES MEJOR Y ES COLOMBIANA, previamente registradas corresponden a nueve (9) nominativas y a tres (3) mixtas, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos distintivos. 52.

Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”39.

(Destacado de la Sala) 53. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo nominativo y unas marcas mixtas y nominativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 54.

En este sentido, la Sala considera que, observando cada marca mixta en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto de que se trate. 55.

Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su utilidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender como el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 39 Cfr. Folios 288 y 289. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”40.

(Destacado de la Sala) 56. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 40 Cfr. Folios 290 a 292. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 d) Gráfica o Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”41. 57.

La Sala ha precisado42 que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. 58. Además, la Sala adoptó unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, situación que conlleva a que el signo no sea registrable, sin embargo, cuando la marca se acompaña de una partícula que sea diferente de las marcas opositoras, esta le otorga un matiz diferenciador, dichos criterios han sido descritos por la Sala en las sentencias de 12 de julio de 201843, 3 de diciembre de 201844, 29 de mayo de 202045, 11 de junio de 202046 y 26 de junio de 202047. 59.

Por último, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que se debe analizar si el signo y las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, se deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos para tal fin. 60.

En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 41 Folio 288. 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 43 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 61.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]”48. 62. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”49. 63.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección50, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 64.

Y, en segunda medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, 48 Cfr. Folio 276. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 430-IP-2018 de 28 de junio de 2019, pág. 14. 49 Ibidem. 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. De igual forma, el Tribunal de Justicia ha indicado que: “[…] Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos.

El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. […] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” 51. 65.

Precisado lo anterior, la Sala considera que, en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial, regla que se aplicará en el presente caso. 66.

Para esto, se realizará el cotejo entre el signo nominativo COLOMBIACOLA, cuyo solicitante fue la parte demandante, y las marcas opositoras cuyo aparte distintivo es la expresión COLOMBIANA y la cual fue sustento de la negación del registro, previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 67.

En tal sentido, la Sala considera pertinente indicar que las marcas contienen la partícula COLOMBIA, la cual hace referencia al nombre de un país, “(…) el cuarto 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 73-IP-2021, de 21 de junio de 2021, págs. 10 y 11. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 país más extenso de América del Sur, con alrededor de 1’139,000 kilómetros cuadrados de territorio.

Es la única nación suramericana que limita a la vez con los océanos Atlántico y Pacífico, lo que le permite tener 2.900 kilómetros de costa (…)”52. 68. En este aspecto, se advierte que la mencionada palabra tiene una doble connotación: por un lado, resulta ser una palabra de uso común, en la medida en que bastantes agentes del mercado la usan para identificar sus productos y servicios en el mercado; y por otro lado, tiene una connotación descriptiva, al suministrar información sobre la procedencia de un producto y de un servicio. 69.

Concretamente, se encuentra que la palabra COLOMBIA es de uso común para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. En efecto, se encuentran marcas que contienen y contenían dichas expresiones ya que algunas se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados53: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE CLUB COLOMBIA BAVARIA & CIA S.C.A. 310419 32 RICA COLOMBIA LUIS ALFONSO URREA 485672 32 POOL COLOMBIA INVERSIONES IMPALF S. A 473209 32 ICL PURO COLOMBIA INDUSTRIA COLOMBIANA DE LICORES S.A.S, 349515 32 UN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 322698 32 COLOMBIA ES PASION FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX 328749 32 COLOMBIAN POWER PABLO GALOFRE MARULANDA 345747 32 AGUA MAGNETIZADA COLOMBIA JUAN CARLOS ARENAZAS LAZO 492244 32 52 Disponible en: https://www.colombia.co/pais-colombia/hechos/asi-es-colombia-1/.

Consultado el 10 de septiembre de 2022. 53 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 13 de marzo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 33 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 70.

De igual manera, COLOMBIA resulta ser una palabra descriptiva para los productos de la Clase 3254 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto sirve para indicar la procedencia geográfica de un producto, es decir, indica que el producto identificado con una marca es o está relacionado con Colombia, lo que hace que sea inapropiable en exclusiva por parte de los agentes del mercado. 71.

Otro lado, la expresión COLA era de uso común al momento de la solicitud del registro en marcas para la identificación de productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada55: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE BIG COLA GRUPO EMBOTELLADOR ATIC S.A. 280001 32 COCA-COLA THE COCA-COLA COMPANY 275137 32 AMERICAN COLA THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC 322070 32 GRAN COLA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A. EMBEBIDAS S.A. 329792 32 MAXI COLA EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 373298 32 GASEOSA CITY COLA ADOLFO LEON MOLINA ARRUBLA 370533 32 RED BULL SIMPLY COLA RED BULL GMBH 371651 32 NEW COLA JULIO ERNESTO POSADA MOGOLLÓN 408879 32 TOP COLA HACK LTD. 405316 32 M I X COLA COMPAÑIA NACIONAL DE GASEOSAS FRESH S.A.S 415450 32 54 Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol. 55 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 14 de marzo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 34 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 72.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean genéricas, descriptivas o de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala recuerda que, si la exclusión de los componentes reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor56. 73.

Partiendo de lo anterior, la Sala considera que la expresión COLOMBIA para el signo y las marcas es descriptiva y de uso común, así como la expresión COLA es de uso común, sin embargo, no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo y las marcas enfrentadas. 74. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo COLOMBIACOLA y las marcas previamente registradas COLOMBIANA, COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA NOS UNE, ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA, ES MEJOR Y ES COLOMBIANA, advirtiendo en que la expresión COLOMBIANA en el que recae la fuerza distintiva de las marcas opositoras y frente a la cual se negó el registro./ Comparación Ortográfica 75.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza del signo solicitado y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 76. En concordancia con lo anterior y de conformidad con la jurisprudencia andina en materia de marcas, es menester determinar si hay algún aparte específico dentro de alguna de las denominaciones analizadas que contengan una función 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 diferenciadora dentro del conjunto marcario. El signo solicitado y las marcas opositoras están compuestas como se observa a continuación: SIGNO SOLICITADO C O L O M B I A C O L A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS C O L O M B I A N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C O L O M B I A N A L A N U E S T R A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C O L O M B I A N A L I G E R A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 L A N U E S T R A 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C O L O M B I A N O T O M A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C O L O M B I A N A 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 C O L O M B I A N A 1 0 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 O R I G I N A L 15 16 17 18 19 20 21 22 C O L O M B I A N A L A B E B I D A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 R E B O S A N T E D E 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 N A C I O N A L I S M O 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 E S M E J O R Y E S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C O L O M B I A N A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 77.

De esta manera, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de las marcas, se evidencia que el signo solicitado a registro se diferencia de las marcas registradas. 78. En este sentido, encontramos que el signo nominativo solicitado está compuesto de una (1) palabra (COLOMBIACOLA), doce (12) letras, seis (6) consonantes (C-L-M-B-C-L) y seis (6) vocales (O-O-I-A-O-A); mientras que las marcas previamente registradas, están compuesta por la palabra (COLOMBIANA), diez (10) letras, cinco (5) consonantes (C-L-M-B-N) y cinco (5) vocales (O-O-I-A-A) 37 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 y por elementos denominativos adicionales que permiten establecer que su composición ortográfica es disímil. 79.

En efecto, la Sala encuentra que al comparar los signos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud al compartir la palabra “COLOMBIA”, los signos distintivos cotejados tienen elementos adicionales que evitan que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre ambas expresiones, como los son “COLA” en el signo solicitado y “ANA” en las marcas previamente registradas, así como las expresiones: LA NUESTRA, TOMA, LIGERA LA NUESTRA, 100% ORIGINAL, LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, NOS UNE, ORGULLOSAMENTE, ES MEJOR Y ES. 80.

En ese sentido, la Sala advierte que las denominaciones cotejadas tienen una secuencia vocálica y consonántica diferente, así como un número de silabas disímil que hace posible su diferenciación. En ese mismo sentido, se advierte que la marca solicitada a registro es una denominación única compuesta por dos palabras “COLOMBIA” y “COLA”, mientras que el aparte distintivo de las marcas opositoras está conformado por una sola palabra, “COLOMBIANA”, lo que permite que sean apreciadas de manera diferente desde un punto de vista ortográfico.

Comparación Fonética 81. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: COLOMBIACOLA – COLOMBIANA – COLOMBIACOLA – COLOMBIANA COLOMBIACOLA – COLOMBIANA – COLOMBIACOLA – COLOMBIANA COLOMBIACOLA – COLOMBIANA – COLOMBIACOLA – COLOMBIANA COLOMBIACOLA – COLOMBIANA – COLOMBIACOLA – COLOMBIANA 38 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 COLOMBIACOLA – COLOMBIANA LA NUESTRA - COLOMBIACOLA – COLOMBIANA LA NUESTRA- COLOMBIACOLA – COLOMBIANA LA NUESTRA COLOMBIACOLA – COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA - COLOMBIACOLA – COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA – COLOMBIACOLA – COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA COLOMBIACOLA – COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA – COLOMBIACOLA – COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA – COLOMBIACOLA COLOMBIANA LIGERA LA NUESTRA – COLOMBIACOLA COLOMBIANA 100% ORIGINAL – COLOMBIACOLA - COLOMBIANA 100% ORIGINAL – COLOMBIACOLA - COLOMBIANA 100% ORIGINAL – COLOMBIACOLA - COLOMBIANA 100% ORIGINAL – COLOMBIACOLA COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO – COLOMBIACOLA - COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO – COLOMBIACOLA - COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO – COLOMBIACOLA COLOMBIANA QUE NOS UNE – COLOMBIACOLA - COLOMBIANA QUE NOS UNE – COLOMBIACOLA- COLOMBIANA QUE NOS UNE – COLOMBIACOLA ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA – COLOMBIACOLA - ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA – COLOMBIACOLA - ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA – COLOMBIACOLA ES MEJOR Y ES COLOMBIANA – COLOMBIACOLA - ES MEJOR Y ES COLOMBIANA – COLOMBIACOLA- ES MEJOR Y ES COLOMBIANA – COLOMBIACOLA 82.

La Sala observa que, como se indicó en la comparación desde el punto de vista ortográfico, las denominaciones tienen elementos adicionales que permiten que 39 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 fonéticamente suenen diferente. Asimismo, la sílaba tónica de cada denominación resulta disímil. 83. Esto ocasiona que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, en la medida en que la fuerza sonora de la denominación COLOMBIACOLA recae en la sílaba “CO”, mientras que en la denominación COLOMBIANA se encuentra en la sílaba “BIA”, lo que implica que cuando se pronuncian en voz alta se tenga como resultado un sonido disímil que no resulta confundible.

Comparación Ideológica 84. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”57, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 85.

En el caso sub examine, la Sala reitera que, aunque ambas marcas coinciden en el aparte “COLOMBIA”, este hecho per se no implica que sean confundibles, toda vez que como ya se mencionó, la palabra COLOMBIA no puede ser objeto de apropiación en exclusiva por parte de ningún agente del mercado por tener una connotación de uso común y descriptiva. 86.

Sin perjuicio de lo anterior, es relevante mencionar que la marca solicitada a registro tiene elementos adicionales que genera una diferenciación respecto de las marcas opositoras, las cuales tienen una conjugación diferente que les permite distinguirse entre sí desde un punto de vista conceptual. 87. En este orden de ideas, de conformidad con lo mencionado en el Diccionario de la Real Academia Española58, la palabra COLOMBIANA es un adjetivo que 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 58 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/colombiano. Consultado el 10 de septiembre de 2022. 40 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 significa “[…] Natural de Colombia, país de América. […]” y “[…] Perteneciente o relativo a Colombia o a los colombianos. […]”.

En este caso, la denominación COLOMBIANA en efecto, es un gentilicio que evoca la idea de que el producto identificado con la marca en mención pertenece o es relativo a Colombia, siendo una bebida única que representa a los colombianos, sin embargo, no tiene un significado asociado a la naturaleza o características del producto como tal, toda vez que la connotación de colombiano o colombiana puede presentarse respecto de cualquier producto o servicio. 88.

En tal sentido, la Sala considera que esta marca resulta ser arbitraria para identificar una bebida gaseosa con un sabor y color único, lo cual le ha valido el mérito para ser reconocida como una marca notoria dentro del mercado colombiano. 89. Por su parte, la denominación de la marca solicitada a registro COLOMBIACOLA, está compuesta por dos palabras: COLOMBIA, cuya definición se indicó supra y COLA, que, dentro del contexto de las bebidas, resulta ser un sabor de gaseosa oscura compuesta, entre otras, por “(…) nuez de cola, el fruto del árbol del mismo nombre, nativas de las selvas tropicales de África.

La semilla contiene cafeína y sí, es utilizada para aromatizar bebidas (…)”59. 90. En ese sentido, se podría concluir que, aunque la palabra COLA resulta ser descriptiva al suministrar información relacionada con el producto que pretende identificar la marca y que, por lo tanto, también tiene una connotación débil e inapropiable, es menester tener presente que permite diferenciar la marca solicitada de las marcas opositoras en la medida en que evoca una idea diferente a la idea que evoca la denominación COLOMBIANA. 91.

Así, el consumidor relacionará una gaseosa con la denominación COLOMBIACOLA con una bebida oscura, siendo difícil que la confunda con el producto identificado con la marca COLOMBIANA, el cual se caracteriza, entre otras cosas, por tener un color naranja único para las bebidas de esta naturaleza. 59 Disponible en: https://www.milenio.com/estilo/gastronomia/coca-cola-de-que-esta-hecha-y-que-es-la-cola, Consultado el 10 de septiembre de 2022. 41 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 92.

En este sentido, la Sala encuentra que: i) ambas marcas utilizan la palabra COLOMBIA que evoca en la mente del consumidor una procedencia geográfica determinada; ii) dicha expresión es descriptiva y de uso común y, como tal, no puede servir de derrotero para fundamentar una similitud entre los signos cotejados; y, iii) las marcas analizadas tienen conjugaciones y elementos adicionales que permiten su diferenciación desde una perspectiva conceptual y por lo tanto, cada marca evoca una idea diferente: unas evocan la idea de un producto perteneciente o relativo a Colombia como lo es la bebida gaseosa COLOMBIANA, y la otra evoca la idea de una bebida de cola de Colombia, es decir, una bebida con unas características específicas, diferentes al producto identificado con las marcas opositoras. 93.

En este sentido, la Sala considera que cada una de las denominaciones tiene un significado diferente de manera que no se presenta una similitud conceptual que pueda inducir a error o confusión entre los consumidores. 94. Asimismo, la Sala precisa que, si bien la marca COLOMBIACOLA está conformada por expresiones débiles, su combinación la hace distintiva y, en ese sentido, registrable. 95.

De esta forma, una vez realizada la comparación de los signos distintivos de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando los signos distintivos en su conjunto y teniendo en cuenta la existencia de partículas genéricas, descriptivas y de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud comoquiera que no son apropiables en exclusiva: la Sala considera que entre la marca nominativa COLOMBIACOLA y las marcas nominativas y mixtas COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA, ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA, ES MEJOR Y ES COLOMBIANA, no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 42 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 96.

La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca nominativa COLOMBIACOLA y las marcas mixtas y nominativas COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA, ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA, ES MEJOR Y ES COLOMBIANA, de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 97.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca nominativa COLOMBIACOLA y las marcas nominativas y mixtas COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA, ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA, ES MEJOR Y ES COLOMBIANA, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Respecto de la notoriedad 98. De conformidad con lo previsto en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 43 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 99.

Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos resulta innecesario entrar a analizar el cargo de la notoriedad de las marcas opositoras, tal y como esta Sala lo ha considerado en reiteradas oportunidades60. Del cargo de violación los artículos 1, 2, 13, 16, 25, 26, 29, 83, 333 y 336 de la Constitución Política 100.

La Sala advierte que la parte demandante manifestó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, vulneró los principios constitucionales al desconocer “[…] los principios de confianza legítima, buena fe, igualdad, seguridad jurídica, respeto del acto propio, pues como se analizará posteriormente, en otros procesos de solicitud marcaria de similar contenido, se pronunció de una manera (concediendo el registro marcario), y ahora, sin mayor despliegue argumentativo se aparta arbitrariamente de la anterior postura, sin siquiera recoger sus argumentos, o exponer las razones que justificaron una variación tan abrupta. […]”. 101.

Al respecto, la Sala considera que los actos administrativos acusados están debidamente motivados por las consideraciones contenidas en el análisis efectuado supra y, por lo tanto, no le han desconocido ningún principio constitucional a la parte demandante. 102. Asimismo, la Sala advierte que los actos acusados no han violado el derecho a la igualdad, la seguridad jurídica, la buena fe ni a la confianza legítima ni a la confianza legítima de la parte demandante, debido a que el análisis de registrabilidad se debe hacer en cada caso en particular para determinar si su registro cumplió o no la normativa aplicable61, por lo que, no se puede homologar lo ocurrido en las marcas registradas indicadas a manera de ejemplo por la parte demandante. 60 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009 00085 00 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 61 v. gr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admirativo, Sección Primera, sentencia de 25 de septiembre de 1997, C.P.: Libardo Rodríguez Rodríguez, núm. único de radicación: 3611; sentencia de 26 de julio 2012, C.P.: María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00001-00; sentencia de 10 de mayo de 2007, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00216-01. 44 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 103.

Aunado a ello, la Sala ha considerado que: “[…] el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares […]”62. 104.

Asimismo, la Sala ha considerado que el análisis de confundibilidad debe circunscribirse a los supuestos fácticos y jurídicos traídos al caso concreto, dado que las razones que se adoptaron para el registro de signos parecidos o similares fueron plasmadas en actuaciones administrativas distintas a las que originaron los actos administrativos acusados en este proceso. 105.

La Sala considera que, por un lado, se respetaron los principios propios del Estado Social de Derecho, como lo es el principio de legalidad toda vez que las decisiones estuvieron ajustadas a lo establecido en la ley y, por el otro, se respetó el derecho a la igualdad y al trabajo, motivo por el cual los cargos estudiados no tienen vocación de prosperidad.

Conclusión 106. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa COLOMBIACOLA solicitada por la parte demandante para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; esto, comoquiera que no se cumplen los requisitos de la causal en mención al no presentarse una similitud ortográfica, fonética ni ideológica con las marcas mixtas y nominativas COLOMBIANA LA NUESTRA, COLOMBIANA, COLOMBIANO TOMA COLOMBIANA, COLOMBIA LIGERA LA NUESTRA, COLOMBIANA 100% ORIGINAL, COLOMBIANA LA BEBIDA REBOSANTE DE NACIONALISMO, COLOMBIANA, ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA, ES MEJOR Y ES COLOMBIANA. 62 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00133-00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala. 45 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 107. En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de los administrativos acusados y accederá al restablecimiento del derecho solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 72134 de 28 noviembre de 2014 y 49924 de 13 de agosto de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca COLOMBIACOLA, cuyo solicitante fue la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca nominativa COLOMBIACOLA para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 46 Núm. único de radicación: 11001032400020160009000 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.