11001032400020200032000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: COLOMBINA S.A. TESIS: EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “MAX FRULATO” TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON LA MARCA MIXTA “FRULATTO”, PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE LA EXPRESIÓN “FRULATO”, CONTENIDA EN LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 30981 de 29 de julio de 2019, “Por la cual se niega un registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 1 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25663 de 2 de junio de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “MAX FRULATO”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 26 de diciembre de 2018 solicitó el registro como marca del signo mixto “MAX FRULATO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] de confitería […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 30981 de 29 de julio de 2019, el Director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “MAX FRULATO”, para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo de oficio similarmente confundible con la marca “FRULATTO”, previamente registrada en la misma Clase por la señora LIZETE CAROLINA MUÑOZ BARRAGAN. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 25663 de 2 de junio de 2020, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, por cuanto 4 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pasó por alto que el signo solicitado “MAX FRULATO” cumple con todos los requisitos previstos en la normativa para ser registrado como marca.

Adujo que el signo y la marca enfrentados “MAX FRULATO” y “FRULATTO” no son semejantes ni confundibles, por lo que es posible que coexistan en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que el primero cuenta con suficiente capacidad distintiva e individualizadora. Indicó que si bien es cierto que las expresiones cotejadas comparten el vocablo “FRULATO”, no lo es menos que su escritura es diferente, toda vez que: i) la expresión solicitada cuenta con una sola letra “T”, mientras que la marca previamente registrada se conforma por dos “TT”; y ii) el signo cuestionado también comprende la partícula “MAX”, la cual ya se encuentra registrada como marca y no está presente en el registro traído a colación de oficio por la SIC.

Sostuvo que el signo “MAX FRULATO” está acompañado de un elemento gráfico novedoso que le imprime mayor distintividad en el mercado, por lo que se puede apreciar de manera diferente frente a la marca previamente registrada “FRULATTO”. Manifestó que desde el punto de vista fonético también se presentan diferencias relevantes, dado que la inclusión de la expresión “MAX” en 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el inicio del signo solicitado, genera un sonido y pronunciación distinto en relación con la marca previamente registrada “FRULATTO”.

Explicó que es titular de numerosos registros marcarios que contienen el vocablo “MAX” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual conforma una familia de marcas, por lo que con el nuevo signo “MAX FRULATO” únicamente pretenden ampliar sus derechos ya adquiridos, dando vida a una nueva expresión que contiene elementos adicionales suficientemente distintivos y novedosos.

Indicó que presentó una acción de cancelación por no uso contra el registro de la marca “FRULATTO”; y que mediante Resolución núm. 6128 de 20 de febrero de 20205, la SIC lo canceló parcialmente en el sentido de excluir los siguientes productos de su cobertura: “[…] café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; miel, jarabe de melaza, hielo […]”.

Que, por lo anterior, dicha marca distingue actualmente en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solamente helados comestibles, los cuales no presentan conexidad competitiva con los 5 “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos de confitería que ampara el signo solicitado en la misma Clase.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que existe una estrecha relación entre los productos que amparan las expresiones enfrentadas, exactamente entre los elementos comestibles, por lo que el consumidor equivocadamente entendería que provienen del mismo origen empresarial.

II.-2. La señora LIZETE CAROLINA MUÑOZ BARRAGÁN, solicitó denegar las súplicas incoadas, por cuanto, a su jucio, es evidente la similitud existente entre las expresiones enfrentadas. Aseguró que desconocer la existencia del riego de confusión directa, indirecta y/o de asociación entre los productos que identifica la marca “FRULATTO” y los que pretende amparar el signo negado “MAX 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FRULATO”, conllevaría un desconocimiento y desatención de los lineamientos y precedente establecido por el Consejo de Estado en esta materia.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de octubre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que entre las marcas “MAX FRULATO” y “FRULATTO” no se evidencian similitudes gramaticales ni visuales que hagan que el consumidor medio las perciba como expresiones iguales y/o incluso como provenientes de un mismo origen empresarial.

Aseguró que cada una de las referidas expresiones cuentan con elementos nominativos y gráficos adicionales que las hacen diferenciables por parte del público consumidor. Sostuvo que la inclusión de la partícula “MAX”, en el signo cuestionado, le aporta un concepto o idea completamente diferente al que evoca la marca opositora. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Además, señaló que las semejanzas ortográficas y fonéticas entre las expresiones enfrentadas, derivadas de la coincidencia en el uso de la expresión “FRULATO”, generaría en el consumidor la creencia equívoca que existe una relación o vinculo económico entre los titulares de estas, generando así un inminente riesgo de asociación. Indicó que frente al argumento expuesto por la actora referente a que es es titular de diferentes marcas que incorporan dentro de su conjunto la expresión “MAX”, este no es presupuesto para acceder al registro como marca del signo cuestionado, toda vez que debe cumplir con los presupuestos de registrabilidad exigidos por la normativa comunitaria, los cuales no concurren en el presente caso.

IV.-3. En esta etapa procesal, la señora LIZETE CAROLINA MUÑOZ BARRAGÁN, tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en 8 Proceso 351-IP-2021. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos […] 2.4. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.5.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 3. Familia de marcas […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.2 Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 4.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 4.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 30981 de 29 de julio de 2019 y 25663 de 2 de junio de 2020, denegó el registro como marca del signo mixto “MAX FRULATO” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar de oficio que resultaba similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada “FRULATTO”, que ampara productos en la misma Clase; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo y la marca enfrentados “MAX FRULATO” y “FRULATTO”, no son semejantes ni confundibles, por lo que es posible que coexistan en el mercado. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que si bien es cierto que las expresiones cotejadas comparten el vocablo “FRULATO”, no lo es menos que su escritura es diferente, toda vez que: i) la expresión solicitada cuenta con una sola letra “T”, mientras que la marca previamente registrada se conforma por dos “TT”; y ii) el signo cuestionado también comprende la partícula “MAX”, la cual ya se encuentra registrada como marca y no está presente en el registro traído a colación de oficio por la SIC.

Por su parte, la SIC señaló que existe una estrecha relación entre los productos que amparan las expresiones enfrentadas, exactamente entre los elementos comestibles, por lo que el consumidor equivocadamente entendería que provienen del mismo origen empresarial. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), y 151 de la Decisión 4869, “[…] por ser pertinente […] y […] para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”; no así la del artículo 13410 ibidem, “[…] por cuanto no es objeto de 9 Este último artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 10 Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por le Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO11 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA12 11 Folio 31 del cuaderno núm. 1 12 Folio 31 del cuaderno núm. 1 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “MAX FRULATO”, como lo es el cuestionado, con una marca mixta, “FRULATTO”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en los mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y marca mixtas enfrentados, no así las gráficas que los acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y la marca en controversia, “MAX FRULATO” y “FRULATTO”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el signo “MAX FRULATO” y la marca en conflicto “FRULATTO”, existen significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada reproduce totalmente la expresión “FRULATO”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión en su conjunto de la partícula “MAX” y la supresión de la letra “T” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “FRULATTO”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto con una partícula adicional en su inicio, “MAX”, y no cuenta en su intermedio con otra letra “T”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “FRULATO”, lo que lleva 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a que el signo solicitado “MAX FRULATO” no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada13.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “FRULATO”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “FRULATO”; y aunque este tiene una palabra adicional (“MAX”) y la marca previamente registrada contiene una letra adicional (“T”), la fuerza distintiva en el conjunto marcario es “FRULATO”. 13 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.

De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.

(Destacado fuera de texto). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: FRULATTO – MAX FRULATO - FRULATTO – MAX FRULATO FRULATTO – MAX FRULATO - FRULATTO – MAX FRULATO FRULATTO – MAX FRULATO - FRULATTO – MAX FRULATO FRULATTO – MAX FRULATO - FRULATTO – MAX FRULATO Al respecto, la Sala prohíja lo expuesto en la sentencia de 8 de junio de 202314, en la que se determinó que existía semejanza ortográfica y fonética entre el signo y marca enfrentados al presentarse una reproducción en la mayoría de las letras contenidas en la previamente registrada, a pesar de que la única diferencia radicaba en la inclusión de una palabra adicional en el signo cuestionado, distinción ésta que resultaba insuficiente para dotarlo de la distintividad requerida.

En efecto, en esa oportunidad, la Sala señaló lo siguiente: “[…] Respecto a la similitud ortográfica entre los signos cuestionados “LA CABAÑA ALPINA” y las marcas previamente registradas, “LA CABAÑA” e “INGENIO LA CABAÑA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que los signos cuestionados reproducen totalmente la expresión “LA CABAÑA”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cuales se 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2015-00299-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentran toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “ALPINA” en los signos cuestionados, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “LA CABAÑA” e “INGENIO LA CABAÑA”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por tres palabras “LA”, “CABAÑA” y “ALPINA”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo las marcas previamente registradas, esto es, en “LA CABAÑA”, lo que lleva a que los signos solicitados “LA CABAÑA ALPINA” no sean suficientemente distintivos y diferentes a las previamente registradas. […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “LA CABAÑA”, siendo este el elemento principal de los signos cuestionados “LA CABAÑA ALPINA”; y aunque los signos solicitados tienen otras expresiones (“ALPINA”), a partícula de mayor fuerza en los conjuntos marcarios es “LA CABAÑA”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: […] Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas, fonéticas y conceptuales entre los signos cuestionados y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las palabras “MAX” y “FRULATO”, que hacen parte del signo solicitado y la partícula “FRULATTO”, que corresponde a la 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca previamente registrada, deben tenerse como de fantasía15, por cuanto éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sean identificables por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto16.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la partícula “FRULATO”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar el signo y marcas enfrentados. 15 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las expresiones “MAX”, “FRULATO” y “FRULATTO” sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 16 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse semejanza ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201817 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, el signo cuestionado “MAX FRULATO” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza: 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 30: “[…] Productos de confitería[…]”.

Por su parte, la marca mixta previamente registrada "FRULATTO” distingue los siguientes productos en la misma Clase: “[…] Helados comestibles […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa,revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); tienen la misma finalidad, es decir, alimentar a los seres vivos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentada. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, al existir similitud entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambos signos provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pensar erróneamente que los productos identificados con esos signos son prestadores de servicios relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201518, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, “FRULATTO”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales19: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Ahora, la actora también manifestó que es titular de una familia de marcas que contienen la expresión “MAX”. Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un 19 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “MAX”, en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula efectivamente está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad COLOMBINA S.A., que funge en el presente proceso como demandante, no obstante, dicha situación es irrelevante en el caso sub examine, habida cuenta que como quedó visto en párrafos anteriores, la confundibilidad de las expresiones enfrentadas recae 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sobre el elemento principal y de mayor fuerza del signo cuestionado, esto es, respecto de la partícula “FRULATO”, el cual resulta similar a la marca previamente registrada “FRULATTO”.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “MAX FRULATO”, para amparar productos de la Clases 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00320-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.