11001032400020210000900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: BSP CORPOLASER LTDA TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NO USO, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 483908 DE LA MARCA MIXTA “CLÍNICA CORPO LASER”, PARA DISTINGUIR SERVICIOS DE LA CLASE 44 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA PARTE ACTORA NO PROBÓ SU USO REAL Y EFECTIVO DEL CITADO SIGNO, EN LA CANTIDAD Y MODO REQUERIDOS, DURANTE EL PERÍODO RELEVANTE.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BSP CORPOLASER LTDA, mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Es nula la Resolución núm. 40166 de 21 de julio de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la solicitud de cancelación total por no uso de la marca comercial “CLÍNICA CORPO LASER” (mixta), en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 483908. 3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 18 de enero de 2017 la sociedad INVERSIONES PALACIO CASTAÑO Y CIA EN COMANDITA POR ACCIONES, hoy INVERSIONES PALACIO CASTAÑO S.A.S., presentó solicitud de cancelación por no uso en contra del registro de la marca “CLÍNICA CORPO LASER”, que distinguía servicios comprendidos en la Clase 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 441 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 2°: Agregó que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta en la que allegó las pruebas correspondientes que demostraban el uso de su marca durante el período comprendido entre el 18 de enero de 2014 y el 18 de enero de 2017. 3°: Que mediante la Resolución núm. 2446 de 29 de enero de 2020, la directora de Signos Distintivos de la SIC denegó la solicitud de cancelación por no uso de la marca mixta “CLÍNICA CORPO LASER”, registrada a su favor. 4º: Indicó que contra la citada decisión la sociedad INVERSIONES PALACIO CASTAÑO Y CIA EN COMANDITA POR ACCIONES interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 40166 de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC que revocó la decisión inicial y, en su lugar, canceló totalmente la marca mixta “CLÍNICA CORPO LASER”, registrada bajo el certificado núm. 483908, para identificar servicios en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 La marca fue concedida para distinguir los siguientes servicios: “[…] Cirugía plástica (sala de cirugía) tratamientos con láser, consulta de cirugía plástica. […]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,3 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por cuanto pasó por alto las pruebas allegadas en el trámite administrativo que daban cuenta del uso real de la marca “CLÍNICA CORPO LASER”, en los tres años anteriores a que fuera presentada la solicitud de cancelación. Aseguró que la finalidad de la acción de cancelación es probar si en el mercado la marca está en uso o no, utilización que se logró demostrar en el trámite administrativo a pesar de que la SIC solo tuviese en cuenta el certificado de un contador público y copias de las impresiones tomadas de sus páginas web.

Sostuvo que la SIC al ordenar la cancelación de su marca lesionó el interés legítimo que tenía sobre ella. Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 29 de la Constitución Política, habida cuenta que no valoró la totalidad de las pruebas aportadas para demostrar el uso de la marca objeto de controversia, dado que, además del certificado de su contador 3 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co público y las impresiones de páginas web, allegó certificaciones expedidas por los señores HENRY HEREDIA HOYOS y CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ, así como unas constancias de autoevaluación expedidas por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, copias de muestras de papelería y un CD, documentos éstos que no fueron tenidos en cuenta por la entidad demandada y que, a su juicio, demuestran el uso efectivo de la marca “CLÍNICA CORPO LASER”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad. Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria y la doctrina sobre ese asunto.

Expresó que la calificación sobre la “cantidad y el modo”, a la que se refieren los literales a) y b) del artículo 166 de la Decisión 486, está supeditada a un análisis de la naturaleza de cada producto o servicio y a la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización, entendiéndose como cantidad la suma total 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficiente para el objeto que se pretende probar y el modo, como el procedimiento por medio del cual se ejecuta la acción comercial de dichos productos o servicios.

Advirtió que las pruebas aportadas dentro de la actuación administrativa no fueron suficientes para demostrar el uso de la marca “CLÍNICA CORPO LASER”, ni acordes con la naturaleza de los servicios que amparaba y con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, dado que no acreditaron que a la citada marca se le haya dado un uso real y efectivo, de manera seria y razonable en el sector comercial pertinente, teniendo en cuenta que para el presente caso se trata de servicios de cirugía plástica, tratamientos con láser y consulta de cirugía plástica.

Sostuvo que del material probatorio no se logra colegir el uso de la marca “CLÍNICA CORPO LASER” para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, resultando insuficientes pues, a su juicio, si bien es cierto que el certificado emitido por el contador público de la sociedad BSP CORPOLASER LTDA afirma la obtención de ingresos para los años 2014, 2015 y 2016, por la prestación de servicios de cirugía plástica con la marca objeto de controversia, dicha información por sí sola no demuestra la puesta a disposición en el comercio o mercado de los servicios 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificados por la citada marca, no siendo admisible la información y capturas de pantallas de los sitios web realizadas en el año 2019, las cuales se encuentran por fuera del período relevante, así como el video de YouTube publicado en el año 2012 o las publicaciones en la red social de Facebook que están igualmente por fuera del período relevante, para probar su uso real y efectivo.

Manifestó que, por lo anterior, los documentos aportados no llevaban a la certeza de la puesta a disposición de los servicios identificados con la marca objeto de cancelación, con la regularidad o cantidad de su prestación dentro del período relevante. II.-2. La sociedad INVERSIONES PALACIO CASTAÑO Y CIA EN COMANDITA POR ACCIONES, hoy PALACIO CASTAÑO, S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de fundamento legal.

Alegó que, contrario a lo afirmado por la actora, en el caso bajo examen no hubo una indebida valoración probatoria por parte de la SIC, sino que ésta allegó de manera insuficiente documentos para 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demostrar el uso de la marca cuestionada “CLÍNICA CORPO LASER”.

Explicó que varios de los documentos allegados para demostrar el uso de la marca objeto de cancelación se encuentran por fuera del período relevante, es decir, entre el 18 de enero de 2014 y el 18 de enero de 2017, tales como facturas de venta expedidas con posterioridad al 18 de enero de 2017, certificaciones con fecha del año 2006, contratos de prestación de servicios suscritos por la actora con proveedores de fechas 1o. de febrero de 2007 y 1o. de junio de 2017, entre otros.

Expresó que los esfuerzos demostrativos de la demandante son insuficientes para comprobar el cumplimiento del supuesto fáctico resultante de la integración de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, de manera que sólo puede señalarse que la Resolución núm. 40166 de 2020 es desde todo punto, a su juicio, irreprochable. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20214, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 40166 21 de julio de 2020, mediante la cual la SIC canceló por no uso el registro de la marca mixta “CLÍNICA CORPO LASER”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en los artículos 165 de la Decisión 486 y 29 de la Constitución Política. 4 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de ésta. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que los medios de prueba allegados dentro del trámite administrativo demuestran el uso de la marca objeto de controversia “CLÍNICA CORPO LASER”, para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período relevante.

Que si bien es cierto que los contratos, los comprobantes de pago, los documentos contables y las certificaciones de auditoria prueban 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también lo es que la existencia misma del establecimiento de comercio abierto al público, la publicidad a través de diferentes medios y la oferta de contratar prueban el uso de la marca, dado que acreditan que el servicio se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

IV.2- La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que las pruebas aportadas por la actora no fueron suficientes para acreditar el uso de la marca, de acuerdo con la naturaleza de los servicios que la misma pretendía identificar y con las modalidades en que se efectuaba su comercialización. Explicó que solamente resultan relevantes las pruebas tendientes a demostrar el uso en el mercado de la cobertura otorgada a la marca cuestionada dentro del período relevante, es decir, del 18 de enero de 2014 al 18 de enero de 2017, de manera que las pruebas aportadas por la sociedad BSP CORPOLASER LTDA, no prueban el uso real y efectivo de la marca “CLÍNICA CORPO LASER” para identificar servicios de cirugía plástica (sala de cirugía) tratamientos con láser y consulta de cirugía plástica, dado que la 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mayoría cuentan con fechas que se encuentran por fuera de dicho período.

IV.3- El tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró que los servicios identificados con la marca cuestionada no fueron puestos en el comercio ni se encontraban disponibles en el mercado, de conformidad con su naturaleza dentro del período relevante. IV.4- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23-324, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que estimó que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados.

Sostuvo que la actora no probó el uso real, efectivo y continuo de la marca cuestionada “CLÍNICA CORPO LASER”, para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, debido a que a pesar de que aportó una certificación expida por el contador público sobre los ingresos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, por prestación de servicios de cirugía plástica con la marca objeto de controversia, dicha información, a su juicio, por sí sola no demuestra la puesta a 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co disposición en el mercado de los servicios para la cual fue registrada su marca.

Alegó que lo mismo puede predicarse de la información y captura de pantallas en páginas web realizadas en el año 2019, -las cuales se encuentran fuera del período relevante para demostrar el uso de la marca-, y demás piezas probatorias aportadas en el trámite administrativo no probaron la puesta a disposición de los servicios de sala de cirugía, tratamientos láser, consulta de cirugía plástica amparados por el signo objeto de cancelación, con la regularidad y cantidad de su prestación del servicio dentro del período relevante.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria, invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210000900, constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial. 5 Proceso 435-IP-2022. 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 426-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 40166 21 de julio de 2020, canceló totalmente, por no uso, la marca “CLÍNICA CORPO LASER” (nominativa), registrada con el certificado de registro núm. 483908, cuyo titular era la sociedad BSP CORPOLASER LTDA., para distinguir los siguientes servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Cirugía plástica (sala de cirugía) tratamientos con láser, consulta de cirugía plástica […]”, al estimar que no se demostró el uso real y efectivo de esa expresión, en la cantidad y modo requeridos, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios que distingue y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Al respecto, la actora alegó que la entidad demandada pasó por alto las pruebas allegadas en el trámite administrativo que daban cuenta 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del uso real de la marca “CLÍNICA CORPO LASER”, en los tres años anteriores a que fuera presentada la solicitud de cancelación. Aseguró que la finalidad de la acción de cancelación es probar si en el mercado la marca está en uso o no, utilización que se logró demostrar en el trámite administrativo a pesar de que la SIC solo tuviese en cuenta el certificado de un contador público y copias de las impresiones tomadas de sus páginas web.

Por su parte, la SIC sostuvo que las pruebas aportadas dentro de la actuación administrativa no fueron suficientes para demostrar el uso de la marca “CLÍNICA CORPO LASER”, ni acordes con la naturaleza de los servicios que amparaba y con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, dado que no acreditaron que a la citada marca se le haya dado un uso real y efectivo, de manera seria y razonable en el sector comercial pertinente, teniendo en cuenta que para el presente caso se trata de servicios de cirugía plástica, tratamientos con láser y consulta de cirugía plástica.

Sostuvo que del material probatorio no se logra colegir el uso de la marca “CLÍNICA CORPO LASER” para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, resultando 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co insuficientes, pues, a su juicio, si bien es cierto que el certificado emitido por el contador público de la sociedad BSP CORPOLASER LTDA afirma la obtención de ingresos para los años 2014, 2015 y 2016, por la prestación de servicios de cirugía plástica con la marca objeto de controversia, dicha información por sí sola no demuestra la puesta a disposición en el comercio o mercado de los servicios identificados por la citada marca, no siendo admisible la información y capturas de pantallas de los sitios web realizadas en el año 2019, las cuales se encuentran por fuera del período relevante, así como el video de YouTube publicado en el año 2012 o las publicaciones en la red social de Facebook que están igualmente por fuera del período relevante, para probar su uso real y efectivo.

En igual sentido se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues manifestó que, contrario a lo afirmado por la actora, en el caso bajo examen no hubo una indebida valoración probatoria por parte de la SIC, sino que ésta allegó de manera insuficiente documentos que sí demostraran el uso de la marca cuestionada “CLÍNICA CORPO LASER”.

Explicó que varios de los documentos allegados para demostrar el uso de la marca objeto de cancelación se encuentran por fuera del 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co período relevante, es decir, entre el 18 de enero de 2014 y el 18 de enero de 2017, tales como facturas de venta expedidas con posterioridad al 18 de enero de 2017, certificaciones con fecha del año 2006, contratos de prestación de servicios suscritos por la actora con proveedores de fechas 1o. de febrero de 2007 y 1o. de junio de 2017, entre otros.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 435-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse al criterio contenido en la Interpretación Prejudicial núm. 426-IP-20226, en la que se interpretó el artículo 165 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. 6 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 del 12 de abril de 2023. 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]”. Como ya se indicó, el debate esencial gira en torno a establecer si la actora ha usado o no la marca “CLÍNICA CORPO LASER” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación7, para lo cual se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se 7 La solicitud de cancelación de la marca “CLÍNICA CORPO LASER” fue presentada el 18 de enero de 2017 por la sociedad INVERSIONES PALACIO CASTAÑO Y CIA EN COMANDITA POR ACCIONES hoy PALACIO CASTAÑO, S.A.S. 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En relación con la cantidad de los productos o servicios comercializados, es del caso traer a colación la sentencia de 15 de diciembre de 20178, en la que esta Sección señaló lo siguiente: “[…] Y con relación a la cantidad de los servicios y productos comercializados, el Tribunal señaló: “2.6.1 La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.6.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. […] 2.8.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00. 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. 2.9. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.” […] Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43 Internacional, como son los de “bar, restaurante, cafetería y taberna”, la demostración de que en un mes o un período muy corto se prestaron los mismos, no resulta ser suficiente para acreditar su uso, pues la naturaleza de estos servicios conlleva que se comercialicen con frecuencia y no esporádicamente […]”.

Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

Precisamente, en la Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal frente a la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, señaló: 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 2.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 2.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere – o quiso referirse – la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 2.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 2.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre en alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.8.

Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 2.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parágrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. […] 2.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 3.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca mixta “CLÍNICA CORPO LASER”, para distinguir los servicios para los cuales fue concedida, esto es “[…] Cirugía plástica (sala de cirugía) tratamientos con láser, consulta de cirugía plástica […]”, de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, es decir, en el período comprendido entre el 18 de enero de 2014 y el 18 de enero de 2017, a efectos de establecer si el acto administrativo acusado se ajusta a la legalidad requerida en la Decisión 486.

De las pruebas allegadas para demostrar el uso de la marca mixta “CLÍNICA CORPO LASER”, que distinguía servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, por la SIC, se destacan las siguientes9: 9 Índice 18 del expediente digital. 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Certificado expedido por el señor CESAR ORLANDO RUIZ, obrando como contador de la sociedad BSP CORPOLASER LTDA, de fecha 22 de noviembre de 2019, en la que certifica que dicha compañía ha obtenido los siguientes ingresos por concepto de prestación de servicios de cirugías plásticas identificadas con la marca “CLÍNICA CORPO LASER”: “[…] Febrero 1 de 2014 a diciembre 31 de 2014: Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Pesos M/Cte ($1.248.567.000).

Enero 1 de 2015 a diciembre 31 de 2015: Mil Trecientos Veintitrés Millones Cuatrocientos mil Pesos M/Cte ($ 1.323.400.000). Enero 1 de 2016 a diciembre 31 de 2016: Mil Cuatrocientos Seis Millones Ochenta mil Pesos M/Cte ($ 1.406.080.000). Total: Tres Mil Novecientos Sesenta y Ocho Millones Cuarenta y Siete Mil Pesos M/Cte ($ 3.978.047.000). […]”. - Impresiones de la página web www.susmedicos.com, que contienen diferentes piezas publicitarias de la “CLÍNICA CORPO LASER”, de fechas 5 de enero de 2011, 5 de junio de 2012, - Impresión del perfil de “CLÍNICA CORPO LASER” en la página web de Facebook, de fecha 30 de noviembre de 2019. 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Impresión de página web www.youtube.com, que contiene un video publicado el 21 de junio de 2012, titulado “CENTRO ESTÉTICA LASER EN BOGOTA – CLÍNICA CORPO LASER”. - Copia de la certificación expedida por el señor HENRY HEREDIA HOYOS, de fecha 26 de noviembre de 2019, en la que certifica que desde el año 2014 ha asesorado a la “CLÍNICA CORPO LASER” en el posicionamiento de su sitio en internet; y que a la fecha de suscripción del documento, se encontraba trabajando en el mantenimiento y actualización de ésta. - Copia de seis (6) constancias de autoevaluación de fechas 30 de septiembre de 2015, 12 de diciembre de 2016, 30 de enero de 2017, 30 de enero de 2018, 30 de enero de 2019 y 30 de enero de 2020, expedidas por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en la que la “CLÍNICA CORPO LASER” declaró la prestación de servicios tales como de cirugía plástica y estética, cirugía general, entre otros. - Copia de la certificación expedida por el señor CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ, de fecha 28 de noviembre de 2019, en la que certifica que presta sus servicios de impresión de papelería en general a la sociedad actora, desde hace doce (12) años aproximadamente. 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Muestras físicas de la tarjeta de contacto de la “CLÍNICA CORPO LASER”, de papeles con formato de recetarios identificados como “B.S.P. CORPOLASER LTDA. CCL CLÍNICA CORPO LASER” y de formatos de recibos de caja de “CLÍNICA CORPO LASER”; sin embargo, éstos se encuentran en blanco y sin diligenciar, como se puede advertir de las siguientes imágenes: 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Formatos de documentos titulados “Consentimiento informado para la práctica de procedimientos quirúrgicos”, “Consentimiento informado práctica de anestesia”, “Complicaciones relacionadas con la anestesia recomendada, su estado general y sus enfermedades asociadas”, “Evaluación preanestésica”, “Record de anestesia”, “Informe quirúrgico”, “Notas de enfermería”, “Recuperación post anestésica”, “Formato de solicitud de insumos y medicamentos”, “control de pruebas de esterilización”, “Recuento de material quirúrgico”, “Lista de chequeo para procedimiento quirúrgico”, “Lista de chequeo alistamiento de salas de cirugía”, “Planilla de seguimiento post quirúrgico a pacientes”, “Control de temperatura” y “Control de Humedad”, los cuales cuentan con el rótulo en la parte superior derecha titulado “CLÍNICA CORPO LASER”; sin embargo, éstos también se encuentran sin diligenciar y sin fecha cierta.

De las pruebas antes relacionadas, la Sala estima que la actora no demostró el uso de la marca “CLÍNICA CORPO LASER” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período relevante, por las siguientes razones: 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En primer lugar, se advierte que las fechas de expedición de los artículos publicitarios, contenidos en las diferentes páginas web, así como la fecha captura del perfil de la actora en su página de Facebook, el video promocional en You Tube y las constancias de autoevaluación son de 30 de enero de 2017, 30 de enero de 2018, 30 de enero de 2019 y 30 de enero de 2020, las cuales se encuentran por fuera del período relevante, esto es, entre el 18 de enero de 2014 y el 18 de enero de 2017.

De igual manera, se advierte que las diferentes muestras físicas de tarjetas de identificación, recetarios y los documentos titulados “Consentimiento informado para la práctica de procedimientos quirúrgicos”, “Consentimiento informado práctica de anestesia”, “Complicaciones relacionadas con la anestesia recomendada, su estado general y sus enfermedades asociadas”, “Evaluación preanestésica”, “Record de anestesia”, “Informe quirúrgico”, “Notas de enfermería”, “Recuperación post anestésica”, “Formato de solicitud de insumos y medicamentos”, “control de pruebas de esterilización”, “Recuento de material quirúrgico”, “Lista de chequeo para procedimiento quirúrgico”, “Lista de chequeo alistamiento de salas de cirugía”, “Planilla de seguimiento post quirúrgico a pacientes”, “Control de temperatura” y “Control de Humedad”, los cuales cuentan con el rótulo en la parte superior 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecha titulado “CLÍNICA CORPO LASER, no tienen fecha y se encuentran sin diligenciar, es decir, que no prueban que durante el período relevante la marca objeto de controversia haya sido usada, teniendo en cuenta que, como lo indicó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso: “[…] para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción […]”.

Adicionalmente, los referidos medios probatorios no indican, por ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de servicios identificados con la marca “CLÍNICA CORPO LASER” o la inversión en publicidad que la parte demandante hubiere realizado para promocionar servicios distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios para entender demostrada el uso real y efectivo de esta última.

En segundo lugar, se observa que la certificación suscrita por el señor CESAR ORLANDO RUIZ, se trata de una exposición que por sí sola no constituye prueba de su dicho, habida cuenta que sus afirmaciones requerían de pruebas adicionales que las soportaran, 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues no se encuentra respaldado por facturas u otros documentos idóneos que aporten certeza sobre la información allí consignada10.

También se advierte, sobre el particular, que no basta enunciar en el certificado allegado el valor de los ingresos obtenidos por los servicios prestados, en tanto que dicho documento no detalla en qué consisten los citados servicios y además no está acompañado de una declaración jurada que certifique la veracidad de la información proporcionada.

En tercer lugar, la Sala estima que los diferentes documentos, tales como las certificaciones de los señores HENRY HEREDIA HOYOS y CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ, así como las constancias de autoevaluación de fechas 30 de septiembre de 2015 y 12 de diciembre de 2016, no son prueba de la comercialización de la marca “CLÍNICA CORPO LASER” en los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en tanto no informan sobre las ventas de los servicios bajo esa marca.

Tampoco constituyen prueba de una actividad publicitaria de la marca efectuada por la parte demandante en la Comunidad Andina ni una puesta a disposición de los servicios bajo la marca en esta región. 10 Al respecto, ver sentencia de 29 de octubre de 2020. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2013-00200-00. 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, los citados documentos no dan cuenta de la cantidad de servicio, identificado con la marca “CLÍNICA CORPO LASER”, que fue puesto en el comercio o que estuvo disponible en el mercado, elemento que resulta fundamental para determinar el uso real, conforme lo exige la norma comunitaria.

Cabe precisar que no basta con la mera intención de usar la marca para que su uso sea considerado real y efectivo, sino que este debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Así lo precisó el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso 276-IP-2016: “[…] Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio […]” (Destacado fuera de texto). En este sentido, las certificaciones y documentos de autoevaluación en comento no son prueba suficiente para demostrar el uso de la marca “CLÍNICA CORPO LASER” en el mercado y, 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co particularmente, en alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, no se advierte que las citadas certificaciones sirvan para demostrar el uso real y efectivo de la marca cuestionada, dado que se trata de declaraciones que por sí solas no constituyen prueba de su dicho, de manera que requieren estar sustentadas por material probatorio adicional. Por lo tanto, las pruebas aportadas resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca “CLÍNICA CORPO LASER” (mixta), que distinguía servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto no demuestran que dichos servicios se encontraban puestos en el comercio o disponibles en el mercado bajo esa denominación, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En otras palabras, la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca, por no uso, le correspondía a la actora, en su condición de titular del registro y como tal estaba obligada a demostrar “[…] de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios amparados por ella […]”, por lo menos en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, a través de los medios de prueba enunciados en el artículo 167 de la Decisión 486, o con cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación11.

Y lo anterior lleva también a precisar que, como lo afirmó la parte actora, los medios de prueba listados en el artículo 167 de la Decisión 486 sí son enunciativos y no taxativos; sin embargo, ello no quiere decir que la entidad demandada, a través de los actos acusados, no le haya dado valor probatorio a los documentos allegados para demostrar el uso de la marca cuestionada durante el trámite administrativo.

Por el contrario, lo que en este caso ocurrió fue que la parte actora no aportó suficientes pruebas que evidenciaran que sí había dado un uso real y efectivo a la marca “CLÍNICA CORPO LASER” para identificar servicios de la Case 44 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, la entidad demandada, mediante la Resolución acusada núm. 40166 de 2020, sostuvo lo siguiente: 11 Así lo ha sostenido la Sala, entre otras, en sentencia de 15 de diciembre de 2017 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00). 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 3.1.

Valoración probatoria En primer lugar, debe recordarse que la cancelación por no uso únicamente puede recaer sobre la cobertura del signo, o en su defecto, sobre los productos y/o servicios expresamente indicados por el accionante. En ese mismo orden de ideas, solamente resultan relevantes las pruebas tendientes a demostrar el uso en el mercado de la cobertura otorgada al signo cuestionado dentro del periodo relevante, es decir, del 18 de enero de 2014 al 18 de enero de 2017.

Así las cosas, este Despacho no encuentra acertados los argumentos expuestos por la Dirección de Signos Distintivos, toda vez que las pruebas aportadas por la sociedad B S P CORPOLASER LTDA, no prueba el uso real y efectivo del signo CLÍNICA CORPO LASER para identificar servicios de cirugía plástica (sala de cirugía) tratamientos con láser y consulta de cirugía plástica.

En efecto, del material probatorio que comprende: certificado de contador público; copia de capturas de pantalla del sitio web www.susmedicos.com, www.facebook.com, www.youtube.com, https://who.is/whois/clinicacorpolaser.com; copia de certificaciones de los señores Henry Heredia Hoyos y Carlos Alberto Hernández; constancias de autoevaluación del Ministerio de Salud y de Protección Social y las copia de muestras de papelería, no se logra colegir el uso de la marca CLÍNICA CORPO LÁSER para identificar servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, resultando insuficientes, pues, si bien el certificado emitido por el contador público de la sociedad B S P CORPOLASER LTDA afirma la obtención de ingresos para los años 2014, 2015 y 2016, por la prestación de servicios de cirugía plástica con la marca CLÍNICA CORPO LÁSER, está información por sí sola, no demuestra la puesta a disposición en el comercio o mercado de los servicios identificados por la marca (mixta) CLÍNICA CORPO LÁSER, no siendo admisible la información y capturas de pantallas de los sitios webs realizadas en el año 2019, las cuales se encuentran por fuera del periodo relevante, así como el video de YouTube publicado en el 2012 o las publicaciones en la red social de Facebook que están igualmente por fuera del periodo relevante, para probar su uso real y efectivo del signo. De este modo, el material probatorio aportado, no lleva a la certeza de la puesta a disposición de los servicios de “cirugía plástica (sala de cirugía) tratamientos con láser, consulta de cirugía plástica” identificados con el signo 36 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co objeto de cancelación, con la regularidad o cantidad de su prestación dentro del periodo relevante. […]”.

(Destacado fuera de texto). De allí que tampoco se advierta vulneración alguna al artículo 29 de la Constitución Política. Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la parte actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “CLÍNICA CORPO LASER” (MIXTA), identificada con el certificado de registro núm. 483908, bajo la titularidad de la sociedad BSP CORPOLASER LTDA, para amparar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 37 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto 38 Numero único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00009-00 Actora: BSP CORPOLASER LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.