11001032400020130060400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., primero (1o.) de junio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “RAPI MASA” TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON LAS MARCAS NOMINATIVA Y MIXTAS “RAPI”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “RAPI”, CONTENIDA EN ESAS MARCAS PREVIAMENTES REGISTRADAS, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LA PALABRA “MASA” ES DE USO COMÚN RESPECTO DE LOS PRODUCTOS AMPARADOS EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INVERSIONES MIDA S.A.S., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 025987 de 30 de abril de 2013, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y 00043365 de 26 de julio de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “RAPI MASA”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 28 de septiembre de 2012 solicitó el registro como marca del signo mixto “RAPI MASA” para distinguir productos de la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Harinas, preparaciones hechas de cereales, pan […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad CONGELADOS AGRICOLAS S.A. -CONGELAGRO S.A.4-, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas nominativa y mixtas “RAPI” previamente registradas en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 025987 de 30 de abril de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición propuesta por la sociedad CONGELAGRO S.A. y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “RAPI MASA”, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00043365 de 26 de julio de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005 de 4 En adelante CONGELAGRO S.A. 5 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto pasó por alto que el signo mixto "RAPI MASA" es distintivo e igualmente registrable como marca.

Sostuvo que el fundamento central de las decisiones cuestionadas surge a partir de la coincidencia que existe entre los signos enfrentados en torno a la expresión “RAPI”, término que dadas sus connotaciones conceptuales corresponde al prefijo de la palabra “RÁPIDO”, cuyo concepto de acuerdo con la Real Academia Española significa que “se hace muy deprisa o a gran velocidad”.

Agregó que el anterior concepto, aplicado a los comestibles, sugiere inmediatamente en la mente del consumidor un alimento que estará listo en pocos minutos, esto es, que se obtendrá a gran velocidad, en contraste con otras comidas que es necesario emplear mayor tiempo para su obtención porque es necesario realizar la cocción desde cero, no teniendo un proceso de pre-cocción alguno. Manifestó que el término sobre el cual recae la decisión para denegar el signo solicitado, esto es, “RAPI”, es inapropiable por ser descriptivo, por lo que su titular debe soportar que otras personas lo utilicen, siempre y cuando lo realicen dentro de conjuntos marcarios diferentes, unidos a otros elementos que lo hagan distintivo. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que en anteriores oportunidades la SIC ha permitido el registro de otras marcas que tiene dentro de su conjunto marcario el prefijo “RAPI”, ello sin contar que para identificar otros servicios y productos también es una palabra de uso común. Indicó que no es monopolizable la locución que ostenta la forma de las marcas “RAPI”, pues su titular no puede impedir el registro de otros signos que hagan uso del mismo concepto para hacer alusión a la pre- cocción del comestible o a la agilidad para obtenerlo, siempre y cuando tenga los suficientes elementos para que exista diferenciación. Concluyó que no existe fundamento alguno para predicar la confusión entre el signo y marcas enfrentadas, dado que la supuesta similitud surge en torno a un prefijo de uso común, que determina la debilidad de las expresiones base de la oposición. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que el signo cuestionado reproduce en su totalidad las marcas “RAPI”, sin que se pueda pregonar y/o disminuir de manera alguna las semejanzas ortográficas y fonéticas que presentan.

Indicó que, en cuanto a los productos que pretendía distinguir el signo solicitado y los que identifican las marcas previamente registradas, existe conexión competitiva, lo que impediría al consumidor diferenciarlas en el mercado, incluso no tendría certeza frente al origen empresarial de estos. II.-2. La sociedad CONGELAGRO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que el público consumidor no lograría identificar el origen empresarial de los productos identificados bajo las expresiones enfrentadas, dada su similitud fonética y ortográfica, comoquiera que el signo solicitado reproduce en su totalidad las 4 letras que comprenden la palabra “RAPI”, de las cuales dos son consonantes (R/P), y dos son vocales (A/I), asimismo, comparten la misma estructura gramatical al estar compuestas por dos silabas, esto es, “RA-PI, RA-PI MASA”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que en sus marcas se incluye de manera reiterada la misma expresión, situación que ha sido definida por la SIC como una familia de marcas, entendida como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 24 de abril de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad INVERSIONES MIDA S.A.S, en su calidad de actora, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. 6 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 025987 de 30 de abril y 00043365 de 26 de julio de 2013, mediante las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad CONGELAGRO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso y le denegó a la actora el registro del signo “RAPI MASA” (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, vulneran lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteró que el término “RAPI” es inapropiable y débil, por lo que su titular no puede impedir el registro de signos como marcas que hagan uso de la misma palabra, siempre que lo hagan en combinación con otros términos como en este caso, “RAPI MASA”.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. En efecto, señaló que los actos administrativos cuestionados están ajustados a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables que rigen la materia. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de 7 Proceso 552-IP-2018. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Los primeros son la base y el elemento 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b).

Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. […] 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos desarrollados en el párrafo 2.3 del presente acápite. […]”. 4.

Familia de marcas […] 4.2 Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 5. Marcas evocativas […] 5.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 5.3.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. […] 6.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común […] 6.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] 6.5.

Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] 6.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿Qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.8..

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. […]”. 7. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 7.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 7.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 025987 de 30 de abril de 2013 y 00043365 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 26 de julio de 2013, denegó el registro como marca del signo mixto “RAPI MASA” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas nominativa y mixtas previamente registradas “RAPI”, que amparan productos en la misma Clase; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo solicitado es registrable como marca, pues es distintivo; y que el término sobre el cual recae la decisión para denegar el signo solicitado, esto es, “RAPI”, es inapropiable, por lo que su titular debe soportar que otras personas lo utilicen, siempre y cuando lo realicen dentro de conjuntos marcarios diferentes, unidos a otros elementos que lo hagan distintivo.

Adujo que en anteriores oportunidades la SIC ha permitido el registro de otras marcas que tiene dentro de su conjunto marcario el prefijo “RAPI”, ello sin contar que para identificar otros servicios y productos también es una palabra de uso común. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literales e), f) y g), 136, literal a), 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y 1518 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […], no así la del artículo 134, ibidem, “[…] debido a que no es objeto de controversia el registro de un signo que infrinja un derecho de propiedad industrial o un derecho de autor de un tercero, ni el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 8 Este artículo al igual que el 135, literales e), f) y g), fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO9 RAPI MARCAS NOMINATIVA Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS10 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “RAPI MASA”, como lo es el solicitado por la actora, con otras marcas nominativas y mixtas, "RAPI", previamente registradas por el tercero 9 Folio 14 del cuaderno principal. 10 Folio 14 del cuaderno principal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en los mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y marcas mixtas, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un prestador y/o expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento de la actora relacionado con que la expresión “RAPI” es descriptiva y de uso común para amparar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “RAPPI” que hace parte del signo cuestionado y las marcas previamente registradas es descriptiva respecto de los productos de la Clase 30, que identifican.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201011, en la cual esta Sección definió el concepto de signo descriptivo, de la siguiente manera: “[…] la marca descriptiva12, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

Para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00378- 00. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00.

C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que la expresión “RAPI” si bien es cierto que es evocativa de la palabra “RÁPIDA” o “RÁPIDO”, también lo es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que distinguen el signo y marcas enfrentados.

En efecto, productos tales como el café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, entre otros, comprendidos en la citada Clase 30, no tienen la característica o cualidad de ser rápidos o veloces. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, debe considerarse que las expresiones en mención pueden ser catalogadas como de fantasía, porque no hay una fuerte proximidad con el producto que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente.13 Ahora, la actora también alegó que la expresión “RAPI” es de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En el caso sub examine, se encontró en la página web de la entidad demandada14 que la única titular de las marcas que figuran con la expresión “RAPI”, registradas en la referida Clase 30, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, es la sociedad CONGELAGRO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, de manera que no puede estimarse como de uso común tal partícula. 13 Criterio señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 133-IP-2009: “[…] Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente […]” 14 www.sipi.gov.co. Consultado el 29 de mayo de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No obstante lo anterior, sí se encontró que en la página web de la entidad demandada15 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la citada Clase 30, que contienen la expresión “MASA”: SIGNO TITULAR MASAPAN 77 (mixta) MASAPAN S.A. MIMASA (nominativa) PRECOCIDOS DEL ORIENTE S.A. COLMASA (mixta) PROCECOL REFIMASA (nominativa) BRINSA S.A. MASALÁ GOURMET (mixta) MARGARITA ROSA DE JOSÉ LONDOÑO Lo anterior, pone de manifiesto que la expresión “MASA” es de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, 15 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 29 de mayo de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “MASA” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término de uso común para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe señalar que al ser un término de uso común es inapropiable, de tal forma que el titular de una marca que incluya la expresión de “MASA” no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “RAPI” y “RAPI”, respecto a 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de los signos confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “RAPI” y “RAPI” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, como ya se dijo, el signo y la marca enfrentados deben tenerse como de fantasía, razón por la cual no pueden cotejarse desde este aspecto.

De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […].

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia de 28 de noviembre de 2018 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” 16 (Destacado fuera de texto). Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub examine, el signo cuestionado, “RAPI MASA”, fue solicitado por la actora para amparar los siguientes productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Harinas, preparaciones hechas de cereales, pan […]”. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, las marcas nominativas y mixtas “RAPI”, previamente registradas a favor de la sociedad CONGELAGRO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, distinguen los siguientes productos en la misma clase, estos son: “[…] Productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo y conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos. café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […];

“[…] Arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales […]” y; “[…] Productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva; cereales preparados para la alimentación humana; harina de papa para uso alimenticio […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 30 de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); tienen la misma finalidad, esto es, alimentar a los seres vivos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad del signo y marcas enfrentadas.

Así las cosas, al existir identidad entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se indicó, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de fabricantes relacionados económicamente.

Adicionalmente, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial, por razón de la identidad antes anotada, lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente solicitado[…]” 17 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “RAPI”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales18: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Ahora, cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas que comparten la partícula “RAPI”.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. 18 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “RAPI” en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONGELAGRO S.A., que funge en el presente proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla: CERTIFICADO NÚM. MARCA ESTADO Titular CLASE 258580 RAPI PLATANO Registrada CONGELAGRO S.A. 30 286454 RAPI PAPA Registrada CONGELAGRO S.A. 30 286456 RAPI YUCA Registrada CONGELAGRO S.A. 30 341646 RAPI POLLO Registrada CONGELAGRO S.A. 30 328597 RAPI Registrada CONGELAGRO S.A. 30 314473 RAPI VERDURAS Registrada CONGELAGRO S.A. 30 269504 RAPI - PAPA Registrada CONGELAGRO S.A. 30 280447 RAPI -PLATANO Registrada CONGELAGRO S.A. 30 243158 RAPI Registrada CONGELAGRO S.A. 30 273580 RAPI –PAPA, RICO PEDIRLAS, MAS RICO DISFRUTTARLAS Registrada CONGELAGRO S.A. 30 Como se puede advertir, la sociedad CONGELAGRO S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “RAPI”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es por ello que el consumidor común asociará los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante que les sirve de enlace, esto es, “RAPI”, por lo que si una empresa conforma sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos distintivos de líneas de productos que tienen una misma procedencia.19 Así las cosas, al existir identidad entre las expresiones cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellas, se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Y en lo tocante al argumento de la demandante, concerniente a que en otros casos la entidad demandada ha permitido el registro de otras marcas que tienen dentro de su conjunto el prefijo “RAPI”, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares20; además, de considerarse que eventualmente la 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2009-00059-01. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia21 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “RAPI MASA”, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada uno de ellos se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013- 00255-00. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de junio de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00604-00 Actora: INVERSIONES MIDA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.