Radicado: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO Radicado: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tesis: No son nulas las resoluciones que denegaron la solicitud de patente de invención puesto que, para un técnico medio en la materia, con base en el estado de la técnica preexistente y sus conocimientos básicos del asunto, el producto que se pretendía patentar se derivaba de la técnica sin ningún esfuerzo intelectual adicional, por lo que carece de nivel inventivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Decisión 344 de 1993.
No son nulas las resoluciones que denegaron la solicitud de patente de invención, puesto que la SIC no tenía el deber legal de estudiar la modificación a las reivindicaciones radicada con el recurso de reposición formulado en contra de la decisión de negar la patente. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho presentada por Schneider Electric Industries S.A. en contra de la resolución núm. 32629 de 29 de diciembre de 2004, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio1 negó una solicitud de patente de invención y de la resolución núm. 12680 de 31 de mayo de 2005, mediante la cual se confirmó la primera decisión. 1 En adelante SIC.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 I.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda En el escrito de la demanda la sociedad Schneider Electric Industries S.A. solicitó las siguientes pretensiones: “2.1. PETICIÓN PRINCIPAL DE NULIDAD Que se decrete la nulidad de los siguientes actos de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1. Resolución N° 32629 del 29 de diciembre de 2004, mediante la cual, el Superintendente de Industria y Comercio decidió Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "CONTACTOR ELECTROMECÁNICO". 2.1.2.
Resolución N° 12680 del 31 de mayo de 2005, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por mi representada, contra la Resolución N° 32629 de 2004, confirmándola en todas sus partes, se rechazó por extemporánea la modificación de la solicitud propuesta en el escrito del recurso de reposición y se declaró agotada la vía gubernativa.
2.2. PETICIÓN SUBSIDIARIA DE NULIDAD Que se decrete la nulidad de la siguiente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.2.1. Resolución Nº 12680 del 31 de mayo de 2005, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A., contra la Resolución Nº 32629 de 2004, confirmándola en todas sus partes, se rechazó por extemporánea la modificación de la solicitud propuesta en el escrito del recurso de reposición y se declaró agotada la vía gubernativa.
2.3. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2.3.1. Restablecimiento Principal: 2.3.1.1. Que como consecuencia de las declaraciones que accedan a la petición principal de nulidad, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar la patente denominada "CONTACTOR ELECTROMECÁNICO" solicitada bajo el expediente administrativo N° 99075599, por cuanto la misma cumple con todos los requisitos para ser considerada como invención y, por ende, para gozar del privilegio de patente. 2.3.1.2.
Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la inscripción del certificado de registro para la patente denominada "CONTACTOR ELECTROMECÁNICO" a nombre de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA en el registro de la Propiedad Industria 2.3.2 Restablecimiento Subsidiario: Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 2.3.2.1.
Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución N° 12680 del 31 de mayo de 2005, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, que resuelva de fondo el recurso de reposición, teniendo en cuenta la modificación del pliego reivindicatorio, dirigida a la combinación de las reivindicaciones números 1 y 2 en una única reivindicación y demás cuestiones de hecho y de derecho que aparecían en el trámite y las que existan para ese momento en el expediente. 2.4.
Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.”2 1.2. Hechos En sustento de las pretensiones de la demanda3 y su corrección4, el apoderado de la parte actora expuso, en síntesis, los siguientes fundamentos fácticos: 1.2.1.
El 1 de diciembre de 1999 la demandante presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC una solicitud de patente de invención denominada "INTERRUPTOR ELECTROMECÁNICO", invocando la prioridad de las solicitudes de patente 9815184 y 9815384 en Francia de fechas 1 y 4 de diciembre de 1998, respectivamente. 1.2.2. Por auto núm. 4128 de 14 de diciembre de 19995, la SIC puso en conocimiento del solicitante el resultado del primer examen de forma en el cual la entidad realizó varias observaciones sobre el capítulo reivindicatorio y solicitó aclaraciones y explicaciones.
En el término otorgado, la demandante presentó un memorial6 a través del cual corrigió el objetivo o resumen de la invención, modificó la descripción de la invención y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que sustituyó el inicial e incluyó el arte final. De esta forma, la descripción de la invención fue expresada en el siguiente sentido: “La presente invención tiene por objeto un contactor 2 Folios 64 al 67 de la corrección de la demanda - cuaderno principal. 3 Folios 25 a 27 cuaderno principal. 4 Folios 64 a 85 cuaderno principal. 5 Folios 22 a 23 del cuaderno 1 de anexos 6 Folios 50 a 70 del cuaderno 1 de anexos Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 electromecánico que comprende un cuerpo dotado de elementos de fijación un soporte que aloja un electroimán y un portacontactos móvil; el electroimán comprende una bobina, una armadura fija y una armadura móvil capaz de desplazar el portacontactos; el cuerpo comprende unos bornes de alimentación y unos bornes de comando”7. 1.2.3.
La SIC señaló que la solicitud reunía los requisitos de forma y ordenó su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual se realizó en el núm. 524 del 31 de enero de 2003. Contra la solicitud no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 1.2.4. Mediante oficio núm. 5736 de 17 de junio de 2004 la SIC le comunicó al solicitante el resultado del examen de patentabilidad en el cual consideró que la prioridad reivindicada con base en las solicitudes francesas era válida, pero que la invención no era patentable puesto que se encontraba afectada en su nivel inventivo.
Al respecto señaló que, al comparar las reivindicaciones de la solicitud con las anterioridades “US 4 229 719 Contactor” y “EP 0 036 027 Schultz”, se advertía que un ingeniero eléctrico con experiencia en contactores, relevos e interruptores, con las condiciones necesarias para informarse acerca de los principios que se encuentran en la literatura técnica del área, habría derivado sin ningún esfuerzo intelectual adicional la solución propuesta en la solicitud de Schneider Electric Industries S.A. Por tal motivo, le otorgó al solicitante un plazo de 60 días para presentar una respuesta frente a las objeciones del examinador. 1.2.5.
La demandante dio respuesta a las observaciones en el sentido de modificar el título de la invención a "CONTACTOR ELECTROMECÁNICO" en sustitución de INTERRUPTOR ELECTROMECÁNICO y aclarar que los términos de localización de los elementos en el contactor no eran arbitrarios, ni denotaban una característica del aparato y aportaban una 7 Folio 115 del cuaderno de anexos digitalizado, el cual obra en el índice 114 del historial de actuaciones del proceso disponible en SAMAI.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 ventaja a lo existente en el estado de la técnica. Asimismo, presentó argumentos para sustentar el nivel inventivo del objeto de la patente solicitada y un nuevo capítulo descriptivo y de reivindicaciones, con el fin de impartir claridad a la solicitud presentada. 1.2.6.
Mediante Resolución núm. 32629 de 29 de diciembre de 2004 la SIC decidió negar el privilegio de patente de invención a la creación “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO”, bajo la consideración de que no cumplía con el requisito de nivel inventivo. Al respecto, la SIC indicó que, a partir de la comparación entre las reivindicaciones de la solicitud de patente y las anterioridades US 4 229 719 (#2), EP 0 036 027 (#3) y EP 0 488 203 (#4), se evidenciaba que las reivindicaciones 1 a 7 no proponían ningún avance inesperado respecto de la técnica existente al momento de la presentación de la primera solicitud, ni solucionaban un problema persistente en la técnica.
Por el contrario, a partir de los antecedentes 2 y 3, las personas medianamente conocedoras de la técnica hubieran podido lograr de manera obvia lo reivindicado. 1.2.7. La demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 32629 de 29 de diciembre de 2004 en el que explicó que las anterioridades invocadas para negar el privilegio de patente de invención no describían ni sugerían la invención solicitada y, por lo tanto, no le hacían perder el nivel inventivo a la patente solicitada.
De otra parte, con el fin de evidenciar el cumplimiento del requisito del nivel inventivo, con el recurso de reposición presentó una modificación de la reivindicación núm. 1, consistente en la combinación de las reivindicaciones 1 y 2 en una única reivindicación. 1.2.8. A través de la Resolución núm. 12680 del 31 de mayo de 2005 la SIC resolvió desfavorablemente el recurso de reposición y no accedió a la concesión del privilegio de patente solicitado, para lo cual ratificó los argumentos expuestos en la resolución que negó la patente.
De otra Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 parte, rechazó la modificación del capítulo reivindicatorio propuesta con el recurso frente a lo cual explicó que el trámite de la solicitud culminó con la decisión de negar la patente como consecuencia del examen definitivo de la solicitud. 1.4.
Normas invocadas como infringidas y concepto de violación8 1.4.1. Violación de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de 1993 La demandante manifestó que, al afirmar que la solicitud de patente no tenía vocación de patentabilidad porque no gozaba de nivel inventivo debido a la existencia de unas anterioridades, la SIC aplicó e interpretó equivocadamente los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 en los actos administrativos acusados.
En primer lugar, señaló que el examen de nivel inventivo respecto de la invención denominada "CONTACTOR ELECTROMECÁNICO", no debía realizarlo un "ingeniero eléctrico con experiencia en contactores, relevos e interruptores, que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos aparatos o, […] que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva"9 como lo señaló la SIC en los actos acusados.
Por el contrario, según la demandante, de acuerdo con los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la persona que debía efectuar el examen del nivel inventivo correspondía a un técnico de conocimientos medios, pero no especializados, esto es, sencillamente un ingeniero eléctrico que conociera del funcionamiento de dispositivos operados por electricidad.
Igualmente, recordó que el examen de nivel inventivo debía estar encaminado a determinar si a partir del conocimiento que sobre la materia tiene el técnico en cuestión, el invento 8 La demanda inicialmente presentada fue reformada en el capítulo denominado “CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN”, al cual se adicionaron argumentos técnicos que demostraban el nivel inventivo.
La reforma de la demanda fue aceptada por el Despacho sustanciador mediante auto del 7 de noviembre de 2006. Por lo tanto, la exposición sobre el concepto de violación corresponde al señalado en la demanda principal y su reforma. 9 Folio 42 del cuaderno principal. Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 resultaba obvio o se derivaba de manera evidente del estado de la técnica.
En ese orden, la demandante manifestó que, aunque los contactores y los interruptores eléctricos existían con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente, la invención denominada "CONTACTOR ELECTROMECÁNICO" sí tiene nivel inventivo y no se derivaba obviamente de las anterioridades citadas por la SIC, si se examinaba correctamente.
En ese sentido, se pronunció sobre los documentos citados como anterioridades en los actos acusados y manifestó que no se podía concluir que la existencia de los medios utilizados por la solicitante de la patente de invención la tornara evidente y obvia, por las siguientes razones: • Recordó que la SIC adujo que no se demostró la importancia de la localización de elementos en el contactor objeto de la solicitud; sin embargo, en la respuesta al examen de fondo la demandante expuso que "los contactores usualmente funcionan con módulos o aditamentos de los cuales algunos se conectan sobre los bornes de la bobina…teniendo en cuenta el espacio disponible, dichos aditamentos se disponen posterior al cableado de alimentación y son conectados a los bornes de las bobinas situadas adelante”.
En ese sentido, la parte actora manifestó que un experto medio en la materia conoce de la dificultad que provoca la falta de espacio para el acceso a los bornes de comando, en particular cuando pasan altas corrientes por los bornes de alimentación. Por lo tanto, dijo que, contrario a lo afirmado en los actos acusados, sí es importante la disposición de elementos en un contactor y la invención solicitada por la demandante soluciona los inconvenientes encontrados en el estado del arte frente a ese aspecto. • La anterioridad EP 0 036 027 divulga un contactor que tiene un cuerpo que comprende bornes de alimentación unidos a contactos fijos Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 del contactor, así como bornes de comando conectados a la bobina del electroimán del contactor.
En el documento el plano de cableado de los bornes de comando no está situado adelante del plano de cableado de los bornes de alimentación sino ligeramente hacia la parte posterior y la bobina del electroimán está situada hacia la parte posterior de la caja. Además, el documento describe un elemento adicional del contactor montado de forma removible en la parte anterior del mismo, esto es, una caja que comprende los bornes llamados auxiliares que están unidos a los contactos fijos auxiliares y tiene el objetivo de proporcionar contactos suplementarios que indican el estado abierto/cerrado de los contactos de alimentación del contactor.
El plano de cableado de los bornes auxiliares está situado adelante del plano de cableado de los bornes de alimentación, pero no se pueden considerar los bornes auxiliares como bornes de comando pues no están conectados a la bobina del contactor sino a un lado. A juicio de la demandante, la disposición encontrada en la anterioridad de ninguna manera puede guiar a un experto en la materia, de forma evidente, a lo reivindicado en la solicitud. • El documento US 4 229 719 describe un contactor que tiene un cuerpo que comprende los bornes de alimentación unidos a contactos fijos del contactor.
El cuerpo comprende igualmente los bornes auxiliares unidos a contactos fijos auxiliares del contactor. El plano de cableado de los bornes auxiliares está situado delante del plano de cableado de los bornes de alimentación y los bornes de comando están conectados a la bobina del contactor y dicha bobina se sitúa en la parte posterior de la caja.
Según la accionante, este documento tampoco sugiere al experto colocar el plano de cableado de comando delante del plano de cableado de los bornes de alimentación, tal como se reivindica en la invención objeto de la solicitud. En ese sentido, recordó que la invención denominada “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO” describe un contactor con un cuerpo que incluye bornes de potencia (A) situados en un plano de cableado de potencia (PA) Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 y unidos a contactos de potencia fijos del contactor.
El cuerpo del contactor también incluye bornes de comando (B) situados en un plano de cableado de comando (PB) y unidos con la bobina del electroimán. Así, estos bornes de comando (B) permiten hacer funcionar la bobina del electroimán del contactor para accionar portacontactos móviles del contactor y así poder aislar o conectar los contactos fijos.
Por consiguiente, los bornes de comando (B) y los bornes de potencia (A) son parte del cuerpo del contactor, independientemente de cualquier aditivo que podría ser agregado a este contactor. Según la invención solicitada por Schneider Electric Industries SA, el electroimán (20) está colocado en la parte trasera del cuerpo (10) y el plano de cableado de mando (PB) está situado en la parte delantera del cableado de potencia (PA).
En ese orden, afirmó que la originalidad de la invención “CONTACTOR ELECTROMECANICO” se encuentra en que los bornes de comando (es decir los bornes que comandan la bobina del electroimán del contactor) están ubicados delante de los bornes de potencia, mientras que la bobina del electroimán está ubicada en la parte trasera de la caja del contactor.
De manera que, según esta disposición, los bornes de potencia están ubicados entre la bobina del electroimán y los bornes de mando. Así, señaló que los documentos citados en los actos acusados no enseñan ni sugieren lo reivindicado en la patente solicitada, pues en ninguno se divulga una disposición de elementos en un contactor en la forma en la que se planteó en la solicitud formulada.
En ese sentido, resaltó que las posiciones "atrás" o "en un mismo plano", la posición "adelante" del plano de cableado de comando con respecto al plano de cableado de potencia que se encuentran en el CONTACTOR ELECTROMECANICO de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA imponen esfuerzos técnicos para encontrar un camino para estas conexiones eléctricas que atraviesan el plano de cableado de potencia y al mismo tiempo cumplen con las distancias de aislamiento impuestas por las normas”10.
Ello, por cuanto los contactores 10 Folio 69 del cuaderno principal. Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 electromagnéticos son aparatos comunes en el comercio y en todos ellos el plano de cableado de comando se encuentra ubicado atrás o en el mismo plano que el plano de cableado de potencia. Por ende, a la fecha de la presentación de la solicitud, con la reivindicación de prioridad, ninguno de los aparatos conocidos había propuesto colocar el plano de cableado de mando delante del plano de cableado de potencia, con una bobina del electroimán ubicada en la parte trasera de la caja del contactor.
De ello destacó que esta disposición facilita el acceso a los bornes de comando sin el riesgo de tocar los bornes de alimentación por los cuales puede pasar corriente muy elevada y afirmó que lo reivindicado es distintivo e inventivo frente a otras aplicaciones que se hayan dado a contactores e interruptores, debido a la inclusión de los medios indicados al conjunto de elementos que conforman la invención. De otra parte, señaló que la SIC se equivocó al considerar que la invención no tenía nivel inventivo porque las anterioridades fueron examinadas de manera equivocada.
Reprochó que se fraccionaron parte por parte los componentes de la invención objeto de la solicitud de patente y se omitió considerar los medios adicionales que no poseen las anterioridades, como surge con claridad al examinar el plano principal. Concluyó señalando que la determinación sobre lo obvio de la invención a la que arribó la SIC obedeció al fraccionamiento del conjunto de la solicitud y del incorrecto entendimiento de la invención. Sin embargo, un técnico en la materia y examinadores de otros países no habrían considerado obvia la invención, pues no habrían disgregado parte por parte los medios que incluye el “CONTACTO ELECTROMECÁNICO” ni tendrían a su disposición los elementos en un contactor de la forma específica que se presenta en la invención. Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 1.4.2.
Concepto de violación del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 La demandante planteó que, según el tenor del artículo 34 de la Decisión 486, las únicas limitaciones que tiene el solicitante para modificar la solicitud de patente consisten en que no se amplíe la divulgación contenida en la solicitud inicial y no se propongan cuestiones diferentes a las debatidas en el trámite administrativo.
En ese sentido, afirmó que el capítulo reivindicatorio que presentó con el recurso de reposición no amplió la divulgación contenida en la solicitud inicial puesto que tuvo como base el pliego reivindicatorio presentado a la SIC y se limitó a combinar las dos reivindicaciones con el fin de hacer más evidente la patentabilidad de la invención, de manera que mantuvo la materia inicialmente reivindicada.
Por la misma razón, indicó que el recurso de reposición formulado en contra de la Resolución 32629 de 2004 se contrajo a aspectos técnicos que ya habían sido planteados en el trámite administrativo. En ese orden, adujo que la SIC erró en la interpretación del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues no es cierto que cuando la solicitante interpuso el recurso de reposición y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, haya modificado la patente.
En ese orden, señaló que no había lugar a rechazar por extemporánea la modificación de la solicitud. 1.4.3. Concepto de violación del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo por falta de aplicación. Señaló que esta norma era aplicable al caso concreto por cuanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la cuestión relativa a si se pueden modificar las solicitudes de patente en el momento en el que se interponen los recursos administrativos es un asunto que Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 debe ser resuelto por la legislación interna, ya que se trata de un asunto estrictamente procesal y no comprendido en la norma comunitaria.
En ese sentido, el artículo 59 del CCA hace referencia a las facultades con las que cuentan la administración al resolver los recursos y ordena que se deben absolver todas las cuestiones planteadas en ellos, incluso aquellas que sean nuevas. Con todo, la demandante afirmó que la SIC violó por falta de aplicación esa norma porque se abstuvo de aceptar el capítulo reivindicatorio presentado con el recurso de reposición, a pesar de que estaba obligada a evaluar la procedencia de la modificación de la solicitud de patente en los términos del artículo 34 de la Decisión. II.
TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto11 de 14 de febrero de 2006 se admitió la demanda y se ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación al Ministerio Público. 2.2. De la contestación de la demanda 2.2.1.
La SIC, a través de apoderado judicial, mediante escritos radicados el 7 de junio de 200612 y 15 de marzo de 200713, contestó la demanda y su reforma oponiéndose a las pretensiones con fundamento en lo siguiente: Manifestó, en primer lugar, que los actos administrativos se expidieron con fundamento en la Decisión 486 de 2000, por cuanto la etapa de examen de fondo y definitivo se efectuaron conforme dicha normativa, por ser el régimen sustitutivo vigente a partir del 1 de diciembre de 2000. 11 Folios 54 a 55 del expediente 12 Folios 125 a 133 del expediente 13 Folios 142 a 146 del expediente Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 En ese sentido, planteó que la solicitud presentada por la demandante adolecía del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 dado que los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta.
Ello, toda vez que las reivindicaciones 1 a 7 no propusieron un avance inesperado en la técnica, al momento de la presentación de la primera solicitud; por el contrario, a partir de los antecedentes US 4 229 719 y EP 0 036 027, las personas medianamente conocedoras del arte habrían podido lograr de manera obvia lo reivindicado. Así, reiteró que el antecedente US 4 229 719 divulga un contactor con todas las características del interruptor electromagnético reivindicado por la demandante y que la única diferencia entre los aparatos consiste en que en el antecedente el plano del cableado de alimentación es anterior al plano del cableado de mando.
Sin embargo, como bien se manifestó en la resolución de negación, se trata de una disposición de posición que un técnico en la materia habría derivado fácilmente, porque los planos de cableado PA, PB, PC son paralelos entre sí y, los cuales, podrían ubicarse en 3 posibles posiciones para los planos de los cableados: "anterior", "posterior" o "en igual" plano. Por tal razón fue que se consideró que un técnico en la materia habría derivado sin ningún esfuerzo intelectual adicional la solución propuesta en este caso.
De otra parte, adujo que los conocimientos técnicos de un ingeniero eléctrico obviamente abarcan los contactores, relevos e interruptores, sin que por ello haya lugar a considerarlo especializado tal como equivocadamente lo califica el demandante. Insistió en que, de hecho, en los actos demandados se hizo referencia a que el análisis lo realizaría un técnico con principios básicos de funcionamiento de los aparatos en cuestión, al punto en el que de ninguna manera se ha hecho referencia a un técnico especializado.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 En tercer lugar, explicó que la administración no tuvo en cuenta, ni podía considerar el pliego de reivindicaciones allegado con el recurso de reposición pues, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado14, en virtud del artículo 34 de la Decisión 486 las modificaciones a la solicitud solo se pueden realizar hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida la solicitud, es decir, hasta que se emita la resolución de primera instancia. Finalmente manifestó que la opinión y el resultado del examen realizado en oficinas de otros países es respetable, pero la oficina nacional es autónoma y emite sus actos con fundamento en sus propias opiniones, las cuales, pueden coincidir o no, con las emitidas por otras oficinas.
Así, trajo a colación la postura del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación Prejudicial 21-IP-2000, conforme la cual "El trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materias que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la Normativa comunitaria”.
Ello, para resaltar que la SIC debe velar por el interés general sin desconocer los derechos legítimos de los particulares, de manera que las solicitudes de patente deben cumplir con todos los requisitos del título II de la Decisión 486 para poder ser otorgadas. 2.2.2. El Ministerio Público no intervino dentro en esta etapa de la actuación. III.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La parte demandante presentó alegatos de conclusión15 en los cuales reiteró los argumentos de la demanda que apuntan a la prosperidad 14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2004, expediente: 7684. 15 Folio 345 a 356 del cuaderno principal Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 de las pretensiones formuladas.
Se refirió a lo expresado en el dictamen pericial decretado como prueba y afirmó que lo allí señalado demuestra que la invención “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO” sí tiene nivel inventivo, pues se ratificó que dicho requisito se cumple en consideración a que en ella el plano de cableado de los bornes de mando (es decir los bornes unidos con la bobina del electroimán del contactor) está situado en la parte delantera del plano de cableado de los bornes de potencia y la bobina del electroimán está situada en la parte trasera de la caja del contactor. 3.2 La SIC16 ratificó igualmente los planteamientos realizados en la contestación de la demanda.
Con relación a las pruebas documentales decretadas (US 6 411 184 de 25 de junio de 2002 y EP 1 051 718 de 26 de octubre de 2005, mediante las cuales se otorgó el privilegio de patente de invención para el “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO” a favor de la demandante) adujo que estas no constituyen prueba de patentabilidad del producto reclamado.
Por el contrario, se evidencia que la solicitud extranjera se sometió a un procedimiento de concesión diferente al regulado en la normatividad andina, por lo que no es vinculante para la SIC. Sobre el dictamen pericial, señaló que las conclusiones expuestas confirman que la única diferencia entre los documentos del estado del arte y la invención presentada consiste en la disposición de los planos de cableado de comando y del cableado de alimentación, y plantean que los documentos del estado del arte no anticipan la novedad de la invención, en atención a esa diferencia. Con todo, a ese respecto resaltó que a la invención no se le reprocha la falta de novedad, sino su carencia de nivel inventivo y que las preguntas del cuestionario encaminaron al perito a analizar únicamente la obviedad de la mencionada modificación con respecto al estado de la técnica; sin embargo, ese análisis no se 16 Folios 327 a 340, del cuaderno principal.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 corresponde con el método de problema solución, que es el que se aborda cuando se objeta el nivel inventivo de una solicitud. Recordó que, en este último caso, lo que se estudia es si una persona medianamente versada en la materia sería capaz de resolver el problema indicado en la forma en que se reivindica a partir de la información brindada en los documentos del estado del arte, en combinación con su conocimiento al momento de la invención. Así, reprochó que en la prueba pericial no se realizó un análisis sobre la obviedad de la modificación de la disposición de los planos de cableado de comendo y del cableado de alimentación en combinación con el conocimiento de una persona medianamente versada en la técnica.
Por ello, la prueba no logró demostrar que la invención implique un salto cualitativo de la regla técnica o presente un efecto inesperado. En su lugar, la prueba se concentró en demostrar que la invención tiene novedad; con todo dicho requisito que no fue el motivo de la denegación de la solicitud. Finalmente, a partir de todo lo anterior, aseveró que la prueba pericial fue inútil dado que no desvirtuó que la solución al problema técnico es obvia para la persona normalmente versada en la materia, “dado que el cambio de tamaño, forma o proporción obtenido por mero ensayo sin efecto inesperado y la selección entre un número de posibilidades conocidas sin algún efecto técnico inesperado, evidencian en este caso la falta de nivel inventivo”17. 3.3.
El Ministerio Público no presentó alegatos de conclusión. 17 Folio 340 del expediente. Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 IV. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 559-IP-201518.
En primera medida, sobre las normas a ser interpretadas, el Tribunal indicó expresamente: “B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Procede la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, conforme a lo solicitado por la Corte consultante; sin embargo, corresponde a la Corte consultante analizar y determinar la norma aplicable al caso, teniendo en cuenta los criterios desarrollados por este Tribunal sobre dicho tema.
3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. 2. Nivel inventivo y estado de la técnica. […]19 En ese orden, el Tribunal se pronunció en el siguiente sentido: 4.1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial Señaló que para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 18 Folios 316 a 324 del expediente. 19 Folio 318 del expediente.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Por su parte, respecto del nivel inventivo adujo que la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente.
Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Y, respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, indicó que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente es necesario que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. 4.2.
Nivel inventivo y estado de la técnica Señaló que para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios: “- El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. - El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.
La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. - El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. - Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. - En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo se encuentra en el Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.” Acorde con lo anterior señaló que el manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: “(i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinarla que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.
"( ) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación (es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos ( )". - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.
Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos.
" La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características - " Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo " - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: a) ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; b) ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y c) ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.” Finalizó señalando que “a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.
Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica - sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente”. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1.
Los actos acusados Se pretende la nulidad de las resoluciones números 32629 de 29 de diciembre de 200420 y 12680 de 31 de mayo de 200521, mediante las cuales, respectivamente, se negó el privilegio de patente de invención para el “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO”, y se resolvió un recurso de reposición contra esta decisión, confirmándola, ambos actos emitidos por la SIC. 20 Folios 7 al 14 del cuaderno principal. 21 Folios 15 al 22 del cuaderno principal.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 5.2. La normativa aplicable En la interpretación prejudicial emitida para este proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.
Con todo, efectuó dicha interpretación bajo el entendido de que le correspondía a esta Sala determinar cuál es la norma aplicable al caso concreto, atendiendo a los hechos relevantes del proceso y teniendo en cuenta las directrices previamente impartidas por el Tribunal sobre la norma comunitaria en el tiempo. En consecuencia, la Sala adoptará dicha determinación de acuerdo con las siguientes consideraciones: A este respecto, en la interpretación prejudicial 96-IP-2015, al reiterar lo dicho en el proceso 66-IP-2013, el Tribunal explicó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos.
En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso.
En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: ‘si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro (…) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso’.
(Proceso 38-IP-2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial 845 de 1 de octubre de 2002)”. (…)”. [..]” Subrayas fuera del texto original. Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 En ese sentido, la Sala destaca que la solicitud de patente respecto de la invención “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO” fue radicada el 1 de diciembre de 1999, esto es, cuando se encontraba vigente la Decisión 344 de 199322.
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que en la demanda se plantean dos cargos: el primero, relativo a la violación de normas comunitarias de alcance sustancial, como lo es aquella que se refiere a los requisitos de patentabilidad, en particular al del nivel inventivo; y el segundo, en el que se reprocha una indebida aplicación de la norma procesal que regula la oportunidad para modificar la solicitud de patente.
Por lo tanto, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acogidos por esta Corporación, la Sala concluye que, en orden a abordar el primero de los cargos formulados, la Sala deberá considerar lo previsto en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de 1993, en tanto corresponden a la norma sustancial vigente para el momento de la solicitud de patente.
En todo caso, la Sala destaca que tal determinación no implica desconocimiento de los principios de congruencia y debido proceso, habida cuenta que el asunto controvertido en el proceso versa en torno al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad23. De otra parte, como el segundo de los cargos plantea un debate procesal en torno a la oportunidad máxima para solicitar la modificación de la solicitud de patente, en este punto deberá aplicarse la Decisión 486 de 2000, en particular, su artículo 34, toda vez que, para el momento de su entrada en vigencia, el trámite administrativo de la solicitud que aquí se analiza se encontraba en curso y, por tal motivo, dicha norma era de aplicación inmediata respecto de la actividad procesal pendiente. 22 La cual estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2000 23 Sobre este asunto en particular, puede consultarse la postura sostenida de la Sección Primera en las sentencias de mayo 27 de 2021, rad. 11001-03-24-000-2006-00291-00 (C.P. Hernando Sánchez Sánchez), diciembre 10 de 2021, rad. 11001-03-24-000-2003-00350-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés) y noviembre 10 de 2023, rad.11001-03-24-000-2004-0042801 (C. P. Oswaldo Giraldo López).
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Las referidas normas son del siguiente tenor: Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Decisión 486 de 2000 “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.
La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.” Finalmente, en la demanda se planteó la vulneración del artículo 59 del CCA, que indica: “Artículo 59. Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva.
Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia, si es del caso.” 5.3. Problema jurídico De acuerdo con lo expuesto en la demanda, su reforma y contestación, a la Sala le corresponde determinar lo siguiente: En primer lugar, deberá dilucidarse si es cierto que la invención denominada “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO” carece de nivel inventivo en tanto que las características reivindicadas, en particular, la disposición del plano de cableado del aparato, se derivaban de forma evidente y sin esfuerzo adicional del estado de la técnica preexistente y los conocimientos básicos que sobre el asunto tiene un técnico medio en la materia; o si, por el contrario, representa un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica pertinente y, por ende, cumple con el requisito del nivel inventivo necesario para el otorgamiento de la patente pretendida.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 De conformidad con la conclusión que se extraiga, corresponderá a la Sala decidir si son nulos los actos administrativos que negaron el privilegio de patente a la invención denominada “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO”, por indebida aplicación de lo previsto en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de 1993.
De otra parte, la Sala deberá determinar si los actos administrativos acusados vulneraron el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, por indebida interpretación, así como el artículo 59 del CCA, por falta de aplicación, al concluir que no era procedente aceptar la modificación al capítulo reivindicatorio de la solicitud que la demandante presentó con el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución que negó el privilegio de patente solicitado.
De acuerdo con lo que allí se concluya, habrá lugar a dictaminar si, por tal motivo, son nulos los actos administrativos emitidos por la SIC que negaron el privilegio de patente de invención a la solicitud denominada “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO”.
5.4. ANÁLISIS DEL ASUNTO 5.4.1. De conformidad con el criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el entendimiento de las normas comunitarias que son aplicables al caso concreto, resulta pertinente recordar que los requisitos que debe cumplir toda invención para que pueda ser objeto de patente son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Estos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria. En cuanto al examen del nivel inventivo, el cual constituye el aspecto principal de la controversia que aquí se estudia, la oficina nacional Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 competente, deberá fijarse en el estado de la técnica existente y en lo que esto representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia, pues este requisito “[…] ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trata, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en el asunto técnico correspondiente […]”24.
Finalmente, respecto al estado de la técnica, el Tribunal precisó que, “[…] a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. […]”25. 5.4.2.
Análisis del nivel inventivo de la solicitud de patente de la invención denominada “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO” y la alegada violación de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de 1993. Ahora bien, con el fin de evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo respecto de la solicitud radicada por la demandante, en primer lugar, la Sala se referirá al problema técnico de la invención reivindicada.
Posteriormente, hará referencia a los fundamentos expuestos por la parte demandada en los actos administrativos acusados, así como a los argumentos expuestos en la demanda por la parte actora. En tercer lugar, procederá a analizar y valorar las pruebas practicadas en la actuación. 5.4.2.1. De acuerdo con lo señalado en la solicitud de patente presentada por la accionante, frente al objeto de la invención denominada “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO” y el problema técnico que se propuso solucionar se dijo lo siguiente: 24 Folio 320 del cuaderno principal. 25 Página 13 de la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO La presente invención tiene por objeto un contactor electromecánico que comprende un cuerpo dotado de elementos de fijación a un soporte que aloja un electroimán y un porta contactos móvil; el electroimán comprende una bobina, un armadura fija y una armadura móvil capaz de desplazar el portacontactos; el cuerpo comprende unos bornes de alimentación y unos bornes de comando. […] El objetivo de la presente invención es facilitar la diferenciación entre el cableado de alimentación, por una parte, y el cableado de comando y control, si procede, por otra parte, dentro de un contactor con bobina posterior.
Otro objetivo de la presente invención es simplificar la realización de una gama de contactores con bobina posterior capaces de recibir bornes de conexión de alimentación de diferentes tipos. […]” 26 “RESUMEN CONTACTOR ELECTROMECÁNICO Contactor electromecánico que aloja un electroimán y un portacontactos móvil en un cuerpo.
El electroimán 20 se sitúa en la parte posterior del cuerpo 10 y el plano de cableado de comando PB se sitúa adelante del plano de cableado de alimentación PA. Los bornes de comando B y los bornes de control C se disponen en una caja anterior de comando/control 60. Los bornes de bobina 26 se conectan a los bornes de comando B por conductores transversales 27 alojados en ranuras realizadas entre una cara interna del cuerpo y una cara externa de una caja de arco”27.
Así, conforme fue presentada la solicitud, la demandante pretendía que se le otorgara el privilegio de patente de invención sobre una creación consistente en un contactor electromecánico con una disposición del cableado que permitía tener mayor estabilidad y seguridad al momento de su manipulación. 5.4.2.2. Ahora bien, tanto en el estudio de patentabilidad como en los actos demandados, la SIC identificó como anterioridades relevantes las siguientes28: 26 Folio 115 del cuaderno de anexos núm. 1. 27 Folio 125 del cuaderno de anexos núm. 1. 28 Cuadro visible en la página 5 de la resolución núm. 32629 de 29 de diciembre de 2004.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 No obstante, en los actos acusados la SIC concentró sus conclusiones en el análisis en las anterioridades “(2) US 4229719 – Contactor” y “(3) EP 0036027 – Schutz”, y a partir de ellas determinó que la patente de invención carecía de nivel inventivo.
En ese sentido, en la Resolución 32629, “por la cual se niega una patente de invención”, la SIC señaló: “Para el presente caso, y en los términos que se exponen en la jurisprudencia andina, se estima que el objeto reclamado sí es una derivación evidente del estado de la técnica y resulta obvia para un técnico de nivel medio en el arte.
Ahora bien, el técnico de nivel medio en el arte encargado de resolver el problema técnico planteado en la presente solicitud, es un ingeniero eléctrico con experiencia en contactores, relevos e interruptores, que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos aparatos o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.
El antecedente 2 (ver figura 1 girada 90° contra las manecillas del reloj y las referencias del último recuadro) divulga un contactor con todas las características del interruptor electromagnético aquí reivindicado, la única diferencia entre los aparatos consiste en que en el citado antecedente el plano del cableado de alimentación es anterior al plano del cableado de mando.
Sin embargo, se trata de una disposición de posición que un técnico en la materia habría derivado fácilmente, porque los planos de cableado PA, PB, PC son paralelos entre sí y, los cuales, podrían ubicarse en 3 posibles posiciones para los planos de los cableados: "anterior", "posterior" o "en igual" plano. Por lo anterior, se considera que un técnico en la materia habría derivado sin ningún esfuerzo intelectual adicional la solución propuesta en este caso, en consecuencia lo reivindicado carece de nivel inventivo.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 De otra parte, el antecedente 3 (ver figuras 1 a 7) divulga un interruptor electromecánico con las mismas características del aquí reivindicado, excepto lo relativo al plano del cableado de alimentación que es "anterior" al plano del cableado de mando.
Por el mismo motivo que el expuesto para la anterioridad 2, un técnico en la materia habría derivado sin ningún esfuerzo intelectual la disposición reivindicada. Aún más, la tercera opción de que los planos de los cableados PC y PB se encuentren en "igual plano" o "confundido con el plano PB" como se reivindica en 5, se puede ilustrar o bien con la anterioridad 4 o bien con la 5.
En consecuencia, lo reclamado tampoco tiene nivel inventivo respecto al tercer documento. Dado lo anterior, las reivindicaciones 1a 7no proponen ningún avance inesperado a la técnica existente al momento de la presentación de la primera solicitud, ni solucionan un problema persistente en la técnica, por el contrario, a partir de los antecedentes 2 o 3, las personas medianamente conocedoras del arte hubieran podido lograr de manera obvia lo reivindicado. […]29.
Negrillas fuera del texto original. Las anteriores conclusiones fueron reiteradas en la Resolución 12680 de 31 de mayo de 2005, por la cual se resolvió el recurso de reposición formulado en contra de la anterior y en la cual, además, la SIC manifestó lo siguiente: “Argumenta el recurrente, en primer lugar, que está en desacuerdo con las razones expuestas por el Despacho con relación a la falta de nivel inventivo de la presente invención y agrega: "Respecto a los comentarios hechos por ese Despacho en cuanto a que no se demuestra la importancia de la localización de los elementos en el contactor, basta con leer el último párrafo de la segunda página de mi memorial de respuesta al oficio de fondo que establece claramente que: ' los contactores usualmente funcionan con módulos o aditamentos de los cuales algunos se conectan sobre los bornes de la bobina. teniendo en cuenta el espacio disponible, dichos aditamentos se disponen posterior al cableado de alimentación y son conectados a los bornes de las bobinas situadas adelante.' Un experto en la materia sabe la dificultad que puede traer la falta de espacio para el acceso a los bornes de comando, en particular cuando pasan altas corrientes por los bornes de alimentación. Por lo tanto, salta a la vista que sí es importante la disposición de elementos en un contactor y la presente invención soluciona los inconvenientes encontrados en el estado del arte con relación a este aspecto ( )" Sobre este punto del recurso resulta pertinente destacar que la disposición del electroimán en la "parte posterior" del cuerpo, según la representación gráfica realizada de derecha a izquierda, no es un aporte del solicitante al estado del arte, porque tal disposición es conocida desde hace tiempo como se reconoce en el párrafo 3 de la página 2 de esta solicitud, relativa a los antecedentes.
En efecto, allí se lee: "Por la configuración ideal se sabe que el electroimán del interruptor puede encontrarse en la parte anterior o posterior del cuerpo " (ver folio 2). Esto se ratifica luego en las páginas 5 y 6 de este recurso (ver folios 145 y 146). De allí, que esa característica no debería haber quedado después del "caracterizado por". 29 Folios 10 y 11 del cuaderno principal.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Así mismo, la Oficina sostuvo que los términos "parte anterior", "parte posterior" son arbitrarios, pues no denotan una característica del aparato en sí, sino que sólo indican la dirección de la posición de los tornillos de sujeción de los cables.
Ahora bien, la discusión no se dirige a cómo funciona un contactor o con que aditamentos lo hace, ni a la ubicación de esos aditamentos, etc., como lo señala el recurrente en el punto anterior, porque las reivindicaciones no relacionan ni definen la importancia de esos aditamentos o de las dificultades por la falta de espacio al usarlo.
Lo que es discutible es si la disposición reivindicada en 1 y dependientes habría sido, para una persona normalmente versada en la materia, derivable de manera evidente a partir del estado de la técnica determinado. De aquí que resulte claro que los alegatos del recurrente en este punto resulten irrelevantes en la medida que no se dirigen a controvertir los fundamentos de la Resolución. […] Al respecto resulta pertinente precisar, en primer término, que en la resolución que se impugna no se afirmó, respecto del antecedente 3, que los bornes auxiliares sean los bornes de comando, como lo asegura el memorialista en su alegato.
En segundo lugar, lo que se dijo y ahora se reitera es que el antecedente 3 EP 0 036 027 (ver folios 89 a 97, figuras 1 a 7) divulga un interruptor electromecánico con las mismas características del ahora reivindicado, excepto en lo relativo al plano del cableado de alimentación que es "anterior" al plano del cableado de mando. Por otra parte, la Oficina considera que se trata de una disposición de posición, que una persona normalmente versada en la materia habría derivado fácilmente, porque los planos de cableado PA, PB, PC son paralelos entre sí y podrían ubicarse en 3 posibles posiciones: "anterior'', "posterior'' o "en igual" plano. Aún más, esa posición se ve reforzada por el reconocimiento explícito que hace el memorialista de la posición de la bobina en el contactor cuando dice que “( ) la bobina del electroimán está situada hacia la parte posterior de la caja" (ver la reivindicación 1).
A la luz de las precisiones anteriores, se advierte que el recurrente controvierte argumentos no contenidos en el acto que impugna, tales como el de los bornes auxiliares o el hecho de que las cámaras de comunicación tengan un desplazamiento lateral, una respecto a la otra, puesto que esas características no forman parte de la discusión. Para que la comparación entre el contactor de esta solicitud y el del antecedente 3 sea más fácil, basta comparar la figura 4 de este caso (ver folio 14) con la figura 7 del antecedente (ver folio 97); de allí se deduce que aparte de las proporciones la única diferencia que se percibe es el plano del cableado de alimentación, por denominarlo de algún modo, el cual es "ligeramente posterior" como lo arguye el interesado.
Es importante resaltar que lo fundamental consiste en que la figura del antecedente muestra los cableados en planos distintos uno del otro, característica considerada aporte del solicitante, pero que constituye sin dudas una derivación evidente del estado de la técnica, en especial a partir de las enseñanzas del antecedente. Además, la diferente escala que muestre o con que se construya un elemento de un aparato, no constituye un indicador de actividad inventiva en lo que pretende protegerse mediante patente. […] Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Después de comparar el resumen de la divulgación anterior (antecedente 2) con lo que dice la reivindicación 1, es evidente que la única diferencia entre los aparatos relacionados consiste en que en el antecedente el plano del cableado de alimentación es "anterior" al plano de cableado de mando.
En la Resolución no se sostuvo que el plano de cableado de los bornes de comando está situado adelante del plano de cableado de los bornes de alimentación, como señala el memorialista, puesto que si se hubiese tomado en ese sentido la posición del plano se habría objetado no solo el nivel inventivo sino, básicamente, la novedad, lo cual no se hizo. […] Aun aceptando que los cableados están en un solo plano, el memorialista pasó por alto un hecho fundamental de la resolución, puesto que no presentó ningún alegato relativo a que un técnico en la materia pudo haber derivado fácilmente lo reivindicado, porque los planos de cableado PA, PB, PC son paralelos entre sí y los cuales podrían ubicarse en 3 posibles posiciones: "anterior" o "posterior" o "en igual" plano. Esto encuentra respaldo en los antecedentes 4 ó 5, pues como se mencionó en la resolución que se impugna los planos de conexión PC y PB pueden estar en el mismo plano o "confundido con el plano PB", como se reivindica en 5.
(subrayas y negrilla de la Sala) 5.4.2.3. En la demanda, la parte actora controvirtió las anteriores conclusiones señalando que la SIC cometió un error al considerar que el nivel inventivo de la solicitud se encontraba afectado por lo revelado con las anterioridades citadas puesto que, como "ninguno de los documentos citados en los actos acusados, divulgan o sugieren una disposición de elementos en un contactor en la forma en que se encuentra en el objeto de la solicitud Nº 99.075.599, se evidencia que una persona versada en la técnica NO tendría la posibilidad de obtener el invento (de manera evidente) logrado por mi representada.”.
Además, planteó que la posición "adelante" del plano de cableado de comando con respecto al plano de cableado de potencia que se encuentran en la invención reivindicada exigió esfuerzos técnicos para encontrar un camino para estas conexiones eléctricas que atraviesan el plano de cableado de potencia y que cumplan con las distancias de aislamiento impuestas por las normas.
Por dichas razones, a su juicio, el requisito de nivel inventivo exigido por la norma comunitaria se encontraba cumplido respecto de su solicitud de patente. 5.4.2.4. Ahora bien, en el escrito de reforma de la demanda la demandante solicitó el decreto de un dictamen pericial por parte de un ingeniero eléctrico, cuya práctica se ordenó mediante auto de 10 de Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 marzo de 200830.
El Despacho sustanciador designó como perito al señor Jaime López Quintero, profesional en el área de ingeniería eléctrica, seleccionado de la lista general de auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura. Tras tomar posesión del cargo31, el perito rindió el dictamen pericial encomendado32 y, procedió a resolver el cuestionario formulado por la parte actora, en los siguientes términos: “PREGUNTA 1: Cuáles son los elementos característicos del CONTACTOR ELECTROMECÁNICO objeto de la solicitud de patente colombiana No.99.075.599.
RESPUESTA: Los elementos característicos de este contactor, consiste básicamente en que si miramos el mismo desde su parte frontal encontramos que en el primer plano perpendicular, está la alimentación de la bobina en el siguiente plano perpendicular, se encuentra los bornes de alimentación potencia y en su parte más posterior esta almacenada la bobina.
PREGUNTA 2: Sírvase decir el señor perito si dentro de los elementos característicos están un electroimán que se dispone en la parte posterior del cuerpo y un plano de cableado de comando que se dispone adelante del plano de cableado de potencia. RESPUESTA: Tal como se indicó en la pregunta anterior efectivamente dicho contactor dispone los elementos en la forma señalada en la pregunta, es decir, en el plano más cerca de la parte frontal, está el cableado de la bobina y su parte más alejada de la parte frontal, es decir, en la parte posterior se encuentra alojada la bobina.
PREGUNTA 3: Después de leer la anterioridad No. 2 (US 4 229 719, Titulo: Contactor de fecha 21-10- 1980), ¿cuáles son los elementos característicos de esta invención? RESPUESTA: En concordancia con las características de las respuestas anteriores debo decir que dichos elementos característicos se fundamentan en que el plano del cableado de alimentación se encuentra posterior, al plano de cableado de los contactos auxiliares y que el plano de cableado de la bobina se encuentra posterior al plano de cableado de la alimentación. PREGUNTA 4: Entre los elementos que se encontraron como característicos en el documento US 4.229 719, Titulo: Contactor de fecha 21-10-1980, ¿la bobina esta alojada en la parte posterior del contactor y los correspondientes bornes de comando (alimentación de la bobina) están dispuestos adelante del plano de cableado de potencia? RESPUESTA: Como se dijo en la respuesta anterior, el plano de cableado de alimentación de la bobina es posterior al plano del cableado de potencia. PREGUNTA 5: Diga el señor perito si ¿la invención objeto de la solicitud de patente No. 99.075.599 presenta una mayor diferenciación entre los bornes de potencia y los bornes de comando (alimentación de la bobina) que la ofrecida por el invento descrito en el documento US 4.229 719, Titulo Contactor de fecha 21-10-1980? RESPUESTA: Como se ha relacionado en las preguntas anteriores la diferencia radica en que la invención objeto de la patente del año 99, considera el plano de alimentación de la bobina en su parte más anterior, diferente al documento del año 80 en la cual dicho invento describe el plano de alimentación de la bobina en su parte más posterior, es decir de la parte más alejada de la parte frontal. 30 Folio 151 a 152 cuaderno principal. 31 Folio 159 del cuaderno principal. 32 Folios 201 a 209 del cuaderno principal.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 PREGUNTA 6: Diga el señor perito si ¿la invención objeto de la solicitud de patente No. 99.075.599 presenta un mayor aislamiento entre los bornes de potencia y los bornes de comando (alimentación de la bobina) que la ofrecida por el invento descrito en el documento US 4.229 719, Titulo Contactor de fecha 21-10- 1980? RESPUESTA: Es obvio que existe un mayor aislamiento entre los bornes de potencia y de comando en el caso de la invención del año 99, ya como se ha dicho el plano de cableado del comando, es decir, alimentación de la bobina, es absolutamente anterior diferente a la invención del documento del año 80, la cual dicho plano de alimentación de la bobina es de su parte más posterior y como en esa parte está ubicada la bobina, es obvio que hay una menor área de aislamiento.
PREGUNTA 7: Diga el señor perito si ¿la invención objeto de la solicitud de patente No 99.075.599 aumenta la seguridad para el acceso a los bornes de comando la mayor diferenciación entre los bornes de comando y los bornes de potencia en comparación con la ofrecida por el invento descrito en el documento US 4.229 719, Titulo Contactor de fecha 21- 10-1980? RESPUESTA: Efectivamente y en concordancia con las respuestas anteriores se puede decir que la seguridad que tiene el contactor de la solicitud de patente 99 es mayor debido a que los bornes de la bobina se encuentran en el primer plano frontal, implicando más seguridad, con respecto al invento del contactor del documento US 4229719 cuyos accesos a los bornes de la bobina de comando están en la parte posterior, respecto a los bornes de alimentación. PREGUNTA 8: Diga el señor perito si el documento US 4.229 719, Titulo: Contactor de fecha 21- 10-1980 enseña o al menos sugiere en alguna parte la posibilidad de que el circuito de comando (alimentación de bobina) esté constituido por dos mitades solidarias con las dos mitades del contactor y que se desplace desde la parte anterior (bornes de comando) hasta los puntos de alimentación de la bobina (parte posterior del contactor), pasando perpendicularmente al plano de los bornes de potencia. RESPUESTA: No se considera dicha sugerencia, teniendo en cuenta que el plano de cableado de potencia es el mismo plano de cableado de comando y por tanto no se presenta que el desplazamiento mencionado en la pregunta esté pasando perpendicularmente al plano de potencia PREGUNTA 9: Diga el señor perito, después de leer anterioridad No.3 (EP O 036 027, Titulo: Schúltz de fecha 23-09-1981), ¿cuáles son los elementos característicos de esta invención? RESPUESTA: Dicha anterioridad relaciona un contactor de constitución modular desarmable en forma de cinco (5) partes siendo el primero la base que contiene los agujeros de fijación por ejemplo a un tablero y que aloja la bobina, inmediatamente después está el módulo que contiene los bornes de comando (alimentación de la bobina) y un poco más sobresaliente están los bornes de alimentación, luego el módulo que contiene los bornes auxiliares, es decir mirando el contactor de frente en un plano perpendicular primero está el cableado para interconectar los contactos fijos auxiliares posteriormente y paralelo a éste cableado está el de potencia y posteriormente y en plano paralelo está la alimentación de la bobina y por último está la bobina alojada en la base.
PREGUNTA 10: Entre los elementos que se encontraron como característicos en el documento EP 0 036 027, Título Schultz de fecha 23-09-1981, ¿la bobina esta alojada en la parte posterior del contactor y los correspondientes bornes de comando (alimentación de la bobina) están dispuestos adelante del plano de cableado de potencia? RESPUESTA: La bobina sí esta alojada en la parte posterior del contactor, los bornes de comando o sea la alimentación de la bobina, están ligeramente posteriores al cableado de potencia, es decir, más próximo al plano de fijación del contactor.
PREGUNTA 11: Diga el señor perito si ¿la invención objeto de la solicitud de patente No. 99.075.599 presenta una mayor diferenciación entre los bornes de potencia y los bornes de comando (alimentación de la bobina) que la ofrecida por el invento descrito en el documento EP O 036 027, Titulo Schultz de fecha 23-09-1981? RESPUESTA: La invención de la patente No. 99.075.599 los bornes de alimentación de la bobina se encuentran en la parte más anterior, es decir, frontal del contactor y los bornes de potencia están en un plano posterior, es decir, más cerca al plano de conexión de fijación del Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 contactor y de acuerdo a lo descrito en la respuesta a la pregunta 10 el documento mencionado considera en su plano más frontal los bornes auxiliares, posteriormente están los bornes de potencia y posteriormente los bornes de la bobina PREGUNTA 12: Diga el señor perito si ¿la invención objeto de la solicitud de patente No. 99.075. 599 presenta una mayor diferenciación entre los bornes de potencia y los bornes de comando (alimentación de bobina) que la ofrecida por el invento descrito en el documento EP O 036 027, Titulo Schultz de fecha 23-09-1981? RESPUESTA: Esta pregunta es igual a la No 11 PREGUNTA 13: Diga el señor perito si ¿la invención objeto de la solicitud de patente No. 99.075.599 aumenta la seguridad para el acceso a los bornes de comando la mayor diferenciación entre los bornes de comando y los bornes de potencia en comparación con la ofrecida por el invento descrito en el documento EP 036027, Titulo: Schultz de fecha 23-09- 1981? RESPUESTA: Efectivamente la invención objeto de la solicitud de patente No. 99.075.599 conlleva una mayor seguridad en virtud que los bornes de comando o sea alimentación de la bobina, se encuentran en la parte más anterior o frontal, es decir, en el plano más alejado del plano de fijación; toda vez que los bornes de potencia se encuentra en un plano posterior al plano de contactos o bornes de alimentación de la bobina, en cambio en el invento descrito en el documento EP 0036027 claramente se ve que los bornes de la bobina estaban en el plano más cerca al plano de fijación del contactor y paralelo al plano de los bornes de potencia e incluso siendo más engorroso o difícil su desalambrada, ya que en un plano más anterior a este plano alimentación de la bobina, también existen bornes de alimentación para los contactos, en caso tal de tener que alimentar o desconectar la bobina, es mucho más engorroso pues llegar a este sitio.
PREGUNTA 14: Diga el señor perito ¿si el documento EP 0 036 027 Titulo Schultz de fecha 23-09- 1981 enseña o al menos sugiere en alguna parte la posibilidad de que el circuito de comando (alimentación de la bobina) esté constituido por dos mitades solidarias con las dos mitades del contactor y que se desplace desde la parte anterior (bornes de comando) hasta los puntos de alimentación de la bobina (parte posterior del contactor), pasando perpendicularmente al plano de los bornes de potencia? RESPUESTA: Realmente el documento EP 03627 no sugiere en algún lado lo expresado en la pregunta en la medida de que los bornes de alimentación de la bobina están en un plano paralelo y desplazados una pequeña distancia a los bornes de alimentación de potencia. PREGUNTA 15: Diga el señor perito si ¿es posible concluir que la localización de los comandos y ubicación de la bobina en el CONTACTOR ELECTROMECANICO descrito en la solicitud de patente colombiana No. 99.075.599 se sugiere o plantea en las anterioridades 2 y 3 (US 4 229 719, Titulo: Contactor de fecha 21-10-1980, EP O 036 027, Título Schultz de fecha 23- 09-1981? RESPUESTA: Realmente la ubicación la ecualización de los comandos de la bobina del contactor electromecánico, relativo a la solicitud No. 99075599 no sugiere lo planteado en las anterioridades 2 y 3, toda vez que aquí es claro que los bornes de alimentación de la bobina estaban en el plano más anterior del contactor, contrario a lo se tiene en las anterioridades descritas en la pregunta, y que en el contactor electromecánico 99075599 en el primer plano frontal se encuentra los bornes de la bobina y luego en el segundo plano posterior a este plano se encuentra los bornes de potencia. PREGUNTA 16: Diga el señor perito si ¿considera que existe alguna razón para que la disposición de los elementos del CONTACTOR ELECTROMECANICO sea la descrita en la solicitud de patente colombiana No. 99.075.599 y no otra? RESPUESTA: A mi juicio la razón que se pudo tener para considerar la disposición de los elementos de este contactor objeto del litigio es la que se le da más maniobrabilidad y más seguridad al conexionado de los bornes de alimentación de la bobina, toda vez que está en su parte más anterior con respecto al plano de fijación y esto da más mayor comodidad a los alambradores de los contactores con respecto a las solicitudes anteriores, ya que como se dijo anteriormente los bornes de la bobina en las solicitudes anteriores están en un plano posterior implicando dificultad para alambrar los bornes de la bobina y un posible punto de falla para un futuro mantenimiento y con lo estipulado en el contactor objeto de la demanda es más Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 práctica la alambrada y por su puesto la desalambrada con mayor eficiencia y funcionabilidad con seguridad eléctrica.” Del anterior informe rendido por el perito se corrió traslado a las partes mediante auto del 15 de diciembre de 200933, sin que frente al mismo existiera manifestación alguna de conformidad con la constancia secretarial34. 5.4.2.5.
Pues bien, de lo expuesto ha quedado claro que la SIC negó la patente de invención solicitada por la sociedad demandante por falta de nivel inventivo, puesto que a juicio de la entidad lo que se reivindica es un contactor que únicamente modificaba la posición del cableado y para una persona del oficio, normalmente versada en la materia, dicha disposición del producto se derivaba de manera evidente del estado de las técnicas preexistentes.
En ese sentido, la Sala encuentra preciso contrastar el objeto de las anterioridades identificadas por la SIC, frente al de la invención cuya patente se solicita, teniendo en cuenta lo acreditado en la actuación administrativa y ratificado por el dictamen pericial, así: 33 Folio 211 del cuaderno principal. 34 Folio 212 del cuaderno principal.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Invención cuya patente se solicitó Anterioridad 2 Anterioridad 3 Núm. 99075599 US 4.229.719 – Contactor EP 0036027 Schultz Contenido Contactor electromecánico que comprende un cuerpo dotado, en la parte anterior, de elementos de fijación a un soporte, que aloja un electroimán y un porta contactos móvil; donde el cuerpo comprende en la parte posterior unos bornes de alimentación (A) conectados por piezas conductoras de corriente a contactos de alimentación fijos, separables de los contactos móviles dispuestos en el portacontactos, y situados en el plano del cableado principal (PA), y unos bornes de comando (B) conectados a la bobina del electroimán y situados en el plano del cableado de mando (PB).
Describe un contactor que tiene un cuerpo que comprende los bornes de alimentación unidos a contactos fijos del contactor. El cuerpo comprende igualmente los bornes auxiliares unidos a contactos fijos auxiliares del contactor. El plano de cableado de los bornes auxiliares está situado adelante del plano de cableado de los bornes de alimentación. Los bornes de comando están conectados a la bobina del contactor.
A su vez, dicha bobina está situada en la parte posterior de la caja. Corresponde a un contactor que comprende bornes de alimentación unidos a contactos fijos del contactor, así como bornes de comando conectados a la bobina del electroimán del contactor. El plano de cableado de los bornes de comando se encuentra ligeramente hacia la parte posterior del plano de cableado.
La bobina del electroimán está situada hacia la parte posterior de la caja. Describe un elemento adicional del contactor montado de forma removible en la parte anterior del mismo, que contiene una caja que comprende los bornes auxiliares, que están unidos a contactos fijos auxiliares. El elemento adicional tiene por objeto proporcionar contactos suplementarios que indican el estado abierto/cerrado de los contactos de alimentación del contactor.
El plano de cableado de los bornes auxiliares está adelante del plano de cableado de alimentación, pero los bornes auxiliares están a un lado de la bobina del contactor. De lo anterior se puede concluir que tanto las anterioridades “US 4229719 Contactor” y “EP 0036027 Schultz” como el invento a que se refiere la solicitud de la demandante corresponden a aparatos que comparten las siguientes características: i) cuerpo que comprende los bornes de alimentación, ii) bornes conectados a la bobina del electroimán, iii) piezas conductoras de corriente, y que por lo tanto tienen un similar funcionamiento. 5.4.2.6.
En el contexto anotado, la Sala observa que el punto central de la controversia radica en que para la actora en la invención a la que se refieren los documentos US 4229719 – Contactor y EP 0036027 Schultz, Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 no se divulgó la disposición del plano de cableado que propuso en la invención cuya patente pretende, esto es, aquella en la que los bornes de las bobinas y el plano de cableado de comando están ubicados delante del plano de cableado de alimentación y la bobina se ubica en la parte de atrás del aparato.
A juicio de la demandante, la exacta disposición planteada en la invención es suficiente para tener por satisfecho el requisito de nivel inventivo. Ahora bien, según con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, el requisito de nivel inventivo impone al examinador el deber de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia.
En este punto, valga aclarar que, contrario a lo dicho en la demanda, lo cierto es que en los actos acusados no se utilizó el criterio de un experto con conocimientos especializados y superiores en el área, sino que las conclusiones se formularon desde la perspectiva de un profesional con conocimiento básico sobre circuitos eléctricos y aparatos.
En la misma línea, el dictamen pericial fue rendido por un profesional en el área de la ingeniería eléctrica, sin condiciones especiales formación o experticia adicional35, razón por la que sus conclusiones se ajustan al método problema – solución, indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial.
Bajo esa perspectiva, resulta relevante tener en cuenta lo manifestado en el dictamen pericial practicado en punto de la respuesta a la pregunta núm. 16. Allí el perito señaló que, según su criterio, una motivación posible para que se propusiera la anotada disposición de cableado en la invención reivindicada por el demandante era proporcionar mayor 35 Mediante auto de 10 de marzo de 2008 se decretó como prueba el dictamen pericial y para su práctica se designó al señor Jaime López Quintero, de profesión ingeniero eléctrico, quien figuraba en la lista de auxiliares de la justicia. Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 maniobrabilidad y seguridad a las conexiones de los bornes de alimentación de la bobina, lo que hacía más práctica la alambrada y desalambrada, siendo más eficiente y seguro el aparato.
Es decir que, según el perito, la invención presentada por la demandante hacía que en el contactor electromecánico fuera: (i) más fácil la alambrada y desalambrada, (ii) tuviera mayor eficiencia y funcionabilidad y (iii) proporcionara eficiencia y seguridad eléctrica. En ese orden, la Sala advierte que la invención presentada cuenta con unos beneficios en razón a la disposición del cableado planteado en la solicitud.
Con todo, ello no implica que el invento cumpla con el requisito de nivel inventivo, puesto que a la disposición de cableado que se sugiere podría haber arribado, de manera evidente, una persona medianamente versada en la materia, en consideración a los conocimientos técnicos divulgados en las anterioridades a las que se hizo referencia en la actuación administrativa.
En efecto, de los planteamientos expuestos por la accionante, tanto en la demanda como en la actuación administrativa, particularmente en la respuesta a las observaciones de fondo planteadas por la SIC36, es posible extraer que la patente de invención solicitada por el aquí demandante únicamente propuso un cableado diferente dentro del contactor que, si bien lo hacía más eficiente y seguro, era un cambio que resultaría obvio para una persona versada en la materia, en atención a que, el utilizar mejor los espacios disponibles de un contactor electromecánico evidentemente lo haría más práctico tanto para su armado como su desarmado y más seguro en cuanto se refiere a la circulación de la corriente. 36 Folios 118 al 132 del cuaderno 1 de anexos Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 En el mismo sentido, la Sala advierte que en todas las oportunidades la solicitante centró sus argumentos en insistir en que la disposición del cableado que disponen las anterioridades no es la misma que la presentada en la solicitud de patente de invención. Sin embargo, a juicio de la Sala dicha evidencia no supera la objeción por falta de nivel inventivo; por el contrario, corresponde a una actuación esperable y predecible, puesto que de presentar la misma disposición de cableado la invención correspondería a una simple copia de las anterioridades.
Además, es importante resaltar que de la revisión del dictamen rendido por el perito se puede establecer que las respuestas a los interrogantes formulados únicamente confirmaron que la disposición del cableado de los contactores resultaba más eficiente y segura que aquella expuesta en las anterioridades 2 y 3. Con todo, las preguntas formuladas en realidad no se encaminaron a acreditar los elementos necesarios para tener por demostrado el nivel inventivo del “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO” de la demandante.
Consecuentemente, las respuestas del perito poco se relacionan con un juicio en torno si la invención se derivaba o no de estado de la técnica conocido hasta el momento y más bien plantean consideraciones relacionadas con su novedad. En efecto, varias de las respuestas del perito apuntaron a dictaminar que los documentos US 4 229 719 y EP 0 036 027 no divulgaron la localización exacta de los comandos ni la ubicación de la bobina que se propone en el “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO”, esto es, que la invención no estaba comprendida en el estado de la técnica.
Sin embargo, el dictamen no desvirtuó la consideración expuesta en los actos acusados conforme la cual, los planos de cableado podrían ubicarse en una de tres ubicaciones posibles a saber: en el plano anterior, en el plano posterior, o en el mismo plano, respecto del plano de cableado de potencia, y que en la invención cuya patente se solicitó se eligió una de ellas.
Por el contrario, las respuestas emitidas por el perito, que Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 determinó que en “US 4 229 719 Contactor” el plano del cableado de alimentación de la bobina es posterior al plano de cableado de potencia, y que en “EP 0 036 027” los bornes de alimentación de la bobina están en un plano paralelo y desplazados una pequeña distancia a los bornes de alimentación de potencia, respaldan la conclusión expresada en las Resoluciones demandadas sobre las distintas posibilidades de ubicación del plano de cableado y que permiten advertir que, lógicamente, para un técnico medio en la materia resultaría obvio intentar una mejor disposición del cableado del contactor, con el fin de hacerlo más seguro y eficiente.
En ese orden, la Sala encuentra que la demandante no logró acreditar que la solicitud de patente de invención bajo estudio hubiere desarrollado una mejora cualitativa con base en sus reivindicaciones y que, por tanto, cumplía con el requisito del nivel inventivo. Por el contrario, de lo probado se concluye que un técnico medio en la materia estaba en condiciones de plantearse el problema que se pretendía solucionar con la invención objeto de estudio y que la regla técnica propuesta por el solicitante de la patente, en cuanto a la disposición del plano de cableado, podía derivarse de manera evidente a partir de los conocimientos existentes en el área y el estado de las técnicas preexistentes.
En consecuencia, la Sala concluye que la solicitud presentada por la demandante no cumplió con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 4 de la Decisión 344. 5.4.2.7. Por último, con relación al argumento de la demandante en el que invocó la patente europea núm. 99957353.8, publicación EP 1051718B1, concedida respecto de la invención denominada “CONTACTOR ELECTROMECANICO”, basta recordar que, de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial 601-IP-2015, el sistema de registro de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40 independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.
Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de patentes, sino además respecto de sus propias decisiones. Igualmente, debe tenerse en cuenta que el estudio de la patentabilidad se rige bajo el principio de independencia de las oficinas de patente, y en ese orden dicho estudio se debe hacer “sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por las Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro”37.
En consecuencia, la existencia de una patente concedida en el exterior no afectaba el análisis efectuado por la SIC en sede administrativa. 5.4.2.8. Por lo expuesto, la Sala concluye que los actos administrativos que negaron el privilegio de patente a la invención denominada “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO”, no incurrieron en indebida aplicación de lo previsto en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de 1993. 5.4.3.
Sobre la violación de los artículos 34 de la Decisión 486 y 59 del CCA, por la no aceptación de las modificaciones presentadas a la solicitud con el recurso de reposición formulado en contra de la Resolución que negó el privilegio de patente de invención Según lo anunciado, resta a la Sala determinar si, tal como lo afirma la demandante, los actos administrativos acusados vulneraron los artículos 34 de la Decisión 486 y 59 del CCA al concluir que no era procedente aceptar la modificación al capítulo reivindicatorio que la demandante presentó con el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución que negó el privilegio de patente solicitado. 5.4.3.1.
Para el efecto, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el invocado artículo 34 de la Decisión 486 permite al solicitante realizar 37 Ibidem Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41 modificaciones a la solicitud de patente de invención inicialmente presentada, en cualquier momento del trámite, siempre que el cambio cumpla con la condición allí establecida, esto es, que no implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
De esta manera, la norma impone dos condiciones respecto de las modificaciones de la solicitud: la primera, relativa a un requisito temporal –podrá presentarse en cualquier momento del trámite de la solicitud de patente-; y la segunda, consistente en un requisito sustancial – prohíbe que con ella se pretenda ampliar la protección que correspondería según lo inicialmente solicitado-.
En ese contexto, conviene recordar el desarrollo cronológico de la solicitud de patente de invención presentada por la demandante a saber: Fecha de presentación de la solicitud38: 1 de diciembre de 1999 Primer examen de forma efectuado por la SIC39: 14 de diciembre de 1999 Respuesta de la demandante al primer examen de forma40 10 de marzo de 2000 Examen de fondo sobre la solicitud de patente41 17 de junio de 2004 Respuesta al examen de fondo42 14 de septiembre de 2004 Acto administrativo que negó la solicitud de patente43 29 de diciembre de 2004 De lo anterior, la Sala advierte que, de acuerdo con la norma comunitaria invocada, la demandante estaba habilitada para efectuar cambios a la solicitud radicada y, en concreto, variar el contenido de las reivindicaciones en cualquier momento del trámite administrativo que se desarrolló ante la SIC entre el 1 de diciembre de 1999 y el 29 de diciembre de 2004, siendo esta última la fecha en la que la SIC emitió la decisión definitiva sobre la solicitud y, con ello, puso fin al trámite y dio 38 Folio 2 del cuaderno núm. 1 de anexos. 39 Folio 23 del cuaderno núm. 1 de anexos. 40 Folios 118 a 132 del cuaderno núm. 1 de anexos. 41 Folio 75 a 79 del cuaderno núm. 1 de anexos. 42 Folio 111 a 125 del cuaderno núm. 1 de anexos. 43 Folios 133 a 140 del cuaderno de anexos.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 inicio a la etapa de recursos en sede administrativa (entonces denominada vía gubernativa). No obstante, según se ha dicho y se encuentra acreditado en el expediente, lo cierto es que la demandante radicó la modificación al capítulo de reivindicaciones de la solicitud de patente con el recurso de reposición que formuló en contra de la Resolución 32629 de 29 de diciembre de 2004, es decir, en el memorial presentado el 13 de enero de 200544.
En el señaló que “si bien es cierto que se ha expuesto que la presente solicitud sí cumple con el requisito de nivel inventivo necesario para la concesión de la patente, el solicitante ha decidido modificar la reivindicación 1 con el fin de resaltar aún más el nivel inventivo de la misma. La modificación está dirigida a la combinación de las reivindicaciones 1 y 2 en una única reivindicación”45.
Con todo, la evidencia sobre la fecha en la que la demandante radicó la solicitud de modificación a la reivindicación núm. 1 pone de presente que dicho trámite fue efectuado por fuera del término admitido por la norma comunitaria. Por tal motivo, sin perjuicio de que, tal como lo afirma en la demanda, el cambio efectuado no haya implicado una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial, lo cierto es que al haber sido presentada luego de que concluyó el trámite de la solicitud de patente, la modificación fue extemporánea y, por ende, debía ser rechazada. 5.4.3.2.
Ahora bien, por las mismas razones, la parte actora aduce violado el artículo 59 del CCA en tanto afirma que dicha norma indica que las autoridades administrativas deben absolver todas las cuestiones planteadas en los recursos, “incluso aquellas que sean nuevas”, y que la SIC desconoció el precepto porque se abstuvo de aceptar el capítulo reivindicatorio presentado con el recurso de reposición. 44 Folios 144 a 151 del cuaderno núm. 1 de anexos. 45 Folio 147 del cuaderno núm. 1 de anexos.
Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43 En este punto conviene traer a colación la interpretación prejudicial dictada en el proceso 46-IP-2012, el cual resulta análogo al caso bajo estudio, en el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “La normatividad vigente comunitaria no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa”.
Por tal razón, es preciso dar aplicación al principio del complemento indispensable, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece lo siguiente: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.” Frente al principio del complemento indispensable, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “[…] la norma comunitaria, la doctrina y jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que solo serán legitimas aquellas complementarias que resulta ser estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por lo tanto, que fortalezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’46.
En los mismos términos, en otro pronunciamiento señaló: “[…] cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación al principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”47.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 52 del CCA, el recurso de reposición interpuesto contra un acto definitivo debe sustentarse manifestando de manera puntual las razones de hecho o de derecho por las cuales se estima que la decisión es contraria a derecho y que, por lo mismo, deben conducir a su aclaración, revocatoria o modificación. 46 Proceso 129-IP-2012 de fecha 25 de abril de 2013 – citando al Proceso 121-IP-2004 47 Proceso 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015 y Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013 Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 Respecto del recurso de reposición que se puede presentar ante la SIC dentro de los trámites de una patente de invención, el Consejo de Estado48 se ha pronunciado de la siguiente manera: “Al respecto, la vía gubernativa que puede surtirse contra la decisión definitiva corresponde al derecho interno y, como es sabido, se contrae a dicha decisión, pues su objeto está dado necesariamente por los motivos de inconformidad del afectado frente a ésta, sin que pueda plantear nuevas cuestiones o situaciones no formuladas en la actuación administrativa, ya que permitírselo abriría la puerta a una cadena sin fin de nuevas decisiones y nuevos recursos, en la medida en que cada nueva cuestión (en este caso modificación) implicaría nuevo examen de fondo y una nueva decisión, que a su vez, por ser punto nuevo, sería también susceptible de recurso, en especial por los terceros que solo podrían conocer de la modificación en virtud del acto que desate el recurso de reposición( ).
Las anteriores consideraciones, que se refieren a la oportunidad para modificar una solicitud de patente, la Sala las reitera en el presente asunto y, además, las hace extensivas a la oportunidad que tiene el solicitante para dividir su solicitud, por cuanto el artículo 36 de la Decisión 486 también dispone que tanto la oficina nacional competente como el interesado podrán hacerlo ‘ en cualquier momento del trámite ’, el cual, como ya se dijo, culmina con la decisión de la superintendencia de otorgar o negar la patente”.
Destacado fuera del texto original De lo expuesto la Sala advierte que, en el asunto que se examina, la modificación del demandante a la reivindicación núm. 1 de la solicitud, que consistía en la combinación de las reivindicaciones 1 y 2 en una única, efectuada en la etapa del recurso de reposición, implicaba una variación respecto de la solicitud inicial y correspondía una cuestión que no fue planteada en la actuación administrativa, a pesar de que la motivación que dio lugar a su presentación (dar mayor claridad y precisión) fueron conocidas por la demandante mientras se encontraba en curso el trámite de la solicitud de patente.
Por ende, no era procedente admitir dicha cuestión, en tanto habría implicado efectuar un nuevo examen de fondo por ser un aspecto nuevo, de manera que no le asistía obligación legal a la SIC de pronunciarse sobre la modificación a la invención efectuada. Con ello, la Sala advierte que no es cierto que la SIC hubiere vulnerado el artículo 59 del CCA49 al expedir el último de los actos acusados.
Por el 48 Sección primera, sentencia de 12 de junio de 2008. Expediente 110010324000200300248-01 (C. P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta). 49 ARTÍCULO
59. CONTENIDO DE LA DECISION: Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45 contrario, la revisión de la actuación arroja, por un lado, que en dicho acto se analizaron los argumentos expuestos en el recurso de reposición radicado por la demandante; y por el otro, que a la demandada no le era dable pronunciarse sobre cuestiones nuevas no formuladas en la solicitud de patente inicial.
Por tal razón, la Sala concluye que el cargo formulado en este sentido por el demandante tampoco está llamado a prosperar. 5.5. Conclusión La Sala concluye que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, en tanto no demostró que la invención denominada “CONTACTOR ELECTROMECÁNICO” goza de nivel inventivo y, por ende, no encontró configurada la indebida aplicación de lo previsto en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de 1993.
Igualmente, se advierte que las Resoluciones demandadas no desconocieron el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ni el artículo 59 del CCA, al determinar que no era procedente aceptar el capítulo reivindicatorio que la demandante presentó con el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución que negó el privilegio de patente solicitado.
En consecuencia, ante la carencia de vocación de los cargos formulados, la Sala negará las pretensiones de la demanda con fundamento en las consideraciones expuestas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda. y de derecho, y en los de conveniencia, si es del caso.
La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes. Radicación: 11001-03-24-000-2005-00337-00 Demandante: Schneider Electric Industries S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 46 SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.