CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001032400020100051900 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Jaime Pulido Barrantes Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Natural Systems International Corp. y Natural Systems International S.A. Temas: Registro Marcario - Derecho Preferente – Caducidad de la acción. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el señor Jaime Pulido Barrantes contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 31511 de 27 de agosto de 2008.
I.
ANTECEDENTES La demanda 1. El señor Jaime Pulido Barrantes en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 31511 de 27 de agosto de 2008, “por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. 1 Actuando por intermedio de apoderado. 2 La cual fue adecuada a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 mediante auto de 5 de marzo de 2021. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta “NATURASYS – NATURAL SYSTEMS”, que identifica productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Natural System International Corp., tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 31511 del 27 de agosto de 2008, notificada mediante listado número 148 fijado el 05 de septiembre de 2008 y desfijado el 18 de septiembre de 2008, emitida por la Dra. Ligia Matilde Atehortua Jiménez, Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió a favor de NATURAL SYSTEM INTERNATIONAL CORP, sociedad comercial con domicilio en Miami, Estados Unidos el registro de la marca "NATURASY S- NATURAL SYSTEMS", mixta, para distinguir productos de la Clase 03 Internacional de Niza. 2.2 Consecuencialmente ORDENAR la cancelación del certificado de registro No. 372883 de la marca "NATURASYS-NATURAL SYSTEMS" (Mixta) para distinguir productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de NATURAL SYSTEM INTERNATIONAL CORP. 2.3.
De igual forma, se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.4 Condenar en costas a la accionada. […]” Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante. 4.
La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que la sociedad Natural System International Corp. solicitó el 23 de septiembre de 2003 ante la parte demandada el registro de la marca mixta “NATURASYS- NATURAL SYSTEMS”, bajo el expediente No. 03.084.418, para distinguir los productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 4.2.
Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Natural Systems International S.A., se opuso a la solicitud de registro, con base en sus marcas “NATURASYS - NATURAL SYSTEMS” con registros núm. 247130 y 245992, correspondientes a las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Que el día 11 de abril de 2005, la parte demandante radicó ante la SIC la solicitud de cancelación por no uso de las marcas “NATURASYS-NATURAL SYSTEMS” con registros núms. 247.130 y 245.992, con el fin de obtener a través de esta el "Derecho Preferente" sobre este signo distintivo. 4.4.
Que radicó igualmente el 11 de abril de 2005 ante la parte demandada la solicitud de registro de la marca nominativa “NATURASYS-NATURAL SYSTEMS” para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, bajo los expedientes administrativos núms. 05.032.925 y 05.032.0926, de conformidad con lo consagrado por el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en ejercicio del Derecho Preferente. 4.5.
Que la Jefe de Signos Distintivos por medio de la Resolución núm. 31511 de fecha 27 de agosto de 2008, concedió a la sociedad Natural System International Corp. el registro de la marca mixta “NATURASYS-NATURAL SYSTEMS”, para identificar productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.6. Que la parte demandada mediante la Resolución núm.7468 de 24 febrero de 2009 canceló el certificado de registro No. 245992 correspondiente a la marca “NATURASYS-NATURAL SYSTEMS” que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así: 5.1. Estimó que con la expedición del acto acusado se vulneraron los artículos 135, 136 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168 de la Decisión 486 de 2000 y 4 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 los artículos 2, 6 y 61 de la Constitución Política al desconocer el derecho preferente para solicitar el registro de una marca. 5.2.
Mencionó que el acto acusado vulnera las normas comunitarias, en particular el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, que consagra el derecho preferente a favor de quien obtenga favorablemente la cancelación por no uso de una marca registrada, siempre que solicite el registro de un signo idéntico o similar dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo que ordene dicha cancelación. 5.3.
Adujo que la parte demandada desconoció ese derecho preferente al conceder el registro de la marca “NATURASYS-NATURAL SYSTEMS” para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de un tercero. 5.4. Indicó que dicho derecho surgió cuando solicitó la cancelación por no uso de las marcas previamente registradas bajo el mismo nombre, registros núm. 247130 y 245992, correspondientes a las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Sostuvo que, al haber presentado esas solicitudes el 11 de abril de 2005, adquirió prioridad para solicitar el nuevo registro una vez se produjera la cancelación de las marcas anteriores. 5.5. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció ese derecho preferente al otorgar el registro a la sociedad Natural System International Corp., infringiendo así los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de 2000, relativos a la cancelación por no uso y al derecho preferente, así como los artículos 2, 6 y 61 de la Constitución Política, que protegen los derechos derivados de la propiedad industrial.
Contestación de la demanda 6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 6.1. Indicó que la parte demandada con la expedición del acto acusado no ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 6.2.
Señaló que el objeto de la demanda versa en relación con el expediente administrativo No. 03-844418, diligencias administrativas, donde la Jefe de la División de Signos Distintivos de la parte demandada profirió la Resolución núm. 31511 de 27 de agosto de 2008, concediendo el registro de la marca “NATURASYS - NATURAL SYSTEMS” (Mixta) para identificar productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y asignándole el certificado núm. 372883. 6.3.
Afirmó que la parte demandante solo presentó ante la parte demandada la solicitud de cancelación por no uso de la marca “NATURASYS - NATURAL SYSTEMS” registrada la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza con certificado núm. 372883, hasta el día 31 octubre de 2011. 6.4. Adujo que no le asiste a la parte demandante el derecho preferente desde la época que menciona en su escrito de demanda, pues la fecha del 5 de abril de 2005 hace relación a solicitudes de cancelación por no uso presentadas frente a las marcas “NATURASYS - NATURAL SYSTEMS” (nominativa) de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza con certificado núm. 245992 tramitada bajo el expediente Nos.01-006933 y NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (nominativa) de la Clase 3ª ibidem con certificado núm. 247130 con expediente Nos.01-009363. 6.5.
Recordó que la solicitud de registro de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (MIXTA) en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza con certificado de registro núm. 372883 y expediente No. 03-844418, fue presentada el día 23 de septiembre de 2003. 6.6. Argumentó que la parte demandante, no puede pretender que con la obtención de una cancelación por no uso de la marca “NATURASYS - NATURAL SYSTEMS” con certificado núm. 47130, donde le otorga el derecho preferente, sea extensivo a otras actuaciones independientes, como es el caso, de las diligencias adelantadas en el expediente No. 03-844418, sin olvidar que solo hasta el 31 de octubre de 2011, la parte demandante presentó la solicitud de cancelación por no uso de la marca que le corresponde a este expediente. 6.7.
Finalmente, propuso la excepción de inepta demanda pues es solo una la actuación administrativa demandada y no varias como lo aduce la parte demandante, donde los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones no se 6 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 encuentran debidamente clasificados y determinados cronológicamente para cada expediente, si no que se mezclan presentando confusión. Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Natural Systems International Corporation 7.
El Despacho Sustanciador dio por no contestada la demanda por la sociedad Natural Systems International Corporation, por cuanto no se anexó al escrito el poder del apoderado judicial. Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Natural Systems International S.A. 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.
Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de diciembre de 2017, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la correspondiente interpretación prejudicial. En dicha providencia se indicó que, si bien la parte demandante citó como vulnerados los artículos 135, 136 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168 de la Decisión 486 de 2000, se consideró procedente solicitar la interpretación únicamente de los artículos 135 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168 de la misma Decisión. 10.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 91-IP-2018 de 1 de febrero de 2019, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los artículos 165 y 168 de la Decisión antes mencionada por ser procedente. No procede la interpretación de los artículos 135 literales a), b) y f) 154, 155 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no se discute la distintividad intrínseca de la marca ni la acción por infracción ya que no se encuentra en discusión los derechos conferidos por el registro marcario. […]”. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 11.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador mediante auto de 22 de mayo de 2025: i) corrió traslado para alegar; e ii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. 12.1. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal. 12.2.
La parte demandada presentó los alegatos de forma extemporánea. 12.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 13. El agente del Ministerio Público consideró que no existen elementos de juicio para declarar la nulidad del acto administrativo que fue objeto de demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la interpretación prejudicial 91-IP-2018 de 1 de febrero de 2019; y v) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala 15. De acuerdo con el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo3, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 3 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 8 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 12 de marzo de 20195, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 16.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 17. El acto acusado es el siguiente: 17.1. La Resolución núm. 31511 de fecha 27 de agosto de 2008 de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió a la sociedad Natural System International Corp. el registro de la marca mixta NATURASYS-NATURAL SYSTEMS, para identificar productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.
El problema jurídico 18. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma y la Interpretación Prejudicial allegada al proceso, el problema jurídico consiste en determinar: 19. Si la Resolución núm. 31511 de fecha 27 de agosto de 2008, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “NATURASYS-NATURAL SYSTEMS”, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera los artículos 135 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168 de la Decisión 486 de 20006, así como los artículos 2, 6 y 61 de la Constitución Política; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. 20.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solamente interpretó los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de 2000 y no interpretó los 5 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 6 La Sala pone de presente que, si bien la parte demandante citó como vulnerados los artículos 135, 136 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168 de la Decisión 486 de 2000, el Despacho sustanciador consideró procedente solicitar la interpretación de los artículos 135 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168 de la misma Decisión. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 artículos 135 literales a), b) y f) 154, 155 literal a), de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que no se discute la distintividad intrínseca de la marca ni la acción por infracción, ya que no se encuentra en discusión los derechos conferidos por el registro marcario, por lo que las mismas serán excluidas de la controversia. 21.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado, no sin antes pronunciarse sobre la excepción de inepta demanda propuesta por la SIC y la posible procedencia de la caducidad de la acción derivada de la adecuación de la misma. Interpretación Prejudicial 91-IP-2018 de 1 de febrero de 2019 22.
La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1 Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (denominativa) para distinguir productos comprendidos en las Clase 3 y 5 de la Clasificación Internaciones (sic) de Niza, es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 1.6.
De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 c) Falta de uso de la marca, Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación 2.
Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada 2.1. En el proceso interno el demandante JAIME PULIDO BARRANTES argumentó que tiene derecho preferente sobre la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (denominativa) en virtud de la solicitud de cancelación realizada. Por lo tanto, resulta pertinente abordar el tema planteado. […] 2.5.
De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. […] 2.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación. 2.9.
Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente—, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.
Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro. […]”. De la excepción de inepta demanda 23. La parte demandada consideró que la demanda incurre en falta de requisitos formales, pues los hechos que sirven para sustentar las pretensiones hacen referencia a varias actuaciones administrativas y no están debidamente clasificadas cronológicamente conforme a cada expediente. 24.
Sobre el particular, la Sala observa que la demanda en forma se encuentra regulada en los artículos 137 y 138 del CCA, normas del siguiente tenor: 11 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 “[…] Artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: 1.
La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se demanda. 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción. 4. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. 5.
La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer. 6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia […] (Se destaca) 25. De conformidad con los numerales 3 y 4 ibidem, toda demanda que se instaure ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe identificar los hechos u omisiones que sirven de fundamento a la acción, así como las normas violadas y su concepto de violación. Para satisfacer dicha carga procesal, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia es necesario que el actor cumpla con el deber de precisar las normas del ordenamiento jurídico que han sido vulneradas y de explicar con claridad, certeza, especificidad, razonabilidad y suficiencia las razones que sirven de sustento para cuestionar la legalidad del acto. 26.
Este presupuesto no solo asegura la garantía del debido proceso, pues a partir de los argumentos expuestos en la demanda el sujeto pasivo de la relación jurídico procesal puede ejercer el derecho de defensa y de contradicción; sino que, además, se convierte en una garantía a favor del juez, pues a partir de los argumentos esgrimidos en la demanda puede definir el marco de juzgamiento de la sentencia. 27.
La Sala recuerda que el numeral 7° del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil7, en adelante CPC, aplicable por remisión del artículo 267 del CCA, estableció que la ineptitud de la demanda se configura cuando aquella no cumple con los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. 7 «ARTÍCULO 97. EXCEPCIONES PREVIAS.
El demandado, en el proceso ordinario y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previa: 1. Falta de jurisdicción o de competencia. 2. Falta de competencia 3. Compromiso o cláusula compromisoria. 4. Inexistencia del demandante o del demandado. 4.
Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. (…)». (Se destaca). 12 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 28. En el caso sub examine y una vez revisado el plenario, la Sala considera que la demanda cumple con el referido requisito por cuanto la parte actora sí señaló los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción. 29.
Cabe precisar que si bien los hechos expuestos en la demanda no se presentan de manera estrictamente cronológica, ello no impide su comprensión ni afecta la estructura lógica de la demanda, toda vez que los mismos guardan una relación sustancial entre sí al referirse a actuaciones administrativas conexas sobre marcas que comparten el mismo signo denominativo, por lo cual la Sala concluye que no se configura la excepción de inepta demanda invocada por la autoridad demandada, tal y como en efecto de dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. De la posible procedencia de la caducidad de la acción derivada de la adecuación de la misma 30.
La Sala pone de presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del CPC, hoy artículo 282 del CGP, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, por lo que de manera oficiosa se analizará la posible configuración del fenómeno jurídico de caducidad en el marco de la acción procedente en el caso sub examine. 31.
Como se expuso en el acápite anterior, la parte demandante invocó la vulneración de diferentes disposiciones de la Decisión 486 de 2000, entre ellas los artículos 135, 136 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168, al considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció su derecho preferente para registrar la marca “NATURASYS-NATURAL SYSTEMS”.
No obstante, debe precisarse que, conforme al auto proferido el 13 de diciembre de 2017, mediante el cual se solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se estimó procedente requerir la interpretación de los artículos 135 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168 de la misma Decisión. 32.
En desarrollo de lo anterior, el Despacho Sustanciador, mediante auto del 13 de diciembre de 2017, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial correspondiente, en la cual se precisó que únicamente resultaba procedente interpretar los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de 2000, por ser los que guardaban relación directa con el objeto del litigio. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 33.
Ahora bien, si bien la demanda se interpuso inicialmente en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA, y fue admitida como de esa forma mediante auto de 28 de junio de 2011, lo cierto es que el Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de marzo de 2021, adecuó la acción al régimen propio de la Decisión 486 de 2000, interpretándola y adecuándola como de nulidad relativa, conforme al artículo 172 de dicha norma comunitaria. 34.
No obstante, a la luz de la fijación del litigio, de la interpretación prejudicial allegada al proceso y de las normas que finalmente quedaron como objeto de análisis tras la exclusión antes referida, la Sala considera necesario volver sobre este punto para determinar cuál es la acción realmente procedente en el presente caso, en tanto que el debate no se centra en una causal de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, sino en el presunto desconocimiento del derecho preferente previsto en el artículo 168 ibidem, derivado de una solicitud de cancelación por no uso regulada por el articulo 165 ejusdem. 35.
En ese sentido, a la Sala le corresponde en primer lugar precisar si la controversia debe examinarse bajo el régimen especial de la acción de nulidad relativa de registro marcario o si, como lo planteó inicialmente la parte demandante, el proceso se enmarca dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del CCA, en tanto lo que se alega es la vulneración de un derecho subjetivo reconocido por la norma comunitaria. 36.
Sobre el particular, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para controvertir la legalidad de los actos administrativos relacionados con el registro de signos distintivos, a saber: 37. La primera de ellas es la de nulidad absoluta, consagrada en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición. 38.
Sobre la acción de nulidad absoluta se determinó en la Interpretación Prejudicial núm. 90-IP-2022 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo siguiente: 14 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 “[…] [2.3] La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 y todos los supuestos previstos en el artículo 135 de la referida Decisión. Así, con relación al primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486, que también es la causal prevista en el literal a) del artículo 135 de la misma norma comunitaria, será nulo el registro si el signo no es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o no es susceptible de representación gráfica.
Así también será nulo si el signo carece de distintividad intrínseca, conforme al literal b) del artículo 135 eiusdem, o si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demás literales (c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p) del artículo 135 de la Decisión 486. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del artículo 134 o del artículo 135 de la Decisión 486. La nulidad absoluta busca la protección del ordenamiento andino y el interés público subyacente, por lo que la acción de nulidad absoluta puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento; es decir, la acción de la nulidad absoluta no prescribe.
“[…]. 39. La segunda es la de nulidad relativa, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe. 40. Sobre el particular, en la mencionada Interpretación Prejudicial núm. 90-IP- 2022, se indicó: “[…] [2.3] La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 136 de la Decisión 486 (sus literales a, b, e, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actué sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc.
La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Como se indicó, para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe.
La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario. Si bien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] 15 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 41.
Por último, la de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede cuando una persona se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, para que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca el derecho. 42. En el presente caso la parte demandante consideró que con la concesión del registro de la marca mixta “NATURASYS-NATURAL SYSTEMS”, para identificar productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, se le desconoció el derecho preferente regulado en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000. 43.
En este sentido, en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso se determinó: “B ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar el supuesto derecho preferente derivado de una acción de cancelación por falta de uso de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (denominativa) a favor de JAIME PULIDO BARRANTES para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.” 44.
Conviene precisar que el derecho preferente consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000 no constituye una causal de irregistrabilidad en sí misma, sino un derecho subjetivo de carácter procedimental que se reconoce a quien haya promovido una acción de cancelación por no uso. Dicho derecho no garantiza el otorgamiento automático del registro, sino la prelación en el trámite frente a otras solicitudes presentadas con posterioridad, en tanto la autoridad nacional debe evaluar esa petición bajo los parámetros ordinarios de registrabilidad previstos en la normativa comunitaria. 45.
En ese mismo sentido, la Sala advierte que el debate planteado no se enmarca en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, ni se alegó la existencia de mala fe en el otorgamiento del registro. Por consiguiente, no se configura ninguno de los supuestos que darían lugar a la acción de nulidad relativa, lo que corrobora que el presente asunto debe examinarse bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por tratarse de la presunta vulneración de un derecho subjetivo de naturaleza procedimental derivado del plurimencionado artículo 168. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 46.
Cabe advertir que encuadrar la presente controversia dentro de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 implicaría desnaturalizar dicho medio de control, en tanto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citada con antelación, ha sido clara en precisar que esta acción solo procede cuando el registro marcario se concede en contravención de las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 ibidem o cuando media mala fe en su obtención. 47.
En el caso sub examine, ninguna de estas resulta procedente, por lo cual la controversia debe resolverse dentro del marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 85 del CCA, que es el adecuado para examinar la presunta vulneración del derecho preferente de carácter subjetivo y procedimental regulado en el artículo 168 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que el objeto del litigio es el desconocimiento del derecho preferente que presuntamente tenía el señor JAIME PULIDO BARRANTES para obtener el registro de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 48.
Mencionado lo anterior, la Sala considera necesario entrar a analizar si la acción se presentó dentro del término señalado en la ley o por el contrario si operó el fenómeno jurídico de la caducidad. 49. Por ello, se precisa que la caducidad es “[…] la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.
Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente […]”8. 50. La caducidad de la acción de nulidad de restablecimiento del derecho puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte. 8 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de julio de 2011. Radicación núm.: 08001-23-31-000-2010-00762-00. C.P. Enrique Gil Botero. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 51. El artículo 136 del CCA establece que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho deberá adelantarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al día de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.
En esa medida, de no adelantarse dentro del término señalado en la norma, se entenderá que la acción caducará. 52. En el presente caso, la Resolución 31511 de 27 de agosto de 2008 fue notificada por conducta concluyente conforme al artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, como consta en el oficio de 1º de septiembre de 20089, como se observa a continuación: “SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE SANDRA MILENA RODRÍGUEZ SARMIENTO, mayor de edad, vecina de la Ciudad de Bogotá, D.C., abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación legal del solicitante de la marca indicada en la referencia, comedidamente manifiesto a su Despacho que conozco la existencia de la resolución indicada en la referencia junto con su contenido, por lo cual ruego se me proporcione copia de dicha resolución, configurándose de esta manera la figura de la notificación por conducta concluyente de que trata el artículo 48 del C.C.A. 75 Bogotá, D.C., 01 de Septiembre de 2.008” 53.
El apoderado de la parte demandante presentó la demanda el día 28 de octubre de 2010, como consta en el folio 30 del cuaderno principal. 54. En ese orden de ideas, en aplicación del artículo 136 del CCA, quien se consideró lesionado por los actos demandados, cuenta con 4 meses a partir de esa fecha para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 55.
No obstante, en el presente caso la demanda se presentó 28 de octubre de 2010, esto es, por fuera del término de 4 meses previsto en la norma en comento, por lo que la única decisión procedente era su rechazo, por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad. 56. En conclusión, la Sala adecua10 la acción a la de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA y declarará de oficio la excepción de caducidad de la misma, en consideración a que se notificó por conducta concluyente 9 Cfr folio 75 antecedentes administrativos. 10 La Sala ha adecuado la acción en diversas sentencias: i) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1 de septiembre de 2022, radicados: 20110007400 y 20110007800 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, radicado: 20060020800 Consejero Ponente: Hernando Sanchez Sanchez. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 el acto demandado y la demanda fue promovida luego de transcurrido el término para el ejercicio de la acción, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Del control judicial del acto administrativo demandando por desconocimiento del derecho preferente conforme a los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de 2000 57.
Finalmente, como se acreditó que la demanda se presentó extemporáneamente, la Sala se releva de estudiar si el acto administrativo se expidió desconociendo el derecho preferente previsto en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, derivado de una solicitud de cancelación por no uso regulada por el articulo 165 ibidem. Condena en costas 58.
Finalmente, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: ADECUAR la acción a la de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de inepta demanda propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020100051900 CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada.
QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.