Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: LAM COSMÉTICOS LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: YOQUIRE LIMITADA Tesis: Registro Diseño Industrial - Decisión 344 de 1993 No es nula la resolución que concedió el registro de diseño industrial, por cuanto no se demostró que se hubiera incumplido el requisito de novedad previsto en el artículo 59 de la Decisión 344 de 1993.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a dictar sentencia de única instancia en el proceso de la referencia, promovido por la sociedad LAM COSMÉTICOS LTDA. contra la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), con el fin que se declare la nulidad de la resolución 44625 del 28 de diciembre de 2001, mediante la cual se concedió el registro del diseño industrial del producto “PALETA PARA EL MAQUILLAJE”.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 2 I.
ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad LAM COSMÉTICOS LTDA., a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA., para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones: “1. Se declare la nulidad de la resolución Nº 44625 del 28 de diciembre de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se concedió el registro del diseño industrial del producto PALETA PARA EL MAQUILLAJE. 2.Como efecto de la petición 1 anterior, ordénese a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro No. 3620, asignado al producto denominado PALETA PARA EL MAQUILLAJE. 3.En firme la providencia que disponga la nulidad de la resolución N° 44625 del 28 de diciembre de 2001, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro del diseño industrial del producto PALETA PARA EL MAQUILLAJE y la cancelación del registro No. 3620, asignado al producto mencionado ordénese el archivo correspondiente previas las anotaciones de rigor.” 1.2.
El acto acusado. Se procede a transcribir el acto acusado, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos: “[…] RESOLUCIÓN 44625 Por la cual se otorga un registro de diseño industrial CERTIFICADO 3620 Rad. Exp. N° 99-29763 LA JEFE DE DIVISION DE NUEVAS CREACIONES En ejercicio de sus facultades legales, y CONSIDERANDO: La solicitud de registro de diseño industrial contenida en el expediente indicado en la referencia cumple los requisitos previstos en los artículos 113 y 116 de la Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el alcance señalado en el artículo 124 de la misma disposición.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder registro al diseño industrial denominado: “PALETA PARA MAQUILLAJE” Clasificación Internacional, Arreglo Locarno: 28-0 Figuras: 1 a 7 Folio(s): 7 a 13 Titular: YOQUIRE LTDA. Domicilio: Carrera 38 N° 133A-63, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia Diseñador(es): Yolanda Quintero Restrepo. Vigente desde: 13 de mayo de 1999 hasta: 13 de mayo de 2009 ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial. […]” 1.3.
Fundamentos de hecho: Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.3.1. La sociedad YOQUIRE LIMITADA, mediante apoderado, inició ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Nuevas Creaciones, el 13 de mayo de 1999, trámite para el registro de diseño industrial del producto denominado “PALETA PARA MAQUILLAJE”, al que se le asignó el expediente administrativo núm. 99 29763. 1.3.2.
La solicitud fue presentada para distinguir un producto de la clase 28 de productos farmacéuticos y de cosmética, artículos y equipo tocador, subclase 3 de artículos de tocador y equipo para tratamientos de belleza, Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 4 de conformidad con la clasificación internacional aplicable a los diseños industriales, o Arreglo de Locarno1. 1.3.3.
De conformidad con el artículo 62 de la Decisión 344 de 1993, norma vigente para el momento del examen de forma de la solicitud, ésta fue admitida por ajustarse a los aspectos formales indicados en el capítulo tercero de la norma citada y como efecto de ella se ordenó la publicación de su extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.3.4.
El extracto en mención apareció publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 481 del 30 de junio de 1999 y no se presentaron oposiciones por parte de terceros contra la solicitud con el fin de desvirtuar el registro del diseño industrial. 1.3.5. Una vez vencido el término para presentar las oposiciones correspondientes, entró en vigencia la Decisión 486 de 2000 que reemplazó la Decisión 344, norma inicialmente aplicable al trámite objeto de estudio.
Así las cosas, el proceso de registro se adecuó a la norma aplicable, conforme a los términos establecidos en el inciso tercero de la disposición transitoria primera2 de la Decisión 486. 1.3.6. Una vez realizado el examen para determinar si procedía o no el registro, la SIC dictó la resolución 44625 del 28 de diciembre de 2001, por la cual concedió el registro del diseño industrial del producto “PALETA PARA 1 La Decisión 344 de 1993 estableció en su artículo 67 que “Para el orden y clasificación de los diseños industriales, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968.” La clasificación contenida en el Arreglo de Locarno fue incorporado al derecho colombiano, aunque sin mención específica, mediante el artículo 4º del Decreto reglamentario 755 de 1972. 2 PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (Subrayas del Despacho) Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 5 EL MAQUILLAJE”, al cual se le asignó el número de certificado 3620, vigente entre el 13 de mayo de 1999 y el 13 de mayo de 2009. 1.3.7.
En consideración de la parte actora, el diseño industrial carecía de novedad al momento de su presentación, por cuanto no cumplía con uno de los requisitos intrínsecos para que pudiera ser protegido como tal, por lo que considera que se vulneró el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 1.3.8. Adicionalmente, manifestó que el diseño industrial materia de protección carece de novedad y que el registro otorgado por la SIC se concedió sin advertir la excepción de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma que consideraba vigente y aplicable para el momento en que se hizo el examen de fondo de la solicitud de registro. 1.4.
Normas violadas y concepto de la violación 1.4.1. Vulneración del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina Para exponer sus consideraciones en este cargo, la parte actora dividió sus argumentos en cinco numerales, así: 1.4.1.1. Falta de novedad del diseño industrial de la PALETA PARA EL MAQUILLAJE, por haberse hecho accesible al público, por el uso de éste por parte de la sociedad YOQUIRE LIMITADA, desde antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro el 13 de mayo de 1999.
La parte actora manifestó que la sociedad YOQUIRE LIMITADA usaba el producto registrado desde antes de la fecha en la que se inició el proceso Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 6 de registro ante la SIC. Es decir, que el producto era accesible al público y por lo tanto carecía de uno de los requisitos intrínsecos para ser protegido.
Al respecto, trajo a colación que, en la comunicación del 22 de octubre de 1998 dirigida a la parte actora y suscrita por el señor Rodolfo Rodríguez Madrid, miembro de la firma Rodríguez y Asociados, se puede evidenciar que el producto ya se encontraba en el comercio y que, si bien es cierto, se diferencia por el número de cavidades, agujeros o depósitos y su material de composición, a saber, madera, se trata de un estuche dispuesto para maquillaje. 1.4.1.2.
Pérdida de novedad del diseño industrial de la PALETA PARA EL MAQUILLAJE, por haberse hecho accesible al público, por el uso de éste por parte de la sociedad LAM COSMETICOS LIMITADA, desde antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro como diseño industrial, lo que ocurrió el 13 de mayo de 1999. La parte actora manifestó que antes de la solicitud de la sociedad YOQUIRE LIMITADA ya se utilizaban paletas para maquillaje con iguales o semejantes características a la registrada mediante el certificado número 3620.
Señaló que, en ningún caso, el uso de las paletas de maquillaje, tanto por LAM COSMETICOS LIMITADA como por otras comerciantes, infringe los derechos de la sociedad YOQUIRE LIMITADA, y que, como se mencionó, el producto fue accesible al público para su utilización dentro del territorio colombiano. 1.4.1.3. Ausencia de reivindicación de prioridad sobre el diseño industrial que permita deducir algún derecho sobre el producto, desde antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro el 13 de mayo de 1999.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 7 Adujo que en la solicitud de registro del diseño industrial denominado PALETA PARA EL MAQUILLAJE, así como en sus anexos, no se evidenció que se hubiere allegado ninguna reivindicación de prioridad, como tampoco que se hubiere reconocido un derecho de prioridad para la protección del producto desde antes del 13 de mayo de 1999, fecha en la cual se solicitó el registro. 1.4.1.4.
Falta de novedad del diseño industrial de la PALETA PARA MAQUILLAJE por haberse hecho accesible al público, por su fabricación para la sociedad LAM COSMETICOS LIMITADA, desde antes de la presentación de la solicitud de registro, lo que ocurrió el 13 de mayo de 1999. La parte actora manifestó que su proveedor de paletas de madera para maquillaje es la señora Orfa de Gómez, quien le ha suministrado dichos productos desde el año 1996, y que, por tanto, dicha situación constituye plena prueba de la pérdida de novedad del diseño, considerando que el mismo ya había sido accesible al público previo el registro efectuado por YOQUIRE LIMITADA. 1.4.1.5.
Declaratoria de genericidad de la forma externa pretendida de una paleta para maquillaje a registro como marca comercial. En este punto, la parte actora se refirió a un trámite que se efectuó por la sociedad YOQUIRE LIMITADA, en el que pretendió el registro de la marca comercial CARETAS (mixta) bajo el expediente 98-41619, para distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, que son: “PALETAS DE MADERA, CAJAS DE MADERA, ESTUCHES DE MADERA”.
Trajo a colación que, en su momento, la sociedad demandante presentó oposición frente a dicho registro, específicamente porque consideró que la forma externa no podía ser objeto de registro por tratarse de la representación gráfica de un estuche común y corriente. Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 8 Manifestó que si bien en primera instancia (sic) la oposición tuvo prosperidad y se negó el registro de la marca, al resolverse el recurso de reposición que se interpuso por la sociedad YOQUIRE LIMITADA, dicha decisión fue revocada3 y en su lugar se estableció que: “[…] de tal forma, que, si bien es cierto que el estuche como tal no tiene distintividad, el elemento denominativo y gráfico impresos en él, se la ofrece y logran referir el origen empresarial del producto de la clase 20 […]” Señaló que, conforme a la decisión en mención, la misma corresponde a la declaratoria de genericidad de la forma externa presentada a registro como marca, lo que constituye un argumento adicional que demuestra la imposibilidad de reivindicar un derecho sobre tal forma. 1.4.2.
Vulneración del artículo 116 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina El artículo 116 estableció en su literal b) que: “[…] No serán registrables: (…) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; […]” La parte actora manifestó que el diseño industrial registrado por la SIC carece de aportes arbitrarios por parte del diseñador que permitan concluir que su forma está determinada por su función. Es decir, que las paletas para maquillaje conocidas en el comercio en la mayoría de los casos tienen las formas reivindicadas por el peticionario, situación a la que no se refirió el despacho de conocimiento, por lo que no efectuó ninguna advertencia de 3 Folio 168.
La decisión fue revocada por la resolución 02521 del 31 de enero de 2003. Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 9 irregistrabilidad dentro del examen de fondo4 establecido en el artículo 124 de la Decisión 486. II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Mediante auto del 31 de octubre de 2005, el despacho admitió la demanda presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 del CCA. 2.1.
La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones: Que el acto administrativo fue expedido con fundamento en la norma vigente, a saber, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual estableció el régimen común de la propiedad industrial y determinó el procedimiento a seguir ante la oficina nacional competente para las solicitudes de diseños industriales.
Adujo que la solicitud de diseño industrial objeto de debate cumplió con los requisitos establecidos en la norma comunitaria. Igualmente, que la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que no se presentaron observaciones por parte de ningún tercero, en especial por la sociedad Lam Cosméticos Limitada, y tampoco se allegó ningún tipo de prueba en la que se sustentara la inconformidad manifestada.
Señaló que, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Decisión 486, se profirió el concepto técnico núm. 1474 del 24 de diciembre de 2001, en el que se concluyó que: 4 Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.
La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 10 “[…] No se presentaron observaciones por parte de terceros. El diseño no carece manifiestamente de novedad. De acuerdo con lo estipulado en el art 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el diseño presenta las características de objeto novedoso.
En consecuencia, y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda conceder el privilegio solicitado, para el objeto de diseño industrial presentado en las figuras 01 a 07 de los folios 07 a 13.” Manifestó que, al no haberse presentado ninguna oposición contra la solicitud de diseño industrial en debate, la Superintendencia de Industria y Comercio no estaba obligada a efectuar de oficio un examen de novedad de la solicitud, y que, en todo caso, el examinador técnico concluyó que el diseño industrial no carecía manifiestamente de novedad.
Que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de fondo y forma legal de la solicitud, se concluyó que era procedente otorgar la concesión del diseño industrial denominado “PALETA PARA MAQUILLAJE” a favor de la sociedad Yoquire Ltda. Concluyó que la resolución acusada se expidió ajustada a derecho, conforme a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre propiedad industrial, y no vulneró normas de carácter superior. 2.2.
En la demanda presentada se incluyó como tercero interesado a la sociedad YOQUIRE LTDA., la cual contestó la demanda en tiempo y se opuso a sus pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones: Como primera medida manifestó que no existió agotamiento previo de la vía gubernativa, el cual considera es un requisito necesario para iniciar un proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Esto por cuanto como se manifestó por la parte actora, durante el proceso de solicitud de registro del diseño industrial del producto “PALETA PARA EL MAQUILLAJE”, no se presentaron oposiciones de terceros al respecto, o recurso alguno contra la resolución 44625 del 28 de diciembre de 2001. Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 11 Manifestó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha rechazado la inoportuna presentación de nuevos hechos, los cuales en ningún momento fueron alegados ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la vía gubernativa.
En segunda medida, respecto a la violación de las normas y el concepto de violación, citó el concepto 02116505 del 16 de junio de 2003 emitido por la SIC, con el fin de demostrar que Yoquire Limitada no tenía por qué reivindicar prioridad sobre el diseño industrial concedido. Lo anterior, teniendo en cuenta que el diseño no se encontraba en el estado del arte, es decir, que en ningún momento fue accesible al público.
Señaló que existen diferencias primarias entre el diseño industrial de la paleta para el maquillaje que se había hecho accesible al público y aquella a la que se le concedió el registro por parte de la SIC. Manifestó que el diseño industrial “PALETA DE MAQUILLAJE” concedido es novedoso en su utilización y combinación de líneas, contornos y figuras geométricas en un producto como el mencionado.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la nueva presentación física del producto tiene diferencias importantes, como las ocho cavidades para el depósito del maquillaje y la forma en la que son dispuestos en las filas. Igualmente, señaló que, en la parte superior del estuche, está tallado sobre madera una agrupación de líneas y trazados único que hace que el maquillaje sea distinguible y novedoso en productos de este tipo.
Agregó que, contrario a lo manifestado por la parte actora, de conformidad con lo determinado en el artículo 113 de la Decisión 486, cuando el destino Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 12 o finalidad del producto es el mismo, dicha situación no afecta la novedad del diseño industrial5. Adicionó que el hecho de que la sociedad demandante haya comercializado una paleta para maquillaje de forma “usual o genérica”, refuerza el hecho de que el diseño industrial del producto sí tiene diferencias primarias sobre cualquier otro producto que haya sido colocado al público con anterioridad.
Se refirió a lo manifestado por la parte actora respecto a las características semejantes de su producto con el producto registrado e indicó que, en efecto, los dos productos contienen características similares y dicha situación es normal, teniendo en cuenta que, contrario a lo que ocurre con las patentes de invención, un diseño industrial es la apariencia particular de un producto que ya existe en el mercado.
Es decir que, necesariamente, van a existir características similares entre un diseño y otro, por cuanto el producto está dirigido a un mismo fin. Señaló que la entidad competente para determinar la viabilidad técnica de un registro de diseño industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual legitima el acto administrativo expedido.
Concluyó proponiendo como excepciones de fondo la inexistencia de violación del artículo 115 de la Decisión 486 y la ausencia de causa y de objeto para este proceso, al no existir las violaciones normativas planteadas por la parte actora. III. PRUEBAS 5 Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 13 Mediante auto dictado el septiembre de 2007 el entonces Magistrado sustanciador abrió a pruebas el proceso6, decretando algunas de las pruebas solicitadas y negando otras. Contra esta última decisión se interpuso recurso de súplica, y como resultado de éste se decretaron algunas de las pruebas negadas.
Con todo, posteriormente, varias de las pruebas decretadas fueron desistidas, solicitud que fue aceptada por el despacho mediante autos de 26 de marzo y 27 de julio de 2012. Así las cosas, en adición a las pruebas documentales aportadas, la única prueba finalmente practicada fue la diligencia de inspección judicial en las instalaciones de la sociedad Lam Cosméticos Ltda solicitada por la misma demandante7, la cual se practicó el 11 de agosto de 2011.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La parte actora8, en su escrito de alegatos de conclusión, manifestó que, como advirtió en su momento, el registro del diseño industrial denominado “PALETA PARA MAQUILLAJE”, certificado con número 36290, estuvo vigente desde el 13 de mayo de 1999 hasta el 13 de mayo de 2009. Es decir, que el derecho que se otorgó en su momento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio ya se encuentra caducado9.
No obstante, reiteró en su mayoría los argumentos presentados en el escrito de demanda. Señaló que, en el proceso judicial, se probó la falta de novedad del diseño industrial y que, por tal motivo, el despacho debe acoger lo determinado en el concepto proferido por el Tribunal de Justicia 6 Folios 255 a 258 del expediente 7 Folios 542 a 544 del expediente 8 Folios 611 a 616 del expediente. 9 De conformidad con el registro público de la SIC, en la actualidad, el diseño industrial es de dominio público por haberse vencido en el año 2009.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 14 de la Comunidad Andina. Específicamente en cuanto a determinar la norma que debió haber sido aplicada en el trámite del registro, el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad y la divulgación del diseño industrial, de conformidad con el artículo 3° de la Decisión 344.
Finalmente, la parte actora reiteró que, previo a que se hubiere iniciado el trámite de registro del diseño industrial por la sociedad Yoquire Limitada, el producto ya se estaba utilizando en el mercado, por lo que considera que los requisitos de novedad no se cumplieron y el derecho otorgado nunca debió haber contado con el registro que lo amparó durante 10 años. 3.2.
La parte demandada10, en su escrito de alegatos de conclusión, manifestó que, contrario a lo manifestado por la parte actora, el acto administrativo acusado no incurrió en violación del Régimen de Propiedad Industrial, específicamente los artículos 115 y 116 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que la oficina de la División de Nuevas Creaciones encontró que la solicitud de registro de diseño industrial denominada “PALETA PARA MAQUILLAJE”, cumplía plenamente con los requisitos de forma y que, al publicarse en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó ninguna oposición frente a la solicitud de diseño en debate.
Manifestó que, efectuado el análisis de registrabilidad de que trata la norma andina, el mismo resultó favorable y se decidió conceder el registro mediante la resolución 44625 del 28 de diciembre de 2001, dando cumplimiento a lo exigido en los artículos 115 y 116 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 10 Folios 617 a 626 del expediente.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 15 Señaló que, de los documentos presentados por la parte actora con el propósito de cuestionar la registrabilidad del diseño industrial protegido, no se desvirtuó la novedad de la paleta para maquillaje objeto de la solicitud debatida. Concluyó que la decisión adoptada mediante el acto administrativo acusado se encuentra ajustada a derecho, específicamente se encuentra conforme lo determinado en la Decisión 486. 3.3.
El tercero con interés11, en sus alegatos de conclusión, reiteró los argumentos presentados en la contestación de la demanda respecto a la no violación de los artículos 115 y 116 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Manifestó que el proceso de registro del diseño industrial “PALETA PARA MAQUILLAJE”, se llevó a cabo cumpliendo todos los aspectos formales y sustanciales establecidos en los artículos 58 a 64 de la Decisión 344 de 1993.
Adujo que, en el proceso de registro, no se presentó ninguna oposición en el término de 30 días establecido en el artículo 63 de la Decisión 344 ibidem y que, en su consideración, la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con el examen oficioso de novedad del diseño industrial, de conformidad con el artículo 64 de la Decisión en mención. Finalmente, manifestó que, en el examen que se efectuó por la superintendencia, se concluyó que el diseño industrial “PALETA PARA MAQUILLAJE”, cumplía con los requisitos para que fuera otorgado y que el mismo se distinguía de cualquier otro estuche genérico en el que se portaran cosméticos. 3.4.
El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. 11 Folios 631-645 del expediente. Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 16 IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 271-IP-201412, en el que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha corporación son aplicables al caso particular.
En primer lugar, el Tribunal señaló las normas a interpretar de la siguiente manera: “11. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 115 y 116 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de registro de diseño industrial se presentó el 13 de marzo de 1999, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 12.
Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 3, 58, 59 y 64 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.” (Subrayas de la Sala) En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del diseño industrial ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, la norma derogada será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos que se exigen para que se registre un diseño industrial.
Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas del procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
SEGUNDO: Según lo señalado en la Decisión 344 se considera diseño industrial a cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. 12 Folios 593-608 del expediente.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 17 TERCERO: El juez consultante deberá analizar si la divulgación del diseño industrial se dio de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 344 para, posteriormente, analizar el requisito de novedad.
CUARTO: Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.
Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.
La Corte Consultante debe examinar el caso concreto y determinar si el diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE posee la suficiente novedad para acceder al registro.
QUINTO: Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la oficina nacional competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño.” V. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el acto administrativo acusado; ii) Objeto de la controversia; iii) Decisión de la Comunidad Andina aplicable al caso bajo examen, iv) Cuestión previa al estudio de fondo; v) Estudio de fondo. 5.1.
El acto administrativo acusado Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución 44625 del 28 de diciembre de 2001, por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó un registro de diseño industrial, certificado 3620, “PALETA PARA MAQUILLAJE”, de conformidad con la clasificación internacional contenida en el Arreglo de Locarno 28-03.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 18 5.2. Objeto de la controversia y normativa aplicable De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si es nula la resolución 44625 del 28 de diciembre de 2001, por medio de la cual se concedió el registro al diseño industrial denominado “PALETA PARA MAQUILLAJE” de conformidad con la clasificación internacional, Arreglo Locarno 28-03, por desconocer la normativa de la Comisión de la Comunidad Andina en la que debía fundarse. 5.3.
Decisión de la Comunidad Andina aplicable En la interpretación prejudicial emitida para este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó que la norma sustancial aplicable era la vigente para el momento de la presentación de la solicitud de registro de diseño industrial, es decir, el 13 de mayo de 1999 y, por ende, interpretó los artículos 3, 58, 59 y 64 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la primera disposición transitoria de la Decisión 486 ibidem, que son del siguiente tenor: • DECISIÓN 344 de 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) El inventor o su causahabiente; b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 19 o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo.
En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado. (…) Artículo 58.- Serán registrables los nuevos diseños industriales. Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.
No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión. Artículo 59.- Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. (…) Artículo 64. Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la oficina nacional competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño.” • DECISIÓN 486 DE 2000: “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. - Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. […]” Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 20 Teniendo presente lo anterior, debe recordarse que en el presente caso la parte actora en su demanda solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo acusado por considerar que el mismo vulnera los artículos 115 y 116 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el acto fue expedido con fundamento en dicha norma. Sobre el particular, es preciso considerar que el registro del diseño industrial del caso sub examine se solicitó ante la SIC el día 13 de mayo de 1999, fecha en la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la CAN. Durante el curso del proceso de registro, la referida Decisión 344 fue sustituida por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, razón por la cual la SIC fundamentó su decisión final en esta última.
Al respecto, es importante precisar que la Decisión 486 de 2000 determinó que se debería aplicar de manera ultraactiva la Decisión 344 de 1993 en sus disposiciones de carácter sustancial, escenario que fue expresamente incluido en la primera de las disposiciones transitorias de aquélla. A este respecto el Tribunal Andino de Justicia, en la interpretación prejudicial rendida para este caso, señaló que: “[ ] 15.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia por lo que no afectará derechos consolidados en el periodo anterior a su entrada en vigor.
La norma de carácter sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad. Este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. (…) 17. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultraactividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor.
Ello implica que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para reglar situaciones jurídicas que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales hechos, como los relacionados con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia, se rijan por la nueva ley. Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 21 (…) Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 29-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial 965 de 8 de agosto de 2003, en donde se precisó:” ( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior. [ ]” (Subrayás de la Sala) De acuerdo con las consideraciones anteriores, en lo relacionado con la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha reiterado que se deberá aplicar la norma comunitaria que se encuentre vigente al momento de haber sido solicitado el registro13 y bajo los parámetros establecidos por la misma.
En síntesis, no ofrece duda la aplicación de la norma vigente al momento de solicitar el registro, incluso si la misma es derogada y reemplazada en el curso del procedimiento correspondiente, específicamente en lo que tiene que ver con los requisitos exigidos para el otorgamiento del registro solicitado. Frente a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial frente al caso sub-examine concluyó que: “A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del diseño industrial ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro respectivo.
De la interpretación prejudicial requerida por la Corte Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE se presentó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente al diseño industrial y al trámite de la solicitud para su registro.” 13 Folio 598 del expediente.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 22 Teniendo presente lo anteriormente explicado en el presente caso tenemos: • La solicitud de registro de diseño se presentó el 13 de mayo de 1999, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de 1993. • El demandante invocó como normas vulneradas los artículos, 115 y 116 literal b) de la decisión 486 de 2000.
A partir de lo anterior, es importante destacar que si bien el actor expresó en su demanda que el acto administrativo proferido por la SIC es contrario a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Sala deberá considerar como invocados y presuntamente vulnerados solamente los requisitos para la concesión del diseño industrial establecidos en la Decisión 344 de 1993, puesto que era esa normatividad comunitaria la vigente al momento en que fue presentada la solicitud del registro de diseño industrial enjuiciado, de allí que en cuanto a dicho aspecto sustancial hayan sido el objeto de la interpretación prejudicial mencionada.
En ese sentido habrá de atenderse a la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de realizar el examen de legalidad de la resolución acusada bajo las normas sustanciales previstas en la Decisión 344 de 1993, y en consecuencia, la Sala se abstendrá de analizar el segundo cargo de la demanda, fundado en la alegada violación de normas sustanciales contenidas en la Decisión 486, que no encuentran correspondencia en las disposiciones de la Decisión 344. 5.4.
Cuestión previa al estudio de fondo Antes de entrar con el estudio de fondo, y teniendo claro que la norma sustancial aplicable al presente caso, es la Decisión 344 de 1993, la Sala procederá a resolver, la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa presentada por el apoderado del tercero interviniente, bajo el Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 23 argumento de que no era procedente el estudio de la demanda por parte de esta corporación, por cuanto, según alegó, no se agotó la vía gubernativa en sede administrativa, además de lo cual se estarían presentando hechos nuevos respecto de los cuales la autoridad competente no se pronunció en dicho trámite.
De igual manera manifestó que la parte demandante no se opuso al registro del diseño industrial “PALETA PARA MAQUILLAJE”, en el término legal otorgado para que se efectuara dicha oposición. Al respecto, precisa la Sala que, de conformidad con lo establecido tanto en el artículo 7014 de la Decisión 344 de 1994, como posteriormente en el artículo 13215 de la Decisión 486 de 2000, la impugnación judicial de los actos que conceden el registro de un diseño industrial procede a través de la acción de nulidad, la cual puede ser promovida por cualquier persona y en cualquier momento, sin que sea necesario que quien obra como accionante haya intervenido en la precedente actuación administrativa en calidad de opositor, por cuanto no se prevé exigencia alguna al respecto.
En ese orden, es importante señalar que si bien, como lo hizo notar el tercero con interés, en el presente caso la parte demandante no participó como opositora durante el trámite administrativo que culminó con el registro del diseño industrial acusado, a partir de lo cual el mismo tercero propuso la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, dicha 14 Artículo 70.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que: a) Haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.
Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento. El registro que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de registro. 15 Artículo 132.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando: a) el objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113; b) el diseño industrial no cumpliese con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115; c) el registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116; o, d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 24 excepción no está llamada a prosperar, pues esta corporación ha mantenido el criterio según el cual ese requisito no resulta aplicable cuando se pretende demandar actos administrativos que conceden el registro en materia de propiedad industrial, pues tales decisiones pueden ser atacadas por cualquier persona.
Ha dicho la Sala lo siguiente: “(…) la impugnación judicial de los actos que conceden el registro de un diseño industrial procede a través de la acción de nulidad, la cual puede ser promovida por cualquier persona y en cualquier momento, sin que sea necesario para este efecto que el accionante haya intervenido en la actuación administrativa en calidad de opositor, pues no se prevé en dicha norma exigencia alguna al respecto.
En efecto, prevé el citado artículo que: ‘La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando: a) el objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113; b) el diseño industrial no cumpliese con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115; c) el registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116; o, d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos’.
(…)”16 Por último, y solo para ratificar la anterior conclusión, la Sala considera necesario precisar que el requisito de agotar la vía gubernativa para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo sería obligatorio en el evento en el cual a la parte actora se le hubiera negado el registro del diseño industrial solicitado y en ese orden la acción a impetrar fuera la de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del CCA (hoy 138 del CPACA), con el fin de determinar si era procedente por parte de la SIC el otorgamiento del registro del diseño industrial solicitado y negado, y de ser positiva la respuesta solicitar como restablecimiento el correspondiente registro del diseño industrial.
En consecuencia, la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, propuesta por el tercero con interés no prospera. 16 CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2004-00105-01, sentencia de mayo 24 de 2018 (C. P. Oswaldo Giraldo López). Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 25 5.5.
Estudio de fondo La Sala procederá con el estudio de fondo del presente caso de la siguiente manera: 5.5.1. Marco jurídico de protección de diseños industriales, la divulgación previa del diseño industrial y el requisito de novedad - Decisión 344 de 1993 5.5.1.1. Diseños industriales El artículo 58 de la Decisión 344 ibidem estableció que se considera diseño industrial “cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.” En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “la finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética.
Así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que uno de los factores determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado radica en la mera apariencia del mismo.” En este sentido, el diseño industrial es la forma que se incorpora a la apariencia externa de los productos y que es considerada como innovadora.
Así las cosas, lo que sea incluido en la parte externa del producto, ya sean líneas, colores y demás opciones, que lo diferencie de los demás y que le Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 26 dé una finalidad estética al producto, es lo que se considera como diseño industrial. Es decir que, si el elemento innovador se efectúa respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando un diseño industrial que merezca protección. Al respecto, el Tribunal advirtió que “el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan sólo estética”.
Es decir que el diseño industrial se define y caracteriza por su aspecto estético, más no por la funcionalidad distinta o adicional que implique para el producto al que se aplica. 5.5.1.2. De la divulgación previa del diseño industrial De conformidad con lo determinado en el artículo 71 de la Decisión 344 de 1993, son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la misma Decisión sobre patentes de invención, relativas a los titulares del registro del diseño industrial17.
Así las cosas, para poder establecer si era procedente el registro del diseño industrial bajo estudio, la Sala deberá atender a lo determinado en el artículo 3° de la Decisión 344 que fuera estudiado de manera oficiosa por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida para este proceso. En ese orden, para poder determinar si existió una divulgación que pudiera afectar la novedad del registro del diseño industrial acusado, la Sala deberá no tener en consideración la divulgación del contenido del diseño industrial que eventualmente se hubiere hecho dentro del año anterior a la fecha de 17 Artículo 71.- Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la presente Decisión sobre patentes de invención relativas a los titulares del registro.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 27 la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación se hubiere efectuado por: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que publique el contenido de la solicitud presentada; c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o e) que el solicitante o causahabiente hubiere exhibido el diseño industrial en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente, caso en el cual, el interesado deberá consignar, al momento de presentar la solicitud de registro, una declaración en la que señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el certificado correspondiente.
La Sala resalta que, con el fin de determinar si el diseño industrial objeto de debate es o no novedoso, se deberá analizar si, conforme a las pruebas que fueron allegadas al expediente, se puede concluir que el diseño industrial fue o no divulgado previamente a su registro y cómo fue esa divulgación. 5.5.1.3. De la novedad del diseño industrial En cuanto a los requisitos para registrar un diseño industrial, conforme lo ha establecido la doctrina y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el requisito principal es el de la novedad del diseño. El artículo 59 de la Decisión 344 se refirió al tema así: “[…] no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.” Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 28 La interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determina los criterios a considerar para establecer la novedad de un diseño industrial, así: 1.
La novedad objetiva, correspondiente a la de considerar como nuevo el diseño industrial que no es conocido en un determinado momento. 2. La novedad subjetiva establece que no es nuevo aquello que solamente presenta diferencias secundarias frente a realizaciones anteriores. 3. Por último, considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento, es decir, que el diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas que integran un círculo especializado de cuyo conocimiento dependerá la existencia de la novedad.
Adicionalmente, el referido artículo 59 establece que las diferencias que debe contener el diseño solicitado con relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia expresó: “para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentran en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características secundarias.” Así las cosas, únicamente será registrable el producto que presente diferencias sustanciales respecto de los otros diseños previamente conocidos y disponibles.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 29 Esto quiere decir que, conforme lo interpretó el Tribunal de Justicia Andina, si para el consumidor medio resultara indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias entre éstos habrían de considerarse irrelevantes. Ahora, si el consumidor prefiere uno de los dos productos por considerar que uno es más atractivo estéticamente, las diferencias entre ambos son relevantes y sustanciales, circunstancia que avalaría el registro del diseño propuesto. 5.5.2.
El análisis del caso en concreto Corresponde a la Sala analizar si la creación “PALETA PARA MAQUILLAJE” es nueva, en los términos establecidos en los artículos 3°, 58 y 59 de la Decisión 344 de 1993, frente al producto utilizado por la parte demandante y quienes son consumidores en los círculos interesados. Como se señaló, a juicio de la sociedad demandante, la resolución acusada vulnera lo establecido en los artículos, 115 y 116 literal b) de la decisión 486 de 2000, no obstante, y como se explicó supra, la norma sustancial aplicable al sub-lite es la decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina, en razón a que el diseño industrial concedido no es nuevo, debido a que ya había sido divulgado por la sociedad YOQUIRE LTDA., y no se había solicitado reivindicación de prioridad respecto al diseño. Igualmente, por cuanto el diseño industrial registrado no resulta novedoso para el público.
Ahora bien, el requisito de novedad, en efecto, es el requisito esencial para el registro de un diseño industrial, conforme a lo determinado en la Decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina, por lo tanto, el diseño industrial que se solicita registrar debe no haber estado accesible al público, en ningún lugar o momento, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 30 Bajo esta perspectiva, si el diseño industrial hizo parte del dominio público con anterioridad a la solicitud de su registro, éste no podrá tenerse como novedoso y, por ende, no será merecedor de la protección derivada del registro. Lo que quiere decir que la divulgación previa del diseño industrial implica que el mismo no sea una creación nueva.
En ese contexto, para verificar si los artículos 58 y 59 de la decisión ibidem fueron vulnerados, resulta necesario determinar la fecha en que el registro industrial cuestionado fue solicitado por la sociedad YOQUIRE LTDA., y si ésta lo hizo accesible al público con más de un año de anterioridad a esa fecha, a través de los medios referidos en la norma.
Al respecto, se encuentra probado que la solicitud de registro del diseño industrial denominado “PALETA PARA MAQUILLAJE” fue presentado por YOQUIRE LTDA el día 13 de mayo de 1999, según consta en el expediente administrativo número 99-29763, remitido por la Superintendencia de Industria y Comercio como antecedente administrativo del acto demandado18.
Ahora bien, la parte demandante consideró que el diseño industrial carecía de novedad con base en dos hechos específicos que en su consideración fueron: i) que la sociedad YOQUIRE LTDA, divulgó el diseño industrial acusado con anterioridad a su registro al haber radicado un memorial en las instalaciones de LAM COSMETICOS LTDA. y, ii) que la demandante con anterioridad a la solicitud de registro del diseño industrial acusado, ya fabricaba y comercializaba productos de maquillaje en paletas de madera.
En ese orden se procederá con el análisis de los anteriores argumentos en los siguientes términos. 18 Obrante a folios 194-218 del expediente. Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 31 5.5.2.1. Frente a la comunicación radicada por parte de la sociedad YOQUIRE LTDA – tercero con interés, tenemos que la parte actora allegó con la demanda copia de una comunicación radicado en las instalaciones de LAM COSMETICOS LTDA por parte del apoderado de YOQUIRE LTDA19, con fecha del 22 de octubre de 1998, en la que se informa de la existencia de la marca CARETAS de propiedad de la misma sociedad YOQUIRE LTDA, registrada mediante certificado número 11363, la cual es utilizada para identificar productos cosméticos y de maquillaje, de manera especial estuches de madera que contienen dichos productos.
En dicha comunicación se informó que se tomarían las acciones correspondientes por parte de YOQUIRE LTDA para que LAM COSMETICOS no pudiera utilizar productos similares a los que estaban siendo identificados en el mercado con la marca “CARETAS”. La parte actora consideró que dicho memorial probaba la accesibilidad que el público habría tenido respecto al diseño industrial que se registró. Sin embargo, si bien en la referida comunicación la sociedad YOQUIRE LTDA. menciona estuches de madera y en especial la marca registrada CARETAS, en ningún momento hace referencia específicamente al diseño industrial objeto del caso sub examine.
Es decir, que únicamente hace referencia a la marca registrada, a través de la cual se identifican cosméticos y maquillaje y en su defecto estuches de madera para maquillaje. De igual manera se procedió a verificar las imágenes incluidas en el memorial referido con el fin de poder determinar si estas pudieran afectar la novedad del diseño industrial registrado: 19 Obrante a folios 11 a 13 del expediente.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 32 o Contenido de la comunicación20: “Tenemos evidencias de que ustedes está(sic) comercializando sus productos (Cosméticos y maquillajes) utilizando como empaque un estuche de madera como se aprecia a continuación: Al respecto queremos manifestarles que nuestra representada en la actualidad es titular de la Enseña Comercial CARETAS (Según modelo adjunto) bajo el certificado de Registro No 11361, además se encuentra en proceso de registro la marca Caretas (Diseño). ” o Diseño Industrial registrado Teniendo en cuenta lo anterior se procederá a comparar las anteriores imágenes con la creación denominada “PALETA PARA MAQUILLAJE”, cuyo 20 Folios 11 a 13 del expediente Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 33 registro como diseño industrial se pide anular, la cual corresponde a las siguientes imágenes21: 21 Folios 200 a 208 del expediente Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 34 Ahora bien, al tener identificado plenamente el diseño industrial registrado así como el producto que previamente comercializaba la demandante, la Sala considera importante recordar que la finalidad de los diseños industriales no es otra que brindar una apariencia atractiva al producto que se busca comercializar introduciendo visibles diferencias sustanciales, pero sin añadir una particular ventaja funcional a éste.
En esa línea, el criterio que se debe tener en cuenta para poder verificar la novedad del diseño registrado consiste en determinar si existen diferencias perceptibles entre éste y los que se aducen como antecedentes o divulgaciones previas, todo ello desde la visión o perspectiva de un consumidor promedio. Así, si a partir de la observación de las características externas de los dos productos comparados, para un potencial comprador resultara indistinto adquirir cualquiera de ellos, se concluiría que las diferencias serían irrelevantes y Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 35 que el producto registrado carecería de novedad.
Contrario sensu, si el potencial comprador percibe diferencias, al punto de considerar que uno de los dos productos es más atractivo desde el punto de vista estético, ha de considerarse que la novedad del diseño registrado no ha sido desvirtuada. Teniendo presente lo anterior, se procedió a la comparación de las imágenes del diseño industrial registrado frente a las contenidas en la comunicación fechada el 22 de octubre de 1998, pudiendo observar que: i) el diseño industrial registrado tiene 18 círculos definidos para el depósito de maquillaje, mientras que el producto que habría comercializado la demandante tiene únicamente 8 círculos definidos para este propósito; ii) el diseño industrial registrado consta de 3 líneas de 6 círculos para maquillaje mientras que el producto anterior se conforma con solo 2 líneas de 4 círculos definidos para maquillaje, iii) el diseño industrial registrado tiene un diseño de broche especial que se compone de una pieza unida a la tapa superior y otra a la inferior, que al unirlas ajustan perfectamente y dan una figura que podría considerarse más estilizada o elegante, mientras que el producto del demandante cuenta con un cierre más genérico.
En ese orden, se tiene que la creación “PALETA PARA MAQUILLAJE” que fue objeto de registro presentaba un número mayor de cavidades para el depósito de maquillaje y que las mismas estaban dispuestas en varias filas y contaban con una agrupación de líneas y trazados, lo que, sin añadir ninguna ventaja funcional, evidentemente le daba una apariencia diferente a la de los productos que comercializaba la parte actora.
Por lo tanto, las características diferenciales de aquel diseño industrial frente a los previamente conocidos no eran secundarias, y por el contrario adicionaban un valor o apariencia estética especial que le otorga una impresión general diferente de modo que el consumidor medio podía identificarlo y distinguirlo con claridad de diseños similares previamente existentes en el mercado.
Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 36 Así las cosas, se tiene que las diferencias señaladas son sustanciales y no secundarias, puesto que un consumidor promedio, bien sea un maquillador profesional o una persona que adquiere maquillaje para su uso personal, preferiría un producto que le ofrezca una variedad más amplia de colores en una misma paleta y cuyas características estéticas se perciban como más originales y atractivas frente a otros productos previamente conocidos.
En suma, con la prueba aportada por la parte actora correspondiente a la comunicación recibida del hoy tercero interesado el 22 de octubre de 1998, no se demostró que el diseño industrial específico que se registró ante la SIC y que es objeto del litigio, hubiese sido divulgado o utilizado por YOQUIRE LTDA., junto con la marca registrada CARETAS, y en consecuencia no logró desvirtuar la novedad de este diseño. Por lo anterior no resulta desvirtuado que el diseño concedido denominado “PALETA PARA MAQUILLAJE” cumplió con el requisito de novedad previsto en el artículo 58 de la Decisión 344 de 1993 puesto que de su comparación con el producto que, según se alegó, comercializaba la parte actora, existen diferencias sustanciales que no eran meramente secundarias. 5.5.2.2.
Frente al argumento de la parte actora en el cual señalaba que está ya fabricaba y comercializaba productos de maquillaje en paletas previo a la solicitud de registro del diseño industrial acusado tenemos que: La parte actora, con el fin de demostrar que el diseño industrial carecía de novedad, aportó y solicitó tener en cuenta las pruebas documentales que se relacionan a continuación: Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 37 1.
Certificación extrajudicial22 del señor Luis Guillermo Hernández Castaño, en la que manifestó que desde el año 1996 la empresa LAM COSMETICOS LTDA. comercializa productos cosméticos en paletas en Madera. 2. Certificación extrajudicial23 de la señora Orfa de Gómez, en la que manifestó que desde el año 1996 se fabrican Paletas en Madera a la empresa LAM COSMETICOS LTDA. 3.
Listado de inventarios de productos de LAM COSMETICOS LTDA.24, del año 1996 a 2004, en los que se identifican productos con la denominación “paleta”. 4. Copia de facturas de venta de la sociedad LAM COSMETICOS LTDA.25, en la que se relaciona la venta de productos con la denominación “paleta”. 5. Diligencia de inspección judicial26 cumplida el 11 de agosto de 2011, de la que se emitió un dictamen pericial elaborado por la auxiliar de la justicia LUDIVIA QUIROS GARCIA, como respuesta a la solicitud de inspección y análisis de los libros y documentos contables y comerciales de la compañía LAM COSMETICOS LTDA., con el propósito de establecer si la compañía mencionada, fabricaba y/o comercializaba productos de maquillaje o pinturas para el mismo y en general productos cosméticos, empacados, presentados en paletas de madera desde antes del 13 de mayo de 1999.
En dicha inspección, la referida perito señaló que: “[…] CONCLUSIONES 22 Folios 26 a 27 del expediente 23 Folio 155 del expediente 24 Folios 28 al 71 del expediente 25 Folios 72 al 154 del expediente 26 Folios 542 a 544 del expediente Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 38 -Con base en los documentos y libros contables podemos establecer que la empresa comenzó a comercializar las paletas de maquillaje desde marzo de 1996. -Al 31 de diciembre de cada año, la empresa poseía inventario de Paletas de maquillaje, identificada cada una con su respectivo código desde el año 1996 y subsiguientes Los inventarios a diciembre de acuerdo a los registros contables son: Año 1996 83 unidades Año 1997 63 unidades Año 1998 174 unidades Sumando cada uno de los códigos las ventas totales de las Paletas por año son las siguientes: Año 1996 $8.287.857 Año 1997 $15.505.985 Año 1998 $12.365.906[…]” De las anteriores pruebas la Sala evidencia que las mismas se enfocaron en determinar que la sociedad demandante comercializaba productos de maquillaje y que lo hacían mediante un el elemento en común con el diseño industrial registrado, a saber, paletas de madera.
De igual manera se evidencia que en las pruebas enlistadas anteriormente no se realizó un estudio comparativo entre los productos que comercializaba la parte actora frente al diseño industrial objeto de estudio, que permitieran acreditar que efectivamente la novedad de la creación “PALETA PARA MAQUILLAJE” se encuentra afectada. En este punto es importante señalar que dentro de las pruebas aportadas y decretadas no se advierte que la parte actora realizara una descripción física de las paletas en madera en las que comercializaba los productos cosméticos.
Así mismo, tampoco se observa dentro de los documentos aportados alguna imagen que permitiera realizar una comparación visual entre los productos, que lograra desvirtuar que la creación “PALETA PARA Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 39 MAQUILLAJE” contaba con diferencias suficientes, y no secundarias, para ser considerado un diseño industrial registrable.
Ahora bien, la Sala reitera que las pruebas allegadas y solicitadas por la parte actora no acreditan que, el producto “paletas” al que hace referencia y que habría sido accesible al público con anterioridad a la fecha en que el tercero con interés solicitara el registro ante la SIC, tuviera la entidad suficiente para afectar la novedad del diseño industrial acusado en el presente proceso, en atención a que las mismas no demuestran, menos aún con el nivel de certeza requerido para sustentar una decisión anulatoria, que el diseño industrial cuestionado era similar y no contaba con diferencias sustanciales que lo diferenciara plenamente con el producto cosmético que estos comercializaban.
Por último, es importante precisar que en los procesos en los que se alegue la falta de novedad de un diseño industrial es necesario que el demandante logre demostrar de manera clara y precisa que el registro cuestionado se hubiere concedido i) en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Comunidad Andina aplicable o, ii) con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales, situaciones que de ninguna manera fueron acreditadas en el presente caso.
En esta perspectiva, resulta razonable concluir que para el momento en que fue presentada la solicitud de registro que es objeto de este proceso el diseño industrial al que aquélla se refirió no se encontraba afectado en su novedad, de modo tal que su concesión no vulneró lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Decisión 344 de 1994. 5.5.3.
Por último, la Sala debe advertir que la SIC sí está facultada para hacer un examen de oficio, en virtud del artículo 64 de la Decisión 344 de 1994, aunque no hubiese sido presentada oposición alguna. Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 40 Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso ha señalado que la SIC debe realizar el examen de novedad del diseño industrial solicitado de la siguiente manera: “[…] Al respecto, se debe tomar en cuenta que el artículo 64 de la Decisión 344 establece de manera expresa que: “Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la oficina nacional competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño” (lo subrayado es nuestro).
Por lo tanto, la norma es clara al exigir que la SIC, aun cuando no se hayan presentado observaciones al registro, sí tenía la obligación de realizar el examen de novedad del diseño industrial solicitado.” Por consiguiente, el argumento planteado por la SIC en la contestación de la demanda mediante el cual señalaba que no le era obligatorio realizar el examen de oficio de una solicitud de diseño industrial en el cual no se hubiese presentado oposición respecto a la solicitud de registro, no es de recibo para esta Sala.
Ahora bien, revisado el expediente administrativo, la Sala evidenció que la SIC sí efectuó el análisis de registrabilidad al diseño industrial solicitado, en el que se evaluó si éste correspondía a un diseño industrial novedoso de conformidad con lo establecido en la normativa comunitaria. 5.6. Conclusión La Sala concluye que en el presente asunto la creación o diseño industrial denominado “PALETA PARA MAQUILLAJE”, para al momento de ser solicitado su registro, cumplía con el requisito de novedad establecido en los artículos 58 y 59 de la Decisión 344, y que por tal motivo no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado.
Así las cosas, se procederá a negar las pretensiones de la demanda. Radicación: 11001 0324 000 2004 00428 01 Demandante: Lam Cosméticos Ltda. 41 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, VI.
RESUELVE
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.