Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020130041600 Demandante: Azul K S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Leandro Alberto Sacro Saavedra, Detergentes Ltda., Kemtek Ltda. y Kimberly Clark Worldwide, Inc. Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por AZUL K S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12773 de 11 de marzo de 20112, 35652 de 30 de junio de 20113 y 17669 de 15 de abril de 20134.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. 1 Cfr. Folios 199 a 200 La Sala mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Cfr. Folios 18 a 21 3 Cfr. Folios 28 a 36 4 Cfr. Folios 37 a 48 2 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.

ANTECEDENTES 1. Azul K S.A. en adelante la parte demandante5, presentó demanda6 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adecuada a la acción de nulidad relativa7, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms 12773 de 11 de marzo de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” y 35652 de 30 de junio de 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 17669 de 15 de abril de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta KLEAN que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 4.1-PRETENSION PRINCIPAL.

PRIMERA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 12773 de 11 de marzo del año 2011, notificada a mi representada el 24 de marzo del año 2011, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad AZUL K S.A., con fundamento en las marcas AZUL KLEAN.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 35652 de 30 de junio del año 2011, notificada por fijación en lista de 05 de julio del año 2011, por medio de la cual la Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, previamente interpuesto, confirmó la Resolución No. 12773 de 11 de marzo del año 2011, 5 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 5. 6 Cfr. Folios 50 a 71. 7 Cfr. 80, Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial.” 3 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad AZUL K S.A., titular de las marcas "AZUL-KLEAN" clase 03 base de la oposición. TERCERA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17669 de 15 de abril del año 2013, notificada por fijación en lista el 23 de abril del año 2013, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, confirma la resolución que declara infundada la oposición presentada por AZUL K. S. A., con fundamento en la marca AZUL KLEAN y REVOCA el artículo segundo de la Resolución No. 12773 de 11 de marzo del año 2011que había decretado la negativa de la marca KLEAN, para la clase 03, y en consecuencia decide otorgar el registro de la marca mixta "KLEAN", para distinguir productos comprendidos en la clase 03 Internacional, a favor del Señor LEANDRO ALBERTO SACRO SAAVEDRA, domiciliado en Bogotá, D.C., Colombia, AGOTANDO ASÍ LA VÍA GUBERNATIVA.

CUARTA. - Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada, DECLARAR FUNDADA la oposición presentada por la sociedad AZUL K S.A., y en consecuencia NEGAR el registro de la marca mixta "KLEAN", para la clase 03 Internacional, concedida a favor del Señor LEANDRO ALBERTO SACRO SAAVEDRA, domiciliado en Bogotá, D.C., Colombia.

QUINTA. - Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, CANCELAR el registro de la marca mixta "KLEAN", para la clase 3 internacional concedida a favor del Señor LEANDRO ALBERTO SACRO SAAVEDRA. SEXTA. - Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. 4.2-PRETENSION SUBSIDIARIA.

PRIMERA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17669 de 15 de abril del año 2013, notificada por fijación en lista el 23 de abril del año 2013, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, REVOCO el artículo segundo de la Resolución No. 12773 de 11 de marzo del año 2011 que había decretado la negativa de la marca KLEAN, para la clase 03, y decide otorgar el registro de la marca mixta "KLEAN", para distinguir productos comprendidos en la clase 03 Internacional, a favor del Señor LEANDRO ALBERTO SACRO SAAVEDRA, domiciliado en Bogotá, D.C., Colombia, AGOTANDO ASÍ LA VÍA GUBERNATIVA.

SEGUNDA. - Que como consecuencia de la nulidad decretada en el artículo que antecede, se ordene que queda en FIRME, la Resolución No. 12773 de 11 de marzo del año 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual declaran infundadas las oposiciones presentadas, y se NIEGA el registro de la marca mixta "Klean", para distinguir productos comprendidos en la clase 03 Internacional, solicitada por LEANDRO ALBERTO SACRO SAAVEDRA, con domicilio en Bogotá, D.C. Colombia, por estar incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 4 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTA- (sic) Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, CANCELAR el registro de la marca mixta "KLEAN", para la clase 3 internacional concedida a favor del Señor LEANDRO ALBERTO SACRO SAAVEDRA. SEXTA. - Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia […]”8.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Leandro Alberto Sacro Saavedra, en adelante, tercero con interés directo en el resultado en el proceso, solicitó el registro como marca del signo mixto KLEAN para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La solicitud se publicó el 18 de junio de 2010, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 617, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante y Detergentes Ltda., Kemtek Ltda. y Kimberly Clark Worldwide INC, en adelante, terceros con interés directo en el resultado en el proceso. 4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 12773 de 11 de marzo de 2011, declaró infundadas las oposiciones presentadas por parte de la parte demandante y los terceros con interés directo en el resultado en el proceso y negó el registro del signo mixto KLEAN para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante y Klean Colombia S.A.S y Detergentes Ltda, terceros con interés directo en el resultado en el proceso, interpusieron recursos de reposición y apelación contra la Resolución núm. 12773 de 11 de marzo de 2011. 8 Cfr. Folio 52 a 54 5 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.5.

La Directora de Signos Distintivos, mediante de la Resolución núm. 35652 de 30 de junio de 2011, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución núm. 12773 de 11 de marzo de 2011 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 17669 de 15 de abril de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar el artículo segundo de la Resolución No. 12773 de 11 de marzo de 2011 y conceder el registro de la marca mixta KLEAN para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1 Literales a) y e) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

La marca KLEAN que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con las marcas AZUL KLEAN previamente registradas. 6.2. Al existir confundibilidad entre las marcas KLEAN y AZUL KLEAN, la marca concedida mediante los actos acusados no es apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, y, por el contrario, creará confusión entre el consumidor, pues no logrará diferenciar sus productos respecto de la marca de su propiedad. 6 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.3.

La marca concedida está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, ya que: i) e la marca KLEAN es casi idéntica a la marca previamente registrada AZUL KLEAN; y ii) ambas distinguen productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que hace que el riesgo de confusión sea evidente. 6.4.

La marca mixta KLEAN imita y reproduce la marca previamente registrada, causando confusión y, con ello, permitiendo que un tercero se aproveche del prestigio y posicionamiento alcanzado por su marca a nivel nacional. 6.5. La lectura de la expresión KLEAN genera una idéntica sensación de semejanza e identidad de sonido a la generada con la lectura de la expresión AZUL KLEAN, pues es similar la composición y ubicación de sus letras, lo que hace a las marcas fonéticamente casi iguales. 6.6.

Las marcas enfrentadas tienen idénticos canales de publicidad y comercialización, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre consumidores y comerciantes, con graves perjuicios a su sociedad. Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 7.1.

Con la expedición de los actos acusados no incurrió en ninguna violación de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000, ni violentó derecho alguno de la parte demandante con la declaración de infundada de la oposición que presentó en su momento. 9 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 136 10 Cfr. Folios 129 a 135 7 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.2.

Las marcas enfrentadas KLEAN y AZUL KLEAN después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, por cuanto al ser analizadas en su conjunto, cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas que las hacen fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores. 7.3.

Entre las marcas KLEAN y AZUL KLEAN existen diferencias fonéticas, ortográficas y visuales que permiten su coexistencia, toda vez que la expresión KLEAN es descriptiva y por ello no es apropiable, unido a que la composición gráfica de la marca concedida, lo que permite diferenciarla de las previamente registradas. 7.4 Las marcas cotejadas no presentan similitud que pueda causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiría al escogerlas en el mercado, teniendo en claro el origen o procedencia empresarial de los productos que identifican cada una de ellas, quedando a salvo el interés del consumidor y el derecho de exclusividad de la sociedad demandante sobre su marca AZUL KLEAN. 7.5.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso hacer un pronunciamiento sobre la relación de productos identificados por los mismos en la medida que el no cumplimiento de uno de los supuestos, hace que la marca cuestionada sea susceptible de ser registrada.

Terceros con interés directo en las resultas del proceso Tercero con interés directo en el resultado del proceso – Kemtek S.A.S. 8 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso11, contestó la demanda12 y solicitó la declaratoria de la nulidad de la Resolución 17669 de 15 de abril de 2013, así: 8.1.

El elemento nominativo es el que ostenta la fuerza predominante en el conjunto marcario, por lo que la expresión KLEAN es aquella que los consumidores retendrán en su recuerdo y por consiguiente es la que se utiliza para individualizar los productos en el mercado. 8.2, La parte demandada cometió un error al conceder el registro de la marca mixta KLEAN, por cuanto su componente nominativo está compuesto por una palabra descriptiva, por lo que se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 8.3.

La marca KLEAN evoca la palabra en ingles CLEAN que traduce limpiar, lo cual es una característica esencial de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que debe tenerse como descriptiva. 8.4. Al otorgarse un derecho en exclusiva sobre una expresión descriptiva, socavaría el derecho innato de competidores y consumidores para poder describir las características de los productos limpiadores comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso – Leandro Alberto Sacro Saavedra 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal13. Tercero con interés directo en el resultado del proceso – Detergentes Ltda. 11 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 128 12 Cfr. Folios 109 a 127 13 Cfr. Folio 187 9 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal14. Tercero con interés directo en el resultado del proceso – Kimberly Clark Worldwide INC. 11. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal15. Solicitud de Interpretación Prejudicial 12.

El Despacho Sustanciador, mediante de 29 de septiembre de 201516, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13. El Despacho Sustanciador, mediante de 21 de noviembre de 201817, ordenó remitir vía electrónica al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la solicitud de interpretación prejudicial y los anexos que de ordinario acompañan esta petición. 14.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 722-IP-2018 de 8 de mayo de 202018, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…]1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y e) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del Literal e) del Articulo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 4863, роr ser pertinentes. 2. No se interpretará el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto no son objeto de la controversia las características de aquellos signos que no son susceptibles de registro como marca. 14 Cfr. Ibidem 15 Cfr. Ibidem 16 Cfr. Folios 188 a 189. 17 Cfr. Folios 211 a 212. 18 Cfr. Folios 231 a 244. 10 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. con la finalidad de desarrollar el tema de la irregistrabilidad por falta de distintividad intrinseca de un signo. […]”19 15. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y procedencia de la sentencia anticipada 16.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de mayo de 202420: i) decretó la reanudación del proceso; ii) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; iii) fijó el objeto del litigio; iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y v) corrió traslado para alegar de conclusión. Alegatos de conclusión 16.1.

La parte demandante22 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 16.2. La parte demandada23 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 16.3. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso24 guardaron silencio en este momento procesal. Concepto del Ministerio Publico 17. El Agente del Ministerio Público25 rindió concepto en los siguientes términos: 19 Cfr. Folio 233. 20 Cfr. Índice núm. 65 aplicativo web “SAMAI”. 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 22 Cfr. Índice 70 del aplicativo web “SAMAI”. 23 Cfr. Índice 72 y 73 del aplicativo web “SAMAI”. 24 Cfr. Índice 74 del aplicativo web “SAMAI”. 25 Cfr. Índice núm. 65 aplicativo web SAMAI 11 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17.1.

Las marcas cotejadas KLEAN y AZUL KLEAN al ser pronunciados cuentan con un impacto sonoro distinto, permitiendo que, al momento de ser comparadas, se puedan diferenciar sin incurrir en riesgo de confusión. 17.2. Desde el punto de vista ideológico, las marcas en conflicto no son similares conceptualmente, pues la marca previamente. registrada cuenta con el elemento diferenciador que es la expresión AZUL. 17.3.

Las marcas cotejadas no guardan relación con la cobertura de cada una de ellas y su significado es conocido, lo que evita que el consumidor incurra en error de confusión o asociación al momento de adquirir los productos. 17.4. No se evidencian semejanzas conceptuales, fonéticas y ortográficas entre las marcas en conflicto, lo que determina que la marca posteriormente registrada, tiene suficiente capacidad distintiva. 18.

El Despacho sustanciador, mediante auto de 12 de julio de 202426, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte de los estados actuales de los registros marcarios núms.: i) 472317 de la marca mixta KLEAN, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) 251168 de la marca mixta AZUL-KLEAN; iii) 270178 de la marca mixta AZUL-KLEAN; iv) 270179 de la marca mixta AZUL-KLEAN; v) 270180 de la marca mixta AZUL-KLEAN; vi) 270181 de la marca mixta AZUL-KLEAN; vii) 364421 de la marca mixta AZULKLEAN; viii) 364423 de la marca mixta BEBE AZUL-KLEAN; y ix) 364424 de la marca mixta PINO AZUL-KLEAN que identifican productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; cuyo titular es la parte demandante. 19.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación27 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e 26 Cfr. Índice núm. 75 aplicativo web “SAMAI”. 27 Cfr. Índice núm. 79 aplicativo web “SAMAI”. 12 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal28.

II. CONSIDERACIONES 20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 722-IP-2018 de 8 de mayo 2020; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 21. Vistos: i) el numeral 8.º del artículo 14929 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201130, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201931, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 22.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 23. Los actos acusados son los siguientes: 28 Cfr. Índice núm. 85 aplicativo web “SAMAI”. 29 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 30 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 31 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 13 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.1 Resolución núm. 12773 de 11 de marzo de 201132, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió: i) declarar infundadas las oposiciones presentadas por la parte demandante y por Detergentes Ltda, Kemtek Ltda y Kimberly Clark Worldwide Inc., terceros con interés directo en el resultado del proceso; y ii) negar el registro como marca del signo mixto KLEAN para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 23.2 Resolución núm. 35652 de 30 de junio de 201133, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió los recursos de reposición interpuestos por la parte demandante, y Klean Colombia S.A.S. y Detergentes Ltda, terceros con interés directo en el resultado del proceso, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12773 de 11 de marzo de 2011. 23.3 La Resolución núm. 17669 de 15 de abril de 201334, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto, en el sentido de revocar el artículo segundo de la Resolución núm. 12773 de 11 de marzo de 2011 y conceder el registro de la marca mixta KLEAN para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 24. Le corresponde a la Sala determinar: 24.1 Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad de registro marcario núm. 472.317 de la marca mixta KLEAN que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Leonardo Alberto Sacro Saavedra, tercero con interés directo en el resultado del proceso; y 32 Cfr. Folios 18 a 21 33 Cfr. Folios 28 a 36 34 Cfr. Folios 37 a 48. 14 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.2 En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 12773 de 11 de marzo de 2011, 35652 de 30 de junio de 2011 y 17669 de 15 de abril de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta KLEAN que identifica "[ ] PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA: PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR (PREPARACIONES ABRASIVAS) JABONES: PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO: DENTIFRICOS […]” productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 24.3 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó el literal b) del artículo 135 ibidem.

Asimismo, no interpretó el literal a) del artículo 135 ibidem. 24.4. La Sala advierte que la parte demandante invocó como vulnerados los literales a) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de la vulneración de los mencionados literales, por cuanto no se está controvirtiendo las características del signo. Asimismo, la Sala advierte que la controversia no recae en establecer si se vulneró o no lo previsto el literal b) del artículo 135 ibidem, por lo que no se incluirán los literales a), b) y e) en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 ibidem.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 15 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cartagena35, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200036 de la Comisión de la Comunidad Andina37.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38 35 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 36 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 37 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 38 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 16 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros40. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 39 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 40 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 17 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 722-IP-2018 de 8 de mayo de 2020 33. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales b) y e) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine41.

Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 34. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 35.

Visto el artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales 41 Cfr. Folios 231 a 244 18 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática42.

Consejo de Estado 37. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”43. 38.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia44, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 43 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 19 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro45.

Análisis del caso concreto 39. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 472.317 de la marca mixta KLEAN que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 40.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI -, registro marcario núm. 472.317 de la marca mixta KLEAN, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra caducado46. 41.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso o cualquier otro tercero indeterminado, se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 42.

Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que la marca mixta KLEAN, con registro marcario núm. 472.317, que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 46 Cfr. Índice núm. 49 aplicativo web “SAMAI”. 20 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 43.

En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 44. La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 45.

Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 21 Número único de radicación: 11001032400020130041600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.