1 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: EMAÚS INTERNACIONAL Tesis: No son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto), solicitado para identificar productos y servicios comprendidos en la clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquel y las marcas opositoras “EMAÚS” (mixta) para servicios en la clase 41 y “TRAPEROS DE EMAÚS” (mixta) para productos en la clase 16, existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, así como conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por SM EDUCACIÓN S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en contra de las resoluciones números 39937 de 6 de junio de 2018 “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 49555 de 26 de septiembre de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.
A través de dichos actos 2 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Superintendencia de Industria y Comercio (i) declaró fundada la oposición interpuesta por Emaús Internacional, (ii) negó el registro como marca del signo “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la FUNDACIÓN SANTA MARÍA y EDICIONES SM S.A.1, y (iii) confirmó la negación del registro, respectivamente.
I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad SM EDUCACIÓN S.A., a través de su apoderado judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes2: I.1.1. Pretensiones “4.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 39937 del 6 de junio de 2018, proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del Expediente No. SD2017/0043768, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por Emaús Internacional y se negó el registro de la marca EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA SM (mixta) en clases 16 y 41 solicitada por Ediciones SM y Fundación Santa María. 4.2.
Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 49555 del 26 de septiembre de 2019, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del Expediente No. SD2017/0043768, por medio de la cual se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por mi poderdante, mediante la cual se confirmó en su integridad el contenido de la Resolución impugnada y en consecuencia, se negó la concesión de la marca EMAÚS CAMINO DE ESPERANZA SM (mixta), según evidencia presentada. 4.3.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM (mixta), para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41, figurando como titulares SM EDUCACIÓN S.A. y FUNDACIÓN SANTA MARÍA”. 1 Ahora SM EDUCACIÓN S.A., de conformidad con el certificado de existencia y representación aportado por la actora, visible a folios 33 a 41 del expediente físico de la referencia. 2 Folios 2 a 24 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra escaneado en el índice número 29 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.
Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes: I.1.2.1. Las sociedades FUNDACIÓN SANTA MARÍA y EDICIONES SM S.A. solicitaron el registro como marca del signo “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dicha solicitud se tramitó bajo el número SD2017/0043768, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 797 de 30 de junio de 2017. I.1.2.2. La sociedad EMAÚS INTERNACIONAL formuló oposición en contra de la mencionada solicitud de registro con sustento en que el signo estaba incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
En su escrito, aquel es similarmente confundible con sus marcas, previamente registradas en Perú, “EMAÚS” (mixta) para identificar servicios en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, y “TRAPEROS DE EMAÚS” (mixta) para identificar productos en la clase 16 del nomenclátor internacional. I.1.2.3. Mediante la resolución número 39937 de 6 de junio de 2018, la demandada encontró fundada la oposición presentada, únicamente en cuanto a la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 ibidem.
Por lo anterior, negó el registro como marca del signo “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2.4. Contra dicha decisión la solicitante marcaria presentó recurso de apelación, el cual se resolvió mediante la resolución número 49555 de 26 4 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de septiembre de 2019.
En la mencionada resolución, se confirmó la negación del registro solicitado. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación De los argumentos de la demanda se extrae que la parte actora sostiene que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, así como del artículo 333 de la Constitución Política.
Como razones de dicha vulneración señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Sostuvo que la demandada negó sin justa causa su entrada al comercio, pues el signo solicitado sí es apto para ser registrado como marca, de manera que dicha negación constituye una violación del artículo 333 superior. I.1.3.2. Afirmó que la demandada erró al considerar que entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe similitud, en tanto que los elementos adicionales con los que cuenta el primero de ellos permiten que sea suficientemente distintivo, y en tal sentido, diferenciable de las opositoras.
I.1.3.3. Explicó que el signo cuestionado incluye, además de la partícula coincidente “EMAÚS”, cuatro palabras adicionales que generan una diferencia significativa en cuanto a los aspectos ortográfico, fonético y visual. Así, advirtió que, (i) la expresión que comparten no se encuentra ubicada en el mismo orden al interior de cada conjunto marcario, (ii) la extensión de las palabras, la composición silábica, las raíces y terminaciones son diferentes, y (iii) cada una contiene un diseño gráfico característico que permite una fácil identificación en el mercado. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.4.
Señaló que las palabras adicionales en el signo cuestionado no pueden omitirse del cotejo correspondiente, en la medida que aquellas no son de uso común para las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, ni se trata de expresiones genéricas o descriptivas. I.1.3.5. Sostuvo que la demandada ignoró la expresión “SM” en el signo cuestionado, la cual no solo hace parte de la razón social de Ediciones SM y representa las iniciales de la Fundación Santa María, sino que ese vocablo hace parte de las marcas nominativas y mixtas previamente registradas a su favor en las clases 9, 16 y 41 del nomenclátor internacional.
I.1.3.6. Destacó que, como el signo cuestionado contiene la partícula “SM” que hace referencia a un determinado origen empresarial, los consumidores no lo asociarán con las marcas opositoras de Emaús Internacional, pues lograrán identificar que se trata de productos y servicios ofrecidos por la Fundación Santa María y Ediciones SM (ahora SM Educación S.A) y, en consecuencia, su coexistencia en el mercado no sugiere riesgo de confusión. I.1.3.7.
Aseveró que la expresión “EMAÚS” es ampliamente utilizada en el comercio por organizaciones o personas relacionadas con la religión católica, para identificar retiros espirituales y otras actividades, debido a su connotación religiosa, pues es la forma en que se denominó un movimiento religioso en torno a la palabra misma, la cual recuerda el lugar al que se dirigieron los discípulos de Jesús el día de su resurrección. En consecuencia, se trata de una expresión de uso común que no conseguiría ser apropiable de manera exclusiva.
I.1.3.8. Concluyó que, de prohibir el registro del signo cuestionado como marca, se constituye un precedente que habilita la monopolización de una palabra que suele ser utilizada en general para productos o servicios 6 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionados con la religión católica, lo que a su vez impediría a todas las organizaciones nacionales e internacionales el uso de la expresión “EMAÚS” para identificar bienes o servicios.
I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda en los siguientes términos3: Sostuvo que, tanto en el signo cuestionado como en las marcas opositoras, que son de naturaleza mixta, prevalece el elemento nominativo, de manera que corresponde realizar el cotejo con relación a aquel.
En tal sentido, resultó posible avizorar que el cuestionado reproduce la expresión con mayor carga distintiva en los conjuntos opositores, a saber, “EMAÚS, sin que las demás que acompañan al signo, causen gran impacto en el consumidor. Precisó que, aunque la expresión “EMAÚS” fuese de uso común, esto no conlleva que lo sea para todos los consumidores, además, aunque existen registros que contiene la mencionada palabra, lo cierto es que no identifican los productos y servicios comparados en el presente asunto.
A ello agregó que la connotación religiosa de la palabra no se relaciona con los servicios y productos que pretende distinguir el signo cuestionado. Afirmó que en el signo y las marcas opositoras confluyen similitudes de tipo ortográfico y fonético con la suficiencia para generar riesgo de confusión en el público consumidor. Advirtió que concurren los criterios de conexidad competitiva, pues se trata del mismo tipo de productos y servicios en relación género – especie, 3 Índice número 21 del expediente en SAMAI. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues por una parte se encuentran los relacionados con educación, formación y acompañamiento a instituciones educativas, así como los de consultoría profesional en el ámbito de la educación, y publicación de textos, libros y revistas, mientras que en el otro extremo se observan los servicios educativos, formación y bibliotecas.
Además, el material didáctico y los libros de texto para la enseñanza son normalmente utilizados en la prestación de los servicios de educación. I.2.2. La sociedad Emaús Internacional y el Ministerio Público guardaron silencio. I.2.3. De la contestación de la demanda se corrió traslado a la parte actora4, quien presentó escrito dentro del plazo concedido5.
I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN I.3.1. Mediante auto de 10 de julio de 20236 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011. En la mencionada providencia, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y el escrito de contestación de la demandada, consiste en determinar si las resoluciones números 39937 de 6 de junio de 2018 “por la cual se decide una solicitud de registro” y 49555 de 26 de septiembre de 2019 “por la cual se resuelve un recurso de apelación” en virtud de las cuales: i) se declaró fundada la oposición de la sociedad Emaús Internacional; y ii) se negó el registro de la marca “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixta) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 del nomenclátor internacional, solicitada por las sociedades Fundación Santa María y Ediciones SM S.A. (ahora SM Educación S.A.), expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringen el literal a) del artículo 136 de la Decisión CAN 486 de 2000.
Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, se deberá decidir si son nulas las resoluciones números 39937 de 6 de junio de 2018 “por la cual se decide una solicitud de registro” y 49555 de 26 de septiembre de 2019 “por la cual se 4 Índice número 25 del expediente en SAMAI. 5 Índice número 26 del expediente en SAMAI. 6 Índice número 31 del expediente en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resuelve un recurso de apelación” en virtud de las cuales: i) se declaró fundada la oposición de la sociedad Emaús Internacional; y ii) se negó el registro de la marca “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixta) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 del nomenclátor internacional, solicitada por las sociedades Fundación Santa María y Ediciones SM S.A. (ahora SM Educación S.A.), expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
De ser cierto lo anterior, corresponde resolver si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixta) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 del nomenclátor internacional, solicitada por las sociedades Fundación Santa María y Ediciones SM S.A. (ahora SM Educación S.A.) […]”.
I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 4 de marzo de 20247, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.4.1 La actora8 reiteró los argumentos de nulidad. I.4.2. La SIC presentó escrito extemporáneo9, reiterando los argumentos formulados con la contestación de la demanda10.
I.4.3. El Ministerio Público presentó concepto11 en el que sostuvo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la actora, en la medida que el signo solicitado resulta similarmente confundible con las marcas opositoras, pues concurren similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales, particularmente porque el signo reproduce la partícula “EMAÚS”.
Adicionalmente, los productos y servicios son conexos, de manera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 7 Índice número 43 del expediente en SAMAI. 8 Índice número 52 del expediente en SAMAI. 9 De conformidad con el informe secretarial de 8 de abril de 2024, obrante en el índice número 54 del expediente en SAMAI. 10 Índice número 53 del expediente en SAMAI. 11 Índice número 51 del expediente en SAMAI. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.4.4.
La sociedad Emaús Internacional guardó silencio. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Mediante auto de 9 de octubre de 2023, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado12, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar las Interpretaciones Prejudiciales 121-IP-2020 y 04-IP-2020 que se refieren al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 39937 de 6 de junio de 2018, y 49555 de 26 de septiembre de 2019, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud marcaria en comento fue formulada por la Fundación Santa María y Ediciones SM S.A. (ahora SM Educación S.A). II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 12 Índice número 38 del expediente en SAMAI. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concordantes con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: La Sala deberá determinar si entre el signo “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto) solicitado para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, y las marcas “EMAÚS” y “TRAPEROS DE EMÁUS” (mixtas) previamente registradas en Perú para distinguir servicios comprendidos en las clases 41 y 16 internacional, respectivamente, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
La mencionada disposición exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que se amparan con el signo y las marcas confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación del artículo 333 de la Constitución Política los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto) para identificar productos y 11 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios comprendidos en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por SM Educación S.A. y otro.
De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de sus solicitantes.
II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 12 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.
En ese orden, la Sala al momento de realizar la comparación de la marca y los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces 13 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.
Finalmente, en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.
II.4.1.1. El caso concreto Para efectos de determinar si el signo cuestionado “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto) solicitado para identificar productos y servicios en las clases 16 y 41 internacional, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza que puedan generar error en el público consumidor entre aquel y las siguientes marcas previamente registradas en Perú: “EMAÚS” (mixta) para identificar servicios comprendidos en la clase 41 internacional, y “TRAPEROS DE EMAÚS” (mixta) para distinguir productos en la clase 16 internacional.
De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que el signo y las marcas en disputa distinguen. En primer lugar, la Sala advierte que en el presente asunto se advierte que las marcas opositoras han sido previamente registradas ante la 14 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oficina de marcas de Perú - Indecopi, de manera que se trata del ejercicio de la oposición andina, en los términos del artículo 147 de la Decisión 486 de 2000.
La norma mencionada supra, habilita la procedencia de oposiciones con sustento en marcas previamente registradas en cualquiera de los Países Miembros, siempre que: (i) quien la formule sea el titular o solicitante prioritario de la marca base de la oposición en cualquiera de los Países Miembros, (ii) entre los signos cotejados se presente identidad o semejanza, así como que exista relación de productos o servicios, a partir de los cuales se induzca en error al público consumidor, y (iii) se acredite el interés real en el mercado, a partir de la solicitud de registro en el país en que se presente la oposición. Conviene señalar que, frente a los presupuestos que exige la norma comunitaria mencionada, en particular lo relacionado con la legitimación del opositor y el interés en el mercado colombiano, las partes no proponen discusión alguna, de manera que la Sala se concentrará en el estudio de la causal de irregistrabilidad con fundamento en la cual se negó el registro marcario solicitado por la demandante.
En todo caso, de la revisión de las piezas procesales que conforman el expediente de la referencia, así como de la consulta en el sistema de información SIPI de la SIC, se observa que la sociedad Emaús Internacional es la titular de las marcas fundamento de la oposición y acreditó su interés en el mercado colombiano con la presentación de la solicitud de registro como marca del signo “EMAÚS” ante la SIC.
Teniendo en cuenta lo anterior, y para efectos del cotejo marcario, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y las marcas enfrentados, como se observa a continuación: 15 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signo cuestionado13 (mixto) Para identificar productos y servicios en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza14 Marcas andinas opositoras15 (mixta) Certificado de Registro Indecopi núm. S0003700216 Para identificar servicios en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza17 13 Tomado de la página 10 de la resolución 39937 acusada. 14 Los productos de la clase 16 que pretende identificar el signo son los siguientes: material de instrucción y material didáctico (excepto aparatos); libros de texto para la enseñanza; publicaciones educativas impresas.
Los servicios de la clase 41 que pretende identificar el signo son los siguientes: servicios de educación y formación; servicios de acompañamiento a instituciones educativas para la integración en el mundo digital; servicios de consultoría profesional relacionada con la educación; servicios de consultoría relacionada con la educación y formación de directivos y de personal; publicación de textos, libros, revistas y otras publicaciones impresas. 15 Páginas 10 y 11 de la resolución número 39937 acusada. 16 Consultado el 16 de septiembre de 2025, a través del siguiente vinculo web: https://pi.indecopi.gob.pe/consultatutramitedemarcas/#/consulta- certificado?params=U2FsdGVkX18GgSim2gIF9ngF7khXjNwhDPcn1l%2FRcWtNrIv0loyt7EvSwCA2 ZJj%2B7liuCZ2s%2F8C4WbEf%2B0qzPDhCm3ymXA90zO6fgb%2FRPHw%3D 17 Los servicios en la clase 41 internacional que identifica la marca son los siguientes: Servicios educativos, formación y bibliotecas. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (mixta) Certificado de Registro Indecopi núm. P0009589118 Para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza19 Una vez verificados el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de mixtos, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina.
Lo anterior, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998 sostuvo lo siguiente: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.
En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. Ahora bien, corresponde a la Sala determinar, de manera previa a efectuar el cotejo que incumbe, si el signo y las marcas en disputa contienen partículas de uso común, descriptivas o genéricas, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener elementos nominativos de 18 Consultado el 16 de septiembre de 2025, a través del siguiente vinculo web: https://pi.indecopi.gob.pe/consultatutramitedemarcas/#/consulta- certificado?params=U2FsdGVkX18GgSim2gIF9ngF7khXjNwhDPcn1l%2FRcWtNrIv0loyt7EvSwCA2 ZJj%2B7liuCZ2s%2F8C4WbEf%2B0qzPDhCm3ymXA90zO6fgb%2FRPHw%3D 19 Los productos en la clase 16 internacional que identifica la marca son los siguientes: Productos de imprenta, libros, cuadernos, papelería, sobres, almanaques, calendarios, volantes, trípticos, calcomanías, clichés y sellos. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esas características, aquellos deberán ser excluidos.
Ello, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha reiterado lo siguiente: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”20.
Así pues, consultado el Sistema para la Propiedad Industrial - SIPI de la SIC21, la Sala observa que para la fecha en que se expidieron los actos administrativos acusados las expresiones “CAMINOS” y “DE” eran de uso común para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 internacional, así como “ESPERANZA” para servicios en la clase 41 internacional, tal como se observa de los resultados de la búsqueda así: Marca Certificado Titular Clase SALTEADORES DE CAMINOS 356653 LUDICA SOBRE VALORES LTDA 16 LOS CAMINOS DEL SABER SANTILLANA 477341 EDITORIAL SANTILLANA S.A.S. 16 ABRIENDO CAMINOS 576018 CONCESION VIAS DEL NUS S.A.S 16 CORRECAMINOS 459611 CORRECAMINOS DE COLOMBIA 41 RUTA CAMINOS CAFETEROS 420039 CORPORACION CAMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPITULO EJE CAFETERO RISARALDA 41 CAMINOS DEL CAFÉ VIAJE VIRTUAL AL ORIGEN 420444 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 41 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 252037 THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS, A UTAH CORPORATION SOLE 16 20 Proceso 128-IP-2016. 21 Consulta realizada el 25 de agosto de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LA DE TODOS LOS DÍAS 263407 PAPELES NACIONALES S.A.S. 16 LOS PREMIOS CROMOS DE LA MODA C 277952 COMUNICAN S.A. 16 ESPERANZA (LAS DEMAS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS) 308190 FUNDACIÓN ESPERANZA POR UN RETORNO SEGURO 41 TELÉFONO DE LA ESPERANZA 376540 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA 41 DIDASCALIO NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 384612 ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROLLO INTEGRAL A.B.C PRODEIN 41 CAMINO DE SANTIAGO 529972 CAMINO DE SANTTIAGO S.A.S. 41 ENEAGRAMORFOSIS EL CAMINO DE SALIDA 561283 ROSA MARGARITA SIERRA VILLARRAGA 41 Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que: “el que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la palabra “ESPERANZA” es de uso común para la clases 41 como se expuso supra, así como para la clase 16, en tanto que podría existir conexidad entre estos. Es decir que, por un lado, los servicios de la clase 41 relacionados con actividades educativas, culturales y de formación guardan conexidad con los productos de la clase 16, en tanto que estos últimos, como libros, revistas o folletos, constituyen un medio habitual para la difusión, soporte y materialización de dichos contenidos.
Por otro lado, consultado el sistema de información en mención, se advierte que las expresiones “EMAÚS”, “SM” y “TRAPEROS” no son de uso común para las clases 16 y 41 del nomenclátor internacional. Las 19 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresiones en mención tampoco resultan genéricas ni descriptivas de los productos y servicios allí comprendidos.
Al respecto, el vocablo “EMAÚS” pese a ser utilizado para identificar a una comunidad religiosa, no posee un significado concreto en el idioma castellano. A lo cual se agrega que, el expediente no contiene los elementos probatorios suficientes que permitan acreditar que la acepción comentada es de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio colombiano. Es por lo anterior que no es posible atribuir una vinculación entre la expresión en comento y los productos y servicios que identifican los confrontados22.
En cuanto a la partícula “TRAPEROS”, sí bien posee un significado en castellano, a saber, “[…] m. y f. Persona que tiene por oficio recoger trapos de desecho para comerciar con ellos […]”23, y en Colombia usualmente se utiliza para identificar el plural de un utensilio de aseo para el hogar24, en ningún caso responde a las preguntas ¿qué es? o ¿cómo son? los productos y servicios de los confrontados.
Conforme a lo anterior, la Sala destaca que los elementos débiles deben excluirse al realizar el análisis de confrontación, pues al tratarse de nominaciones de uso común no pueden ser apropiadas de forma exclusiva por el titular marcario, a quien le incumbirá soportar el registro de marcas que, en combinación con otras, las contengan. 22 Los productos y servicios que pretende identificar el signo son los siguientes: en la clase 16, “material de instrucción y material didáctico (excepto aparatos); libros de texto para la enseñanza; publicaciones educativas impresas; en la clase 41, “servicios de educación y formación; servicios de acompañamiento a instituciones educativas para la integración en el mundo digital; servicios de consultoría profesional relacionada con la educación; servicios de consultoría relacionada con la educación y formación de directivos y de personal; publicación de textos, libros, revistas y otras publicaciones impresas.
Los productos y servicios que identifican las marcas opositoras son los siguientes: clase 41: Servicios educativos, formación y bibliotecas; clase 16: Productos de imprenta, libros, cuadernos, papelería, sobres, almanaques, calendarios, volantes, trípticos, calcomanías, clichés y sellos. 23 https://dle.rae.es/trapero?m=form 24 https://www.significadode.org/trapero.htm 20 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, el cotejo se realizará entre las expresiones remanentes en cada conjunto, a saber, “EMÁUS SM” – “EMAÚS” – “TRAPEROS EMAÚS”.
II.4.1.1.1. En aras de descender a la materia en estudio, es necesario traer a colación las reglas que concierne aplicar en el desarrollo del cotejo de signos nominativos, veamos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”25.
II.4.1.1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación del signo y las marcas confrontadas en este asunto, teniendo en consideración las reglas de cotejo consolidadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en cuanto a la estructura del signo y las marcas andinas opositoras, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado E M A Ú S S M 1 2 3 4 5 6 7 Marcas andinas opositoras E M A Ú S 1 2 3 4 5 25 Proceso 145-IP-2022. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co T R A P E R O S E M A Ú S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II.4.1.1.3.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y el análisis del signo y las marcas confrontados, la Sala encuentra que entre ellos se observan suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico, como se explicará a continuación: En primer lugar, se advierte que la expresión “EMAÚS SM”, que se encuentra en el signo negado para registro a través de los actos administrativos acusados, tiene una extensión de dos (2) palabras, siete (7) letras, cuatro (4) consonantes (M-S-S-M), tres (3) vocales (E-A-Ú), y cinco (5) sílabas (E-MA-ÚS-SM).
A su vez, la marca opositora “EMAÚS” contiene una extensión de una (1) palabra, cinco (5) letras, dos (2) consonantes (M-S), tres (3) vocales (E- A-Ú) y tres (3) sílabas (E-MA-ÚS). Por su parte, “TRAPEROS EMAÚS” una de las marcas opositoras, contiene una extensión de dos (2) palabras, trece (13) letras, siete (7) consonantes (T-R-P-R-S-M-S), seis (6) vocales (E-A-Ú) y seis (6) sílabas (TRA-PE-ROS-E-MA-ÚS).
Pues bien, aunque entre el signo cuestionado y las marcas opositoras existe una diferencia en cuanto a su extensión, resulta evidente la coincidencia en la partícula “EMAÚS”, sin que la expresión “SM” sea suficiente para distinguirlas en el comercio. En consecuencia, la reproducción de la partícula “EMAÚS” en el signo cuestionado, impide una efectiva diferenciación entre aquel y las marcas opositoras, por lo que el primero de ellos no es suficientemente distintiva. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, la Sala destaca que, al ser “EMAÚS” un vocablo que no es de uso común, descriptivo o genérico, contiene la fuerza distintiva de las marcas andinas previamente registradas, razón por la cual la solicitante debió incluir elementos que verdaderamente aporten a su distinción en el mercado, respecto de las primeras.
Contrario a lo exigido, el signo se encuentra acompañado por las partículas “CAMINOS”, “DE”, y “ESPERANZA” que, al ser de uso común y débiles, debieron excluirse del cotejo por ser insuficientes en cuanto a la distintividad que le ofrecen al conjunto resultante. Por tal motivo, la Sala concluye que, en lo que respecta al aspecto ortográfico, el signo y las marcas cotejados presentan suficientes similitudes que generarían un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, pues el primero de ellos reproduce la partícula preponderante y sobre la cual recae la distintividad de las marcas previamente registradas.
A lo cual se agrega que, la adición del vocablo “SM” es insuficiente para diluir el mencionado riesgo. II.4.1.1.4. Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen el signo y las marcas opositoras, se advierten similitudes con la virtualidad de generar error en el público, ante la coincidencia en el vocablo “EMAÚS”, en la que se cimienta tanto la fuerza distintiva como la potencia sonora de las marcas previas.
Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: EMAÚS SM – EMAÚS – EMAÚS SM – EMAÚS 23 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EMAÚS SM – EMAÚS – EMAÚS SM – EMAÚS EMAÚS SM – EMAÚS – EMAÚS SM – EMAÚS EMAÚS SM – EMAÚS – EMAÚS SM – EMAÚS EMAÚS SM – TRAPEROS EMAÚS – EMAÚS SM – TRAPEROS EMAÚS EMAÚS SM – TRAPEROS EMAÚS – EMAÚS SM – TRAPEROS EMAÚS EMAÚS SM – TRAPEROS EMAÚS – EMAÚS SM – TRAPEROS EMAÚS EMAÚS SM – TRAPEROS EMAÚS – EMAÚS SM – TRAPEROS EMAÚS En cuanto a su pronunciación, la Sala rescata que guardan semejanzas como resultado de la coincidencia en la partícula que constituye el elemento distintivo de los signos cotejados, sin que la variación que incluye el signo cuestionado, esto es, la adición del elemento “SM”, sea suficiente para distinguirlas de manera eficiente en el mercado.
Al respecto, conviene agregar que es a la solicitante a quien incumbe adicionar partículas que permitan la efectiva diferenciación de su signo respecto de las marcas previamente registradas. En tal sentido, la diferencia que se observa en cuanto al vocablo “TRAPEROS”, no es suficiente para diluir el eventual error en que se vería el consumidor, en la medida que aquella se encuentra en la marca opositora y no en el signo cuestionado.
Así pues, al ser “EMAÚS” el vocablo que ostenta la fuerza distintiva y la potencia sonora de las marcas previamente registradas, será, a su vez, la de mayor recordación para el público consumidor, quien eventualmente podría optar por solicitar los productos y servicios pronunciando únicamente dicho vocablo. Por lo tanto, es evidente la existencia de semejanza desde el punto de vista fonético, pues el signo cuestionado reproduce el elemento con mayor fuerza distintiva y sonora de las previamente registradas, sin que la 24 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co variación en su terminación, esto es, “SM” le aporte “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora […]”26.
II.4.1.1.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o al mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si se trata de una noción similar o idéntica. En ese orden, se reitera que la palabra “EMAÚS” aunque no posee significado en el idioma castellano, se utiliza para distinguir a un movimiento religioso relacionado con el cristianismo.
Con todo, no se encuentra acreditado que dicha concepción sea reconocida en forma generalizada por el consumidor medio de nuestro país, en consecuencia, deberá entenderse como de fantasía. La misma conclusión surge respecto del elemento de fantasía “SM”, pues si bien la actora refiere que se trata de la sigla con la que se identifica a la Fundación Santa María, el consumidor medio colombiano tampoco lograría reconocer tal concepto a partir de las consonantes juntas.
Por su parte, “TRAPEROS” en el idioma castellano significa “m. y f. Persona que tiene por oficio recoger trapos de desecho para comerciar con ellos”27. Pese a todo, deviene improcedente realizar el cotejo del signo y las marcas en punto de su aspecto conceptual, pues dos de los conjuntos cotejados se encuentran ausentes de noción alguna que sea reconocible por el consumidor colombiano al encontrarla en el mercado.
Por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque. 26 Criterio reiterado de esta Sección: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 11001 03 24 000 2000 06535 01; sentencia de 18 de julio de 2024; C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado 11001 03 24 000 2010 00345 00; sentencia de 1 de agosto de 2024;
C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2010 00344 00; sentencia de 6 de febrero de 2025; C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2005 00376 00. 27 https://dle.rae.es/trapero?m=form 25 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, al existir entre el signo cuestionado “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” y las marcas opositoras “EMAÚS” y “TRAPEROS DE EMAÚS” semejanzas suficientes en su aspecto ortográfico y fonético que lleven al consumidor a error al momento de adquirir los productos o servicios, la Sala considera que en el presente asunto se encuentra configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Pese a lo anterior, es claro que para que se configure la causal alegada no solo debe concurrir semejanza o identidad en el signo y las marcas confrontados, sino que además es necesario que los productos y servicios que pretenden identificar resulten relacionados, en consideración a los criterios que suponen la conexidad competitiva. II.4.1.1.6.
Tratándose de la conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201828, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. En el caso de estudio, con el signo solicitado “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto) se pretenden distinguir los siguientes productos y servicios: (i) Los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “material de instrucción y material didáctico (excepto aparatos); libros de texto para la enseñanza; publicaciones educativas impresas”.
(ii) Los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de educación y formación; servicios de acompañamiento a instituciones educativas para la integración en el mundo digital; servicios de consultoría profesional relacionada con la educación; servicios de consultoría relacionada con la educación y formación de directivos y de personal; publicación de textos, libros, revistas y otras publicaciones impresas”. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la marca opositora “EMAÚS” (mixta) identifica los siguientes servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor internacional: “servicios educativos, formación y bibliotecas”.
A su vez, la marca opositora “TRAPEROS DE EMAÚS” identifica los siguientes productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor internacional: “productos de imprenta, libros, cuadernos, papelería, sobres, almanaques, calendarios, volantes, trípticos, calcomanías, clichés y sellos”. Para la Sala concurre conexidad competitiva, en la medida que los productos y servicios para los cuales se solicitó el registro del signo cuestionado y aquellos que identifican las marcas opositoras, respectivamente, pertenecen en ambos casos, a las clases 16 y 41 del nomenclátor, y coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad, respectivamente.
II.4.1.1.6.1. Así, los comprendidos en la clase 16 internacional se enmarcan en la categoría de productos de imprenta, cuya finalidad principal es presentar información de forma seleccionada y organizada, según los requerimientos de quien los adquiere. Dichos productos pueden encontrarse en formatos que van desde libros sobre diversas categorías de interés, dentro de los que se incluyen los de enseñanza y educación, así como todo tipo de material didáctico impreso.
En el mismo sentido, los servicios de la clase 41 internacional confrontados, responden a la categoría de asistencia educativa, a través de la cual se busca ofrecer formación, acompañamiento y asesoría a estudiantes, docentes y otros profesionales en las ciencias de la educación. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.1.6.2.
Siendo así, se advierte que los productos confrontados comprendidos en la clase 16 del nomenclátor internacional, comparten canales de comercialización, pues el material de instrucción, material didáctico, los libros de texto para la enseñanza, las publicaciones educativas impresas, de la misma manera que los productos de imprenta en general, los cuadernos, papelería, sobres, almanaques, calendarios, volantes, las calcomanías, clichés y sellos, suelen encontrarse en locales comerciales que combinan la oferta de librería con papelería, en donde es posible adquirir tanto material impreso como diversas herramientas para apoyar y fortalecer los procesos de aprendizaje.
Lo mismo sucede con los canales de publicidad, en tanto que los mencionados productos suelen promocionarse a través de televisión, internet y voz a voz cuando se trata de pequeños comercios de barrio conocidos como papelerías. De igual forma, esta Sala considera que los servicios de la clase 41 internacional comparten canales de comercialización, en la medida que los relacionados con la educación y formación, los de acompañamiento a instituciones educativas para la integración en el mundo digital, de consultoría profesional relacionada con la educación, de consultoría relacionada con la educación y formación de directivos y de personal, así como los de educación en general, formación y bibliotecas, suelen ofrecerse de forma unánime en seminarios, talleres, webinars, ferias, al igual que a través de plataformas web de capacitación y aplicaciones.
En cuanto a los canales de publicidad, existe una coincidencia en los servicios al ser usualmente promocionados a través de televisión, internet, vallas y volantes publicitarios. II.4.1.1.6.3. Por otra parte, se destaca una relación de los productos en cuanto a los criterios de intercambiabilidad, pues ante un aumento mínimo en los precios, el consumidor podría elegir el material de instrucción y didáctico, los libros de texto para la enseñanza y las 29 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicaciones educativas impresas ofrecidas por el signo cuestionado, en lugar de los productos de imprenta, libros, cuadernos y material de papelería, identificados con la marca previa “TRAPEROS DE EMAÚS”, en tanto que resulta evidente la identidad en su finalidad, cual es, presentar información organizada y clasificada en el campo de interés, como por ejemplo los de enseñanza e instrucción, de manera que son de recambio entre sí. Lo mismo ocurre en cuanto a los servicios cotejados, así, quien requiera asistencia en educación y formación, se encontraría en la posibilidad de elegir los servicios del cuestionado por sobre los de la opositora, ante una variación en los costos, por la coincidencia en cuanto a su naturaleza y finalidad.
Lo anterior porque, en cualquier caso, conseguirá satisfacer su necesidad de apoyo e instrucción en procesos de educación y formación. II.4.1.1.6.4. A su vez, se presenta el criterio de complementariedad, siendo razonable considerar que el consumidor al adquirir material de instrucción, material didáctico, libros de texto para la enseñanza o publicaciones educativas impresas, requerirá otras herramientas didácticas como cuadernos, papelería en general, trípticos, sellos o calcomanías, pues los mencionados productos, usualmente, presentan un uso conjunto en el desarrollo de los procesos de aprendizaje.
En el mismo sentido, los servicios también se advierten complementarios, pues quien pretende acompañamiento, consultoría y publicación de textos, eventualmente requerirá los servicios educativos, de formación, y de bibliotecas, pues entre aquellos se logra una integración de estrategias orientadas a fortalecer y enriquecer los procesos de educación y formación. Adicionalmente, este último criterio concurre al comparar los servicios y productos entre sí, pues el consumidor que requiere asistencia y 30 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acompañamiento en el ámbito de la educación encontrará como mejor complemento el material didáctico, los libros de texto para la enseñanza, los cuadernos, y otras herramientas de papelería utilizada para fines formativos, como trípticos, sellos y volantes.
II.4.1.1.6.5. En términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los productos y servicios confrontados es posible establecer una asociación en la mente del consumidor. En efecto, las confrontadas ofertan por igual, tanto productos de imprenta y materiales didácticos en una variedad de temáticas, dentro de las que se encuentran las de educación y enseñanza, así como servicios de asistencia, asesoría y acompañamiento en el ámbito educativo, a partir de lo cual surge la posibilidad de que el consumidor presuma que se trata de la misma marca, que existe una vinculación empresarial o comercial entre los titulares marcarios, o que los productos y servicios ofrecidos por “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” son una nueva línea de las marcas opositoras “EMAÚS” y “TRAPEROS DE EMAÚS”, lo cual afectaría el derecho de libre decisión del público consumidor y beneficiaría la actividad comercial de la demandante.
Por lo anterior, para esta Sala concurren los criterios de conexidad competitiva, en la medida que los productos y servicios identificados con el signo cuestionado y las marcas opositoras están comprendidos en las mismas clases 16 y 41 del nomenclátor internacional, en cada caso, coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad, así como en canales de comercialización y publicidad y, además, lograrían ser complementarios e intercambiables entre sí. II.4.1.1.7.
En consecuencia, la Sala encuentra cumplido el segundo presupuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En tal sentido, resulta factible colegir que al coexistir el signo y las marcas opositoras en el mercado se generaría un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, en tanto que converge una evidente similitud ortográfica y fonética en las expresiones que los conforman, así como una relación entre los productos y servicios identificados en cada caso.
Al respecto, conviene reiterar que en cuanto al riesgo de confusión y/o asociación el Tribunal comunitario ha señalado lo siguiente29: “[…] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. Es por lo anterior que, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas andinas previamente registradas.
Así lo ha señalado el Tribunal comunitario30: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. (destacado de la Sala). Siendo así, se impone negar las pretensiones de la demanda y se mantendrá incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados a través de los cuales se negó el registro como marca del signo “EMAÚS CAMINOS DE ESPERANZA SM” (mixto), solicitado 29 Proceso 70-IP-2008. 30 Proceso 59-IP-2001. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ello, ante la constatación de que aquellos observaron las normas comunitarias aplicables al asunto y acertaron al considerar la inviabilidad del registro marcario pretendido, pues se configuró la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. II.4.2. De la violación del artículo 333 de la Constitución Política Finalmente, la Sala considera que tampoco se encuentra el desconocimiento del artículo 333 de la Constitución Política.
En efecto, la libertad de empresa que allí se consagra no es absoluta, pues se encuentra sujeta a la función social, a la prevalencia del interés general y a la protección de los derechos de terceros. En este sentido, la negativa a conceder el registro marcario solicitado no constituye una limitación indebida a dicha libertad, sino la aplicación de las reglas de propiedad industrial que buscan evitar el riesgo de confusión y asociación en el mercado.
Por ello, los actos acusados no vulneran las garantías constitucionales de la actora, sino que obedecen al examen de registrabilidad que demostró la configuración de la causal prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. II.4.3. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo y las marcas andinas opositoras existen similitudes de tipo ortográfico y fonético, así como una evidente conexidad competitiva en cuanto a los productos y servicios que distinguen, con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor.
Por lo tanto, 33 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se impone negar las pretensiones de nulidad de la demanda de la referencia. II.4.4. SOBRE COSTAS La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas.
Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. II.4.5. SOBRE PODERES Se reconocerá al abogado Héctor Mauricio García Carmona como apoderado judicial de la parte demandada en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en el índice 56 del expediente de la referencia en SAMAI.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 74 del CGP. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas por las razones señaladas.
TERCERO: RECONOCER al abogado Héctor Mauricio García Carmona como apoderado judicial de la parte demandada en los términos y para 34 Radicado: 11001 03 24 000 2019 00519 00 Demandante: SM EDUCACIÓN S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los efectos del poder a él conferido obrante en el índice 56 del expediente de la referencia en SAMAI.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado (E) CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.