11001032400020110019800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020110019800 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Total S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Total Gas S.A. Temas: Cancelación parcial por falta de uso de un registro marcario.

Uso real y efectivo de la marca. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Total S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 63313 de 29 de noviembre de 2010. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Total S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Actuando por medio de apoderado. Cfr. Folios 2 al 12. 2 Cfr. Folios 18 al 48. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución. núm. 63313 de 29 de noviembre de 2010, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada negar la cancelación parcial, por no uso, del registro marcario núm. 282146, correspondiente a la marca mixta “TOTAL” en la clase 4ª de la Clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Total S.A. Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 2.1.

Que se decrete la nulidad de la Resolución número sesenta y seis mil trescientos trece (66313) del veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por TOTAL GAS. S.A. contra la Resolución N° 21115 de 23 de abril de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que había NEGADO la cancelación por no uso del registro N° 282146 de la marca TOTAL (MIXTA) en clase 4, propiedad de TOTAL S.A., decidiendo REVOCARLA y en su lugar: • MANTENER la decisión de NEGAR la cancelación total por no uso del registro de la marca TOTAL (MIXTA) N° 282146 en clase 4 registrada a nombre de mi representada la sociedad TOTAL S.A. • CANCELAR PARCIALMENTE dicho registro excluyendo de su cobertura los siguientes productos: ´PETRÓLEO (CRUDO O REFINADO);

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y GASEOSOS; COMBUSTIBLE PARA MOTORES; GAS Y GAS DE PETRÓLEO LICUADO; PARAFINAS Y CERAS, ILUMINANTES; ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES´. • En consecuencia, limitar el registro de la marca TOTAL (MIXTA) únicamente a "LUBRICANTES, ADITIVOS NO QUIMICOS PARA COMBUSTIBLE DE MOTOR", en clase 4 y declarar agotada la vía gubernativa. […]” 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de 3 Establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que en virtud de lo decidido en la Resolución N° 21115 de 23 de abril de 2010 se NIEGUE LA CANCELACIÓN TOTAL y PARCIAL del registro de la marca TOTAL (MIXTA), para identificar productos de la clase cuarta (4°) internacional propiedad de la sociedad TOTAL S.A., manteniendo la cobertura del título No. 282146 para los productos para los que originalmente se solicitó y obtuvo el registro de la marca. 2.3.

Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio modificar la inscripción del Certificado registro de la Marca TOTAL (MIXTA) No 282146 de titularidad de TOTAL S.A. restituyendo a su cobertura en el Registro de la propiedad industrial los siguientes productos de la clase cuarta (4°) internacional: ´PETRÓLEO (CRUDO O REFINADO);

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y GASEOSOS; COMBUSTIBLES PARA MOTORES; GAS Y GAS DE PETRÓLEO LICUADO; PARAFINAS Y CERAS, ILUMINANTES; ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES´. junto con ´LUBRICANTES, ADITIVOS NO QUÍMICOS PARA COMBUSTIBLE DE MOTOR´, productos a los que se limitó su cobertura en el acto acusado. 2.4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos 5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Que el 13 de octubre de 2009, la sociedad TOTAL GAS S.A., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó una acción de cancelación por no uso en contra del registro núm. 282146 correspondiente a la marca mixta “TOTAL”, que amparaba productos de la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

Que una vez la SIC admitió la acción y le corrió el traslado de ley, presentó contestación argumentando que había hecho uso efectivo de dicha marca para distinguir productos de la citada clase 4ª, durante el período relevante. 5.3. Que la directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 21115 del 23 de abril de 2010, negó en primera instancia la solicitud de cancelación total del registro 282146, porque consideró que la sociedad demandante probó el uso de la marca mixta “TOTAL” “en relación con “lubricantes y productos conexos de la 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 clase 4ª”.

En consecuencia, mantuvo el registro 282146 en su totalidad, pues consideró que entre los lubricantes y los demás productos de la Clase 4ª existía una conexión competitiva que hacía procedente el mantenimiento del registro para todos los productos de la Clase 4ª, originalmente otorgados. 5.4. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación el 6 de mayo de 2010 contra la Resolución núm. 21115. 5.5.

Que el recurso de reposición se resolvió mediante la Resolución núm. 44818 del 26 de agosto de 2010, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21115 del 23 de abril de 2010. 5.6. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial expidió la Resolución núm. 66313 del 29 de noviembre de 2010, mediante la cual: i) confirmó la decisión de negar la cancelación total por no uso de la marca mixta “TOTAL”; ii) revocó la Resolución núm. 21115 del 23 de abril de 2010 y, en consecuencia, canceló parcialmente, por no uso, la marca TOTAL, en el sentido de limitar la cobertura del registro núm. 282146 para distinguir “lubricantes, aditivos no químicos para combustibles de motor” en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulnerados el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante la Decisión 486 de 2000; el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo. Concepto de violación 4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto violación, así: 7.

Violación del régimen andino de propiedad industrial previsto en la Decisión 486 de 2000 7.1. Indicó que con la expedición de los actos acusados, la parte demandada violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que aplicó indebidamente el inciso tercero del artículo 165, ya que en este caso la cancelación era improcedente, pues, a pesar de no haber demostrado el uso de la marca para distinguir todos los productos contenidos en el registro marcario, la entidad no tuvo en cuenta la existencia de similitud o identidad de los productos amparados por el registro y de aquellos sobre los cuales sí se probó el uso de la marca. 7.2.

Anotó que la parte demandada no consideró la naturaleza homogénea y la similitud que existe entre los lubricantes y aditivos no químicos para combustible de motor y los demás productos contenidos en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza. 7.3. Por otra parte, indicó que al haber aplicado parcialmente lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, la entidad demandada vulneró el derecho fundamental del debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, pues no aplicó de forma estricta la regulación jurídica contemplada en dicha decisión. 7.4.

Finalmente, anotó que la resolución mediante la cual se decidió el recurso de apelación fue irregular pues, al haber declarado agotada la vía gubernativa, no le permitió a la parte demandante ejercer el derecho de contradicción contra la resolución y no motivó la decisión de cancelar parcialmente el registro marcario. Contestaciones de la demanda Parte demandada 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 8.

La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1. Sostuvo que con la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en violación alguna de la Decisión 486 de 2000 ni de alguna otra disposición del orden nacional, y que ellas se profirieron legal y válidamente. 8.2. Indicó que los actos administrativos fueron motivados de manera amplia y detallada y que las pruebas allegadas al proceso fueron debidamente valoradas, de tal manera que con base en ellas concluyó que, durante el periodo relevante, la marca “TOTAL” se utilizó para distinguir “lubricantes; aditivos o químicos para combustible de motor”.

Por ese motivo, consideró procedente limitar el cubrimiento del registro para excluir los productos “petróleo (crudo o refinado), combustibles líquidos, sólidos y gaseosos; combustible para motores; gas y gas de petróleo licuado; parafinas y ceras; iluminantes, aceites y gasas industriales”. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 9.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio. Solicitud de interpretación prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 13 de diciembre de 20177, suspendió el proceso para solicitar la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial 229-IP-2018 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 229-IP-2018 del 28 de junio de 20198, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: 5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 189. 6 Cfr. Folios 179 a 188. 7 Cfr. Folio 254. 8 Cfr. Folios 272 a 279. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente”.

De oficio se interpretarán los Artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concernientes al uso efectivo de la marca y la carga de la prueba en el marco de una acción de cancelación”. […]”. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 13.

Mediante auto de 10 de marzo de 20259, el Despacho Sustanciador decretó la reanudación del proceso y resolvió sobre algunas pruebas. 14. Por auto de 3 de febrero de 202510, el Despacho Sustanciador corrió traslado para alegar de conclusión y dio aviso al Ministerio Público para presentar su concepto dentro del traslado para alegar, si a bien lo tiene.

Alegatos de conclusión 15. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda11. 16. La parte demandada reiteró los argumentos de la demanda 12. 17. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal. Concepto del Ministerio Público 18. El Ministerio Público guardó silencio. 9 Índice 72 del aplicativo Samai. 10 Índice 76 del aplicativo Samai 11 Cfr. Índice 82 del aplicativo Samai. 12 Cfr. Índice 83 del aplicativo Samai. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 229-IP-2018 del 28 de junio de 2019; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco normativo sobre régimen probatorio; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 20. De acuerdo con el artículo 128, en especial, el numeral 7.° del Código Contencioso Administrativo sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 del 18 de enero de 201113, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 22. El acto acusado es la Resolución núm. 66313 de 29 de noviembre de 2010, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que: i) revocó la Resolución núm. 21115 del 23 de abril de 2010, emanada de la directora de Signos Distintivos y, en consecuencia, ordenó la cancelación parcial del registro de la marca “TOTAL”, para productos de la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su 13 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 14 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 cobertura los siguientes productos: “petróleo (crudo o refinado); combustibles líquidos, sólidos y gaseosos; combustible para motores; gas y gas de petróleo licuado; parafinas y ceras, iluminantes: aceites y grasas industriales”.

En consecuencia, la marca mixta “TOTAL” quedó limitada para distinguir los siguientes productos de la Clase 4ª: “lubricantes; aditivos no químicos para combustible de motor”. El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, y la Interpretación Prejudicial 229-IP-2018 del 28 de junio de 2019, determinar: 23.1.

Si la Resolución núm. 66313 de 29 de noviembre de 2010, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la Resolución núm. 21115 del 23 de abril de 2010, emanada de la directora de Signos Distintivos vulnera los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo. 23.2.

Si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena15, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente 15 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200016 de la Comisión de la Comunidad Andina17. Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina18 25.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina19. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 16 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 17 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 18 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 19 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 229-IP-2018 del 28 de junio de 2019 32. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 “[…] Artículo 165.

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para elfo durante los tres a/los consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. […] 1.3.

Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.4.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […]” 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 33.

Conforme al artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado. En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca.

Análisis frente al cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa20. 34. Según inciso 4° del artículo del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente determinar, en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso.

De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 35. El artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 dispone que una marca se encuentra en uso cuando: i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado; y ii) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Estados Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, siempre que la diferencia radique en detalles que no alteran su carácter distintivo. 20 Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP2019 de 3 de junio de 2019. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 36.

Finalmente, el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000 dispone que el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro Análisis del caso concreto 37.

Conforme a las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 38. En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: MARCA MIXTA Titular: Total S.A. Certificado núm. 282146 Clase 4: “petróleo (crudo o refinado); combustibles líquidos, sólidos y gaseosos; combustible para motores; gas y gas de petróleo licuado; parafinas y ceras, iluminantes: aceites y grasas industriales; lubricantes; aditivos no químicos para combustible de motor”.

La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso. De la presunta vulneración de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 39.

La Sala considera que, en el presente asunto, debate esencial gira en torno a establecer si por el hecho de haberse probado el uso de la marca “TOTAL” (mixta) para los productos “[…] lubricantes; aditivos no químicos para combustible de motor […]”, se debieron hacer extensivos los efectos probatorios del uso de esa marca a los productos excluidos por ser conexos. 40.

Ello, habida cuenta que la sociedad actora no cuestiona la valoración probatoria realizada por la entidad demandada a fin de determinar el uso real y efectivo de la marca mixta “TOTAL”, sino que se establezca la similitud y la conexión competitiva entre los productos que fueron restringidos y los excluidos del certificado de registro núm. 282146 y, de esta forma, sean nuevamente incluidos en el mismo. 41.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (….) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” (Énfasis agregado). 1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 1.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 1.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 1.8.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 1.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor.

Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 42. De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 43.

Cabe señalar que, sobre esta materia, la Sala en sentencia 12 de noviembre de 202021, precisó que para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. 44. Así discurrió la Sala: “[…] El Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 141- IP-2013, traída a colación tanto en la sentencia de 22 de enero de 2015 como en la reciente providencia de 24 de septiembre de 2020, señaló que para que los productos o servicios sean similares deben tener la misma naturaleza o finalidad, pero que igualmente se puede ampliar dicho concepto en este caso a que sean conexos o relacionados.

Para tal efecto, adujo: “[…] Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.22 La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.”23 (Las negrillas y subrayas fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, queda claro “que si lo demostrado por la parte actora, no tiene diferencia sustancial con los artículos no usados, la 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación. 11001-03-24-000-2008-00397-00. 22 Dicha posición también había sido señalada, con anterioridad, por el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales rendidas dentro de los procesos 180-IP-2006 y 79-Ip-2012, entre otros. 23 Proceso 141-IP-2013. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 cancelación parcial no cabría en este caso, como tampoco daría lugar a tal cancelación, cuando se pruebe el uso de los productos conexos y relacionados”24.

Dicho criterio ha sido reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en otras, en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso núm. 207-IP-2014, traída a colación en la sentencia de 12 de julio de 201825, en la que se precisó: “[…] Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por consiguiente, para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. […]”. (Destacado fuera de texto). 45. De conformidad con lo anterior, vale la pena traer a colación los criterios fijados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en el presente proceso, para determinar si entre los productos examinados existe conexidad competitiva o no: “[…] 1.8.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos y servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la 24 Sentencia de 7 de junio de 2012 de la Sección Primera, Actor: S.T. DUPONT, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de éstos, entre otros indicios o criterios. […] c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de productos. 1.9.

Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distingue el signo cuya cancelación se ha solicitado. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. […]” (Destacado fuera de texto). 46.

Así las cosas, para la Sala, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los lubricantes y aditivos no químicos para combustible de motor con el petróleo (crudo o refinado), combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, combustible para motores, gas y gas de petróleo licuado, parafinas y ceras, iluminantes; grasas y aceites industriales, se advierte que presentan un uso conjunto, toda vez que es usual que para el funcionamiento de vehículos terrestres se necesite del consumo de lubricantes y aditivos, así como de combustibles derivados del petróleo; además, comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, estaciones de servicio; como ya se dijo, se utilizan de manera conjunta o complementaria; y, además, tienen una relación de género- especie, toda vez que los lubricantes y aditivos normalmente se fabrican a base de derivados del petróleo o de aceites y/o grasas industriales. 47.

Sobre el particular, vale la pena destacar que la finalidad de los aditivos es mejorar el desempeño y rendimiento de algunos combustibles derivados del petróleo, tales como la gasolina que se utiliza en los vehículos terrestres. De allí que se advierta un uso conjunto entre dichos productos, ya que suelen comercializarse de manera conjunta para mejorar el rendimiento del combustible en los vehículos. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 48.

En efecto, la Sala considera que es usual que se ofrezcan de manera conjunta en las estaciones de servicio productos, tales como lubricantes, aditivos y combustibles líquidos derivados del petróleo, así como gas licuado de petróleo y gas natural vehicular. 49. De lo anterior, se evidencia que dichos productos pertenecen a un mismo género, esto es, petróleo y sus derivados, de manera que, para la Sala, “[…] al tener los productos el mismo género, existe una relación entre ellos porque, como se explicó, la comercialización de los productos por los mismos canales y los mismos medios de publicidad influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial […]”. 50.

Así lo señaló esta Sección en la sentencia de 24 de septiembre de 2020, que ahora se prohíja.26 51. Por lo tanto, la Sala observa que entre los productos no usados y los que se demostró su uso, existe conexión competitiva y, por consiguiente, no era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca mixta “TOTAL”, cuyo titular es la sociedad Total S.A., para distinguir productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, ordenada por la SIC, pues el mencionado titular probó, además del uso de lubricantes y aditivos, que éstos eran conexos con el petróleo (crudo o refinado); combustibles líquidos, sólidos y gaseosos; combustible para motores; gas y gas de petróleo licuado; parafinas y ceras, iluminantes; aceites y grasas industriales. 52.

Cabe señalar que la Sala al fallar un asunto similar, esto es, en sentencia 24 de septiembre de 202027, también consideró que no era procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca allí cuestionada, en el sentido de excluir los productos sobre los cuales no se logró demostrar el uso para esa marca, habida cuenta que existía una relación de conexidad competitiva con los productos respecto de los cuales sí se demostró el uso. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 1001032400020130045100. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 1001032400020130045100. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 53.

Asimismo, advirtió que si se accediera a la solicitud de cancelación del registro de esa marca nominativa, en relación con los productos sobre los cuales no se demostró su uso, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitiría que este se beneficiara del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara los productos respecto de los que se probó el uso, y llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial. 54.

En efecto, la Sala, en esa oportunidad, consideró lo siguiente: “[…] 101. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa MARYLAND que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” porque, aunque su titular no logró probar el uso de los referidos productos, se determina que los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, en este caso, tienen una relación de conexidad competitiva cercana y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. 102.

En ese orden de ideas, si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca nominativa MARYLAND en relación con “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “galletas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las “galletas” y los “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos. 103.

Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no es procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca nominativa MARYLAND con registro núm. 175573, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, debido a que, a pesar de no haber sido probado el uso real y efectivo de los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” para dicha marca, existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso sustituible entre los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”. […]” (Destacado fuera de texto). 55.

Además de lo anterior, la Sala debe puntualizar que, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, si el titular de una marca prueba el uso, -no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una Clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos-, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 56.

El Tribunal en las interpretaciones prejudiciales rendidas tanto en el proceso 141-IP-2013, traída a colación en la sentencia de 22 de enero de 2015, así como la de este proceso, señaló que para que los productos o servicios sean similares deben tener la misma naturaleza o finalidad, pero que igualmente se puede ampliar dicho concepto en este caso a que sean conexos o relacionados. 57.

Para tal efecto, adujo: “[…] 1.4.3. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se está buscando es proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal.

La norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, para que se cumpla la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. […]”. (Destacado fuera de texto). 58.

Por consiguiente, para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. 59. Precisamente, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, la Sala ha sostenido que uno o dos criterios son suficientes para establecer la 23 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 conexión competitiva, es decir que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.28 60.

Así las cosas, la Sala considera que con la expedición del acto acusado se vulneró el artículo 165 de la Decisión 486, al cancelar parcialmente el registro de la marca “TOTAL” para el petróleo (crudo o refinado); combustibles líquidos, sólidos y gaseosos; combustible para motores; gas y gas de petróleo licuado; parafinas y ceras, iluminantes; aceites y grasas industriales, sin haber tenido en cuenta que éstos eran conexos frente a los productos que sí demostró su uso, esto es, lubricantes y aditivos no químicos para combustible de motor. 61.

Por lo tanto, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201629, en la que se precisó: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 2º del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos […]”.

(Destacado fuera de texto). Conclusión 62. En este orden de ideas y ante la prosperidad del cargo alegado por la actora, la Sala considera que debe declararse la nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la SIC, denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 282146, correspondiente a la marca “TOTAL”, cuyo titular es la sociedad TOTAL S.A., como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 28 Así lo ha sostenido la Sala en varias oportunidades, entre ellas, en sentencia de 8 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2010-00175-00. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00457-00. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 66313 de 29 de noviembre de 2010, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 282146, correspondiente a la marca “TOTAL”, cuyo titular es la sociedad TOTAL S.A.; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado 25 Núm. único de radicación: 11001032400020110019800 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.