CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Martha Cecilia Pinilla Hernández, Bárbara Pinilla Hernández y Luis Antonio Pinilla Salamanca Tema: Registro como marca de un signo figurativo para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 25922 de 17 de abril de 20181 y 6707 de 16 de abril de 20192 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. y se concedió el registro como marca de un signo figurativo para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por los señores Luis Antonio Pinilla Salamanca, Martha Cecilia Pinilla Hernández y Bárbara Pinilla Hernández.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 25922 del 17 de abril de 2018, expedida dentro del expediente No. SD2017/0077492 por parte del Director de Signos Distintivos, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca “FIGURATIVA FÁBRICA DE HELADOS MONTERREY” (sic) para identificar servicios de la clase 35 internacional. 2.
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 6707 del 16 de abril de 2019, por medio de la cual la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la Resolución 25922 del 17 de abril de 2018, a través de la 1 Folios 38 a 48 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 49 a 59 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 27 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y concedió el registro de la marca “FIGURATIVA FÁBRICA DE HELADOS MONTERREY” en la clase 35 internacional. 3.
Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. en el expediente No. SD2017/0077498 de la marca “FIGURATIVA FÁBRICA DE HELADO MONTERREY”. 4. Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se proceda a negar el registro de la marca “FIGURATIVA FÁBRICA DE HELADOS MONTERREY” para identificar servicios de la clase 35 internacional, ordenándole también a la entidad demandada proceder a la cancelación del título otorgado. 5.
Que se ordene a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso […]”4 (mayúscula y negrilla del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 6. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 7.
La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. registró las marcas mixtas “EL REY”6 para identificar productos y servicios de las clases 29, 30, 33 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 297: “[…] Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, y productos lácteos; aceites y grasa comestibles […]”.
Clase 308: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, miel, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias […]”. Clase 309: “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”.
Clase 3310 “[…] bebidas alcohólicas, excepto cervezas […]”. 4 Folios 3 a 4 C pp. 5 Folios 4 a 6 C pp. 6 Certificados 596.057, 596.066, 264.971, 623.269, 564.376. 604.531 y 604.497. 7 Versión 11. 8 Versión 7. 9 Versión 11. 10 Versión 11. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 3511 “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización y distribución de productos comprendidos en las clases 29 y 30 […]” Clase 3512: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales y administración comercial relacionados con la fabricación, procesamiento, almacenamiento, importación, exportación, promoción, publicidad, venta y comercialización mayorista y minorista de todo tipo de productos y servicios relacionados con la industria alimenticia y del sector de la restauración y hostelería;
Asesoramiento comercial sobre marketing de productos y servicios alimenticios; asesoramiento comercial sobre publicidad de productos y servicios alimenticios; asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias de productos y servicios alimenticios; celebración de ferias comerciales relacionadas con el sector de los alimentos, la restauración y hostelería; comercialización de productos y servicios alimenticios; compilación de estadísticas y de información comercial de productos y servicios alimenticios; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios en la industria alimenticia y de la restauración y hostelería; compilación y suministro de información comercial y consultoría en estrategia comercial para productos y servicios alimenticios; desarrollo de estrategias comerciales en el sector de alimentos y de la restauración y hostelería; distribución de anuncios publicitarios y comerciales de productos y servicios alimenticios; elaboración de informes comerciales, encuestas e investigaciones comerciales, estudios de viabilidad comercial y evaluaciones comerciales para la comercialización de alimentos y servicios afines; investigación comercial y estudios comerciales; marketing y actividades promocionales para productos y servicios alimenticios y afines; negociación y cierre de operaciones comerciales por cuenta y para terceros; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; planificación comercial; preparación y ejecución de transacciones comerciales para terceros; publicidad de sitios web comerciales; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales […]”.
Clase 3513 “[…] administración comercial; administración comercial en materia de servicios de transporte y entrega; administración de negocios comerciales; análisis de datos comerciales; análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento comercial sobre marketing; asesoramiento comercial sobre publicidad; asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias; asesoramiento sobre transacciones comerciales; asistencia comercial; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia, gestión e información comerciales; asistencia en la gestión de negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; asistencia y asesoramiento relacionados con la organización y gestión comerciales; asistencia y consultoría en gestión comercial prestadas a empresas del sector energético; celebración de ferias comerciales; comercialización de productos; compilación de estadísticas de empresas y de información comercial; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; compilación y suministro de información comercial; consultoría comercial en agricultura; consultoría en estrategia comercial; consultoría en gestión de riesgos comerciales; consultoría en materia de gestión comercial de servicios de transporte y reparto; consultoría en materia de negocios e información comercial para empresas; consultoría profesional sobre negocios comerciales; desarrollo de estrategias comerciales; dirección comercial; dirección de 11 Versión 10. 12 Versión 11. 13 Versión 11. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio empresas comerciales; distribución de anuncios publicitarios y comerciales; elaboración de estadísticas comerciales; elaboración de informes comerciales; encuestas e investigaciones comerciales; estudios de viabilidad comercial; evaluación de riesgos comerciales; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; gestión comercial de planes de reembolso para terceros; gestión de información comercial; gestión informatizada de archivos centrales y de archivos comerciales; gestión de negocios comerciales; gestión de proyectos comerciales; gestión de riesgos comerciales; gestión y administración de proyectos comerciales; gestión y consultoría comercial en relación con las actividades de marketing y el lanzamiento de nuevos productos; indexación de páginas web con fines comerciales; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; información y consultas comerciales; investigación comercial; investigaciones, evaluaciones, peritajes, información y búsquedas comerciales; investigaciones y estudios comerciales; mantenimiento informatizado de registros comerciales; marketing y actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales; negociación y cierre de operaciones comerciales por cuenta de terceros a través de sistemas de telecomunicación; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; organización de desfiles de moda con fines comerciales; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales con fines publicitarios; organización de ferias con fines comerciales; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; organización y celebración de exposiciones y ferias comerciales; organización y celebración de ferias comerciales; organización y celebración de ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización y celebración de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización y realización de exposiciones comerciales; organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; planificación comercial; preparación de material de promoción y de comercialización por cuenta de terceros; preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea; preparación y compilación de información e informes comerciales y de negocios; preparación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; promoción y realización de exposiciones comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales; publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales; publicidad de sitios web comerciales; publicidad y marketing colectivos para servicios de limpieza de edificios residenciales y comerciales; realización de investigaciones y estudios comerciales; realización, planificación y organización de muestras y ferias comerciales con fines comerciales y publicitarios; realización de valoraciones comerciales; recopilación de directorios comerciales; recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales; representación comercial de artistas del espectáculo; servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por internet; servicios de administración comercial y de consultoría en negocios; servicios de agencias de información comercial; servicios de asesoramiento comercial; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de asesoramiento comercial y de intermediarios comerciales; servicios de asesoramiento, consultoría e información comerciales; servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos comerciales; servicios de asesoramiento relacionados con la dirección de empresas y la explotación comercial; servicios de asesoramiento y consultoría comerciales; servicios de directorios de información comercial prestados por redes informáticas mundiales; servicios de externalización 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio [asistencia comercial]; servicios de facturación comercial; servicios de gestión comercial de aparcamientos; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; servicios de información en el ámbito comercial; servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de negocios y administración comercial prestados en línea o por internet; servicios de información comercial informatizada; servicios de información publicitaria y comercial; servicios de información sobre directorios comerciales en línea; servicios de información y valoraciones comerciales; servicios de intermediación comercial [conserjería]; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; servicios de lobby con fines comerciales; servicios de mantenimiento de registros comerciales; servicios de organización con fines comerciales; suministro de información comercial; suministro de información comercial al consumidor; suministro de información comercial mediante redes mundiales informáticas; suministro de información comercial sobre contactos de negocios; suministro de información comercial a través de sitios web; suministro de información comercial y de marketing; suministro de información estadística en el ámbito empresarial o comercial; suministro de información estadística comercial; suministro de información sobre contactos comerciales por internet; suministro de información sobre ventas comerciales; suministro en línea de directorios de información comercial por internet; valoración de negocios comerciales […]”. 8.
Manifestó que, el 5 de octubre de 2017, los señores Luis Antonio Pinilla Salamanca, Martha Cecilia Pinilla Hernández y Bárbara Pinilla Hernández solicitaron el registro como marca de un signo figurativo para identificar servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. 9.
Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 10. Anotó que, mediante la Resolución 25922 de 17 de abril de 2018, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. y concedió el registro de la marca figurativa a los señores Luis Antonio Pinilla Salamanca, Martha Cecilia Pinilla Hernández y Bárbara Pinilla Hernández para identificar servicios de la referida clase 35, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación. 11.
Mencionó que, mediante la Resolución 6707 de 17 de abril de 2019, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC: i) modificó el artículo 2° de la Resolución 25922, en el sentido de que la vigencia del registro marcario sería contada a partir del día en que quede en firme esta resolución; y ii) la confirmó en las demás partes. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación14 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 12. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literales a) y h).
I.1.2.2. El concepto de violación 13. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca figurativa para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a los señores Luis Antonio Pinilla Salamanca, Martha Cecilia Pinilla Hernández y Bárbara Pinilla Hernández, sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “EL REY” de titularidad de la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14.
Explicó que las marcas confrontadas se asemejan visual e ideológicamente, toda vez que, la marca figurativa, si bien no utiliza la palabra “REY”, está compuesta por una “CORONA” de cuatro puntas que representa ese concepto. 15. Precisó que la figura de la “CORONA” está intencionalmente resaltada, en cuanto a su tamaño respecto de la marca y el grosor de sus líneas, la cual se define como un símbolo de dignidad o realeza. 16.
En ese sentido, sostuvo que la definición de “EL REY” y la figura de “CORONA” permite que las marcas enfrentadas tengan una estrecha relación que evidencia similitudes visuales y conceptuales “[…] así, al evocar ambos signos a una misma idea, los consumidores podrían concluir equivocadamente que tienen el mismo origen empresarial […]”. 17.
Además, señaló que existía conexidad entre las marcas confrontadas, toda vez que identifican los mismos servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y son complementarios en la clase 30, por lo que también utilizarían los mismos canales de comercialización. 18. Por otra parte, advirtió que la marca acusada consolidaría un indebido aprovechamiento económico del prestigio y el nombre que ha logrado posicionarse la marca “EL REY”, conforme con su notoriedad desde el año 2002. 14 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 19.
Subrayó que prueba del interés por parte de los terceros con interés en el resultado del proceso del aprovechamiento injusto de su marca notoria era el registro a su favor del nombre y enseña comercial “FÁBRICA DE HELADOS MONTERREY”15, los cuales utilizan la palabra “REY” y el aspecto gráfico que ahora se demanda. 20. Finalmente, afirmó que, mediante las Resoluciones 35407 de 29 de junio, 60803 de 31 de octubre de 2011 y 66447 de 31 de octubre de 2012, la SIC negó a los terceros con interés en el resultado del proceso el registro de la misma marca figurativa por ser confundibles con las marcas de la demandante.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio16 21. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 22.
Aseguró que, de acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la marca figurativa de los terceros con interés en el resultado del proceso no es idéntica ni similar a las marcas previamente registradas por la demandante. 23. Explicó que, en las marcas registradas previamente el elemento denominativo era el determinante, por cuanto incorporan las expresiones “EL REY” como elemento común, lo que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos y la empresa que los produce. 24.
Por su parte, la marca demandada es de naturaleza figurativa conformada por una montaña que incorpora en su parte superior la imagen de una corona y que se encuentran al interior de una circunferencia, por lo que su fuerza distintiva esta exclusivamente en los efectos visuales. 25. En ese contexto, afirmó que no existía similitud entre las marcas confrontadas, toda vez que el distintivo de las marcas previamente registradas está en el conjunto pronunciable, mientras que la segunda se encuentra en la figura que, vista en su conjunto, tiene otros elementos que permiten diferenciarlos, como lo es la montaña nevada. 26.
Mencionó que, ante la inexistencia entre la similitud entre las marcas confrontadas, no se pronunciaría sobre la relación entre los productos y servicios, en la medida en 15 Certificados 579.448 y 579.449. 16 Folios 157 a 170 C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. 27.
Respecto del indebido aprovechamiento económico del prestigio y el nombre que ha logrado posicionarse la marca “EL REY”, conforme con su notoriedad desde el año 2002, sostuvo que la parte demandante no allegó pruebas y que la mera notoriedad no basta para probar el aprovechamiento injusto. 28. En ese sentido, mencionó que al no encontrarse similitud entre la marca figurativa de los terceros con interés en el resultado del proceso y las marcas mixtas de la demandante no existe riesgo de la notoriedad alegada, por cuanto cada uno de ellos evoca ideas distintas en mercados diferentes. 29.
Finalmente, sobre los argumentos de la demanda referidos a otros casos resueltos por la SIC, advirtió que, de acuerdo con el principio de independencia, esa autoridad administrativa es competente para tomar decisiones que considere correctas en cada caso particular, toda vez que cada asunto es independiente. II.2. Intervenciones de los señores Luis Antonio Pinilla Salamanca, Martha Cecilia Pinilla Hernández y Bárbara Pinilla Hernández 30.
Los señores Luis Antonio Pinilla Salamanca, Martha Cecilia Pinilla Hernández y Bárbara Pinilla Hernández, a pesar de haber sido notificados en debida forma17 del auto admisorio no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 31. La sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 13 de enero de 202018 en contra de las Resoluciones 25922 de 17 de abril de 2018 y 6707 de 16 de abril de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 32.
Mediante auto de 13 de marzo de 202019 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a los señores Luis Antonio Pinilla Salamanca, Martha Cecilia Pinilla Hernández y Bárbara Pinilla Hernández. El 21 de agosto de 202020 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 33. A través de auto de 23 de febrero y 6 de julio de 202121 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 23 de julio de 202122. 17 Folios 132. 133. 138, 139, 140, 150 y 151 C pp. 18 Folio 2 C pp. 19 Folios 123 a 124 C pp. 20 Folio 152 C pp. 21 Índices 24 y 31 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 43 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 34.
En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se ofició a la SIC para que allegara copia del expediente administrativo 10111260 y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 35.
Mediante auto de 21 de octubre de 202123 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 359-IP-2021 de 27 de julio de 202324, dentro de la cual señaló que para la interpretación del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 350-IP-2022 y 153-IP-2022, de las cuales se puede observar las siguientes consideraciones: 37.
Interpretación prejudicial 350-IP-2022: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa 23 Folios 199 y vto.
C pp. 24 Índice 59 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] Comparación entre signos mixtos y figurativos […] Al comparar un signo mixto con uno figurativo, este Tribunal ha señalado que es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […] 3.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 38.
Interpretación prejudicial 153-IP-2022: “[…] C. NORMAS OBJEO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos […] 136 (literales […] h) […] Prueba de la notoriedad La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso […]” (mayúscula y negrilla del original). 39.
Por auto de 1° de septiembre de 202325 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 25 Índice 63 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 40.
En el término para alegar de conclusión, la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.26, los señores Martha Cecilia Pinilla Hernández, Bárbara Pinilla Hernández y Luis Antonio Pinilla Salamanca27 y la SIC28 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. 41. Por su parte, mediante concepto 23-353 de 26 de septiembre de 2023, el Ministerio Público consideró que debían negarse las pretensiones de la demanda, toda vez que la marca cuestionada está compuesta por una figura de una montaña que, en su parte superior, tiene una corona sin ninguna palabra, mientras que la fuerza distintiva de las marcas previamente registradas recae en las palabras “EL REY”, por lo que no son similares.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 42. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14929 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 43. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 25922 de 17 de abril de 2018 y 6707 de 16 de abril de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. y se concedió el registro como marca de un signo figurativo para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por los señores Martha Cecilia Pinilla Hernández, Bárbara Pinilla Hernández y Luis Antonio Pinilla Salamanca. 44.
La Sala deberá analizar si entre la marca figurativa concedida para identificar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de los señores Luis Antonio Pinilla Salamanca, Martha Cecilia Pinilla Hernández y Bárbara Pinilla Hernández y y las marcas mixtas “EL REY” que identifican productos y servicios en las clases 29, 30, 33 y 35, cuyo titular es la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000. 26 Índices 72 y 73 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 27 Índices 74 y 75 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 28 Índice 76 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 29 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 45.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3. La identificación de los actos demandados 46. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 25922 de 17 de abril de 201830 y 6707 de 16 de abril de 201931, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. y se concedió el registro como marca del signo figurativo para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a los señores Luis Antonio Pinilla Salamanca, Martha Cecilia Pinilla Hernández y Bárbara Pinilla Hernández, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
IV.4. Análisis del caso concreto 47. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca de un signo figurativo para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. […]”. 48.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca figurativa de los terceros con interés en el resultado del proceso y las marcas mixtas “EL REY” de la demandante, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores y, además, por cuanto están haciendo un indebido aprovechamiento económico del prestigio de la notoriedad de las marcas previamente registradas. 49.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 359-IP-2021 de 27 de julio de 2023, dentro de la cual señaló que para la interpretación del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 350-IP-2022 y 153-IP-2022. 50.
Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 30 Folios 38 a 48 C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 31 Folios 49 a 59 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 51. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor32: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 52.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida a los terceros con interés en el resultado del proceso33 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP- 2022. 33 Folio 37 C pp. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (figurativa) Registro 619.393 Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el demandante34 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la a Clasificación Internacional de Niza Registro 1 “EL REY” 29 596.057 2 “EL REY” 30 264.971 3 “EL REY” 30 596.066 34 Consulta realizada el 10 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4 “EL REY” 33 623.269 5 “EL REY” 35 564.376 6 “EL REY” 35 604.497 7 “EL REY” (mixta) 35 604.531 53.
La Sala observa que, en las pretensiones de la demanda, la parte demandante identificó erróneamente la marca cuestionada como “figurativa FÁBRICA DE HELADOS MONTERREY”, con base en registros concedidos en otros trámites administrativos relacionados con nombre o enseña comercial, como lo precisó en el concepto de violación. Sin embargo, del análisis del certificado de registro35 objeto de controversia se constata que se trata de una marca estrictamente figurativa, sin componente denominativo alguno que incluya la expresión “FÁBRICA DE HELADOS 35 Folio 37 C pp. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MONTERREY”.
Esta precisión fue oportunamente señalada por los terceros con interés en el resultado del proceso tanto en la audiencia inicial36 como en sus alegatos de conclusión. 54. Ahora, la Sala pone de presente que las marcas previamente registradas incluyen el símbolo ®, el cual significa “[…] marca registrada […]”37. Dicho símbolo tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca.
En consecuencia, no constituye un elemento distintivo del signo ni cumple una función identificadora del origen empresarial de los productos o servicios. Por esta razón, no debe ser tenido en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conceptuales. 55.
De igual manera, de acuerdo con la solicitud38 de registro de la marca de titularidad de la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. la expresión “condimentos” es explicativa, razón por la cual no hace parte de la marca y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad. 56. En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca figurativa, concedida para identificar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de los señores Luis Antonio Pinilla Salamanca, Martha Cecilia Pinilla Hernández y Bárbara Pinilla Hernández y las marcas mixtas “EL REY”, registradas por la parte demandante para distinguir productos y servicios en las clases 29, 30, 33 y 35, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 57.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca figurativa a nombre del tercero con interés en el resultado del proceso, con las marcas mixtas “EL REY”, previamente registradas por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en los signos distintivos mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 58.
Respecto de las marcas mixtas “EL REY” de la parte demandante, se precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 36 Índice 43 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 37 https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-o-signos-no-alfabetizables.
Consultado el 30 de abril de 2025. 38 Consulta realizada en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 59. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”39. 60.
Teniendo en cuenta lo anterior y de la revisión de los signos distintivos mixtos previamente registrados por la parte demandante, se constata que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, toda vez que las palabras “EL REY” está en una fuente gruesa, en mayúsculas, ubicado en el centro abajo. 61.
La Sala pone de presente que esta Sección en sentencia de 7 de noviembre de 202440, criterio que se prohíja, consideró que, en las marcas mixtas “EL REY” de la parte demandante, “el elemento denominativo es el predominante […] no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue […]”. 62.
Ahora bien, en el caso de la marca figurativa cuestionada, la Sala observa que está conformada por una alta montaña con picos nevados y sombras, que ocupa la parte inferior del diseño, asimismo una corona colocada sobre la cima de la montaña, la cual tiene cuatro puntas, tres puntos y cuatro triángulos parecidos a gemas. Todo el conjunto está contenido dentro de un círculo. 63.
Sobre lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto del cotejo entre una marca mixta en la cual predomina el elemento denominativo y una marca figurativa ha considerado que41: “[…] 2.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […] ” 64.
En consideración a lo anterior, y luego de analizar los elementos predominantes de las marcas mixtas en conflicto, así como el elemento gráfico en la marca figurativa, la Sala concluye que no se configura un riesgo de confusión entre la marca figurativa registrada a nombre de los terceros con interés en el resultado del proceso y las 39 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de noviembre de 2024. Rad.: 2020-00042-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación prejudicial 667-IP-2018. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marcas mixtas “EL REY” previamente registradas por la parte demandante. Ello, por cuanto la marca cuestionada está compuesta exclusivamente por un elemento gráfico, sin un componente denominativo identificable que permita asociarlo con el elemento nominativo “EL REY”, predominante en las marcas del demandante. 65.
En cuanto al contenido conceptual de la marca figurativa registrada por los terceros con interés en el resultado del proceso, la Sala considera que evoca la grandeza, excelencia, magnificencia o imponencia de las montañas con nieve, concepto que, a su vez, es arbitrario respecto de los servicios que registró, esto es en la clase 35 referentes a “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. 66.
En contraste, el término “EL REY” tiene una fuerte carga semántica, fácilmente comprensible y de alto impacto memorístico, el cual sí generan una referencia conceptual concreta asociada con autoridad, jerarquía o supremacía, relativa, específicamente, “al Jefe de Estado de una monarquía”42. 67. Por lo anterior, no puede predicarse identidad ni similitud conceptual entre las marcas enfrentadas, toda vez que el elemento gráfico que compone la marca figurativa registrada por los terceros no evoca con claridad el concepto, o suscita la misma idea, asociada con el significado expresado por el signo denominativo “EL REY”.
La ausencia de una evocación clara impide que el consumidor establezca una relación ideológica o simbólica entre ambos signos. 68. Esta Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este criterio en las sentencias de 6 de junio de 2024 y 30 de enero de 202543, en las cuales se descartó la confundibilidad entre signos mixtos y figurativos bajo el entendido de que, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no puede predicarse identidad o similitud cuando el signo gráfico no evoca con claridad una imagen determinada. 69.
En aquellas decisiones se indicó expresamente: “[…] se descarta la confusión frente a los signos figurativos […] pues las expresiones desde el punto de vista conceptual o ideológico no evocan en la mente del consumidor las referidas gráficas […]”. 70. Asimismo, esta Sala en reciente jurisprudencia44, al cotejar unas marcas figurativas y una mixta, indicó: “[…] Teniendo en cuanto lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, no existe riesgo de confusión entre las marcas figurativas previamente registradas y la marca mixta D`M, en la cual, como se indicó supra, predomina el elemento denominativo, letras que evocan el origen empresarial de los productos de la parte demandante y que no transmiten 42 Consultado en https://www.rae.es/diccionario-estudiante/rey 43 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de enero de 2025. Rad.: 2012- 00312-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Sentencia de 6 de junio de 2024. Rad.: 2011-00305-00 acumulado 2011- 00306-00 M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 10 de abril de 2025. Rad.: 2014- 00039-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en la mente del consumidor los elementos figurativos de las marcas registradas, a saber, un patrón repetitivo de flores de cuatro pétalos enmarcadas en círculos, y estrellas de cuatro puntas […]” (negrilla fuera de texto). 71.
Así las cosas, la Sala considera que la marca figurativa demandada no incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, toda vez que, en las marcas mixtas registradas previamente por la parte demandante, recae en el componente denominativo, mientras que la marca figurativa carece de denominación al estar compuesta únicamente por elementos gráficos, por lo que no puede derivarse riesgo de confundibilidad entre ambas. 72.
Finalmente, sobre los argumentos de la demandante relacionados con que, mediante las Resoluciones 35407 de 29 de junio, 60803 de 31 de octubre de 2011 y 66447 de 31 de octubre de 2012, la SIC ha negado el registro como marca de la marca figurativa demandada por ser confundibles con las marcas de la demandante, se pone de presente que esta Sala ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, debe ser motivado y autónomo45, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 73.
Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 74.
El estudio de registrabilidad de la marca demandada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 75. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular.
De la vulneración del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 76. En cuanto a la notoriedad, la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. señaló como causal de irregistrabilidad la prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la marca acusada puede aprovecharse del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que goza la marca previamente registrada, dándole una ventaja competitiva. 45 Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 77.
Puso de presente que las marcas mixtas “EL REY” son notoriamente conocidas en Colombia, conforme la declaratoria de la SIC plasmada en las Resoluciones 21009 de 26 marzo de 2018, 24078 de 10 abril de 2018 y 10596 de 29 abril de 201946, actos administrativos allegados por la parte demandante. 78. Al respecto, de acuerdo ordenamiento comunitario, el signo notorio es aquel que ha sido reconocido como tal en cualquier país Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 79.
Cabe resaltar que dicha notoriedad debe recaer en el sector pertinente, esto es: (i) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique; (ii) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; y (iii) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, siendo suficiente probar uno los sectores. 80.
En relación con la notoriedad, se pone de relieve que esta Sala, en sentencia del 7 de mayo de 201547, señaló lo siguiente: “[…] la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”. 81.
Descendiendo al caso sub examine, y de la revisión de las resoluciones que declararon la notoriedad de la marca “EL REY”, la Sala advierte que la SIC efectivamente reconoció su carácter notorio. No obstante, dicho reconocimiento no implica por sí solo que se haya demostrado la notoriedad de la marca en este caso, el aprovechamiento indebido del prestigio, la reputación o el alto grado de distintividad de las marcas previamente registradas.
Además, debe resaltarse que la notoriedad reconocida se circunscribió al sector de los condimentos, sin que se haya acreditado su extensión a los servicios de publicidad, gestión comercial o trabajos de oficina, comprendidos en la clase 35. 82. Nótese, entonces, que la parte demandante no aportó prueba de la notoriedad en este expediente judicial, ni otros medios probatorios distintos del reconocimiento de notoriedad que permita acreditar tal aprovechamiento.
En particular, no resulta suficiente el hecho de que, en otros procesos administrativos, se haya otorgado a su favor el registro del nombre y la enseña comercial “FÁBRICA DE HELADOS MONTERREY”, en los que se emplean la palabra “REY” y algunos elementos gráficos similares a la marca demandada, pues el uso de dichos signos tampoco permite, per se, demostrar la existencia de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria.
La mera coexistencia de dichas expresiones no constituye prueba de que se 46 Folios 60 a 74, 75 a 87 y 88 a 101 C pp. 47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de 2015. Rad. 2000- 06102-01. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio esté explotando comercialmente, de manera indebida, la reputación o el reconocimiento adquirido por una marca previamente registrada. 83.
Adicionalmente, la Sala precisa que en el presente asunto no se controvierte la legalidad de los actos mediante los cuales fueron depositados la enseña y el nombre comercial indicados supra, sino la concesión de registro de la marca figurativa. Así, cualquier cuestionamiento sobre el actuar del tercero al momento de depositar dicha enseña y nombre comercial, debe ventilarse en el marco de un proceso autónomo que controvierta directamente la legalidad de estos. 84.
En ese sentido, en el presente asunto la demandante no logra demostrar que sus marcas son notorias, ni que la marca acusada puede aprovecharse del prestigio, reputación y el alto grado de distintividad que gozan las marcas previamente registradas, dándole una ventaja industrial. 85. Aunado a lo anterior, como se precisó en el numeral anterior, entre las marcas en conflicto no existe riesgo de confusión, al no ser similarmente confundibles, razón por la cual tampoco se desconocería la posible existencia de una vulneración del artículo alegado. 86.
En suma, la Sala concluye que las normas que disponen sobre la protección de la marca notoria previstas en la Decisión 486 de 2000, no se encuentran desconocidas en el caso sub examine. Por lo que la marca figurativa no se encuentra enmarca en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal h) Ibidem, razón por la cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
IV.5. Conclusión 87. En este contexto, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos exigidos para la configuración de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 88.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00038-00 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.