CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Referencia. Medio de control de nulidad absoluta Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO Y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. TESIS: LAS MARCAS CUESTIONADAS “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL” Y “NEW CAMBRIDGE SCHOOL”, SÍ RESULTAN REGISTRABLES, HABIDA CUENTA QUE POSEEN LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTRÍNSECO, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA EXTRÍNSECA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la señora CLARA RINCÓN DE MELO y la sociedad COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 2162 de 27 de enero de 1994, “Por la cual se concede un depósito”, 10661 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 23 de3 abril de 2007, “Por la cual se concede un registro”; expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos3 de la Superintendencia de Industria y Comercio4 y; 2784 de 28 de enero de 2011, 59211 de 29 de agosto de 2014 y 67228 de 11 de noviembre de 2014, “Por las cuales se concede un registro”; proferidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La parte actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 27 de diciembre de 1993, el señor JAIRO TOBÍAS REY ACEVEDO presentó depósito del nombre comercial “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, el cual fue otorgado mediante Resolución núm. 2162 de 1994.5 2°: Que el 27 de septiembre de 2006, la sociedad SERVIACUARIO S.A presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, para amparar servicios comprendidos en la 3 Hoy Dirección de Signos Distintivos 4En adelante SIC. 5 El 1 de noviembre de 2017, la SIC autorizó la transferencia de la titularidad del depósito del nombre comercial a favor de la actora, esto es, la sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 416 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas7, el cual fue concedido a través de la Resolución núm. 10661 de 2007.8 3º: Que el 17 de agosto de 2010, la sociedad FUNDACIÓN CAMBRIDGE presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 419 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue concedido por medio de la Resolución núm. 2784 de 2011.10 4º: Que el 11 de marzo de 2014, la sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S. presentó solicitudes de registro como marcas de los signos mixto “NEW CAMBRIDGE SCHOOL” y nominativo “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 4111 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales fueron concedidos, respectivamente, mediante las resoluciones núms. 52911 de 2014 y 67228 de ese año. 6 La marca fue solicitada para distinguir servicios de: “[…] Educación […]”. 7 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 8 El 27 de abril de 2017, la SIC autorizó la transferencia de la titularidad de la marca registrada a favor de la sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S. 9 La marca fue solicitada para distinguir: “[…] Servicios de educación, guarderías, actividades recreativas. […]”. 10 El 11 de marzo de 2014, la SIC autorizó la transferencia de la titularidad de la marca registrada a favor de la sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S. 11 La marca fue solicitada para distinguir: “[…] Servicios de administración y dirección de servicios e instituciones que prestan servicios de academias [educación]; coaching [formación]; organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposios, talleres de formación; educación; servicios educativos; enseñanza presencial y a distancia; guarderías [educación]; instrucción. […]”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: - Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal i), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto, a su juicio, la expresión “CAMBRIDGE”, presente en cada uno de los signos distintivos cuestionados, es indicativa de la ubicación geográfica y origen de los servicios distinguidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que el carácter general de la norma comunitaria tiene como propósito: i) la protección del principio de buena fe comercial, el interés de los consumidores y de la competencia, razón por la cual su aplicación y efectos van más allá de la normatividad relativa a la propiedad industrial; ii) impedir el registro de expresiones que puedan engañar a los consumidores respecto de su naturaleza, características y/o procedencia; y, iii) para su aplicación no hace falta que el engaño haya sucedido, toda vez que es obligación del examinador determinar, desde la perspectiva del consumidor promedio, la posibilidad de que este se produzca.

Manifestó que el estudio de registrabilidad de las marcas y nombre comercial cuestionados debe recaer sobre el elemento denominativo, 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esto es, “CAMBRIDGE”, toda vez que las demás expresiones que las acompañan, tales como “COLEGIO”, “NUEVO”, “LITTLE”, “PRESCHOOL”, “NEW” y SCHOOL”, a su juicio, son descriptivas y de uso común respecto de los servicios que distinguen en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que la expresión “CAMBRIDGE” corresponde a una ciudad universitaria ubicada al norte de Londres en el Reino Unido, la cual ha adquirido fama mundial, por cuanto en ella se encuentra la UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, reconocida a nivel internacional por su historia, excelencia, calidad educativa, investigación, egresados y catedráticos que han sido ganadores del Premio Nobel.

Anotó que la palabra “CAMBRIDGE”, presente en los signos distintivos cuestionados, crea en la mente del consumidor la idea de prestación de servicios educativos de altísima calidad, lo que lleva a que los solicitantes pretendan aprovecharse de ese prestigio para engañar al consumidor, generando confusión sobre la procedencia geográfica de los mismos.

Mencionó que los elementos figurativos que acompañan a los signos distintivos cuestionados, utilizan el diseño y los colores de la bandera 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del Reino Unido, aumentando la posibilidad de engaño en el público consumidor. - Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal l), ibidem, por indebida aplicación. Manifestó que el elemento común de los signos examinados, “CAMBRIDGE”, no fue elegido caprichosamente por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, toda vez que lo que pretende es que los consumidores presuman algún tipo de conexión con la ciudad que lleva el mismo nombre, la cual es mundialmente reconocida por sus excelentes estándares educativos.

Sostuvo que la palabra “CAMBRIDGE” induce en error al público consumidor respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los servicios que amparan, por cuanto su titular no tiene ninguna relación con la ciudad de Cambridge, ubicada en el Reino Unido; y que, al utilizar la figura de la bandera y colores de ese país, se aumenta aún más la posibilidad de confusión. - Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 194, literal c), ibidem, por indebida aplicación. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que el uso del depósito del nombre comercial “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE” es susceptible de causar confusión en los medios comerciales y en el público consumidor, respecto de la procedencia empresarial, el origen y las características de los servicios de educación y esparcimiento que su titular comercializa, dado que utiliza la denominación de origen de la ciudad universitaria de Cambridge.

Trajo a colación diferentes sentencias proferidas por el Consejo de Estado, en las que se declaró la nulidad de las resoluciones que concedieron los registros como marcas de los signos “CUBA SI” y “ANDALUZ ACEITE DE OLIVA”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Adujo que en el presente caso no existe un riesgo de confusión en cuanto a la procedencia geográfica de los servicios educativos comprendidos en las marcas cuestionadas en la Clase 41 de la 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación de Niza, ya que estos servicios son prestados presencialmente en Floridablanca (Santander).

Mencionó que “CAMBRIDGE” es un distrito no metropolitano de Inglaterra y a su vez una ciudad universitaria inglesa muy antigua capital del condado de Cambridgeshire, a orillas del rio Cam; que ésta se localiza aproximadamente a ochenta kilómetros de Londres y la rodean varies villas y pueblos; que su fama nace de la Universidad de Cambridge, que incluye a los Laboratorios Cavendish (denominados así en honor a Henry Cavendish), el hospital Addenbrooke, el core de la capilla del King's College y la Biblioteca de la Universidad; y que en la ciudad también se encuentra un campus de la Universidad Anglia Ruskin.

Manifestó que la sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso presta sus servicios educativos presencialmente en el colegio NEW CAMBRIDGE SCHOOL, ubicado en la Calle 32 No. 22 - 140 del municipio de Floridablanca (Santander). Siendo Floridablanca un municipio colombiano del departamento de Santander al noreste de Colombia, el cual tiene una extensión aproximada de 97 km2; y se encuentra 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conurbado con la ciudad de Bucaramanga y perteneciendo a su área metropolitana.

Que de conformidad con lo anterior y debido a que los servicios prestados bajo las marcas registradas son ejecutados presencialmente por la sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S. en Floridablanca, no es lógico pensar que por el simple hecho del uso de la palabra “CAMBRIDGE”, el usuario o consumidor promedio sea engañado y llegue a pensar que el servicio educativo que recibe está siendo prestado y tiene su procedencia en la Ciudad de Cambridge.

Adicionalmente, puso de presente que la sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S. no ofrece ninguno de sus servicios educativos de manera virtual, único caso en que sería comprensible que un consumidor promedio llegara a pensar que la procedencia geográfica del servicio fuera la Ciudad de Cambridge. Arguyó que el término “CAMBRIDGE”, no obstante constituir el nombre de una ciudad en Inglaterra, sí es susceptible de ser registrado como parte de las marcas solicitadas, puesto que al igual que diversas marcas ya registradas constituidas por nombres geográficos, para servicios de educación, no constituye una indicación que describe la 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co procedencia geográfica de los servicios, ni induce a engaño en cuanto a ésta, como tampoco contiene ni imita una denominación de origen protegida, por lo que en pueden ser registradas como marcas.

Es por ello que decidió mediante las resoluciones demandadas, conceder el registro de las marcas “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL”, “NEW CAMBRIDGE SCHOOL” y “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, ya que con la simple expresión “CAMBRIDGE” no era suficiente para generar un riesgo de confusión al consumidor o usuario promedio sobre procedencia geográfica de los servicios.

Mencionó que los elementos figurativos, contrario a lo expuesto por las actoras, aumentan la distintividad de las marcas mixtas cuestionadas; y que, a simple vista, comparando el símbolo de la Universidad de Cambridge con las etiquetas de dichas marcas, no es dable pensar que estos símbolos generen confusión, ya que su composición, distribución de colores y sus figuras no se asemejan.

Sostuvo que el depósito de los nombres comerciales no genera efectos jurídicos diferentes de una presunción desvirtuable sobre el primer uso, motivo por el cual el titular del depósito no puede exigir ningún derecho 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sobre el nombre comercial sin probar antes su uso, pues es este último el que constituye derechos en cabeza de usuario del nombre comercial.

Indicó que la normatividad andina estableció dos modelos de vigilancia en cuanto a los nombres comerciales, permitiendo que los Estados escogiesen uno u otro; y que, al respecto, la Decisión 486 prevé la posibilidad tanto del registro como del depósito, siendo dos modalidades que presentan diferencias sustanciales, a saber: i) El registro de un nombre comercial exige una actividad por parte de la autoridad de propiedad industrial, que consistente principalmente en la verificación de los requisitos mininos para que en caso de usarse, no afecte derechos de terceros, al punto que según la legislación de cada país se puede establecer incluso una necesidad de verificar el uso efectivo del nombre comercial; y que implica la validación de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 194 de la Decisión 486, asimismo estará sometido a un término de duración de 10 años y a un procedimiento para su renovación. ii) Con el depósito no se efectúa ninguna validación de los requisitos en un posible uso.

Lo anterior desde la perspectiva de que la finalidad de este modelo consiste en que el administrado informe a la Entidad 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que está haciendo uso de un signo y, asimismo, los terceros tengan conocimiento de esto con lo cual evitarán usar signos iguales o, de ser el caso, si se sienten afectados en su derecho marcario o de otra naturaleza podrán interponer las acciones por infracción marcaria que consideren pertinentes.

Resaltó que el procedimiento del depósito consiste, de forma exclusiva, en un estudio de forma para verificar que la totalidad de la información requerida obre en la solicitud y se procede con la concesión del depósito, incluso se podrán depositar nombres o enseñas comerciales idénticos, en tanto el solicitante una vez tenga conocimiento de esto reitere su intención de efectuar el depósito, sobre este hecho se dejara una anotación; asimismo, al ser un depósito no tiene limitaciones temporales y en consecuencia tampoco tiene condiciones de renovación. Que, por lo anterior, la tesis de las actoras no tiene aplicabilidad en el sistema colombiano, pues en el país la modalidad que se aplica es la del depósito y las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 194 hacen alusión a los casos en los que se registran los nombres comerciales, siendo imposible extender o extrapolar dichas causales al 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co depósito de nombres comerciales, pues de hacerlo, se estaría desnaturalizado la figura del depósito, que es imperante en Colombia.

II.-2. La sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar a las pretensiones de la demanda. Para el efecto indicó que desde el año 1994, como colegio adoptó públicamente los signos distintivos “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, “NEW CAMBRIDGE SCHOOL” y “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL”, como nombre y enseña comercial.

Que, desde esa fecha, el uso de esos signos distintivos ha sido público, continuo y ostensible, tal como consta en las fotos de la fachada del Colegio, el registro histórico de los directorios telefónicos, en los anuarios institucionales del colegio, en los recibos de caja de pago de pensión, entre muchos otros medios. Alegó que la familia de marcas “NEW CAMBRIDGE SCHOOL/ COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE” no solo son aptas para distinguir los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que son signos que le brindan al consumidor la facultad de identificar un origen empresarial determinado de forma clara y transparente y 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que no tienen la potencialidad de engañar a los consumidores sobre su procedencia geográfica, su naturaleza y/o cualquieras otras características y o cualidades de los servicios que identifican.

Alegó que las marcas cuestionadas, analizadas en detalle por parte del consumidor medio, no implican ningún riesgo de engaño en cuanto a los servicios educativos que durante años han sido prestados de forma continua y exitosa en Colombia, sin que el público se haya visto nunca burlado o inducido a error, en razón a las marcas con los que estos servicios se identifican en el mercado.

Expresó que los signos distintivos “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, “NEW CAMBRIDGE SCHOOL” y “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL” deberían ser juzgados y considerados como signos arbitrarios, en la medida en que la expresión “CAMBRIDGE” tiene un significado conocido pero que no se encuentra vinculado de manera directa con los servicios que identifica.

Que al ser la expresión “CAMBRIDGE” un término anglosajón, si bien es cierto que el mismo alude a un sitio geográfico determinado, también lo es que su uso en el mercado colombiano no le genera al consumidor una asociación inmediata ni directa con la Universidad de 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cambridge en Inglaterra; que, por lo anterior, y en términos marcarios, la expresión actúa como una de naturaleza arbitraria y/o incluso fantasiosa, a partir de la cual el consumidor reconoce un origen empresarial de servicios educativos como fruto del reconocimiento que el COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE ha adquirido a nivel nacional a lo largo de los años y no por una asociación conceptual y ficticia con aquella institución británica.

En sentido, a su juicio, la única asociación real que transmiten las marcas registradas al consumidor es la de una expresión en otro idioma que da cuenta del carácter bilingüe de la institución educativa. Puso de presente que un existe un gran número de colegios colombianos que ofrecen dentro de su proyecto pedagógico la enseñanza intensiva o nativa del idioma inglés y, es por ello, que suelen adoptar como nombre comercial y/o marca alguna que aludiera de manera directa o indirecta un sustantivo propio vinculable con los Estados unidos, Reino Unido o, en general, con algún país que tenga por lengua oficial el inglés. Como respaldo de su afirmación, trajo a colación los siguientes registros marcarios: “COLEGIO BRITÁNICO”, “COLEGIO NUEVA 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co YORK”, “GIMNASIO VERMONT”, “MONTESSORI SCHOOL”, “THE ENGLISH SCHOOL”, “CMS MICHIGAN SCHOOL”, entre otros.

Advirtió que el carácter engañoso de un signo debe estudiarse teniendo en cuenta la totalidad del conjunto marcario, por lo que debe observarse que las marcas cuestionadas cuentan con elementos gráficos adicionales que no se relacionan en nada con aquellos propios de la Universidad de Cambridge, como se puede observar en el siguiente cuadro: Que aún si en gracia de discusión se aceptara que la expresión “CAMBRIDGE” es altamente reconocida en Colombia por su educación (de lo cual, a su juicio, no obra prueba alguna en el expediente); y 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que, por lo tanto, tuviese un carácter evocativo y no fantasioso y/o arbitrario, tampoco sería viable afirmar que éste es un término engañoso en relación con los servicios que distingue en el mercado, dada la naturaleza misma de éstos, puesto que las marcas cuestionadas no tienen la potencialidad de engañar al consumidor en cuanto a su procedencia, puesto que los mismos son efectivamente prestados en el territorio colombiano y no en Inglaterra, ni tampoco están compuestos por una expresión que aluda de manera directa a la Universidad de Cambridge.

Afirmó que los usuarios de los servicios saben que tanto el colegio como el jardín infantil NEW CAMBRIDGE SCHOOL y LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL, respectivamente, operan en Colombia y no en Inglaterra, pues sería irrisorio asumir que, al matricular a sus hijos en estos centros educativos, sus padres tenían la intención de enviarlos diariamente en un viaje trasatlántico para recibir su educación prescolar o básica primaria en Inglaterra.

Insistió en que el presunto engaño a que hace alusión la actora sería aún menos materializable si se tiene en consideración el hecho de que el consumidor de servicios educativos es un consumidor calificado que 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co realice una investigación profunda sobre la institución educativa en la que va matricular a sus hijos.

Concluyó que las marcas solicitadas no generan una distorsión en el mercado acerca de la realidad del servicio ni de sus características y/o procedencia ni implican un riesgo para el interés general, por lo cual no pueden ser consideradas como engañosas; y que el hecho de que exista una universidad de un nivel académico alto en Cambridge no implica que esta denominación tenga un reconocimiento mundial que implique para el consumidor la asociación inmediata de servicios educativos con un origen geográfico, más aún, si dicha asociación no solo no es realizada con el consumidor, sino que su configuración misma no es realista en tanto los servicios son, en efecto, prestados en territorio colombiano y son valorados por un consumidor calificado.

Que, en este sentido, la inmaterialidad de los servicios educativos a nivel de jardín, primaria y bachillerato requieren que se tenga una planta, una infraestructura y un lugar físico para su prestación, los cuales en este caso están ubicados en Colombia y no en Inglaterra; y que lo anterior evidencia que la configuración del engaño, en cuanto a servicios, no opera en la misma forma que en los productos, pues en estos últimos la elección del consumidor es más inmediata y su criterio 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co está determinado en mayor medida por el signo distintivo aisladamente considerado.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 202012, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 202113, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. 12 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 13 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reafirmó lo expuesto en el escrito de contestación de la demanda.

Mencionó que los signos distintivos “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, “NEW CAMBRIDGE SCHOOL” y “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL” deberían ser juzgados y considerados como signos arbitrarios en la medida en que la expresión “CAMBRIDGE” tiene un significado conocido pero que no se encuentra vinculado de manera directa con los servicios que identifica. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó, en cuanto a la supuesta violación del artículo 194, literal c), de la Decisión 486, que el mismo no es aplicable en la jurisdicción colombiana, en tanto el legislador nacional optó por proteger los nombres comerciales a partir de su uso y no en razón de su registro pues, en efecto, la normativa andina otorga a los países miembros la facultad de optar en su legislación interna por una protección del nombre comercial en la que el registro/ depósito sea constitutivo o declarativo de derechos a su elección; y que dado que Colombia optó por el sistema declarativo, no es posible hablar de un registro sino de un depósito del derecho, que ya ha sido adquirido sobre cierto nombre comercial.

IV.-2. La actora reiteró que debe accederse a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, mencionó que, en el caso en particular, no solamente se está hablando del nombre de la ciudad de Cambridge en Inglaterra, sino de la connotación que el término “CAMBRIDGE” genera en la mente del consumidor, pues éste resulta altamente asociado con el sector educativo, teniendo en cuenta que la ciudad de Cambridge, Inglaterra, es sede de la mundialmente conocida Universidad de Cambridge, la cual debe su nombre al lugar de su ubicación, tratándose de uno de los centros de enseñanzas más prestigiosos del mundo, lo que ha permitido que la ciudad de 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cambridge se relacione directamente con servicios educativos, de manera que un consumidor puede pensar erróneamente que las marcas “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL” y/o “NEW CAMBRIDGE SCHOOL”, en Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, identifican una institución educativa en Colombia relacionada directa o indirectamente, o asociada de alguna manera, con la ciudad de Cambridge, Inglaterra.

IV.-3. En esta etapa procesal tanto la SIC como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina14, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó15: “[…] 1. El registro o depósito de un nombre comercial 1.1.

En el presente caso Colegio de Cambridge S.A.S. solicitó la nulidad del depósito del nombre comercial COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE (denominativo) cuyo titular es la sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S., razón por la cual resulta pertinente analizar el presente tema. 14 En adelante el Tribunal 15 Proceso 202-IP-2020. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2.

En virtud de lo establecido en el artículo 193 de la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes de los países miembros podrán proteger el nombre comercial a través de un registro o depósito, en los siguientes términos: (i) El registro o depósito tendrá un carácter declarativo; (ii) El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere sólo a partir del primer uso en el comercio. […] 1.5.

Tratándose de la nulidad del registro de un nombre comercial, si bien el Título X de la Decisión 486 no ha regulado de forma taxativa dicha figura, es un hecho cierto que si se otorga el registro de nombre comercial es probable que se llegue a anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho de que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca. 1.6.

Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial. 1.7. Sin embargo, si en un país miembro, en virtud de lo establecido en el artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente deberá seguir el examen establecido en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486.

Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad. 1.8. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial, la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como lo establecido en el artículo 172 de la referida Decisión, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable. 1.9.

El depósito de un nombre comercial no sigue las mismas reglas jurídicas que el registro de un nombre 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercial, por lo que respecto del depósito habrá que atenerse a lo que la legislación interna del país miembro ha regulado. 2.

Irregistrabilidad de signos engañosos […] 2.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc., de los productos o servicios que buscan identificar. 2.3. El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios que se trate;

(…)” […] 2.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, el consumidor.

El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismo. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. […] 3. Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera […] 3.3. La Decisión 486 no enuncia un concepto de lo que debe entenderse por indicación geográfica; sin embargo, el Título XII de la Decisión 486 denominado “De las Indicaciones Geográficas” se 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co subdivide en dos capítulos: i) De las denominaciones de origen y ii) de las Indicaciones de Procedencia. Protección jurídica de las denominaciones de origen.

Definiciones. […] 3.7. La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen. […] Indicaciones de procedencia 3.15.

Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica. […] 3.18. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. […] 3.20.

Dando aplicación a esta norma, cuando un signo contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse. 3.23. Para que se configure el supuesto enunciado en el literal l) del artículo 135 de la Decisión 486, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto de los productos o servicios a los cuales aplique. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca. 3.24.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error al público consumidor respecto a la procedencia del producto o servicio para no registrar el signo solicitado. 4. Marcas de fantasía […] 5. Marcas evocativas […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 2162 de 27 de enero de 1994, 10661 de 23 de 3 abril de 2007, 2784 de 28 de enero de 2011, 59211 de 29 de agosto de 2014 y 67228 de 11 de noviembre de 2014, concedieron, respectivamente, el registro del nombre comercial “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE” y las marcas “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL”, “NEW CAMBRIDGE SCHOOL” y “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE” para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la expresión “CAMBRIDGE” corresponde a una ciudad universitaria ubicada al norte de Londres, en el Reino Unido, la 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual ha adquirido fama mundial, por cuanto en ella se encuentra la UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, reconocida a nivel internacional por su historia, excelencia, calidad educativa, investigación, egresados y catedráticos que han sido ganadores del Premio Nobel.

Anotó que la palabra “CAMBRIDGE”, presente en los signos distintivos cuestionados, crea en la mente del consumidor la idea de prestación de servicios educativos de altísima calidad, lo que lleva a que los solicitantes pretendan aprovecharse de ese prestigio para engañar al consumidor, generando confusión sobre la procedencia geográfica de los mismos.

Sostuvo que la palabra “CAMBRIDGE” induce en error al público consumidor respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los servicios que amparan, por cuanto su titular no tiene ninguna relación con la ciudad de Cambridge, ubicada en el Reino Unido; y que, al utilizar la figura de la bandera y colores de ese país, se aumenta aún más la posibilidad de confusión. Por su parte, la SIC arguyó que las marcas cuestionadas sí son registrables, debido a que los servicios prestados bajo las mismas son ejecutados presencialmente por la sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, en Floridablanca, por lo que no es lógico pensar que por el simple hecho del uso de la palabra “CAMBRIDGE”, el usuario o consumidor promedio sea engañado y llegue a pensar que el servicio educativo que recibe está siendo prestado y tiene su procedencia en la Ciudad de Cambridge.

Advirtió que el término “CAMBRIDGE”, no obstante constituir el nombre de una ciudad en Inglaterra, sí es susceptible de ser registrado como parte de las marcas solicitadas, puesto que al igual que diversas marcas ya registradas constituidas por nombres geográficos, para servicios de educación, no constituye una indicación que describe la procedencia geográfica de los servicios, ni induce a engaño en cuanto a ésta, como tampoco contiene ni imita una denominación de origen protegida, por lo que en pueden ser registradas como marcas.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, al sostener que al ser la expresión “CAMBRIDGE” un término anglosajón, si bien es cierto que el mismo alude a un sitio geográfico determinado, también lo es que su uso en el mercado colombiano no le genera al consumidor una asociación inmediata ni directa con la Universidad de Cambridge en Inglaterra; que, por lo anterior, y en términos marcarios, la expresión actúa como una de 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co naturaleza arbitraria y/o incluso fantasiosa, a partir de la cual el consumidor reconoce un origen empresarial de servicios educativos como fruto del reconocimiento que el COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE ha adquirido a nivel nacional a lo largo de los años y no por una asociación conceptual y ficticia con aquella institución británica.

En sentido, a su juicio, la única asociación real que transmiten las marcas registradas al consumidor es la de una expresión en otro idioma que da cuenta del carácter bilingüe de la institución educativa. Puso de presente que un existe un gran número de colegios colombianos que ofrecen dentro de su proyecto pedagógico la enseñanza intensiva o nativa del idioma inglés y, es por ello, que suelen adoptar como nombre comercial y/o marca, alguna que aludiera de manera directa o indirecta un sustantivo propio vinculable con los Estados unidos, Reino Unido o, en general, con algún país que tenga por lengua oficial el inglés. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literales i) y l) y, 19316 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la del literal c) del artículo 16 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 194, ibidem, “[…] por cuanto no es objeto de controversia las causales de irregistrabilidad de un nombre comercial […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […] l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; […] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […]”. Sea lo primero advertir que la actora alegó que la SIC, con la expedición de la Resolución núm. 2162 de 27 de enero de 1994, “Por la cual se concede un depósito”, mediante la cual se depositó el nombre comercial “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, vulneró el artículo 194, literal c), de la Decisión 486.

Sin embargo, el Tribunal 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estimó que para el caso concreto su interpretación no era viable y estudió de oficio el artículo 193, ibidem, para tratar el tema del registro o depósito de un nombre comercial.

Sobre el particular, cabe anotar que el artículo 193 de la Decisión 486 estableció dos maneras de proteger el nombre comercial, es decir, a través del depósito o del registro, en los siguientes términos: “[…] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […]”. (Destacado fuera de texto). Así las cosas, conforme lo precisó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, tanto el depósito como el registro, tienen implicaciones diferentes: “[…] 1.5.

Tratándose de la nulidad del registro de un nombre comercial, si bien el Título X de la Decisión 486 no ha regulado de forma taxativa dicha figura, es un hecho cierto que si se otorga el registro de nombre comercial es probable que se llegue a anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho de que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca. 1.6.

Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio el derecho 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial. 1.7.

Sin embargo, si en un país miembro, en virtud de lo establecido en el artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente deberá seguir el examen establecido en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad. 1.8.

En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial, la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como lo establecido en el artículo 172 de la referida Decisión, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable. 1.9.

El depósito de un nombre comercial no sigue las mismas reglas jurídicas que el registro de un nombre comercial, por lo que respecto del depósito habrá que atenerse a lo que la legislación interna del país miembro ha regulado. […]” (Destacado fuera de texto). De lo anterior, se advierte que en los casos en los que los países han adoptado la posibilidad del registro de un nombre comercial, el medio de control de nulidad es viable cuando dentro de la concesión del mismo se ha infringido lo previsto en los artículos 194 y 195, en concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486; sin embargo, no se observa la existencia de esa misma posibilidad cuando el Estado miembro ha tomado la opción del depósito del nombre comercial pues, 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en esos casos, se deberá atener a lo que la legislación interna del país miembro haya regulado.

Así las cosas y comoquiera que en Colombia se adoptó la modalidad de depósito de nombre comercial, la Sala considera que, para el caso en concreto, se deberá atener a lo que la legislación interna haya regulado. Al respecto, se evidencia que los artículos 603 y siguientes del Código de Comercio, regulan todos los aspectos relativos al depósito del nombre comercial, de la siguiente manera: “[…]

ARTÍCULO 603. <ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE UN NOMBRE COMERCIAL - CERTIFICADO DE DEPÓSITO>. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.

ARTÍCULO 604. <EXISTENCIA DE NOMBRE COMERCIAL YA DEPOSITADO>. Si el nombre estuviere ya depositado para las mismas actividades, la Oficina de Propiedad Industrial lo hará saber al solicitante y si este insistiere, se hará constar en el certificado la existencia del primer depósito.

ARTÍCULO 605. <MENCIÓN SOBRE DEPÓSITO ANTERIOR NO DA DERECHO SOBRE EL NOMBRE> El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación.

ARTÍCULO 606. <DENOMINACIONES QUE NO PUEDEN UTILIZARSE COMO NOMBRE COMERCIAL>. No podrá utilizarse como nombre comercial una denominación que sea contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que pueda engañar a los terceros sobre la naturaleza de la actividad que se desarrolla con ese nombre.

ARTÍCULO 607. <PROHIBICIÓN DE USO DE NOMBRES COMERCIALES YA UTILIZADOS EN EL MISMO RAMO DE NEGOCIO>. Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse.

ARTÍCULO 608. <CESIÓN DE NOMBRE COMERCIAL>. El nombre comercial sólo puede transferirse con el establecimiento o la parte del mismo designada con ese nombre, pero el cedente puede reservarlo para sí al ceder el establecimiento. La cesión deberá hacerse por escrito. […]”. (Destacado fuera de texto). De lo anterior, se advierte que el procedimiento del depósito consiste de forma exclusiva en un estudio de forma para verificar que la totalidad de la información requerida obre en la solicitud y, una vez ello haya sido revisado, se ordena la concesión del certificado de depósito y se ordena su publicación, de manera que, en esos casos, la SIC, como autoridad administrativa en Colombia, no estudia de fondo las causales de irregistrabilidad aplicable para los nombres comerciales. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, y atendiendo a la naturaleza que tiene la modalidad del depósito de nombres comerciales en Colombia, la Sala considera que en el caso sub examine no es posible extender o extrapolar las causales de irregistrabilidad previstas para los casos de registro de nombres comerciales, como lo sostuvo la SIC, máxime si se tiene en cuenta que el Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, consideró que su interpretación no era viable, al no ser objeto de controversia dicho asunto.

Por lo tanto, la Sala mantendrá la presunción de legalidad que reviste al acto administrativo acusado, esto es, a la Resolución núm. 2162 de 27 de enero de 1994, “Por la cual se concede un depósito”, comoquiera que la norma alegada como vulnerada por la actora no le resulta aplicable; y que, además, se encuentra acorde con los parámetros fijados para el otorgamiento de depósito de nombres comerciales.

Ello, teniendo en cuenta lo precisado por el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, relativo a que el depósito de un nombre comercial no sigue las mismas reglas jurídicas que el registro de un nombre comercial, por lo que respecto del depósito habrá que atenerse a lo que la legislación interna del país miembro ha regulado, 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siendo en este caso, lo previsto por los artículos 603 y siguientes del Código de Comercio.

Ahora, le corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486, procedía el registro de las marcas “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL” y “NEW CAMBRIDGE SCHOOL”, para la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas objeto de la solicitud de registro se representan así17: COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 17 Folio 24 del cuaderno núm. 1. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, comoquiera que las actoras alegaron que las marcas cuestionadas son calificativas de la procedencia geográfica de los servicios que ampara y que también induce en error o engaño al público consumidor, es del caso abordar el alcance de los signos engañosos por el lugar de procedencia. Al respecto, esta Sección en sentencia de 14 de febrero de 201318, señaló: “[…] La Sala estima que la decisión administrativa impugnada debe ser retirada de la vida jurídica, pues a pesar de no existir un riesgo cierto de confusión o asociación, lo cierto es que el registro de la marca CUBA SI, es de suyo contrario a lo dispuesto en los artículos 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en donde se establece textualmente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

El literal anteriormente mencionado, contempla como causal de irregistrabilidad el hecho de que el signo pueda inducir a los medios comerciales o al público en general al engaño, en cuanto a la procedencia geográfica de los productos, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de febrero de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00078-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consonancia con lo anterior, los artículos 221 y 222 de la Decisión 486, son perentorios al disponer lo siguiente: Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

Además de las consideraciones precedentes, resulta oportuno tener en cuenta los siguientes apartes de la interpretación prejudicial que se trascriben a continuación: […] Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza. […] Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.

(El subrayado es de la Sala) 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 […] Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: * Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. * Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. * Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado. Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de […] determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, la Sala es del criterio que la expresión CUBA que aparece incorporada en el signo marcario cuyo registro se cuestiona, puede inducir en error a los consumidores, incluyendo dentro de ellos a quienes conocen de la excelente calidad de las bebidas alcohólicas que se producen en esa isla caribeña, circunstancia ésta que necesariamente ha de conducir a la declaratoria de nulidad de la Resolución 26355 del 12 de octubre de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. […]” (Destacado fuera de texto).

Además, es del caso traer a colación la sentencia de 6 de abril de 201719, en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para el caso, lo siguiente: “[…] En virtud de que la causal de irregistrabilidad absoluta cuya configuración se debate en el proceso interno comporta una especie de la prohibición de registrar “signos engañosos”, contemplada en el literal i) del Artículo 135, el Tribunal considera conveniente analizar la norma objeto de la presente interpretación prejudicial, cuyo tenor es el siguiente: […] El literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la irregistrabilidad de signos que puedan inducir a engaño a los medios comerciales o al público consumidor en general.

En relación a esta prohibición general, este Tribunal considera que: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de abril de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00104-00. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado […] A partir de lo que ha quedado reseñado, estima la Sala que la marca “ANDALUZ ACEITE DE OLIVA” puede resultar engañosa, pues incorpora en su conjunto la expresión “ANDALUZ” que hace referencia o describe una característica del producto, como lo es, un lugar de procedencia, dado que conlleva a que el público consumidor asocie dicho signo con una determinada localidad o zona geográfica, esto es, Andalucía, Provincia de España, conocida en general por la producción de aceite de oliva.

De tal manera que se hace indispensable acreditar, lo cual no ocurre en este caso, que en efecto tal producto que ampara la marca se envasa y proviene de dicho País. […]”. (Destacado fuera de texto) A partir de lo que ha quedado reseñado, la Sala estima que las marcas “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL” y “NEW CAMBRIDGE SCHOOL”, no resultan engañosas, habida cuenta de que si bien es cierto que incorporan la expresión “CAMBRIDGE”, que hace referencia a un lugar de procedencia geográfico, también lo es que no obra prueba en el expediente de que dicha ciudad sea reconocida por el consumidor colombiano por brindar servicios educativos de altísima calidad, ni que exista un estrecho vínculo entre ese lugar geográfico y dichos servicios educativos. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la Sala considera que dada la naturaleza de la prestación del servicio de educación, el consumidor en esos casos es completamente especializado y selectivo, puesto que querrá saber con exactitud la procedencia, característica y calidad del servicio de educación que prestará una institución educativa de básica primaria o prescolar, de manera que es poco probable que vaya a creer, erróneamente, que las marcas “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL” y “NEW CAMBRIDGE SCHOOL”, prestan servicios con una procedencia geográfica proveniente de una ciudad en Inglaterra.

Por el contrario, sabrán con certeza que al momento de acceder a los servicios que éstas ofrecen, que los colegios identificados con dichos registros marcarios se ubican en un municipio de Colombia. Por consiguiente, para la Sala las marcas cuestionadas no resultan engañosas, pues el consumidor especializado de ese tipo de servicio no creerá que éstos proceden de Cambridge, Inglaterra.

Además, una vez analizadas las pruebas20 allegadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como el Sistema para la Propiedad Industrial -SIPI- de la entidad demandada, se evidencia que se han convertido en una práctica usual, en el mercado de los servicios 20 Folios 189 a 191 del cuaderno físico principal. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la educación, pertenecientes a la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que las personas utilicen para la conformación de sus marcas nombres de ciudades relacionadas con países anglosajones, con la finalidad de ofrecer dentro de su proyecto pedagógico la enseñanza intensiva o nativa del idioma inglés. En efecto, se encontró que en la página web de la entidad demandada21 figuran las siguientes marcas registradas para servicios educativos, que contienen el nombre de alguna ciudad relacionada con países anglosajones: 21 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 3 de octubre 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR Registro núm. MONTESSORI SCHOOLMONTESSORI KINDERGATEN MONTESSORI S.A.S. 274989 CMS MICHIGAN SCHOOL CORPORACION MICHIGAN SCHOOL 494731 GIMNASIO VERMONT COLEGIO GIMNASIO VERMONT S.A. 393750 COLEGIO NUEVA YORK INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS S.A. 448231 COLEGIO NUEVA INGLATERRA COLEGIO NUEVA INGLATERRA S.A. 288797 COLEGIO COLOMBO BRITANICO CORPORACION COLEGIO COLOMBO BRITANICO 264736 COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA S.A.S. 427331 AMERICAN SCHOOL WAY AMERICAN SCHOOL WAY S.A.S. 449224 CANADIAN SCHOOL SOCIEDAD PROMOTORA DE EDUCACIÓN CON ENFASIS EN IDIOMAS EXTRANJEROS Y ADMINISTRACIÓN PROEDUCACIÓN S.A. 497933 BRITISH COLUMBIA INTERNATIONAL SCHOOL GRUPO EDUCATIVO CIE SAS 605976 Ahora, la Sala encuentra que el uso de la expresión “CAMBRIDGE”, en las marcas cuestionadas, resulta evocativa, máxime si se tiene en cuenta que ésta se encuentra acompañada de elementos nominativos adicionales, tales como “NEW”, “LITTLE”, “NUEVO”, “PRESCHOOL”, “SCHOOL” y “COLEGIO”, que si bien podrían ser genéricos o de uso común para los servicios de la Clase 41, también lo 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es que en conjunto logran dotar a las marcas cuestionadas de un concepto propio.

También debe tenerse en cuenta que, contrario a lo afirmado por las actoras, las marcas cuestionadas en su parte gráfica cuentan con diseños propios e innovadores, que lejos de evocar algún elemento relacionado con Cambridge, utilizan figuras gráficas y geométricas, fruto del ingenio de su creador. Además, su connotación o acepción anteriormente mencionada, esto es, que corresponde a una ciudad de Inglaterra, no se encuentra directamente asociada a la calidad, naturaleza o característica particular de los servicios educativos que amparan dichos registros, ni obra prueba en el expediente de que ésta sea reconocida por ofrecer altos servicios educativos de altísima calidad, sino que evoca, en la mente del consumidor, la idea de que el servicio de educación ofrecido se enfoca en la enseñanza intensiva o nativa del idioma inglés. Así pues, la expresión anteriormente referida indica que los servicios a distinguir por las marcas cuestionadas están relacionados con un tipo específico de método educativo o de enseñanza, encaminado a la enseñanza del inglés, pero que en todo caso, de ninguna manera hace pensar, de manera errónea, que se relaciona con una característica específica derivada de la aplicación de procedimientos de una zona 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co geográfica determinada o que sea reconocida por ello; de manera que el mensaje o representación que se genera en la mente de los consumidores y en los medios comerciales estaría acorde con la realidad.

Adicionalmente, la Sala observa que, dentro de los servicios de educación ofrecidos por las marcas cuestionadas, sí se encuentra la enseñanza del inglés. En efecto, la sociedad COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE S.A.S., allegó el siguiente documento, junto con la contestación de la demanda:.- Extracto de la publicación en la página web www.vanguardia.com en la que se sostuvo que: “[…] La institución educativa #1 del país, según esta prueba, es el Colegio Nuevo Cambridge, de Floridablanca (Santander), que tiene un promedio de 77,4.

También, el colegio santandereano se destacó en la prueba de inglés, con un puntaje de 91,31, seguido del Colegio Quinta la Puente muy de cerca. […]”. Así las cosas, para la Sala no existen indicios o hechos por los cuales pueda asumirse que el uso de las marcas mixtas solicitadas inducirá a error o engaño a los consumidores respecto de la procedencia geográfica de los servicios; y que la ciudad de Cambridge, Inglaterra, 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se encuentre relacionada directamente con servicios de educación de altísima calidad o que ésta sea reconocida porque allí se encuentra la Universidad de Cambridge; sino que, por el contrario, ha quedado demostrado que el uso de ciudades de países anglosajones se ha vuelto usual en el mercado de servicios educativos colombianos, para hacer alusión a que con dichos servicios, se enseña el idioma inglés o que se presta un servicio de educación bilingüe. Finalmente, la Sala tampoco encontró prueba alguna de que la expresión “CAMBRIDGE” haya adquirido fama mundial, por cuanto en ella se encuentra la UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, reconocida a nivel internacional por su historia, excelencia, calidad educativa, investigación, egresados y catedráticos que han sido ganadores del Premio Nobel.

Lo anterior corresponde a una mera afirmación de la parte actora que no se encuentra acompañada de documentos en el expediente que den prueba de ello. Al respecto, cabe señalar que la Sala, mediante sentencia de 29 de junio de 202322, arribó a la misma conclusión, al estimar que, en ese 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2010-00301-00. 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso, a pesar de que la marca cuestionada estaba conformada por el nombre de una ciudad, no se probó que ésta fuese altamente reconocida por la fabricación de los productos que pretendía identificar dicho signo distintivo.

En efecto, en esa oportunidad, se sostuvo lo siguiente: “[…]52.1. El signo registrado como marca mixta CHICAGO distingue “[…] publicaciones, textos escolares; cartillas de lectura; diccionarios, material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos) […]”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 52.2.

La parte demandante vincula el signo registrado como marca mixta CHICAGO con el reconocimiento que tiene dicha ciudad por los servicios de educación de alta calidad que ofrece, pero no señala vínculo alguno con la fabricación de productos de la Clase 16 de la Clasificación mencionada, que es lo que exige la causal. 52.3. Asimismo, la parte demandante mencionó, que la ciudad de Chicago es sede de centros educativos como la Universidad de Chicago y la Universidad de Illinois y que estas universidades publican textos.

Además que, en la misma ciudad, se ofrecen cursos en inglés en centros como Kaplan y Education First, EF, lo cual es una característica común de cualquier gran ciudad angloparlante pero la existencia de centros que ofrecen cursos de inglés, tampoco genera relación alguna con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, presupuesto que es indispensable para considerarlo como aquel signo distintivo, de manera que no puede predicarse posibilidad alguna de que induzca a confusión respecto de los productos a los cuales se aplica ni a error sobre el origen, procedencia, cualidades o características de estos. 53.

Por lo anterior, al no encontrarse probado el estrecho vínculo entre el signo registrado como marca mixta CHICAGO y los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, habrá de considerarse como una 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca de fantasía52, toda vez que, contrario a lo que sostiene la parte demandante, la expresión CHICAGO no describe las características de los productos que identifica, no indica el origen del producto ni que el mismo esté vinculado a un tipo específico de método educativo o de enseñanza encaminado a la producción de libros, diccionarios, programas de inglés y demás artículos didácticos con características específicas derivadas de la aplicación de procedimientos propios de los centros de educación de la ciudad de Chicago. […]” (Destacado fuera de texto) Así las cosas, la Sala no encuentra configurada la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literal i), de la Decisión 486, al NO ser las marcas cuestionadas engañosas en cuanto a la procedencia de los servicios que pretenden distinguir.

Ahora, en cuanto a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal l), ibidem, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso señaló lo siguiente: “[…] 3.15. Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica. […] 3.18.

En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. […] 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.23.

Para que se configure el supuesto enunciado en el literal l) del artículo 135 de la Decisión 486, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto de los productos o servicios a los cuales aplique.

(ii) Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca. 3.24. Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error al público consumidor respecto a la procedencia del producto o servicio para no registrar el signo solicitado. […]” (Destacado fuera de texto).

De lo anteriormente reseñado, la Sala advierte que deben cumplirse dos presupuestos para la configuración del literal l), del artículo 135, ibidem, esto es, (i) que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto de los productos o servicios a los cuales aplique; y (ii) que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca.

Descendiendo al caso concreto, la Sala no observa su cumplimiento, pues a pesar de que las marcas cuestionadas contienen la expresión “CAMBRIDGE”, que corresponde a una indicación geográfica extranjera, ésta no es susceptible de inducir a confusión respecto de 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los servicios que pretende identificar, toda vez que, como ya se dijo, el consumidor especializado de los servicios de educación de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, sabe con certeza que dichos servicios, que se prestan a través de instituciones educativas, se encuentran ubicados en Colombia.

Además, también se advierte que en el presente asunto el empleo de dicha expresión no sería susceptible de inducir a error al público consumidor, en la medida en que al momento de adquirir los servicios de educación o enseñanza de ninguna manera podría estimar equivocadamente que los mismos se basan en normas, postulados y procedimientos que provienen de la ciudad de Cambridge, cuando han escogido con detenimiento el servicio educativo que desean adquirir.

Precisado la anterior, la Sala considera que las expresiones solicitadas sí resultan registrables como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tienen la capacidad de distinguir los servicios que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado. 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y al ser distintivas las referidas marcas, cumplen con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Finalmente, en cuanto a las sentencias traídas a colación por la parte actora, la Sala evidencia que las mismas corresponden a supuestos de hecho y de derecho completamente diferentes, toda vez que en esos casos sí se demostró que las denominaciones geográficas que incluían signos cuestionados “CUBA SI” y “ANDALUZ ACEITE DE OLIVA”, eran ampliamente reconocidos respecto de los productos que pretendían identificar, situación que no ocurrió en el caso sub examine.

En este orden de ideas, al poseer las marcas cuestionadas la condición de distintividad necesaria, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al conceder las marcas “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, “LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL” y “NEW CAMBRIDGE SCHOOL”, así como el nombre comercial “COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE”, para amparar servicios y actividades comerciales de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los actos administrativos acusados, pues resultan acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 54 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00091-00 Actoras: CLARA RINCÓN DE MELO y COLEGIO DE CAMBRIDGE S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 20 de octubre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.