CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH TESIS: LA SOCIEDAD PROCAPS S.A. NO INCURRIÓ EN ACTOS DE MALA FE O DE COMPETENCIA DESLEAL AL SOLICITAR EL REGISTRO DE LA MARCA CUESTIONADA, “CATERPILLARS”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE LAS ACTORAS NO LOGRARON DEMOSTRAR QUE EL SOLICITANTE DE DICHA MARCA ERA SU DISTRIBUIDOR O LA PERSONA AUTORIZADA POR ELLAS, ASÍ COMO TAMPOCO PROBARON QUE FUESEN TITULARES DE UN SIGNO DISTINTIVO SIMILAR QUE SE ENCONTRARA PROTEGIDO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1 de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 58538 de 19 de noviembre de 2009, "Por 1 Mediante auto de 13 de abril de 2011.

(Folios 250 a 253 del cuaderno núm. 2.) 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 29 de agosto de 2003, la sociedad COLMED LTDA. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “CATERPILLARS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 304 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5.

Dicha petición fue cedida, posteriormente, a PROCAPS S.A. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentaron oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que la intención perseguida con dicho signo era cometer actos de mala fe y competencia desleal. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos[…]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º: Que mediante la Resolución núm. 013653 de 25 de junio de 2004, la jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo nominativo “CATERPILLARS”, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución la sociedad PROCAPS S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 015603 de 29 de junio de 2005, expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.

El segundo, a través de la Resolución núm. 58538 de 19 de noviembre de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada la oposición interpuesta y concedió el registro de la marca nominativa “CATERPILLARS”, para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la referida compañía. I.2.- Fundamentaron, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó los artículos 136, literal d), 137 y 172, de la Decisión 486, por interpretación errónea. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados con la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada “CATERPILLARS” fue solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal.

Que al existir una relación comercial entre ellas y PROCAPS S.A., los terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado los derechos adquiridos sobre las marcas cuya titularidad le corresponde a nivel internacional. Señalaron que la normativa andina ha establecido que es causal de irregistrabilidad de un signo, que la solicitud haya sido realizada a beneficio propio por un representante o distribuidor que anteriormente hubiera comercializado productos y/o servicios amparados por una marca previamente registrada en un país miembro de la comunidad andina o en el extranjero, con autorización de su titular.

Señalaron que la representación en Colombia y la comercialización de sus productos identificados con la marca “TROLLI” se efectuó, inicialmente, a través de la sociedad CANDYCOL S.A., en las que resultaron operaciones que tienen el debido soporte y que dan cuenta de la titularidad sobre la referida expresión; y que, a partir del 2001, la 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distribución pasó a ser realizada por la sociedad PROCAPS S.A., por solicitud de la anterior.

Sostuvieron que la sociedad PROCAPS S.A. siguió actuando como la representante de los productos amparados con la expresión “TROLLI”, de la cual las actoras son titulares en otros países; y que, a pesar de ello, aquella solicitó su registro en Colombia, sin previa autorización. Concluyeron que las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA., ejecutan actos de competencia desleal al traspasarse y licenciarse mutuamente expresiones que son de su propiedad.

Que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó el artículo 136, literal f), de la Decisión 486. Sin embargo, no sustentó el concepto de su violación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que las actoras no demostraron ni en la vía administrativa ni en el presente proceso que los terceros con interés directo en las resultas del proceso hayan sido sus distribuidores, de manera que no se cumple el elemento principal para estudiar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.

II.-2. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con interés directo en las resultas del proceso, solicitaron denegar las pretensiones de la demanda. Aseguraron que la marca previamente registrada “TROLLI” difiere completamente de la cuestionada “CATERPILLARS”; y que las actoras nunca han detentado en Colombia la titularidad del signo “TROLLI”.

Sostuvieron que las actoras aportaron copia simple de los certificados de registro de las marcas “TROLLI” para demostrar la titularidad de las mismas en varios países del mundo, de manera que no cuentan con elementos materiales probatorios suficientes para demostrar siquiera la presunta perpetración de actos de competencia desleal. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestaron que nunca han sido distribuidoras o representantes de las actoras; y que la relación comercial entre ellas se limitó única y exclusivamente a un contrato de suministro, el cual fue terminado de manera intempestiva por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH.

Mencionaron que dicho contrato versaba respecto de productos marcados con la expresión “TROLLI”, pero que en ningún momento se extendió a la marca aquí cuestionada “CATERPILLARS”. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. Las actoras insistieron en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, reiteraron que son titulares de diferentes marcas, entre ellas “CULEBRAS”, “SALAMANDRAS”, “TIBURÓN AZUL” y “BALLENA SOUR”, siendo PROCAPS S.A., su distribuidor principal. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguraron que la marca cuestionada fue adquirida de mala fe por parte de la referida sociedad.

IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Adujo que al analizar las pruebas obrantes en el expediente de la referencia, así como las que se solicitó tener en cuenta y que obran en otros expedientes, no encontró que existieran elementos suficientes para determinar que existían indicios de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso pretendía perpetrar, facilitar o consumar un acto de competencia desleal.

IV.-3. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con interés directo en las resultas del proceso, insistieron en que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Manifestaron que la marca “CATERPILLARS” es una expresión completamente distintiva y diferenciadora, que no induce al público consumidor en error sobre la naturaleza de los productos que identifica, desvirtuando así cualquier afirmación de competencia desleal por confusión frente a otras marcas. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvieron que el registro marcario cuestionado en momento alguno pretendió desacreditar el establecimiento, los productos y la actividad industrial de la parte actora ni mucho menos implicó actos de descredito comercial.

IV.-4. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 494-24, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que no existe riesgo de confusión alguna en que pueda caer el público consumidor al adquirir los productos identificados con la marca cuestionada. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020100018700 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias 7 Proceso 65-IP-2023. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co emitidas en los procesos 90-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023; 229-IP-2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5459 del 11 de abril de 2024; y, 267-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente providencia.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 58538 de 19 de noviembre de 2009, concedió el registro de la marca nominativa “CATERPILLARS” a la sociedad PROCAPS S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”.

Al respecto, las demandantes alegaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada “CATERPILLARS” fue solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal.

Que al existir una relación comercial entre ella y PROCAPS S.A., los terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado los derechos sobre las marcas cuya titularidad le corresponde a nivel internacional. Por su parte, la SIC señaló que las actoras no demostraron, ni en la vía administrativa ni en el presente proceso, que los terceros con interés directo en las resultas del proceso hayan sido sus distribuidores, de manera que no se cumple con el elemento principal para estudiar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 65-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 90-IP-20228, 229-IP-20219 y 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5247 de 13 de julio de 2023. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5459 de 11 de abril de 2024. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 267-IP-202210, en las que se interpretaron los artículos 136, literales d) y f), 137 y 172 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. 10Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5256 de 31 de julio de 2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

Ahora bien, comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, COLMED LTDA. y PROCAPS S.A., solicitante y actual titular de la marca cuestionada “CATERPILLARS”, respetivamente, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, actuaron de mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal, al solicitar el registro como marca de dicho signo, por haber sido distribuidores de productos “TROLLI” de las actoras, es del caso abordar este asunto.

Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección en la sentencia de 22 de febrero de 201011: “[…] cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 22 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 1101-03-24-000-2001- 00209-01. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo: “La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. ….

El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.12 También ha manifestado lo siguiente: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.”13 Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 para lo cual habrá que determinar si el solicitante del signo era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. […]” (Destacado fuera de texto).

En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de la marca cuestionada “CATERPILLARS”, para distinguir productos de la 12 Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999. 13 Proceso 3-IP-99 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la prohibición señalada en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486, para lo cual habrá que determinar si los terceros con interés directo en las resultas del proceso eran representantes, distribuidores o personas expresamente autorizadas por los titulares del signo protegido.

Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 264- IP-2016, a saber: “[…] 1.3. La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. 1.4.

Constituye causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. 1.5. Al momento de resolver el proceso, se deberá verificar si la conducta acusada se ajusta o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co protegido HEXAGON en Brasil, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta; es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse. 1.6.

En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente la calidad de titular de la marca por un lado y de distribuidor del solicitante de la marca. […]” (Destacado fuera de texto). De las pruebas allegadas, para demostrar la presunta mala fe y actos de competencia desleal, efectuados por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, se destacan las siguientes:.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad PROCAPS S.A.14.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad COLMED LTDA.15.- Certificados de registro de la marca “TROLLI”, unos debidamente legalizados y otros apostillados, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en los países de España, Alemania, Uruguay, Suiza, Perú, Panamá, El Salvador, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Argentina, 14 Folios 6 a 12 del cuaderno físico principal. 15 Folios 13 a 16 del cuaderno físico principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Grecia, China, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Italia, Austria y Noruega.16.- Impresiones que contienen la expresión “TROLLI”, en letra estilizada, que se encuentran en inglés.17.- 10 copias autenticadas de facturas de venta expedidas por la sociedad TROLLI IBERICA S.A. a CANDYCOL LTD y CANDICOL S.A., por concepto de venta de “alimentos con beneficio de la restitución”, tales como “film pizza, classic bears, Kiss, neon squiggles, sour glowworms, Caterpillar, bananas, baby dracula, peach O’s, strawberry pufs, Apple 0’s, estrella de mar, culebras, tiburones, ballenas”, entre otros.18.- 7 Copias autenticadas de comunicaciones por fax entre las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A., de fechas 17, 18, 19, 22 y 23 de octubre de 2001.19.- Copia autenticada del Programa de Trabajo suscrito entre TROLLI IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A., de fecha 27 de agosto de 1998. 20 16 Folios 317 a 196 del cuaderno físico principal. 17 Folios 397 a 411 del cuaderno físico principal. 18 Folios 439 a 460 del cuaderno físico principal. 19 Folios 465 a 473 del expediente físico principal. 20 Folios 500 a 511 del cuaderno físico principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- 2 copias autenticadas de los documentos, en idioma inglés, titulados “combined transport bill of landing”.21.- 2 copias autenticadas de la Constancia de Inspección efectuada por BUREAU VERITAS de los productos denominados “golosinas TROLLI”, en los que figura como exportador, la sociedad TROLLI IBERICA S.A. y, como importador, la compañía CANDYCOL S.A.22.- Copia autenticada de la comunicación elaborada por el señor WOLGANG JUDEX, con su respectiva traducción al español, en la que le informa a la sociedad MEDERER GMBH que fue él quien elaboró los diseños de los caramelos blandos “Classic bears”, “peaches”, “glowworms” y “apfel”, que en español traducen a “oso”, “melocotón, “gusanitos fosforescentes” y “manzana”.23 Sea lo primero advertir que los documentos titulados “combined transport bill of landing” y las impresiones que contienen la expresión “TROLLI”, en letra estilizada, que se encuentran en inglés, no pueden ser valorados, por cuanto se encuentran en idioma inglés sin contar con traducción oficial. 21 Folios 513 a 516 del cuaderno físico principal. 22 Folios 517 a 518 del cuaderno físico principal. 23 Folios 520 a 526 del cuaderno físico principal. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ciertamente, el artículo 260 del CPC24, hoy artículo 251 del Código General del Proceso, señala que los documentos en idioma distinto del castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando sean acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.

Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano. Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de 202025, al sostener: 24 ARTÍCULO 260.

“[…] Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente […].” 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, de los demás documentos aportados al expediente, la Sala no encontró probado que las sociedades PROCAPS S.A. o COLMED LTDA., fuesen distribuidoras o las personas autorizadas por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH, para distribuir en Colombia los productos distinguidos con la marca “CATERPILLARS”. En efecto, la mayoría de los documentos aportados por las actoras demuestran una relación comercial entre las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A.; sin embargo, no existe prueba alguna que demuestre que CANDYCOL S.A. estuviese vinculada o hiciera parte de algún grupo económico liderado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la compañía PROCAPS S.A., quien es la actual titular de la marca cuestionada “CATERPILLARS”.

Adicionalmente, si bien es cierto que se demostró que las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH son titulares de la marca 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “TROLLI”, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en España, Alemania, Uruguay, Suiza, Perú, Panamá, El Salvador, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Grecia, China, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Italia, Austria y Noruega, de acuerdo con las copias de los certificados de registro allegados, también lo es que no aportaron ningún documento que probara que eran las propietarias de un signo idéntico o similar al aquí cuestionado, “CATERPILLARS”.

Por consiguiente, para la Sala es evidente que la conducta reprochada no encaja dentro la citada prohibición de registro, prevista en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486, dado que no se probó que la sociedad PROCAPS S.A., titular del registro de la marca cuestionada, fuese distribuidora o la persona autorizada por las sociedades actoras, las cuales tampoco demostraron ser titulares de un signo idéntico o similar al cuestionado, “CATERPILLARS”, para amparar productos de la Clase 30 de la mencionada Clasificación. De igual manera, ocurre con la presunta mala fe alegada por las actoras, pues la Sala considera que ellas tampoco probaron que la sociedad PROCAPS S.A. haya obrado con actos contrarios a la buena 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fe, ya que, como ya se dijo, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub lite.

Así las cosas, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad del acto administrativo acusado al haber registrado en debida forma la marca “CATERPILLARS”, para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de PROCAPS S.A., por no estar incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, así como las evidencias aportadas por las actoras, que únicamente demuestran una relación comercial entre las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A. son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla.

Finalmente, la Sala no se pronunciará respecto de la presunta violación del artículo 136, literal f), de la Decisión 486, comoquiera que las actoras no sustentaron el concepto de su violación. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder a la sociedad PROCAPS S.A. la marca 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nominativa “CATERPILLARS”, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00 Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de enero de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.