Micelio
11001032400020100008900Consejo de Estado · Sección PrimeraSentencia2010-02-23

ACCION DE NULIDAD

Ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

Actor: Suministros De Colombia S.A. - Sumicol S.A.·Demandado: La Nacion Superintendencia De Industria Y Comercio

1 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: PHILAAC S.A.S. Tesis: Son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “VINILCOR” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que no resulta similarmente confundible con la marca “VINICOLOR” (nominativa) que identifica productos en la misma clase internacional previamente registrada por Philaac S.A.S. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. – SUMICOL S.A., en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo - CCA, interpretada por el despacho sustanciador como de nulidad y restablecimiento del derecho dispuesta en el artículo 85 ibidem, en contra de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: 2 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (i) Resolución número 7461 de 24 de febrero de 2009 “Por la cual se niega un registro” como marca respecto del signo “VINILCOR” (nominativo) para identificar productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por Suministros de Colombia S.A. – Sumicol S.A. (ii) Resoluciones números 27277 de 29 de mayo de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 39410 31 de julio de 2009 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, que resolvieron los recursos presentados por el solicitante marcario en el sentido de confirmar la decisión de negar el registro de marca.

I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. – SUMICOL S.A., a través de apoderado, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “2.1. QUE SE DECLARE la nulidad de las Resoluciones Administrativas No.7461 del 24 de febrero de 2009 y No. 27277 del 29 de mayo de 2009 proferidas por la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y No. 39410 del 31 de julio de 2009 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales fue NEGADO el registro de la marca VINILCOR para distinguir productos de la Clase 02 Internacional. 2.2.

Que como consecuencia de la declaración anterior SE ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca VINILCOR para distinguir productos de la Clase 02 Internacional. 2.3 QUE SE ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.4. QUE SE CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del presente proceso”. 1 Folios 39 a 63 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 47 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Suministros de Colombia S.A. (en adelante SUMICOL S.A.), solicitó el registro como marca del signo “VINILCOR” (nominativo) para identificar productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 08046397, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 593 de 27 de junio de 2008.

Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones. I.1.2.2. Mediante la resolución número 7461 de 24 de febrero de 2009, la SIC negó el registro como marca del signo “VINILCOR” (nominativo) para identificar productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por SUMICOL S.A., por encontrar de oficio similitud generadora de confusión entre aquella y la marca “VINICOLOR” (nominativa), previamente registrada en esa misma clase de titularidad de la sociedad Philaac S.A.S. I.1.2.3.

Contra dicha decisión la sociedad solicitante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 27277 de 29 de mayo de 2009 y 39410 de 31 de julio de 2009 que, en ambos casos, confirmaron la decisión de negar el registro marcario respecto del signo cuestionado. I.1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, los artículos 83 y 209 de la Constitución Política, el artículo 4 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 del Código Contencioso Administrativo, y los artículos 1 y 3 de la Ley 489 de 1998.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Sostuvo que la SIC violó los principios de confianza legitima y buena fe, pues con los actos administrativos demandados se apartó del criterio adoptado en el expediente 08055054, en el que estudió la oposición allá presentada por la actora descartando sus argumentos.

Explicó que en esa oportunidad se examinó la registrabilidad del signo “ESTUCOLOR” (nominativo) para identificar productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la cual la actora presentó oposición con fundamento en su marca “ESTUCOR” (nominativa) en la misma clase, y se concluyó que entre los signos no existió similitud con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o confusión en el consumidor.

De manera que consideró que en el trámite marcario objeto de este proceso, la SIC debió acoger las consideraciones adoptadas en el asunto de “ESTUCOLOR”, y así concluir que el signo aquí cuestionado “VINILCOR” (nominativo) es susceptible de ser registrado como marca en tanto que no resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada “VINICOLOR” (nominativa), pues se trata de casos.

I.1.3.2. Afirmó que el signo cuestionado “VINILCOR” (nominativo) no se encuentra contenido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de 2000, pues cuenta con los elementos suficientes para ser registrado como marca. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, sostuvo que el signo cuestionado no es similarmente confundible con ninguna otra marca registrada, y particularmente, no resulta similar respecto de la marca previamente registrada “VINICOLOR” (nominativa) que distingue productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de Philaac S.A.S., pues se trata de signos conformados por expresiones de uso común que no pueden ser apropiables de forma exclusiva, de manera que pueden coexistir en el mercado.

I.1.3.3. Informó que es el titular de los registros marcarios “DURACOR”, “PEGACOR”, “ESTUCOR” que distinguen productos asociados con los servicios de remodelación y construcción del hogar comprendidos en las clases 1, 11, 19 y 27 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de los cuales se advierte que la actora ha utilizado el sufijo “COR” con lo cual pretende evocar el origen empresarial, pues Sumicol S.A. es parte de la Organización Corona.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La sociedad Philaac S.A.S., a través de apoderado judicial, contestó la demanda en los siguientes términos2: I.2.1.1. Formuló la excepción que denominó “indebida identificación de la acción impetrada” con sustento en que los argumentos de la demanda muestran la vocación de la actora de obtener un restablecimiento del derecho traducido en la obtención del registro como marca del signo “VINILCOR” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, dijo que la demanda se debió presentar en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del CCA. 2 Folios 126 a 136 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.1.2.

Sostuvo que la SIC se encuentra revestida de la facultad de analizar cada caso y juzgarlo de modo diferente, pues le corresponde examinar los matices y variables respecto de cada signo solicitado para registro como marca. Por ello, señaló que no se configura la cosa juzgada respecto de la decisión adoptada por la SIC en el asunto “ESTUCOLOR”.

Adicionalmente, explicó que entre los casos “ESTUCOLOR” y aquel que suscitó la demanda de la referencia, no existe analogía como quiera que cada uno difiere en cuanto a los supuestos de hecho y de derecho planteados, por lo que le correspondió a la SIC estudiar de forma particular y concreta cada asunto. I.2.1.3. Advirtió que su marca previamente registrada incorpora el prefijo “VINI” que es alusivo a un tipo de ave, por lo que no es de uso común ni se trata de una marca débil, entonces no debe ser excluida del cotejo marcario.

Señaló que los signos confrontados resultan muy similares en su composición gramatical de tal suerte que resultan confundibles, pues: i) el signo solicitado reproduce en gran parte a la marca previamente registrada; y ii) existe identidad en cuanto a la reproducción de fonemas y orden de los vocablos. Agregó que se observa coincidencia entre los productos que pretenden distinguir, pues en ambos casos se trata de productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentran: colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre, materias tintóreas, resinas naturales, polvo para pintores, entre otros.

Por lo tanto, consideró que comparten canales de comercialización y publicidad. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, concluyó que respecto del signo cuestionado “VINILCOR” (nominativo) se encuentran cumplidos los dos supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, los cuales son, similitud susceptible de generar confusión, y conexidad competitiva.

I.2.2. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda de la siguiente manera3: I.2.2.1. Afirmó que entre el signo cuestionado “VINILCOR” y la marca “VINICOLOR” en la clase 2 del nomenclátor internacional, se presentan similitudes ortográficas y fonéticas que las hace confundibles entre sí, pues el signo solicitado reproduce casi en su totalidad el elemento denominativo de la marca previamente registrada.

A lo cual agregó que las variaciones aplicadas en el signo solicitado no logran imprimirle distintividad frente a la marca previamente registrada. I.2.2.2. Sostuvo que el signo cuestionado y la marca previamente registradas pretenden distinguir productos comprendidos en la misma clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que comparten naturaleza, finalidad, canales de comercialización y publicidad, lo cual resulta suficiente para generar confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos.

I.2.2.3. Concluyó explicando que el signo cuestionado y la marca previamente registrada no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues induciría al consumidor en error, causándole perjuicios a aquellos, y afectando el derecho de exclusiva de terceros. I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. 3 Folios 138 a 145 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.3.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 21 de mayo de 20184, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1. La SIC5 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. I.3.2. El tercero con interés6 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda.

I.3.3. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 135-IP-20177, en la cual interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2) Comparación entre signos denominativos. 3) Partículas de uso común en la conformación de una marca. 4) Independencia de las oficinas nacionales competentes. 4 Folios 196 del expediente físico de la referencia. 5 Folios 197 a 205 del expediente físico de la referencia. 6 Folios 210 a 212 del expediente físico de la referencia. 7 Folios 180 a 193 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 7461 de 24 de febrero de 20098, por medio de la cual se negó el registro como marca del signo (nominativo) "VINILCOR” para identificar productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Sumicol S.A., ii) 27277 de 29 de mayo de 20099, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, confirmando la anterior resolución y, iii) 39410 de 31 de julio de 200910, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la negación del registro como marca, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” 8 Folios 11 a 13 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 14 a 19 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 20 a 23 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.3.

PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar y, de conformidad con la contestación de la demanda presentada por el tercero con interés en virtud de la cual formuló la excepción de indebida escogencia de la acción, le corresponde a la Sala establecer si en el presente asunto resultaba procedente la acción de nulidad de que trata el artículo 84 del CCA ejercida por la actora con la presentación de la demanda de la referencia. Dilucidado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si entre el signo “VINILCOR” (nominativo) solicitado para identificar productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza por Sumicol S.A., y la marca previamente registrada “VINICOLOR” (nominativa) otorgada para distinguir productos en esa misma clase internacional, de titularidad de Philaac S.A.S., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que se amparan con los registros de marcas confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “VINILCOR” (nominativo) para identificar productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Sumicol S.A. De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro 11 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como marca del signo “VINILCOR” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Sumicol S.A. II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la acción procedente en el presente asunto El tercero con interés formuló la excepción de indebida escogencia de la acción con fundamento, en síntesis, en que con la demanda se persigue un restablecimiento del derecho automático que se traduce en la obtención del registro como marca del signo cuestionado, por lo tanto, la demanda debió formularse en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del CCA.

Al respecto, la Sala advierte que, si bien la actora presentó su demanda en ejercicio de la acción de nulidad de que trata el artículo 84 del CCA, lo cierto es que el despacho sustanciador en el auto admisorio11 dictado el 5 de agosto de 2010 la interpretó como de nulidad y restablecimiento del derecho, tras advertir que con ella se persigue la nulidad del acto administrativo que negó el registro como marca del signo “VINILCOR”, y que como restablecimiento del derecho, la actora pretendió que se concediera dicho registro en su favor.

Por lo tanto, se impone declarar no probada la excepción de indebida escogencia de la acción formulada por el litisconsorte necesario, en la medida que el juez de conocimiento, en ejercicio de las facultades otorgadas por la ley, interpretó y dio el trámite que corresponde a la demanda de la referencia, por lo que la admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del artículo 85 del CCA. 11 Folios 67 a 69 del expediente físico de la referencia. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sea del caso poner de presente que, de ataño, la Sección Primera del Consejo de Estado, se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicando que: “[…] En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: (…) Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”12.

Con base en lo anterior la Sala reitera que se encuentran disponibles tres acciones para controvertir la legalidad de los actos administrativos que deciden el registro de marcas, veamos: i) La acción de nulidad absoluta cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) La de nulidad relativa cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca con infracción de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004-00155-01. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) La de nulidad y restablecimiento del derecho que procede para conseguir la nulidad del acto administrativo que: i) niega el registro como marca de un signo, o ii) cancela el registro de una marca.

Por lo anterior, como la demanda se presentó con la finalidad de obtener la declaración de nulidad de las resoluciones que negaron el registro como marca del signo "VINILCOR” (nominativo) solicitado por Sumicol S.A., la acción procedente para discutir la legalidad de tales actos administrativos es la de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA, de modo que, tal como lo señaló el despacho sustanciador en la etapa de admisión, era del caso dar el trámite que corresponde a dicha acción, y en ese sentido lo decidió en el auto admisorio comentado.

II.4.2. Del cargo de nulidad invocado por la demandante En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró lo establecido en el literal a) de la Decisión 486 de 2000, al momento de expedir los actos acusados, pues en su consideración, el signo “VINILCOR” (nominativo) solicitado para distinguir productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, no esta incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata la norma en comento.

Ahora bien, la anterior normativa comunitaria es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría 14 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar 15 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.2.1. El caso concreto Para efectos de determinar si el signo cuestionado “VINILCOR” (nominativo) incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre los signos en conflicto que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse 16 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que los signos distinguen o pretenden distinguir.

Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Signo solicitado por Sumicol S.A.13 VINILCOR (nominativo) Para identificar productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por Philaa S.A.S.14 VINICOLOR (nominativa) Certificado de registro número 2038320 Para identificar servicios en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza Una vez verificados el signo cuestionado y la marca previamente registrada, inicialmente se encuentra que en ambos casos responden a la naturaleza de signos nominativos, por ello la Sala encuentra procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.

Ahora bien, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las expresiones que constituyen los signos confrontados se encuentran 13 Folio 21 del expediente físico de la referencia. 14 Folio 22 del expediente físico de la referencia. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co compuestas por partículas de uso común en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición de los actos demandados, o si aquellas resultan genéricas o descriptivas de los productos amparados en cada caso, pues de ser así, aquellas deben ser excluidas del estudio de confrontación. En efecto, se advierte, en primer lugar, que los radicales “VINI” “VINIL” y “COLOR” contenidos tanto en el signo cuestionado como en la marca previamente registrada, son de uso común para la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, como se observa de los resultados de las consultas que se relacionan a continuación15: Expediente Marca Certificado 08068601 VINI OL 385058 08111697 VINILAC 385352 922206912 VINILUX 55063 922544382 VINI-3 167129 Expediente Marca Certificado 00002041 VINIL ARTE 229958 00072930 DECORVINIL 246696 00079346 NOVAVINIL 238600 02020427 POLIVINIL POLIESCOL 258960 Expediente Marca Certificado 00033739 SPEEDECOLOR 269684 00097348 CONDOR EL COLOR ES VIDA 240710 15 Consulta realizada el 13 de junio de 2024 a través de los siguientes vínculos: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638538829304172040 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638538834415834627 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 00097952 ARTCOLOR 245815 02015876 COLOR MAGIC 255226 Por otra parte, la Sala observa que las expresiones “VINIL” y “COLOR” resultan genéricas para los productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, y particularmente para aquellos que pretenden distinguir los signos confrontados, pues los vocablos responden precisamente a los productos comprendidos en esa clase, particularmente a: “[…] colores, barnices, lacas”.

En este punto la Sala observa que si bien las expresiones estudiadas son de uso común y genéricas de los productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que en principio no deberían ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los mismos. Con todo, lo cierto es que al excluir dichas partículas se reducen los signos de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, la Sala deberá hacer el cotejo analizando los signos enfrentados en su conjunto.

En aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “[…] - Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación 19 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría como es captada la marca en el mercado. […]”.

II.4.2.1.1. Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado V I N I L C O R 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca previamente registrada V I N I C O L O R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II.4.1.2.

En aplicación de las reglas y criterios de cotejo marcario que previamente se señalaron, la Sala encuentra que los signos enfrentados no presentan similitud significativa desde el punto de vista ortográfico como se verá a continuación: En primer lugar, se observa que la expresión “VINILCOR”, que corresponde al signo respecto del cual se negó su registro como marca, tiene una extensión de ocho (8) letras, cinco (5) consonantes (V-N-L-C- R), tres (3) vocales (I-I-O), y tres (3) sílabas (VI-NIL-COR).

Por su parte, la expresión “VINICOLOR” de la marca previamente registrada contiene una extensión de nueve (9) letras, cinco (5) consonantes (V-N-C-L-R), cuatro (4) vocales (I-I-O-O) y cuatro (4) silabas (VI-NI-CO-LOR). 20 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala encuentra que las expresiones “VINILCOR” y “VINICOLOR” contienen una composición gramatical diferente, en tanto que su terminación, extensión, así como secuencia vocálica y consonántica difieren en cada caso.

Ello es así, en primer lugar, porque como se observó del estudio anterior, el signo solicitado se encuentra representado por una expresión conformada por 8 letras, mientras que la marca previamente registrada posee 9 letras en total en su composición gramatical. Por otra parte, si bien es cierto que las expresiones confrontadas comparten la raíz, esto es, la partícula “VINI”, también lo es que el signo solicitado adiciona a dicha expresión la consonante “L”, logrando de esta manera una palabra diferenciable de aquella, a saber, “VINIL”.

En este punto también resulta del caso mencionar que, se evidencia diferencia en cuanto a la terminación de las expresiones en cada caso, pues en cuanto al signo cuestionado aquel finaliza en “COR”, mientras que la marca cuestionada acaba con la palabra “COLOR”, de suerte que el signo solicitado resulta en una expresión suficientemente distintiva, e igualmente susceptible de registro como marca.

En el mismo sentido, la Sala advierte que es la expresión “COLOR” y no la palabra “VINI” la que guarda mayor impacto en la mente del consumidor, por lo que allí es donde se encuentra la fuerza distintiva de la marca previamente registrada. Es por todo ello que la Sala concluye que entre el signo cuestionado “VINILCOR” (nominativo) y la marca previamente registrada “VINICOLOR” (nominativa) no existe similitud ortográfica. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2.1.3.

Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen el signo cuestionado y la marca previamente registrada no se encuentran similitudes susceptibles de generar confusión en el público, por cuanto, cada una de ellas cuenta con una terminación diferente lo que se traduce en vocablos con distinta dicción. Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: VINILCOR – VINICOLOR – VINILCOR – VINICOLOR VINILCOR – VINICOLOR – VINILCOR – VINICOLOR VINILCOR – VINICOLOR – VINILCOR – VINICOLOR VINILCOR – VINICOLOR – VINILCOR – VINICOLOR En cuanto a su pronunciación, la Sala rescata la similitud en lo que respecta a los vocablos “VINI”, que se encuentra en ambos casos, sin embargo, la adición de la consonante “L” en el signo solicitado permite que su pronunciación resulte diferente en relación con la marca previamente registrada.

A ello se agrega que, como las terminaciones de las expresiones difieren en cada caso, entonces aquellas no comparten dicción, pues la pronunciación en “COR” resulta por mucho distinta de la palabra “COLOR”. Por lo tanto, es evidente que no puede predicarse la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues el hecho de que las terminaciones en cada signo sean diferentes genera una variación importante en la sonoridad de las marcas confrontadas.

De esta forma, es posible colegir que el hecho de que encuentren terminaciones distintas le otorga “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que 22 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conduzca a identificar el origen empresarial […]”16, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. II.4.1.4.

Ahora bien, en relación con la similitud ideológica, la Sala estima que, aunque la expresión “VINIL” presente en el signo solicitado, no posee un significado en el idioma castellano, también es cierto que dicha expresión hace alusión al tipo de pintura vinílica que se encuentra compuesta a base de agua y se utilizan normalmente en exteriores.

Por su parte, la palabra “COLOR” que se encuentra en la marca previamente registrada, según el Diccionario de la Real Academia significa: “1. m. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. […] 2. m. color natural de la tez humana. […] 3. m. Sustancia preparada para pintar o teñir”17.

Finalmente, las expresiones “COR” del signo cuestionado y “VINI” de la marca previamente registrada no poseen un significado en el idioma castellano de manera. Con todo, en definitiva, las expresiones “VINILCOR” y “VINICOLOR” en su conjunto, tampoco poseen un significado en el idioma castellano, pues se trata de signos caprichosos que resultan del imaginario del empresario, de manera que se deben tener como de fantasía, y en ese orden, no resulta posible realizar cotejo en cuanto al aspecto conceptual o ideológico de los signos confrontados.

Así las cosas, la Sala no advierte similitud ortográfica y fonética que lleve a considerar que la coexistencia del signo y la marca confrontadas 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 11001 03 24 000 2000 06535 01. 17 Consulta realizada el 13 de junio de 2024, a través del siguiente vínculo: https://dle.rae.es/color?m=form 23 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co implique un riesgo de confusión, ni de asociación, por cuanto el signo cuestionado “VINILCOR”, es lo suficientemente distintivo y diferente de la marca previamente registrada “VINICOLOR”.

Adicionalmente, resulta del caso señalar que, como el signo solicitado, así como la marca cuestionada se encuentran conformadas por expresiones de uso común y genéricas para los productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, aquellos devienen débiles, pues poseen vocablos que no pueden ser apropiables de manera exclusiva por un empresario.

En este punto, sea del caso recordar el criterio que sobre la materia ha desarrollado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que reiteró en la interpretación prejudicial emitida en el presente asunto, así: “3.4. Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.”18 (destacado de la Sala). II.4.1.5. Por lo tanto, al poseer el signo solicitado “VINILCOR” la condición de distintividad necesaria y no existir entre el signo y la marca previamente registrada semejanzas significativas que lleven al consumidor a error al momento de adquirir uno u otro producto, la Sala considera que en el presente asunto no se encontró configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y en tal sentido, no resulta necesario descender al estudio del segundo presupuesto de que trata la norma, a saber, la conexidad competitiva. 18 Folio 191 del expediente físico de la referencia. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio consolidado por esta Sección y adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201619.

II.4.3. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada no existe similitud susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, de manera que resulta posible su coexistencia pacífica en el mercado. Por lo tanto, es claro que el acto acusado vulneró lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en tanto que el signo “VINILCOR” (nominativo) solicitado por Sumicol para identificar productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza S.A. no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en la norma comentada.

II.4.4. CONDENA EN COSTAS La demandante solicitó como pretensión que se condenara en costas a la entidad demandada. Al respecto, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP20, la Sala observa que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandada. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.

En dicha providencia se dijo: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]” 20 Aplicables por la remisión del artículo 267 del CCA. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de indebida escogencia de la acción formulada por el tercero con interés, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución número 7461 de 24 de febrero de 2009 “Por la cual se niega un registro”, en virtud de la cual se negó el registro como marca del signo “VINILCOR” (nominativo) para distinguir productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Sumicol S.A., así como de las Resoluciones 27277 de 29 de mayo de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 39410 de 31 de julio de 2009, que confirmaron la decisión de negar el registro del signo cuestionado, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo “VINILCOR” (nominativo) para distinguir productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Sumicol S.A.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00089 00 Demandante: SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

SEXTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.