CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. TESIS: LA MARCA NOMINATIVA “VITAFOS ORDESA”, OTORGADA EN FAVOR DE LA ACTORA, CON BASE EN LA CUAL PROMOVIÓ LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON LA MARCA MIXTA CUESTIONADA “VITAFOSFORINA”, CONCEDIDA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, SE ENCUENTRA CADUCADA.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 00006120 de 17 de febrero de 2012, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 63284 de 23 de octubre de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 24 de febrero de 2011, la sociedad COLGENÉRICOS S.A., presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto "VITAFOSFORINA", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, junto con la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., formularon 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Desodorantes de uso personal a base de ácido bórico, alumbre amoniacal, timol, dióxido de silicio […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas nominativas "VITAFOS ORDESA" y “FOSFOSERINA”, previamente registradas a favor de cada una de ellas en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 00006120 de 17 de febrero de 2012, la directora de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "VITAFOSFORINA", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad COLGENÉRICOS S.A. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 63284 de 23 de octubre de 2014.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134 y 136, literal a), por indebida aplicación, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia a pesar de que ésta es similarmente confundible con la marca de su propiedad “VITAFOS 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ORDESA”, ya que poseen semejanzas que no permiten su identificación y, además, distinguen productos de la misma naturaleza.

Indicó que la expresión “VITAFOSFORINA” no solamente reproduce la expresión “VITA”, común en la conformación de las marcas de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino también las letras “F”, “O” y “S”, que hacen parte de su marca. Aseguró que el consumidor arribaría a la conclusión de que los productos amparados por la marca controvertida corresponden a una nueva línea de artículos lanzados por ella, pues estos son comercializados en iguales canales utilizados por la marca previamente registrada, “VITAFOS ORDESA”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que la marca “VITAFOSFORINA” no carece de distintividad alguna, por cuanto tiene la capacidad de distinguirse de otras 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresiones presentes en el mercado, entre ellas, “VITAFOS ORDESA”.

Manifestó que las marcas enfrentadas no son idénticas y/o similares, por lo que no concurre la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. II.2. La sociedad COLGENERICOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas. Indicó que las partículas “VITA”, “FOSFO” y “RINA”, son de uso común para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que es clara la diferencia de los elementos fonéticos de las marcas enfrentadas, por lo que no se genera en el público consumidor riesgo de confusión al adquirir los productos que estas identifican. Señaló, además, que las marcas cotejadas no comparten iguales vocablos. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-1.

La sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 25 de febrero de 2022, el Despacho declaró no probadas las excepciones de inepta demanda “por indebida identificación del sujeto pasivo de la litis” y “por error en los argumentos que sustentan el concepto de violación”, formuladas por la sociedad COLGENERICOS S.A. Posteriormente, a través de providencia de 30 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba 5 Mediante auto admisorio de 29 de enero de 2015, obrante a folios 51 a 54 del expediente físico y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 83 y 84 ibidem. 6 CPACA. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de esta, consiste en determinar si las resoluciones núms. 00006120 de 2012 y 63284 de 2014, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “VITAFOSFORINA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que la marca cuestionada reproduce la expresión “VITAFOS”, presente en la marca de su propiedad y en la que recae el elemento distintivo, pues la partícula “FORINA” no le agrega diferencia alguna. Manifestó que las marcas enfrentadas poseen la misma extensión y si bien contienen algunas letras disimiles, la semejanza es irrefutable, situación que llevaría a que el consumidor piense que los productos que identifican provienen del mismo empresario.

Sostuvo que los elementos que amparan las marcas cotejadas son los mismos, esto es, artículos farmacéuticos y veterinarios, por lo que también existe conexidad competitiva. IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que la expresión cuestionada no carece de distintividad, por cuanto tiene la capacidad de distinguirse 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de otras marcas presentes en el mercado, como lo es la expresión nominativa “VITAFOS ORDESA”, previamente registrada.

Manifestó que la carencia de dicha distintividad extrínseca, alegada por la demandante en la demanda, resulta errónea dado que ese supuesto escenario solo podría originarse por una identidad o similitud entre las marcas enfrentadas, lo que no ocurre en el presente caso. IV.-3. La sociedad COLGENERICOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que las partículas “VITA”, “FOSFO” y “RINA”, son de uso común para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no pueden ser apropiables por un solo titular.

IV.-4. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 297, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que si bien la marca cuestionada reproduce parcialmente la marca previamente registrada estas utilizan términos de uso común que resultan inapropiables de forma exclusiva para un solo titular; además, la marca deprecada cuenta con un elemento gráfico que le 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otorga la distintividad necesaria para que el consumidor no incurra en confusión al momento de adquirir los productos que ella ampara.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020150002400 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. 8 Proceso 474-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00006120 de 17 de febrero de 2012 y 63284 de 23 de octubre de 2014, concedió el registro de la marca mixta “VITAFOSFORINA” a la sociedad COLGENÉRICOS S.A., para amparar los siguientes productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas […]”.

A juicio de la demandante, la SIC concedió el registro de la marca objeto de controversia pasando por alto que es similarmente confundible con la marca “VITAFOS ORDESA”, sin que posean semejanzas que permitan su identificación y, además, distinguen productos de la misma naturaleza. Indicó que la expresión “VITAFOSFORINA” no solamente reproduce la expresión “VITA”, común en la conformación de las marcas de la Clase 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino también las letras “F”, “O” y “S”, que hacen parte de su marca.

Aseguró que el consumidor arribaría a la conclusión de que los productos amparados por la marca controvertida corresponden a una nueva línea de artículos lanzados por ella, pues estos son comercializados en iguales canales utilizados por la marca previamente registrada, “VITAFOS ORDESA”. Por su parte, la SIC señaló que la marca “VITAFOSFORINA” no carece de distintividad alguna, por cuanto tiene la capacidad de distinguirse de otras expresiones presentes en el mercado, entre ellas, “VITAFOS ORDESA”.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 474-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211 y 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 391-IP-202212, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso resultaba similarmente confundible su marca “VITAFOS ORDESA”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem13.

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “VITAFOSFORINA” no solamente reproduce la expresión “VITA”, común en la conformación de las marcas de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino también las letras “F”, “O” y “S”, que hacen parte de su marca. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver14, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada15, se advierte que la marca nominativa “VITAFOS ORDESA”, identificada con el certificado de registro núm. 437536, otorgada en favor de la actora, con base en la cual promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca mixta cuestionada “VITAFOSFORINA”, concedida a favor de la sociedad COLGENÉRICOS S.A., se encuentra caducada. 15 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 19 de junio de 2024 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2021 sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP- 2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. […]”.

Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca nominativa “VITAFOS ORDESA”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 19 de junio de 2024, se les puso de presente lo siguiente: 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca nominativa “VITAFOS ORDESA”, identificada con el certificado de registro núm. 437536, -otorgada en favor de la actora, con base en la cual promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca mixta cuestionada, “VITAFOSFORINA”, concedida a favor de la sociedad COLGENÉRICOS S.A.-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2021, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, la Sala dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio16, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 437536, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. En el traslado ordenado el tercero con interés directo en las resultas del proceso allegó un escrito en el que indicó que en el caso sub examine desaparecieron los fundamentos de hecho y de derechos que sirvieron como base para promover el proceso de la referencia, por lo que no es posible acceder a las súplicas incoadas en la demanda.

Por su parte, la actora señaló que la caducidad del registro de la marca previamente registrada no tiene relevancia alguna en el caso 16 En adelante SIC 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sub lite, pues corresponde a un hecho que acaeció con posterioridad a la discusión de ilegalidad de los actos administrativos acusados, por lo que tiene interés en la decisión de fondo que se profiera y, además, posee derechos de exclusividad sobre la partícula “VITAFOS”, presente en otras marcas vigentes.

Sobre el particular, no son de recibo los argumentos expuestos por la actora, por cuanto, como quedó visto en párrafos anteriores, la marca frente a la cual era titular, perdió vigencia, evento que hace que la supuesta transgresión de sus derechos frente a la marca objeto de controversia desaparezca y con ella los motivos de la controversia judicial, como bien se detallará más adelante.

En efecto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

(Resaltado fuera de texto). Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200817, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05- IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la 17 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2012-00295-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.

Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]”.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo los actos administrativos demandados, 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en el medio de control de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca de la actora, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada18. También se advierte que como dicho medio de control comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras y, contrario a lo afirmado por la actora en el memorial allegado durante el traslado del proveído de 19 de junio del año en curso, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con 18 Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.) 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca nominativa “VITAFOS ORDESA”, por lo cual la Sala declarará la 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.19 Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos de la demandante desaparezca y con ella el motivo de la controversia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 19 Así lo señaló la Sección Primera de esta Corporación en la 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López.) y posteriormente reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020 (número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00024-00 Actora: SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICIOS E INVESTIMENTOS LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 18 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.