CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2018-00253-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK” Y “UNIVERSIDAD DE LA SALLE”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES Y TERMINACIONES DISTINTAS QUE LES APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la UNIVERSIDAD DE LA SALLE, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 00002976 de 29 de enero de 2014, “Por la cual se resuelve un 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.3 I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 12 de marzo de 2012 la sociedad ESCUELA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y COMERCIO LASALLE COLLEGE S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 384 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que, una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta “UNIVERSIDAD DE LA SALLE”, previamente registrada en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para identificar los servicios: “[…] Telecomunicaciones. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°: Que mediante la Resolución núm. 58448 de 28 de septiembre de 2012, la directora de signos distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto, “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad ESCUELA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y COMERCIO LASALLE COLLEGE S.A. 4º: Que contra la citada resolución, la compañía ESCUELA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y COMERCIO LASALLE COLLEGE S.A. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 00002976 de 2014, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC, que revocó la decisión anterior, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad mencionada.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literales a) y b), de la Decisión 486; y 42 del CPACA, por falta de aplicación, por cuanto, a su juicio, la marca solicitada no cumple con la función esencial de distinguir en el mercado los servicios que pretende amparar de otros iguales o similares, toda vez que no ostenta la distintividad necesaria para ser registrada como tal.

Sostuvo que la normatividad marcaria es enfática en señalar la prohibición de conceder un registro marcario que reproduce total o parcialmente un signo distintivo previamente concedido. Señaló que el elemento predominante en la marca cuestionada es la frase “LA SALLE”, que también se encuentra presente en la marca previamente registrada, por lo que, en su sentir, existe una reproducción por parte el signo distintivo solicitado, sin que las expresiones adicionales “LCI, MEMBER OF THE INTERNATIONAL NETWORK” logren conferirle la distintividad requerida.

Agregó que no es cierto que la marca cuestionada solo esté conformada por la expresión “LCI” y que la frase “MEMBER OF THE LA SALLE INTERNATIONAL NETWORK” sea explicativa, pues dicha frase sí debe ser tenida en cuenta para el cotejo marcario, ya que éstas 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co son palabras de fantasía escritas en idioma extranjero y que, se entiende, hacen parte de la denominación total de la marca.

Adujo que al ser propietario de diferentes registros marcarios que incluyen la expresión “LA SALLE”, se ha conformado una familia de marcas con un rasgo distintivo en común, mediante la cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. Indicó que la concesión como marca del signo “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK” afecta sus derechos adquiridos al ser propietario de una familia de marcas, por cuanto se presentaría riesgo de confusión y de asociación en el consumidor, toda vez que podría pensar que pertenecen al mismo empresario.

Sostuvo que no resulta acertado ni conforme a derecho y al principio de igualdad, conceder el registro del signo “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, cuando el mismo fue negado, en una solicitud anterior, para identificar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que en esa oportunidad la SIC estimó que era similarmente confundible con sus 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas previamente registradas, que contienen la expresión “LA SALLE”.

Mencionó que los signos distintivos enfrentados no pueden coexistir en el mercado, debido al alto riesgo de confundibilidad existente entre ellos, por cuanto ha venido utilizando el nombre comercial “UNIVERSIDAD DE LA SALLE” desde el 15 de noviembre de 1964, lo que torna improcedente conceder el registro de la marca “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, dado que contiene la expresión “LA SALLE”, que hace parte de la familia de marcas de su propiedad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que vistas las marcas enfrentadas desde una perspectiva en conjunto, es posible observar que cada una cuenta con sus propios elementos diferenciadores que permiten su identificación en el mercado y la asociación a un origen empresarial determinado. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que el signo distintivo concedido como marca no presenta semejanzas ortográficas, fonéticas ni gráficas con las marcas previamente registradas, por lo que no se genera riesgo de confusión en el público consumidor.

Llamó la atención del hecho relativo a que la inclusión de la expresión "LA SALLE", en la marca cuestionada, tiene un propósito meramente informativo y no conduce, necesariamente, a una confusión entre las marcas enfrentadas. II.2. La sociedad ESCUELA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y COMERCIO LASALLE COLLEGE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida forma6, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 8 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, adicionado por el 6 Índices 28 y 29 del expediente digital. 7 CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 00002976 de 28 de mayo de 2014, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo mixto, “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad ESCUELA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y COMERCIO LASALLE COLLEGE S.A., vulnera o no lo previsto en los artículos 136, literales a) y b), de la Decisión 486; y 42 del CPACA. 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que, a su juicio, es evidente que la marca solicitada reproduce la expresión “LA SALLE” de su marca previamente registrada, sin que las expresiones adicionales “LCI, MEMBER OF THE INTERNATIONAL NETWORK” le otorguen la distintividad necesaria para que proceda su registro.

Alegó que la SIC reconoció la notoriedad de su marca “UNIVERSIDAD LA SALLE” para identificar servicios de educación 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co superior en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que merece una protección especial que debe evitar la dilución de su capacidad distintiva.

IV.2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. Para el efecto, alegó que realizó un correcto examen de registrabilidad para determinar la procedibilidad del registro de la marca cuestionada, pues al realizar la comparación de signos tanto desde el punto de vista visual, fonético y conceptual, así como el análisis del riesgo de confusión o de asociación, encontró que los signos distintivos enfrentados podían coexistir pacíficamente.

IV.3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: 9 Proceso 399-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020180025300 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 145-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023 y 231-IP-2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 de 11 de octubre de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 00002976 de 29 de enero de 2014, concedió el registro de la marca mixta “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK” a la sociedad ESCUELA INTERNACIONAL DE DISEÑO Y COMERCIO LASALLE COLLEGE S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] telecomunicaciones […]”. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, el elemento predominante en la marca cuestionada es la frase “LA SALLE”, que también se encuentra presente en la marca previamente registrada, por lo que, a su juicio, existe una reproducción por parte el signo distintivo solicitado, sin que las expresiones adicionales “LCI, MEMBER OF THE INTERNATIONAL NETWORK” logren conferirle la distintividad requerida.

Adujo que al ser propietaria de diferentes registros marcarios que incluyen la expresión “LA SALLE”, se ha conformado una familia de marcas con un rasgo distintivo en común, mediante la cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. Por su parte, la SIC alegó que el signo distintivo concedido como marca no presenta semejanzas ortográficas, fonéticas ni gráficas con la marca previamente registradas, por lo que no se genera riesgo de confusión en el público consumidor.

Llamó la atención del hecho relativo a que la inclusión de la expresión "LA SALLE", en la marca cuestionada, tiene un propósito meramente informativo y no conduce, necesariamente, a una confusión entre las marcas enfrentadas. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 399-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 231-IP-2021 y 145-IP-2022, en las que se interpretó el artículo 136, literales a) y b), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA10 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA11 Sea lo primero advertir que, una vez verificados los antecedentes administrativos visibles en el CD obrante a folio 100, tanto en el formulario de solicitud de registro de la marca como en la resolución acusada, no se advierte que en alguna de éstas se indique que los términos “MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL 10 Folio 39 del cuaderno físico principal. 11 Folio 40 del cuaderno físico principal. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NETWORK” sean explicativas, por lo que se tendrán como parte integral de la denominación de dicho signo distintivo.

También se observa, una vez consultado el Sistema para la Propiedad Industrial -SIPI- de la SIC12, que mediante la Resolución núm. 48377 de 28 de septiembre de 2009, la entidad demandada concedió el registro de la marca previamente registrada, de la siguiente manera: Así las cosas, para la Sala, la denominación de la marca previamente registrada corresponde a “UNIVERSIDAD DE LA SALLE SIGNUM FIDEI INDIVISA MANENT”. 12 www.sipi.gov.co.

Consultada la resolución expedida por la SIC que concedió el registro de la marca previamente registrada el 11 de marzo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisado lo anterior y como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con otra marca mixta previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en éstas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas cotejadas, no así las gráficas ni las grafías de las letras que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los servicios amparados bajo las mismas son solicitados a su prestador por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Así las cosas, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial traída a colación por el Tribunal enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 2.3 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más inyecta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Atendiendo lo anterior, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”.

Cabe señalar que en tratándose de marcas compuestas esta Sección, en sentencia de 22 de mayo de 201413, precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP- 2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). También se debe poner de presente que en la sentencia de 11 de junio de 202014, con base en la Interpretación Prejudicial rendida en ese caso, se estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00, C.P Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar que las expresiones genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “UNIVERSIDAD”, de la marca previamente registrada, es genérica respecto de los servicios de la Clase 41, que identifica. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201015, definió el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico16, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”.

Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los servicios que distingue la marca previamente registrada son de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, “educación, formación”, entonces la respuesta obvia es que la expresión “UNIVERSIDAD”, que hace parte de dicho registro, refiere directamente a los servicios de educación que distingue, lo que lleva a la Sala a concluir que se trata de una partícula genérica.

En consecuencia, se observa que la denominación “UNIVERSIDAD” debe ser excluida del cotejo. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2005-00378-00. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de la marca en controversia y la previamente registrada, “DE LA SALLE SIGNUM FIDEI INDIVISA MANENT” y “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos distintivos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues “DE LA SALLE SIGNUM FIDEI INDIVISA MANENT” está compuesta por siete (7) palabras, catorce (14) sílabas (DE-LA-SA-LLE-SIG-NUM-FI- DEI-IN-DI-VI-SA-MA-NENT), diecinueve (19) consonantes (D-L-S-L- L-S-G-N-M-F-D-N-D-V-S-M-N-N-T) y quince (15) vocales (E-A-A-E- I-U-I-E-I-I-I-I-A-A-E), mientras que “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK” se conforma por siete (7) palabras, quince sílabas (15) (LCI-MEM-BER-OF-THE-LA-SA-LLE-IN- TER-NA-TIO-NAL-NET-WORK), once (25) consonantes (L-C-M-M-B- R-F-T-H-L-S-L-L-N-T-R-N-T-N-L-N-T-W-R-K) y dieciséis (16) vocales (I-E-E-O-E-A-A-E-I-E-A-I-O-A-E-O). 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, la marca solicitada al estar acompañada de otras palabras en su inicio y terminación, esto es, las expresiones “LCI MEMBER OF THE INTERNATIONAL NETWORK”, generan un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas “LCI MEMBER OF THE INTERNATIONAL NETWORK”, del signo distintivo cuestionado, le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “DE LA SALLE SIGNUM FIDEI INDIVISA MANENT”. En efecto, la marca cuestionada se encuentra combinada con las palabras “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, mientras que la marca previamente registrada está acompañada de la denominación “DE LA SALLE DE SIGNUM FIDEI INDIVISA MANENT”, lo que hace que se generen signos completamente distintivos, que pueden ser registrables.

En otras palabras, las expresiones “LCI MEMBER OF THE INTERNATIONAL NETWORK” y “DE SIGNUM FIDEI INDIVISA MANENT” refuerzan las diferencias entre los signos distintivos en 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co disputa, dotando el primer vocablo a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”17, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. También debe agregarse que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor18, por lo que la expresión “LCI” de la marca cuestionada, “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras “LCI MEMBER OF THE INTERNATIONAL NETWORK”, al estar al inicio y final del signo distintivo cuestionado, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de éste.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 18 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DE LA SALLE SIGNUM FIDEI INDIVISA MANENT - LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK DE LA SALLE SIGNUM FIDEI INDIVISA MANENT - LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK DE LA SALLE SIGNUM FIDEI INDIVISA MANENT - LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK DE LA SALLE SIGNUM FIDEI INDIVISA MANENT - LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces (“LCI MEMBER” y “DE LA”) y terminaciones diferentes (“NETWORK” y “MANENT”) hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.1920 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala observa que la expresión “LA SALLE” o “LASALLE” que comparten el signo y marcas cotejadas, no tiene un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dicha 19 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. 20 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.

Criterio reiterado en la sentencia de 23 de abril de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co palabra no resulta del todo desconocida, dado que se refiere al apellido de un santo de la religión católica, esto es, Juan Bautista de la Salle (o de LaSalle), quien fue un sacerdote, teólogo y pedagogo francés, y consagró su vida a la educación y a la formación de maestros.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente poner de presente que sobre los nombres propios, en la Interpretación Prejudicial 666-IP-2018, el Tribunal señaló lo siguiente: “[…] 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4.

Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintividad.

En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]” (Destacado fuera de texto). En tratándose de nombres propios, de naturaleza débil y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201521, en la cual la Sala precisó lo siguiente: “[…] 7.3.

Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010- 00150-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […].

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…]” (Destacado fuera de texto.)” En el caso bajo examen, el apellido “LA SALLE” o “LASALLE”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso destacar que la marca cuestionada, sí se encuentra acompañada de un elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, máxime si se tiene en cuenta que las otras palabras que lo acompañan, esto es, “LCI MEMBER OF THE INTERNATIONAL NETWORK”, corresponden a partículas que si bien es cierto se encuentran escritas en inglés, también lo es que el consumidor promedio no conoce su traducción al español, por lo que deben tratarse como de fantasía y altamente distintivas.

Ahora, en lo que respecta al término “DE”, presente en la marca previamente registrada, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa22 “[…] prep. Denota posesión o pertenencia […]”. 22 https://dle.rae.es/de?m=form#BtDkacL. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En lo relativo a las expresiones “SIGNUM”, “FIDEI”, “INDIVISA” y “MANENT”, que también hacen parte de la marca registrada con anterioridad, la Sala estima que éstas, a pesar de que se encuentran escritas en latín, el consumidor promedio desconoce su significado en el idioma castellano, por lo que deben tenerse como de fantasía. Igualmente ocurre con la frase “MEMBER OF THE INTERNATIONAL NETWORK”, que hace parte de la marca cuestionada pues, como ya se dijo, si bien es cierto que tales palabras están escritas en inglés, también lo es que no son conocidas para el consumidor promedio colombiano, razón por la cual también se tendrán como de fantasía. Y en lo que respecta al vocablo “LCI”, presente en la marca cuestionada, la Sala advierte que éste corresponde a un término de fantasía. Por lo tanto, y comoquiera que las marcas enfrentadas contienen partículas de fantasía, la Sala considera que no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los servicios que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, cabe señalar que la actora alegó que la marca de su propiedad pertenece a una familia de marcas, que comparten el término “LA SALLE”, compuestas por los siguientes registros marcarios: EXPEDIENTE MARCA Vigencia CLASE 08081810 UNIVERSIDAD DE LA SALLE 28 sept. 2029 41 14058498 UNIVERSIDAD DE LA SALLE 22 oct. 2034 41 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE MARCA Vigencia CLASE 14058512 Uni salle 24 sept. 2034 41 SD2023/0096822 UNIVERSIDAD DE LA SALLE TECLAB TÉCNICOS LABORALES 28 oct. 2034 41 Sobre el particular, el Tribunal ha precisado que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 4.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 4.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por la actora no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “LA SALLE”, que forma parte de la marca previamente registrada, como ya se dijo, es una expresión débil e inapropiable y por ello dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término “LA SALLE”, para identificar sus productos o servicios. Ahora, la actora en los alegatos de conclusión manifestó que la marca de su propiedad “UNIVERSIDAD DE LA SALLE”, es notoriamente conocida. Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio23. 23 Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tampoco serán valoradas las pruebas del uso del nombre comercial “UNIVERSIDAD DE LA SALLE”, teniendo en cuenta que éste no es similar a la marca cuestionada y, por ende, no puede causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa de la actora o con sus productos24.

Asimismo, la Sala observa que la SIC no vulneró el artículo 42 del CPACA, debido a que el registro de la marca cuestionada fue otorgado de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia. Finalmente, frente al argumento expuesto por la actora de que no resulta acertado ni conforme a derecho y al principio de igualdad, conceder el registro como marca del signo “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, cuando el mismo fue negado, en una solicitud anterior para identificar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad 24Así lo señaló la Sala en un caso similar, esto es, en sentencia de 23 de marzo de 2017, en la que expresó: “[…] Tampoco serán valoradas las pruebas del uso del nombre comercial MAC S.A., teniendo en cuenta que este no es similar a las marcas solicitadas cuestionadas y, por ende, no pueden causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa de la actora o con sus productos.[…]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481- 00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares25; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia26 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Además, la Sala resalta que en ese caso particular, el signo cuestionado pretendía identificar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que en el sub lite, la marca solicitada ampara servicios de la Clase 38 de la citada Clasificación, razón por la cual la Sala considera que no son casos análogos ni comparables, ya que cada clase merece su análisis particular y específico.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder la 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013- 00255-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca “LCI MEMBER OF THE LASALLE INTERNATIONAL NETWORK”, para amparar los servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, pues resulta acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00253-00 Actora: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de marzo de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.