CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Inverluna y Cía S. en C.A. y Biggins Investing Corp.
Tema: Registro del signo “REDSERVI” (nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 45411 de 31 de julio de 20131 y 35738 de 13 de julio de 20152, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales declaró fundada la oposición presentada por las sociedades Inverluna y Cía S. en C.A. y Biggins Investing Corp. y, como consecuencia de ello, negó el registro como marca del signo nominativo “REDSERVI” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Global Investment & Trading Management Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de i) la Resolución N° 45411 del 31 de julio de 2013 en primera instancia por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y ii) de la Resolución N° 35738 del 13 de julio de 2015, proferida en segunda instancia por el Superintendente 1 Folios 8 a 32 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 33 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 39 a 61 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al anterior (sic) del trámite 12- 226121, mediante las cuales se negó el registro de la marca REDSERVI (nominativa) para identificar servicios de clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Segunda: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC., el registro de la marca REDSERVI (nominativa) para identificar '”Servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios de transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia de dinero en línea; servicios de giro postal; servicios de envío de fondos; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transferencia de fondos”, servicios comprendidos en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. […]” (mayúscula y negrilla del original) 4.
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. solicitó el registro como marca del signo nominativo “REDSERVI”, para identificar servicios de la clase 366 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios de transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia de dinero en línea; servicios de giro postal; servicios de, envío de fondos; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transferencia de fondos […]”. 4.
Indicó que, frente a la anterior solicitud, las sociedades Inverluna y Cía S. en C.A. y Biggins Investing Corp., presentaron oposición, la primera, por cuanto había similitud y confundibilidad del signo solicitado con sus marcas previamente registradas “RED SERVI”, para los servicios de las clases 387, 398 y 459, del mencionado nomenclátor, estos son “[…] telecomunicaciones […] transporte, embalaje y almacenaje de mercancías […] servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales […]”. 4 Folio 41 C pp. 5 Folios 41 a 44 C pp. 6 Folio 38 C pp. 7 Certificado 448.278. 8 Certificado 448.277. 9 Certificado 448.279. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5.
Sobre la oposición de Biggins Investing Corp., esta alegó que había registrado previamente la marca “SERVIRED”10 en Bolivia, para los servicios de la clase 36 del nomenclátor internacional de Niza, estos son “[…] servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios de transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia de dinero en línea; servicios de giro postal; servicios de, envío de fondos; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transferencia de fondos […]”. 6.
Anotó que, mediante la Resolución 45411 de 31 de julio de 2013, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por las sociedades Inverluna y Cía S. en C.A. respecto de su marca “RED SERVI” y Biggins Investing Corp. en relación su marca “SERVIRED” y, como consecuencia de ello, negó el registro como marca del signo nominativo “REDSERVI” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y que, contra dicha decisión, la demandante presentó recurso de apelación. 7.
Mencionó que, mediante la Resolución 35738 de 13 de julio de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 45411. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación11 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantados la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a), 147 y 168.
I.1.2.2. El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “REDSERVI” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., al considerar que era confundible con las marcas nominativas “RED SERVI” y “SERVIRED” de las sociedades Inverluna y Cía S. en C.A. y Biggins Investing Corp., lo que implicó el desconocimiento de los artículos 136 literal a), 147 y 168 de la Decisión 486 de 2000. 10.
Subrayó que, Global Investment & Trading Management Inc. tiene derecho a que se registre el signo “REDSERVI”, toda vez que previamente le fue otorgado el registro 10 Certificado 134.504-C. 11 Folios 44 a 58 del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la marca mixta y nominativa “SERVIRED” en las clases 3512 y 3613, y en ese sentido “[…] es el único legitimado para obtener el registro de la marca REDSERVI […]” por tratarse de una marca derivada a la previamente registrada. 11.
Mencionó que la SIC desconoció el derecho preferente, el cual fue otorgado por la cancelación de la marca “SERVIRED”14 para distinguir servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 12. Adujo que el signo solicitado “REDSERVI” es una derivación de la marca previamente concedida “SERVIRED”, por cuanto en el signo se conservan los dos elementos que integran la marca “RED” y “SERVI” y teniendo en cuenta que “[…] la Resolución No. 28744 del 20 de mayo de 2013, se pronunció sobre la registrabilidad de la expresión SERVIRED […]”, la cual concluyó que, la expresión es apta para el registro a favor de la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., lo que demuestra el derecho preferente del signo solicitado. 13.
Finalmente, señaló que la SIC no tuvo en cuenta que los opositores Inverluna y Cía S. en C.A. y Biggins Investing Corp. no tenían la legitimación en la causa para actuar, toda vez que “[…] la existencia de las marcas del opositor […] deviene exclusivamente del hecho que la concesión de dichos registros adolece de nulidad […]”. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.
Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio15 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que solicitó negar las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que el signo negado “REDSERVI” no cuenta con elementos que lo dote de distintividad con la marca opositora “RED SERVI” y adujo frente al derecho preferente, que el signo a registrar debe ser idéntico a la marca cancelada, lo cual no ocurre en el caso concreto. 15.
Precisó que con ocasión de la Resolución 4396 de 12 de febrero de 2013, se canceló el certificado de registro 275.832 correspondiente a la marca “SERVIRED” y por derecho preferente, le fue concedido el registro de esta a la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. II.2. Intervención de la sociedad Inverluna y Cía. S en C.A.16 16.
La sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. actuando a través de apoderado judicial, contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones demandadas se ajustan al marco jurídico 12 Certificado 510.199. 13 Certificado 496.273. 14 Resolución 4396 de 12 de febrero de 2013, certificados 275.832 y 269.405. 15 Folios 220 a 231 C pp. 16 Folios 80 a 90 del C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio aplicable en materia de marcas, por cuanto el signo solicitado “REDSERVI” vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 17.
Manifestó que, no es cierto que el demandante ostente el derecho preferente del signo “RED SERVI” en razón a que la sociedad Inverluna y Cía. S. en C.A. es titular de la marca “RED SERVI”. 18. Indicó que, contrario a lo señalado por el demandante, la solicitud de registro de la marca “SERVIRED” en la clase 36 concedida a la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. tiene fecha de radicación el 10 de mayo de 2013 y las fechas de solicitud de registro de sus marcas datan del 6 de agosto de 2010 y concedidas el 31 de marzo de 2011.
II.3. Intervención de la sociedad Biggins Investing Corp.17 19. La sociedad Biggins Investing Corp. contestó la demanda, en la que se opuso a las pretensiones de la demanda e indicó que, es titular de la marca “SERVIRED” en Bolivia, con radicación de 10 de septiembre de 2010 y certificado de registro emitido el 16 de marzo de 2012. Así mismo, señaló que la solicitud presentada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. tuvo lugar el 10 de mayo de 2013, es decir, en una fecha posterior al registro otorgado en el país miembro de la Comunidad Andina. 20.
Señaló que, por lo anterior se configuró la “[…] preexistencia de un signo similar al solicitado […]” y, en ese sentido, en el momento de la solicitud de cancelación de la marca “SERVIRED” y concesión de esta en Colombia a la sociedad Global Investment & Trading Management Inc., la sociedad Biggins Investing Corp. ya era titular de la marca sobre la cual se aplicó del derecho preferente y se concedió el registro de esta a la demandante.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 21. La sociedad Global Investment & Trading Management Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 12 de enero de 201618, en contra de las Resoluciones 45411 de 31 de julio de 2013 y 35738 de 13 de julio de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 22. Mediante auto de 28 de marzo de 201619, se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de las sociedades Inverluna y Cía S. en C.A. y Biggins Investing Corp.
El 13 de mayo de 201620, se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 17 Folios 97 a 104 C pp. 18 Folio 39 C pp. 19 Folios 64 a 66 C pp. 20 Folio 67 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 23.
Por auto de 19 de octubre de 201721, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 24 de agosto de 201822. 24. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los antecedentes administrativos de los actos acusados y se ordenó por secretaría certificar el estado de los procesos que se tramitan en la Sección Primera del Consejo de Estado radicados 2013-00113, 2013- 00120, 2013-00125, 2014-00653, 2014-00715 y 2015-00102. 25.
Mediante auto de 8 de noviembre de 201823, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 136 literal a), 147 y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 700-IP-2018 de 30 de abril de 201924, en la que interpretó los artículos 136 literal a), 147 y 168 de la Decisión 486 de 2000 y de oficio los artículos 146 y 151, concerniente a la oposición andina y la conexión entre los servicios de la clasificación de Niza.
Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y los Artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede su interpretación por ser pertinente. 2. De oficio se interpretarán los Artículos 146 y 151 de la Decisión 486, para analizar el tema referido a la oposición andina y la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarse relacionados con los hechos controvertidos.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3.
Marca derivada. 4. El derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada 5. La oposición andina. El interés real en el mercado. 21 Folio 237 C pp. 22 Folios 250 a 260 C pp. 23 Folios 287 y vto. C pp. 24Folios 312 a 332 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6.
Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1.
En vista de que en el proceso interno se discute si el signo REDSERVI (denominativo) y las marcas SERVIRED (denominativa), RED SERVI (denominativa), SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente. […] 1.2.
Como se desprende en esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 1.5.
Una vez analizadas las reglas y pautas expuestas es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puede presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a REDSERVI (denominativo) y las marcas registradas SERVIRED (denominativa), RED SERVI (denominativa) y SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos, y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado REDSERVI (denominativo) y las marcas SERVIRED (denominativa), RED SERVI (denominativa) y SER>I SERVI, SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta). 3.
Marca derivada […] 3.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión. 3.6.
Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reinvocados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. 4.
Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada 5.1. En el proceso interno, la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. argumentó que goza del derecho preferente a registro con ocasión de la solicitud de cancelación del registro de la marca SERVIRED (denominativa). Por lo tanto, resulta pertinente abordar el tema planteado. […] 4.9 Cabe destacar que este derecho preferente. para quien ejerció la acción de cancelación. no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación. derivada del ejercicio de este, pues una vez presenciada la solicitud de registro se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.
Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro. 5. La oposición andina. El interés en el mercado […] 5.20. Conforme a lo expuesto se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio productos y/o servicios que pretende distinguir.
Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. 6. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 6.1.
Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación. vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]” (mayúscula y negrilla del original). 27.
A través de auto de 12 de abril de 201925, se ordenó que por Secretaría se requiriera al apoderado judicial de la parte demandante para que acreditara el pago de las copias ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se remitiera la documentación solicitada. 28. Por auto de 18 de diciembre de 201926, se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 29.
En el término para alegar de conclusión, las sociedades Global Investment & Trading Management Inc.27, Inverluna y Cía S. en C.A.28 y la SIC29, reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Biggins Investing Corp. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1.
Competencia 30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14930 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. 25 Folio 303 C pp. 26 Folio 338 C pp. 27 Folios 345 a 352 C pp. 28 Folios 343 a 344 C pp. 29 Folios 353 a 367 C pp. 30 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.2.
La formulación del problema jurídico 31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 45411 de 31 de julio de 201331 y 35738 de 13 de julio de 201532, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales declaró fundada la oposición presentada por las sociedades Inverluna y Cía S. en C.A. respecto de su marca “RED SERVI” y Biggins Investing Corp. en relación su marca “SERVIRED” y, como consecuencia de ello, negó el registro como marca del signo nominativo “REDSERVI” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. 32.
La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “REDSERVI” solicitado para identificar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Global Investment & Trading Management Inc. y las marcas “RED SERVI” y “SERVIRED” y para distinguir servicios en las clases 36, 38, 39 y 45 del mismo nomenclátor, previamente registradas a favor de las sociedades Inverluna y Cía S. en C.A. y Biggins Investing Corp., se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literal a), 146, 147, 151 y 168 de la Decisión 486 de 2000. 33.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 34. La sociedad Global Investment & Trading Management Inc. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 45411 de 31 de julio de 2013 y 35738 de 13 de julio de 2015, por medio de las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por las sociedades Inverluna y Cía S. en C.A. y Biggins Investing Corp. y, como consecuencia de ello, negó el registro como marca del signo nominativo “REDSERVI” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inverluna y Cía S. en C.A. IV.4.
Análisis del caso concreto 35. La SIC, mediante los actos administrativos acusados negó el registro como marca al signo nominativo “REDSERVI” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios de transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia de dinero en línea; servicios de giro postal; servicios de, envío de fondos; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transferencia de fondos […]”. 31 Folios 8 a 32 C pp.
“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 32 Folios 33 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 36. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “REDSERVI” para distinguir servicios de la clase 36, sin considerar que el signo se deriva de su marca “SERVIRED” y en ese sentido, no es confundible con las marcas nominativas “RED SERVI” de la sociedad Inverluna y Cía S. en C.A., que protege servicios de las clases 3833, 3934 y 4535, del mencionado nomenclátor, estos son “[…] telecomunicaciones […] transporte, embalaje y almacenaje de mercancías […] servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales […]”.
Además, que las marcas de los terceros con interés en el resultado del proceso adolecen de nulidad. 37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 700-IP-2018 de 30 de abril de 2019, pronunciándose sobre la aplicación de los artículos 136 literal a), 147 y 168 de la Decisión 486 de 2000 y de oficio los artículos 146 y 151 ibidem, concerniente a la oposición andina y la conexión entre los servicios de la clasificación de Niza. 38.
Para resolver la controversia relacionada con el registro marcario “SERVIRED” en Bolivia, de titularidad de Biggins Investing Corp., la Sala estima necesario analizar las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que regula lo que concierne a la figura del derecho de oposición y los requisitos exigidos para acreditar interés legítimo en un procedimiento de registro marcario en un Estado miembro. 39.
En este sentido, de la oposición presentada por la sociedad Biggins Investing Corp., se satisface en principio lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, dado que mediante el certificado 134.504-C acreditó ser titular de la marca “SERVIRED” en Bolivia. Asimismo, demostró tener un interés real en Colombia al radicar el expediente 12.217050 con el fin de solicitar el registro del signo “SERVIRED” como marca en este país36. 40.
No obstante, la Sala advierte que dicha solicitud fue negada mediante las Resoluciones 34155 del 30 de junio de 2015 y 10713 del 8 de marzo de 2016, actos administrativos que fueron demandados ante esta Corporación dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11-001- 03-24-000-2016-00392-00 y mediante sentencia del 7 de noviembre de 202437, esta Sección negó las pretensiones de la demanda, dejando en firme los actos que negaron 33 Certificado 448.278. 34 Certificado 448.277. 35 Certificado 448.279. 36 Consulta realizada el 21 de enero de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 37 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de noviembre de 2024. Rad.: 2016 – 00392. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “SERVIRED” como marca en Colombia, a favor de la sociedad Biggins Investing Corp. 41.
Por lo anterior y aunque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina analizó el artículo 146 y 147 de la Decisión 486 de 2000, la Sala no llevará a cabo un examen de dichas disposiciones, ya que, el tercero con interés en el resultado del proceso no ostenta un título de propiedad en el registro marcario de “SERVIRED” en Colombia, y en consecuencia no hay un derecho vigente, razón por la cual, no es posible hacer un análisis entre “SERVIRED” y “REDSERVI”. 42.
Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […] […] Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”.
IV.4.1. De la vulneración de los artículos 136 literal a), 151 y 168 de la Decisión 486 de 2000 43. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor38: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 44.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presenta el signo y la marca en conflicto, así: Signo cuestionado de la sociedad Global Investment & Trading Management Inc.39 “REDSERVI” (nominativa) Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por la sociedad Inverluna y Cía S. en C.A.40 “RED SERVI” (nominativa) Registros 448.277, 448.278 y 448.279 Clases 38, 39 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Inverluna y Cía S. en C.A. 45.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “REDSERVI”, de la clase 36, así como la marca “RED SERVI” de las clases 38, 39 y 45, para determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas, ideológicas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 39 Folio 10 C pp. 40 Folio 278, 279 y 281 C pp. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 46.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo “REDSERVI” de la demandante y “RED SERVI” de la sociedad Inverluna y Cía S. en C.A., respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas, ideológicas o conceptuales, con el fin de determinar el grado de confusión y riesgo de asociación que pueda existir entre las mismas, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales. 47.
Así pues, corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontada respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado R E D S E R V I 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca previamente registrada R E D S E R V I 1 2 3 4 5 6 7 8 48.
De la revisión de las mismas, la Sala advierte la identidad de sus raíces y terminaciones que pueden inducir a confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado “REDSERVI” y la marca registrada previamente guardan igual disposición y composición vocálica “E-E-I”, la misma raíz y terminación “RED-SERVI”, número de sílabas “3” “RED”, “SER”, “VI” y secuencia de las consonantes, esto es, “R-D-S-R-V” frente a “R-D-S-R-V”, lo que lleva a que el signo cuestionado “REDSERVI” no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada. 49.
La Sala considera que, aunque el signo cuestionado “REDSERVI” se presenta como un término unido, mientras que la marca previamente registrada incluye un espacio entre sus elementos “RED SERVI”, esta diferencia no resulta suficiente para desvirtuar la similitud entre ambos signos. La eliminación del espacio no altera la composición vocálica idéntica, la secuencia consonántica coincidente, ni el número de sílabas, manteniéndose la misma raíz y terminación en ambos casos. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 50.
En sentencia de 9 de julio de 202041, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 51. Por tanto, en el caso sub examine, el signo cuestionado “REDSERVI” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la previamente registrada “RED SERVI”. 52.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es idéntica, ya que comparten la expresión “REDSERVI”, que constituyen las letras de la marca previamente registrada. Desde la perspectiva del consumidor promedio, adicionalmente coinciden con la raíz “RED”, y la terminación “SERVI” y la misma secuencia vocal “E-E-I”, donde la ausencia del espacio no genera una impresión suficientemente diferente, dado que la pronunciación permanece invariables. 53.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: REDSERVI – RED SERVI – REDSERVI – RED SERVI REDSERVI – RED SERVI – REDSERVI – RED SERVI REDSERVI – RED SERVI – REDSERVI – RED SERVI REDSERVI – RED SERVI – REDSERVI – RED SERVI 54. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que la partícula “RED” significa “f. Conjunto de ordenadores o de equipos informáticos conectados entre sí que pueden intercambiar información”42.
Por su parte, el vocablo “SERVI” es evocativa de la palabra “SERVICIO” que tiene por significado ““[…] 1. m. Acción y efecto de servir […]”43. 55. La Sala advierte que, aunque la marca previamente registrada y el signo cuestionado comparten las mismas partículas, su presentación difiere en cuanto a su naturaleza conceptual. La marca previamente registrada, al mantener un espacio 41 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. MP Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. MP Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 42 https://www.rae.es/drae2001/red. Consultado el 21 de enero de 2025. 43 https://www.rae.es/drae2001/servicio.
Consultado el 21 de enero de 2025. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio entre las partículas “RED” y “SERVI”, permite que cada término conserve su significado independiente, lo que facilita su interpretación literal.
De otro lado, el signo cuestionado “REDSERVI”, al presentarse como un término unido, es una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, por lo que carece de un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que debe considerarse como un signo de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque44. 56.
En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 57. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 58.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201845 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. 44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. M.P: Nubia Margoth Peña Garzón; y de 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00507. M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00.
M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 59. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 60.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “REDSERVI” fue solicitada para proteger los siguientes servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios de transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia de dinero en línea; servicios de giro postal; servicios de, envío de fondos; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transferencia de fondos […]”. 61.
Las marcas previamente registradas, identifican los siguientes servicios en las clases 3846, 3947 y 4548, del mencionado nomenclátor, estos son “[…] telecomunicaciones […] transporte, embalaje y almacenaje de mercancías […] servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales […]”. 62.
Al analizar la relación entre los servicios asociados al signo solicitado “REDSERVI” y la marca previamente registrada, se tiene que, pese a que no comparten la misma categoría, se observa que existe una conexión significativa basada en criterios de sustituibilidad, complementariedad y canales de comercialización, lo que puede derivar en una confusión para los consumidores sobre el origen empresarial de los servicios49. 46 Certificado 448.278. 47 Certificado 448.277. 48 Certificado 448.279. 49 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. M.P: Nubia Margoth Peña Garzón; y de 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00507. M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 63.
En cuanto a la sustituibilidad, la Sala advierte que si bien el signo solicitado “REDSERVI” ampara servicios financieros enfocados en el cambio y transferencia de dinero, y las marcas previamente registradas protegen actividades como telecomunicaciones, transporte, almacenaje de mercancías y servicios jurídicos, existe una relación funcional subyacente en la satisfacción de necesidades de movilización y gestión de recursos, tanto económicos como físicos. 64.
Los servicios financieros de transferencia de dinero y cambio de divisas permiten movilizar recursos intangibles entre personas o empresas, mientras que el transporte y almacenamiento de mercancías facilitan la movilización física de bienes materiales. Ambos tipos de servicios tienen como propósito esencial satisfacer la necesidad del consumidor de transferir y gestionar recursos, ya sea en forma de dinero o de bienes, lo que genera una percepción de intercambiabilidad o conexión funcional. 65.
La Sala pone de presente en el contexto en que las empresas tienden a diversificar sus servicios, el consumidor promedio podría considerar que tanto la transferencia de recursos financieros como el transporte de bienes forman parte de una misma oferta empresarial. 66. Por lo tanto, aunque no pertenecen a la misma categoría dentro del nomenclátor, la funcionalidad compartida en torno a la movilización de recursos refuerza la idea de sustituibilidad en la mente del consumidor. 67.
Respecto a la complementariedad, la Sala encuentra que los servicios financieros (clase 36) y los servicios de telecomunicaciones, transporte de dinero y valores (clase 38, 39 y 45) son complementarios por su naturaleza. La operación de los servicios financieros frecuentemente requiere del traslado físico de valores, lo que implica que ambos servicios se utilizan conjuntamente en muchos casos. 68.
El transporte de dinero facilita el cumplimiento de transacciones, giros y recaudo de fondos. Los servicios de almacenamiento de mercancías y valores pueden ser esenciales para operaciones relacionadas con la gestión de activos financieros. Por lo anterior, esta interdependencia funcional incrementa la percepción de un vínculo entre ambos servicios, especialmente si se ofrecen bajo un signo marcario idéntico. 69.
En efecto, se pone de presente que la clase 36 del signo solicitado se refiere a la prestación de servicios de gestión de activos financieros, operaciones de cambios, transacciones, transferencia de fondos, giro de dinero, y las clases 38, 39 y 45 de la marca previamente registrada se refiere al servicio de telecomunicaciones, transporte de dinero y valores, de manera que sus consumidores podrían asumir que los servicios de gestión de activos financieros requieren del transporte de dineros y valores. 70.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. Los servicios de gestión de activos financieros utilizan o incorporan el transporte de dinero y valores. La relación de complementariedad sugiere que la prestación de servicios de gestión financiera crea una conexión en la percepción del consumidor.
Esta 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad. 71.
Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los servicios de “REDSERVI” de la demandante y los servicios de “RED SERVI” del tercero con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario, dado que, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad. 72.
En ese sentido, ambos grupos de servicios comparten canales de comercialización como folletos, prensa, revistas especializadas y plataformas digitales. Además, sus destinatarios podrían incluir tanto individuos como empresas interesadas en la movilización de recursos financieros y valores. La promoción conjunta en medios similares refuerza la posibilidad de que los consumidores perciban una conexión empresarial entre ellos. 73.
En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustitución, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los servicios del signo solicitado por la demandante “REDSERVI” y los servicios de la marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso “RED SERVI” por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los servicios de un signo no están directamente ligados a los servicios de la marca, asumiendo así un origen empresarial compartido. 74.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201550, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un 50 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP Dra. María Elizabeth García González. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 75.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca nominativa previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales51: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 76. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay identidad entre el signo y la marca analizada, conexión competitiva entre los servicios que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000. 77.
Ahora bien, la demandante argumentó que el signo cuestionado le pertenece en virtud del derecho preferente consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000 debido a que ostenta la titularidad de la marca nominativa “SERVIRED”52 y, por ende, el signo solicitado es derivado de la marca anteriormente registrada. 78. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Interpretación Prejudicial 700-IP-2018 indicó: “[…] 4.7 Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo especifico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente deber ser ejercido […]” (negrilla fuera de texto). 79.
La Sala concluye que no es procedente el argumento de la demandante basado en el derecho preferente consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, pues el signo solicitado “REDSERVI” no cumple con los requisitos esenciales para ejercer dicho derecho. De acuerdo con la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho preferente solo puede invocarse cuando el signo objeto de protección es idéntico o presenta modificaciones 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 52 Certificado 510.199. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio secundarias y accesorias que no alteren la esencia denominativa, gráfica o conceptual de la marca previamente cancelada. 80.
En este caso, aunque el signo solicitado “REDSERVI” comparte elementos comunes con la marca cancelada “SERVIRED”, la disposición y estructura de sus componentes difiere significativamente. La alteración en el orden de los elementos “RED” y “SERVI”, así como su presentación en un conjunto distinto, transforma la percepción del signo, de manera que no puede considerarse una derivación directa o accesoria de la marca previamente registrada.
Por tanto, al no conservar la esencia identificadora de “SERVIRED”, el signo solicitado no puede ser protegido bajo el derecho preferente invocado por la demandante, lo que desvirtúa el fundamento jurídico de su pretensión. 81. En relación con las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201653 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.
En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro 53 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2016. Rad.: 2013-00141-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar […]” (negrilla fuera de texto). 82.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala observa que el signo “REDSERVI”, no constituye una derivación de la marca nominativa “SERVIRED”, previamente concedida y de titularidad del demandante. 83. Por lo anterior, la Sala considera que los opositores Inverluna y Cía S. en C.A. y Biggins Investing Corp. sí contaban con la legitimación en la causa para actuar, ya que la existencia de sus marcas les otorgaba la facultad de ejercer su derecho de oposición en la actuación administrativa. 84.
La Sala destaca que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la mencionada Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 85.
Adicionalmente se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 86.
En conclusión, la Sala considera que al existir identidad entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada y conexidad competitiva y riesgo de asociación entre los servicios protegidos por ella, el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, por lo que la decisión de la SIC fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente y no se vulneró lo dispuesto en los artículos 136 literal a), 151 y 168 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 87.
Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00082-00 Demandante: Global Investment & Trading Management Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.