CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited, hoy Mafer Real Estate Holdings, S.L. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Fundación Mapfre, Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Tema: Registro del signo “MAFER” (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 1331 de 22 de enero de 20141 y 20630 de 27 de abril de 20152, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Mafer International Holdings Limited. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Mafer International Holdings Limited, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de Resolución N° 1331 de 22 de enero de 2014 expedida por Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se niega a MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED el registro de la marca MAFER (mixta) para identificar servicios de clase 36 de la clasificación Internacional de Niza. 1 Folios 11 a 16 y 66 a 68 C pp.
“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 17 a 19 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 32 a 44 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Segunda; Que se declare la nulidad de la Resolución N° 20630 del 27 de abril de 2015 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirmó la Resolución N° 1331 de 22 de enero de 2014 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.
Tercera: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED el registro de la marca MAFER (mixta) para identificar “exclusivamente servicios de promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a terceros; administración de inmuebles; corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler; arrendamiento de inmuebles”, servicios comprendidos en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Cuarta; Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Quinta; Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”4 (mayúscula y negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que Mafer International Holdings Limited solicitó el registro como marca del signo mixto “MAFER”, para identificar los servicios de la clase 366 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a terceros; administración de inmuebles, corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler, arrendamiento de inmuebles […]”. 4.
Anotó que, mediante la Resolución 1331 de 22 de enero de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER”, por cuanto era confundible con la marca mixta “MAPFRE”, de la Fundación Mapfre7, para identificar servicios en la misma clase, esto es, “[…] seguros […]”8. Señaló que, contra dicha decisión, la demandante presentó recurso de apelación. 5.
Mencionó que, mediante la Resolución 20630 de 27 de abril de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 1331. 4 Folio 33 C pp. 5 Folios 26 a 27 C pp. 6 Versión 10. 7 Certificado 126.695. Versión 7. Marca cedida a la sociedad Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 8 Marca cancelada parcialmente por las Resoluciones 31633 del 26 de junio de 2009, 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011. en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “[…] negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”.
Folios 122 a 128, 129 a 130 y 131 a 135 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantado la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Mafer International Holdings Limited, al considerar que era confundible con la marca mixta “MAPFRE” de la Fundación Mapfre, que protege servicios de la clase 36, lo que implicó el desconocimiento del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 8.
Subrayó que el signo solicitado por la demandante visto en su globalidad presenta diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas respecto de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que “[…] se descarta la posibilidad de que el consumidor las confunda y llegue a pensar, razonablemente, que está frente a una misma marca o que al adquirir los servicios ampararos por la primera esté adquiriendo aquellos amparados por la segunda […]”. 9.
Precisó que, el signo mixto “MAFER” presenta un gráfico evocativo de un techo relacionado con bienes raíces, además que alude al nombre femenino “Mafe” de “María Fernanda”, de pronunciación fácil y fluida. Por su parte, la marca mixta “MAPFRE” de la Fundación Mapfre presenta un gráfico representativo de un trébol de tres hojas, su elemento nominal es un nombre arbitrario de difícil expresión al exigir una pronunciación poco natural al estar cortada por la letra “P” que le resta fluidez a la articulación de la palabra. 10.
Señaló que la SIC no tuvo en cuenta que los servicios del signo solicitado y la marca previamente registrada representan concepto o ideas disímiles que favorecen la diferenciación y la prevención del riesgo de confusión, al no presentar criterios de conexidad. 11. Explicó que las compañías de seguros no pueden prestar ningún tipo de servicio diferente a las operaciones de seguros, bajo las modalidades y ramos para los cuales estén expresamente autorizados, no pudiendo incursionar en actividades relacionadas con la prestación de servicios inmobiliarios. 9 Folios 27 a 38 del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.
Agregó que, los servicios de seguros no comparten los mismos medios de publicidad en los que se promocionan los servicios de negocios inmobiliarios, sobre todo si se tiene en cuenta que el consumidor de un servicio de seguros busca satisfacer necesidades de aseguramiento de riesgos o contingencias, para lo cual recurre a compañías de financiación de seguros debidamente autorizados y no a un agente inmobiliario. 13.
En ese contexto, concluyó que los servicios objeto de la solicitud de registro y los de seguros amparados por la marca antecedente “[…] no son iguales, ni similares, y ni siquiera afines, no se comercializan en el mismo mercado, no satisfacen las mismas finalidades de los consumidores y estos son poco proclives a verse confundidos al ser consumidores especializados […]”.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que, de conformidad con los actos administrativos demandados, el signo “MAFER” presenta similitudes susceptibles de generar confusión de inducir a error al público, por lo tanto, su coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores. 15.
Explicó que el signo solicitado reproduce parcialmente la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada y pese a la variación en el elemento denominativo y gráfico, no existe una clara diferenciación con el signo registrado, toda vez, que hay similitud fonética en el componente denominativo de los signos, esto es, entre las expresiones MAFER y MAPFRE. 16.
Sostuvo que puede ocurrir que los usuarios crean qua están adquiriendo servicios qua compartan el mismo origen empresarial y, por ende, las mismas características, cuando en realidad se trata da empresarios distintos. II.2. Intervención de la sociedad Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.11 17.
La sociedad Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que el signo mixto demandado "MAFER" presenta un grado de semejanza alto con su marca mixta “MAPFRE” que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor. 10 Folios 99 a 107 C pp. 11 Folios 112 a 121 del C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 18.
Indicó que, el hecho que el signo solicitado presente un gráfico evocativo de un techo y que desde el aspecto nominal se aluda al nombre femenino “MAFER”, son diferencias secundarias que en nada cambian la semejanza que los signos tienen en su conjunto, toda vez que el elemento denominativo suele ser el preponderante. 19. Manifestó que los servicios del signo y la marca guardan estrecha relación que generaría un riesgo de confusión directa e indirecta del consumidor, toda vez que, gran variedad de seguros garantiza los eventuales riesgos de negocios que a diario se manejan y que corresponden a los servicios que pretenden amparar el signo solicitado, por lo que no había elementos de juicio que corroboren que los actos acusados desconocen el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
II.3. Intervención de la Fundación Mapfre 20. La fundación Mapfre a pesar de haber sido notificada en debida forma12 no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 21. La sociedad Mafer International Holdings Limited presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 25 de septiembre de 201513, en contra de las Resoluciones 1331 de 22 de enero de 2014 y 20630 de 27 de abril de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 22.
Mediante auto de 8 de febrero de 201614, se admitió la demanda y se dispuso a notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la Fundación Mapfre y la sociedad Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. El 14 de octubre de 201615, se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 23.
Por autos de 19 de octubre de 2017, 29 de junio y 18 de septiembre de 201816, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 16 de noviembre de 201817. 24. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que remitiera copia del certificado 126.695 y copia de las Resoluciones 31633 de 26 de junio de 2009, 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011. 12 Folio 129 C pp. 13 Folio 32 C pp. 14 Folios 47 a 49 C pp. 15 Folio 49 vto.
C pp. 16 Folios 160, 170 y 179 C pp. 17 Folios 188 a 195 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 25. Mediante auto de 28 de febrero de 201918, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 26.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 157-IP-2019 de 26 de julio de 201919, en la que interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio el artículo 151 ibidem, con el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente. 2. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud fonética, ortográfica 1.1. Dado que en el procedimiento interno se discute si el signo solicitado MAFER (mixto) y la marca MAPFRE (mixta), previamente registrada, podría ser confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad. […] 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] 18 Folio 234 y vto.
C pp. 19 Índice 56 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo MAFER (mixto) y la marca MAPFRE (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y un gráfico. […] 3.
Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. En el proceso interno se alegó que no existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto; en ese sentido, corresponde analizar este tema. […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre si de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 3.5.
Los criterios de sustituibilidad (intercambialidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios […]” (mayúscula y negrilla del original). 27.
Por auto de 12 de febrero de 202120, se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 28.
En el término para alegar de conclusión, la sociedad Mafer International Holdings Limited, hoy Mafer Real Estate Holdings, S.L. 21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la Fundación Mapfre y la 20 Índice 68 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 75 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 76 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sociedad Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. guardaron silencio. 29.
El Ministerio Público rindió concepto 22 – 27 de 31 de enero de 202223, en el que consideró que las súplicas de la demandada deben acogerse favorablemente, por cuanto, en lo gráfico, ortográfico, fonético y conceptual o ideológico existen nociones adicionales que le otorgan distintividad. 30. Además, aseguró que, a pesar de que el signo solicitado y la marca previamente registrada tienen la misma clase, no generaba confusión en el consumidor, por cuanto “[…] pude diferenciar una marca de las otras gracias a las expresiones que las complementan, […] y el orden en el que están escritas […]”.
Agregó que, el criterio de complementariedad resulta inaplicable toda vez que el signo y la marca comparadas no distinguen en realidad el mismo tipo de servicios. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 31. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 32. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 1331 de 22 de enero de 201425 y 20630 de 27 de abril de 201526, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Mafer International Holdings Limited. 33.
La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “MAFER” solicitado para identificar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta “MAPFRE” para distinguir servicios en la clase 36 del mismo nomenclátor, previamente registrada a favor de la Fundación Mapfre, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000. 23 Índice 73 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 25 Folios 11 a 16 y 66 a 68 C pp.
“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 26 Folios 17 a 19 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 34. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.
IV.3. La identificación de los actos demandados 35. La sociedad Mafer International Holdings Limited solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 1331 de 22 de enero de 201427 y 20630 de 27 de abril de 201528, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
IV.4. Análisis del caso concreto 36. La SIC, mediante los actos administrativos acusados negó el registro como marca al signo mixto “MAFER” para distinguir servicios comprendidos en la clase 3629 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son, “[…] promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a terceros; administración de inmuebles, corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler, arrendamiento de inmuebles […]”. 37.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro como marca del signo mixto “MAFER” para distinguir servicios de la clase 36, sin considerar que no era confundible con la marca mixta previamente registrada “MAPFRE” de la Fundación Mapfre, que protege servicios de la clase 3630, este es “[…] seguros […]”31. 38.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 157-IP-2019 de 26 de julio de 2019, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio el artículo 151 ibidem, con el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 39.
Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 27 Folios 11 a 16 y 66 a 68 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 28 Folios 17 a 19 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 29 Versión 10. 30 Certificado 126.695. Versión 7. Marca cedida a la sociedad Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 31 Marca cancelada parcialmente por las Resoluciones 31633 del 26 de junio de 2009, 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011. en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “[…] negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”.
Folios 122 a 128, 129 a 130 y 131 a 135 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 40. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor32: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 41.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signo cuestionado de la sociedad Mafer International Holdings Limited33 (mixta) Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por la Fundación Mapfre34 (mixta) Registro 126.695.
Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Fundación Mapfre quien la cedió a Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 42. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “MAFER”, a nombre de la sociedad Mafer International Holdings Limited, con la marca mixta “MAPFRE”, previamente registrada por la Fundación Mapfre, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 43.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y la marca objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 44. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo 33 Folios 10 y vto.
C pp. 34 Folio 208 C pp. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 45. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 46.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”35. 47.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “MAFER”, de la clase 36, así como la marca “MAPFRE” de la misma clase, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 48.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo “MAFER” de la demandante y la marca “MAPFRE” del tercero con interés en el resultado del proceso, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, con el fin de determinar el grado de confusión y riesgo de asociación que pueda existir entre las mismas, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales. 35 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 49. Así pues, corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontada respecto de la unidad de las expresiones que los conforman.
En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado M A F E R 1 2 3 4 5 Marca previamente registrada M A P F R E 1 2 3 4 5 6 50. De la revisión de las mismas, la Sala advierte la similitud entre signo cuestionado "MAFER" y la marca previamente registrada "MAPFRE", lo cual puede inducir a confusión en el público consumidor.
En efecto, los signos comparten una disposición vocálica similar (“A-E”), una raíz idéntica (“MA”), el mismo número de sílabas (dos) y una similar secuencia de consonantes ("M-F-R" frente a "M-P-F-R"), lo que lleva a que el signo cuestionado “MAFER” no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada. 51.
La Sala advierte que la inclusión de la letra “P” de la marca y el cambio de posición de la letra “R” del signo solicitado, no son suficientes para conferir al signo solicitado la distintividad requerida. Estas modificaciones menores no alteran la percepción general de los signos por parte del consumidor medio, por lo que no le otorga suficiente distintividad. 52.
En sentencia de 9 de julio de 202036, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020.
Rad.: 2009-00118-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 53. Por tanto, en el caso sub examine, el signo cuestionado “MAFER” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la previamente registrada “MAPFRE”. 54.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es idéntica, ya que coinciden en la raíz “MA”, la misma secuencia vocal “A-E”. y similar secuencia de las consonantes, esto es, “M-F-R” frente a “M-P-F-R”, salvo por la introducción de la letra “P” y el cambio de ubicación de la letra “R”, que no resultan suficientes para superar la similitud. 55.
La letra “P” es una consonante oclusiva bilabial sorda, cuya pronunciación tiene un sonido breve y suave, lo que permite que se integre casi imperceptiblemente dentro de la secuencia fonética general del signo. En este caso, su sonido no rompe la continuidad fonética entre las vocales “A” y “E”, ni aporta una variación significativa que permita distinguir ambos signos de manera clara. 56.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: MAFER – MAPFRE – MAFER – MAPFRE – MAFER MAFER – MAPFRE – MAFER – MAPFRE – MAFER MAFER – MAPFRE – MAFER – MAPFRE – MAFER MAFER – MAPFRE – MAFER – MAPFRE – MAFER 57. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que la partícula “MAFER”37 es una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores y no tienen un significado conceptual o ideológico propio en el idioma castellano, por lo que es de fantasía. 58.
Respecto de la marca mixta “MAPFRE”, del tercero con interés en el resultado del proceso, la Sala precisa que no tiene un significado conceptual propio en el idioma español38, por lo que no es comúnmente conocido o utilizado por un consumidor colombiano. 59. Esta Sección39 ha considerado que un acrónimo “[…] es la unión de palabras y no el significado del término en sí mismo y, por el otro, el consumidor no asociará la denominación de la marca con el significado de las palabas que individualmente consideradas componen el acrónimo […]”.
En ese sentido, el acrónimo “MAPFRE” carece de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que resulta 37 https://www.dle.rae.es. Consultado el 21 de enero de 2025. 38 https://www.dle.rae.es. Consultado el 22 de enero de 2025. Corresponde a un acrónimo que nació en España en 1933 referente a la “Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Fincas Rústicas de España” con el fin de asegurar a los trabajadores de las explotaciones agrícolas. 39 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de mayo de 2024. Rad.: 2021 – 00453. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ser una expresión de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque40. 60.
En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 61. La Sala pone de presente que esta Sección en sentencia de 17 de noviembre de 2023, en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos41, decidió negar las pretensiones de la demanda, al considerar que la partícula “MAFER” en la clase 35 y la marca “MAPFRE” en la clase 36, son similares ortográfica y fonéticamente, que la primera es de fantasía, y, por lo tanto, no es posible realizar una comparación desde este enfoque.
Así lo consideró: “[…] Comparación ortográfica […] 52. Sobre este aspecto, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que el signo mixto MAFER está compuesto de dos silabas (MA- FER), tres consonantes (M-F-R) y dos vocales (A-E). En tanto, la marca registrada MAPFRE, tiene dos silabas (MAP-FRE), cuatro consonantes (M-P- F-R) y dos vocales (A-E). 53.
La Sala considera que el signo y la marca en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos están conformados por dos sílabas, comparten tres consonantes (M-F-R) y las dos vocales (A-E). Ahora bien, se precisa que la letra P de la marca previamente registrada, y el cambio de posición de la consonante R en la composición ortográfica del signo solicitado, no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlos. 54.
Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre los signos distintivos comparados considerando la fuerte identidad ortográfica entre ambos, comoquiera que lo único que los diferencia es la introducción de la letra P en la marca previamente registrada y el cambio de posición de la letra R dentro del signo mixto solicitado.
Comparación Fonética […] Comoquiera que, al pronunciar los signos distintivos cotejados de manera sucesiva y alternativa, se advierte que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia en su secuencia vocálica, de manera que, al pronunciarlos, tienen un impacto sonoro parecido. 57. Asimismo, las palabras comparten el uso de las mismas consonantes, salvo por la introducción de la letra “P”, y el cambio de ubicación de la “R”, diferencias 40 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de noviembre de 2023.
Rad.: 2014-00606-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que no resultan suficientes para superar la similitud y por lo tanto no dotan de distintividad al signo solicitado. 58.
En suma, la Sala considera que los signos distintivos enfrentados, al introducir la letra P y cambiar de posición la R, no hace que el impacto fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten el mismo número de silabas, tres consonantes y su composición vocálica es similar, que al ser pronunciadas resaltan evidentes las semejanzas, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre el signo y la marca enfrentada.
Comparación Ideológica […] 60. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, la expresión MAFER no tiene significado en el idioma español y, en ese sentido, corresponde a un término de fantasía, por lo que no podría realizarse el cotejo desde el punto de vista ideológico […]” (mayúscula del original). 62. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 63.
La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 64.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201842 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. 42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 65. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 66.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “MAFER” fue solicitada para proteger los servicios de la clase 3643 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, “[…] promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a terceros; administración de inmuebles, corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler, arrendamiento de inmuebles […]”. 67.
La marca previamente registrada, identifican los siguientes servicios en la misma clase “[…] seguros […]”44. 68. Al analizar la relación entre los servicios asociados al signo solicitado “MAFER” y la marca previamente registrada “MAPFRE”, además de compartir la misma categoría, se observa que existe una conexión significativa basada en complementariedad y 43 Versión 10. 44 Marca cancelada parcialmente por las Resoluciones 31633 del 26 de junio de 2009, 25636 de 19 de mayo de 2010 y 58330 de 26 de octubre de 2011, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “[…] negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”.
Folios 122 a 128, 129 a 130 y 131 a 135 C pp. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio canales de comercialización, lo que puede derivar en una confusión para los consumidores sobre el origen empresarial de los servicios45. 69.
Si bien el criterio de sustibilidad no puede darse, por cuanto un contraro de venta arriendo o administración no puede intercambiarse por un contrato de seguro, el criterio de complementariedad si se presenta, toda vez que, el signo solicitado ampara servicios de promoción de bienes inmuebles para su posterior venta y/o alquiler a terceros; administración de inmuebles, corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler, arrendamiento de inmuebles.
Por su parte, la marca registrada protege servicios de seguros. Aunque los primeros se centran en la venta, alquiler y administración de bienes inmuebles, también hacen uso o pueden llegar a requerir de la cotización de seguros inmobiliarios para la adquisición de pólizas de arrendamiento, pólizas todo riesgo para la construcción, pólizas de cumplimiento de obras civiles o seguros de vida para créditos hipotecarios o leasing. 70.
Lo anterior comoquiera que, usualmente, el consumidor que está interesado en comprar una propiedad o desarrollar un proyecto inmobiliario deba recurrir a un seguro que ampare la ejecución del negocio, las pérdidas y daños materiales de los bienes asegurados durante su construcción o el saldo insoluto de la deuda que se adquiera para el pago de un crédito hipotecario. 71.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. La relación de complementariedad sugiere que la prestación de servicios de gestión financiera crea una conexión en la percepción del consumidor. Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad. 72.
Aunado a lo anterior, ambos servicios utilizan canales de comercialización similares, como folletos, prensa, revistas especializadas y plataformas digitales. Estas coincidencias en los medios de publicidad generan un punto de contacto directo entre los signos y fortalecen la posibilidad de confusión respecto a su origen empresarial. 73.
Además, los servicios están dirigidos a un público objetivo similar, compuesto tanto por individuos como por empresas interesadas en bienes inmuebles y recursos financieros, lo cual amplifica la percepción de relación entre ambos. La especialización de los canales, como las plataformas de servicios financieros e inmobiliarios, refuerza esta conexión. 74.
Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los servicios de “MAFER” de la demandante y los servicios de 45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507.
MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “MAPFRE” del tercero con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario. 75.
En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los servicios del signo solicitado por la demandante “MAFER” y los servicios de la marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso “MAPFRE” por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los servicios de un signo no están directamente ligados a los servicios de la marca, asumiendo así un origen empresarial compartido. 76.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201546, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 77.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca mixta previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales47: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la 46 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 78. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca analizada, conexión competitiva entre los servicios que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, por la que el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado. 79.
Por lo anterior, la Sala considera que la SIC negó el registro del signo "MAFER" para amparar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, conforme con la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 80.
Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00494-00 Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.