11001032400020090053700 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL INGENIEROS S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: HL COMBUSTIBLES S.A. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad HL Ingenieros S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, la cual fue adecuada en el auto admisorio a nulidad relativa de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, contra las resoluciones números: i) 15871 del 31 de marzo de 2009, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio1 concedió el registro de la marca «HL COMBUSTIBLES» para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) 21785 de 30 de abril de 2009, mediante la cual se resolvió recurso 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. de reposición en contra de la anterior decisión en el sentido de confirmarla, y iii) 29497 de 16 de junio de 2009, mediante la cual se resolvió recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisiones apeladas.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad HL Ingenieros S.A. a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1.1. Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 15871 de fecha 31 de marzo de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual concedió el registro de la marca HL COMBUSTIBLES S.A. a favor de la sociedad HL COMBUSTIBLES S.A. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 21785 de fecha 30 de abril de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, la cual confirmó la resolución No. 15871 de marzo de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 29497 de fecha 16 de junio de 2009, proferida por el Superintendente delegado para la propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 15871. CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del CCA.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial.” 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad HL Combustibles S.A. solicitó el registro de la marca “HL COMBUSTIBLES S.A.“ para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya solicitud se tramitó en el expediente administrativo núm. 08-042938. 1.2.2.

El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, estando dentro del término legal, la 3 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. sociedad HL Ingenieros S.A. presentó oposición al registro de la marca “HL COMBUSTIBLES S.A.“, basándose en el registro “HL INGENIEROS“, que identifica los servicios de la Clase 37 de la Calificación Internacional de Niza. 1.2.3.

La SIC expidió la resolución 15871 de fecha 31 de marzo de 2009, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió y ordenó el registro de la marca “HL COMBUSTIBLES S.A.“, para distinguir productos de la Clase 37 de la Calificación Internacional de Niza. 1.2.4. La sociedad HL Ingenieros S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión contenida en la anterior resolución. 1.2.5.

Mediante la resolución 21785 de fecha 30 de abril de 2009, la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la resolución 15871 de fecha 31 de marzo de 2009. 1.2.6. Mediante resolución 29497 del 16 de junio de 2009, la SIC resolvió el recurso de apelación presentado resolviendo confirmar las decisiones apeladas. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con los actos controvertidos la entidad demandada vulneró las siguientes normas: el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el primero, por falta de aplicación, por cuanto la marca “HL COMBUSTIBLES S.A.”, solicitada por la sociedad HL Combustibles S.A., no cumple con los requisitos exigidos para que sea procedente su registro, correspondientes a la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Acorde con lo anterior, señaló que debido a la evidente identidad entre la marca “HL COMBUSTIBLES S.A.” y la marca previamente registrada “HL INGENIEROS”, se podía concluir que la marca “HL COMBUSTIBLES S.A.”, no era suficientemente distintiva para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación 4 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. Internacional de Niza.

Y, en relación con el segundo de los artículos indicados, explicó que, al carecer de distintividad la marca “HL COMBUSTIBLES S.A.”, no cumplía con los requisitos para ser registrada por cuanto se asemeja a una marca anteriormente registrada. II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 27 de julio de 2010, el entonces magistrado sustanciador adecuó la demanda a nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la admitió y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas.

Igualmente ordenó la notificación a la sociedad HL Ingenieros S.A. y al Ministerio Público2. 2.2. De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda. Frente a la presunta vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, explicó que en este caso no se vislumbra violación de ese artículo, porque la marca “HL COMBUSTIBLES S.A.” cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica que debe reunir toda marca para que sea registrable.

Y frente a la presunta vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, señaló que, en el presente caso, la marca "HL COMBUSTIBLES S.A." fue solicitada para distinguir "servicios prestados por estaciones de servicios (bomba), lavado y lustrado de vehículos, engrase", los cuales se encuentran incluidos en la clase 37 del nomenclátor internacional, lo que evidentemente denota una cobertura delimitada de los servicios de dicha clase, mientras que la marca opositora "HL INGENIEROS" fue registrada para distinguir servicios de "construcción, reparación, servicios de instalación", servicios 2 Folios 88 al 89 de expediente principal 5 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. que, aunque también están incluidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se observa una cobertura delimitada de los servicios incluidos en la mencionada clase, con lo que evidentemente se denota una gran diferencia entre los canales que se utilizan en la comercialización de los servicios amparados por las marcas enfrentadas. 2.2.2.

La sociedad HL Combustibles S.A., a través de apoderado judicial, contestó la demanda y advirtió la existencia de varios casos en los cuales el elemento diferenciador era el gráfico en las marcas de pocas letras, lo cual las hace marcas débiles. Explicó que los elementos genéricos INGENIEROS y COMBUSTIBLES hacen una gran diferencia frente a las marcas en conflicto puesto que no existe relación entre sus objetos sociales, ni las palabras tienen connotaciones parecidas.

De otra parte, señaló que frente a la relación de los servicios ofrecidos a pesar de que ambas marcas corresponden a la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, es claro que los servicios de una firma de ingenieros son totalmente diferentes a los que prestan las estaciones de servicio, lo cual impide la existencia de confusión de los consumidores de los servicios prestados por cada una de las marcas.

III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto del 21 de marzo de 2013 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas3, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3 Folios 150 a 151 del expediente 6 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. 3.1.2.

Del tercero con interés Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.3. De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas y se decretó librar oficio a la SIC para que certificara la vigencia, alcance y titularidad de las marcas en conflicto. La SIC, dando cumplimiento a lo ordenado en el auto de pruebas, mediante escrito de mayo de 20134, allegó lo solicitado.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Mediante auto de 8 de junio de 2016 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión. 4.2.1. La SIC, mediante escrito de alegatos de conclusión presentado el 17 de junio de 2016, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.2.2.

El tercero con interés, mediante escrito de alegatos de conclusión presentado el 24 de junio de 2016, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.2.3. La parte demandante, mediante escrito de alegatos de conclusión presentado el 23 de junio de 2016, reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4.3.4 El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. 4 Folios 154 a 156 del expediente 7 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 46-IP-20155, interpretó el alcance y contenido del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

VI. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de agosto 29 de 2022, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro 381929, correspondiente a la marca mixta «HL COMBUSTIBLES S.A», cuyo titular es HL Combustibles S.A, y cuya nulidad se pide en este proceso. A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde marzo 31 de 2019, al no haber sido renovada.

De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 14 y el 16 de septiembre de 2022, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación, de conformidad con la constancia secretarial6 de fecha 26 de septiembre de 2022. III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20197, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5 Folios 169 a 186 del expediente. 6 Anotación número 68 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. 6.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Si bien en este punto sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, la Sala advierte que, como ya se señaló, la marca mixta «HL COMBUSTIBLES S.A», identificada con el registro marcario 381929, otorgada a favor de HL Combustibles S.A., quien obra como tercero con interés en el presente proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 31 de marzo de 2009 hasta el 31 de marzo de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI de la entidad demandada, así: 9 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditado la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta «HL COMBUSTIBLES S.A», cuya nulidad se solicitó en la demanda pendiente de decisión, registro que, como antes se explicó, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que establece lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo de 18 de febrero de 20218, en el cual se precisó que, cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando esos derechos pierden vigencia, así mismo desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja9. 8 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008-00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 9 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 10 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. Con lo anterior, es claro que el aspecto determinante que en un caso como el de autos hace posible terminar el proceso, es que desaparezca el interés particular que motivó el ejercicio del medio judicial contra un registro de marca, a partir de la sobreviniente inaplicabilidad de la causal de nulidad invocada, como ocurre en este caso por haber caducado el registro marcario cuya nulidad se solicitaba, es decir, la marca «HL COMBUSTIBLES», de propiedad del tercero con interés en el presente proceso.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo10, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocada(s) ha(n) devenido inaplicable(s), al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada.11 Ahora bien, en relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: • Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabilidad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 10 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002- 00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 11 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. • Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

El Tribunal Andino de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda la adopción de una decisión de fondo. 12 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A. Lo anterior tiene sustento en que, al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad de este resultaría inane, al paso que al abstenerse del mismo se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

En ese orden de ideas, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. Por tal razón, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que, al momento de resolverse esta acción, han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. 13 Radicado: 11001-03-24-000-2009-00537-00 Demandante: HL Ingenieros S.A.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.