CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Laboratorios Bussié S.A. Tema: Registro como marca del signo “DOXIDAN” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 83655 de 29 de diciembre de 20141 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo nominativo “DOXIDAN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Laboratorios Bussié S.A. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad Laboratorios Provet S.A.S., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…]
PRIMERO: Que se declare la nulidad de la resolución No. 83655 del 29 de diciembre de 2014 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 14-144727, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa DOXIDAN para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, antibióticos veterinarios; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, productos comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza que se aplica a las Marcas y Producto y Servicios a favor de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio – Dirección de Signos Distintivos cancelar el certificado de registro No. 509738 asignado a la marca nominativa 1 Folios 14 y 15 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 2 Folios 40 a 49 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio DOXIDAN para distinguir productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en este proceso.
QUINTO: Condenar en costas a la entidad demandada […]”3 (negrilla y mayúsculas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que la sociedad Laboratorios Provet S.A.S. registró la marca nominativa “DOXICAN” para reivindicar productos de la clase 5ª5 del nomenclátor internacional, a saber: “[…] productos farmacéuticos de uso veterinario […]”. 4.
Adujo que, el 7 de julio de 2014, la sociedad Laboratorios Bussié S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “DOXIDAN” para distinguir productos de la clase 5ª6, estos son: “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios, antibióticos veterinarios; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 5.
Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 700 de 21 de julio de 2014, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 6. Anotó que, a través de la Resolución 83655 de 29 de diciembre de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “DOXIDAN” para distinguir productos de la mencionada clase 5ª.
I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamento de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150. 3 Folio 41 C pp. 4 Folios 41 y 42 C pp. 5 Certificado 449063.
Versión 9. 6Folios 16 y 17 C pp. Versión 10. 7 Folios 42 a 47 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “DOXIDAN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, sin tener en cuenta que es similarmente confundible con la marca “DOXICAN” que amparan productos de la misma clase. 9.
Explicó que la marca concedida reproduce la marca previamente registrada, sin que el cambio de la consonante “D” por una “C” aporte distintividad. Asimismo, se advierte similitud ortográfica porque ambas poseen una palabra de tres sílabas, con la misma secuencia vocálica, raíces y terminaciones. 10. Argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas registradas comoquiera que distinguen productos farmacéuticos y veterinarios, presentes en la misma clase del nomenclátor internacional, se comercializan y publicitan bajo los mismos canales; y tiene una misma finalidad. 11.
Precisó que el cotejo marcario entre dos marcas que amparan productos farmacéuticos de la clase 5ª del nomenclátor internacional debe ser más estricto, en atención a que el consumidor podría confundirse al comprar dichos productos en el mercado. 12. Finalmente, adujo que la SIC debió realizar, de oficio, el examen de registrabilidad de la marca concedida, respecto de la marca previa DOXICAN, aunque no se hubieren presentado oposiciones, por lo que desconoció su obligación de proteger dicho registro marcario.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14.
Explicó que las marcas no son semejantes ortográficamente, puesto que su composición vocálica y consonántica es distinta, por lo que son diferenciables. 15. Sostuvo que “[…] no existía posibilidad alguna de que se presentara riesgo de confusión o asociación, sin embargo, de haberse presentado, con el paso del tiempo y la omisión o pasividad de la sociedad demandante, revela una aceptación de la 8 Folios 107 a 111 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio concesión del registro debatido por parte de aquella, además de diluirse o desaparecer el riesgo de confusión o asociación que ha admitido de forma tácita la sociedad demandante con ocasión del silencio en el ejercicio de sus derechos ante la autoridad competente en sede administrativa.
De esta forma, ningún reproche podría hacérsele al proceder de esta entidad, pues la pasividad de la sociedad demandante solo puede ser atribuible a esta, pues al no advertir de forma oportuna a esta entidad la existencia de riesgo de confusión o asociación, para proteger conforme con las finalidades de la norma comunitaria los intereses del consumidor general […]”. 16.
Manifestó que, con ocasión de la coexistencia pacífica de ambas marcas por 4 años, ha desaparecido cualquier riesgo de confusión o asociación en el mercado. II.2. Contestación de la sociedad Laboratorios Bussié S.A.9 17. La sociedad Laboratorios Bussié S.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante.
En ese sentido, argumentó que entre las marcas existe la coincidencia de las letras (D-O-X-I) que corresponde a la generalidad del principio activo “DOXICILINA”, por lo que la raíz es de uso común. 18. Indicó que la marca “DOXIDAN” es evocativa del principio activo, junto con la simple expresión DAN, por lo que, en su conjunto, no es de conocimiento común sino de fantasía y, en consecuencia, distintiva y registrable. 19.
Adujo que no existe similitud fonética en tanto que la pronunciación de las marcas es, por un lado, “DOXI-DAN” y, por el otro, “DOXI-CAN”. De allí que, si bien comparten la misma raíz ideológica, su impacto fonético es disímil, en tanto que la “D” suena diferente a la “C”. III. TRÁMITE DEL PROCESO 20. La sociedad Laboratorios Provet S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 14 de diciembre de 201610 en contra de la Resolución 83655 de 29 de diciembre de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 21.
Por auto de 18 de septiembre de 201711 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Laboratorios Bussié S.A. El 20 de octubre de 201712 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 9 Folios 68 a 82 C pp. 10 Folio 1 C pp. 11 Folios 54 y 55 C pp. 12 Folio 55 vto C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 22.
A través de providencia de 31 de julio de 201813 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 8 de marzo de 201914. 23. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, el certificado de una marca y el expediente administrativo, el cual fue allegado por la parte demandada al proceso15; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 24.
Mediante auto de 30 de abril de 201916 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 400-IP-2019 de 11 de diciembre de 202017 dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151 ibidem.
Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ibidem, en la cual dicho tribunal consideró que: “[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, Literal b) del Artículo 135, Literal a) del Artículo 136 y del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486, por ser pertinentes. 2. No procede realizar la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que no se discute el concepto de marca ni los requisitos para su registro. Tampoco se interpretará el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, al no estar en discusión la distintividad intrínseca del signo solicitado. 3.
De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 13 Folio 117 C pp. 14 Folios 125 a 133 C pp 15 Folios 150 a 169 C pp 16Folios 139 a 143 C pp. 17 Folios 175 a 186 C pp 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.
Comparación entre signos denominativos […] 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciables, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones de los productos identificados por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna con su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor la idea sobre el signo que le permite diferenciarlos de otros existentes en el mercado. […] 3.Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 3.4.
Para determinar sí existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 4.Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.3 A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones.
La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. […] […] 4.5 La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina […]” (mayúscula, subraya y negrilla del original). 26.
Mediante auto de 5 de marzo de 202118 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 27. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Laboratorios Provet S.A.S.19 reiteró sus argumentos de nulidad.
Por su parte, la SIC, la sociedad Laboratorios Bussié S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 83655 de 29 de diciembre de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca al signo nominativo “DOXIDAN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Laboratorios Bussié S.A. 18 Folio 188 C pp. 19 Índice 43 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 30.
La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “DOXIDAN” solicitado para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa “DOXICAN”21 para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es Laboratorios Provet S.A.S., se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 150 y 151 ibidem, este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 31.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 32. La sociedad demandante solicitó se declare la nulidad de la Resolución 83655 de 29 de diciembre de 201422 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo nominativo “DOXIDAN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Laboratorios Bussié S.A. IV.4.
Análisis del caso concreto 33. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro como marca del signo nominativo “DOXIDAN” para distinguir productos de la clase 5ª23, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios, antibióticos veterinarios; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 34.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado es similarmente confundible con la marca “DOXICAN” de su titularidad. Ello, por cuanto la marca concedida reproduce la marca previamente registrada, sin que el cambio de la consonante “D” por una “C” aporte distintividad. Asimismo, indicó que existe conexidad competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos cotejados y, atendiendo a que son de la clase 5ª del nomenclátor internacional, la comparación debe ser más estricta.
Adicionalmente, adujo que la SIC debió realizar la comparación entre las marcas indicadas supra, aun cuando no se hubieran interpuesto oposiciones. 35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 400-IP-2019 de 11 de diciembre de 202024 dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151 ibidem.
Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ibidem, por cuanto no es objeto de controversia el 21 Certificado 449.063. Versión 9. 22 Folios 14 y 15 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 23Folios 16 y 17 C pp. Versión 10. 24 Folios 175 a 186 C pp 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio concepto de marca, los requisitos para su registro ni la irregistrabilidad de un signo por carecer de distintividad intrínseca. 36.
Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor25: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 25 Folios 175 a 186 C pp 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 38.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso26 DOXIDAN (nominativo) Titular: Laboratorios Bussié S.A. Certificado: 509.738 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por la parte demandante27 DOXICAN (nominativa) Certificado: 449.063 Titular: Laboratorios Provet S.A.S. Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 39.
Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 40.
Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “DOXI”, “DAN” y “CAN” que hacen parte de los signos distintivos cotejados, resultan ser de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados28.
“DOXI” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. ENDOXIN GENFAR S.A. 5ª 335.751 26 Folios 16 y 17 C pp. 27 Folio 158 C pp. 28 Consulta realizada el 25 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio LEDOXINA LEMERY, S.A. DE C.V. 5ª 327.770 CEDOXIL GRUPO UNIPHARM S.A. Y/O LABORATORIOS UNI S.A. 5ª 315.963 MADOXIL KYROVET LABORATORIES S.A. 5ª 376.042 DOXIFIN CURSO OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA. 5ª 284.177 “DAN” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. FLORIDAN ALPES CHEMIE S.A. 5ª 234.188 GIVAUDAN G GIVAUDAN SA 5ª 266.863 DANTOTSU SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 5ª 244.780 TRISEDAN MEGA LABS S.A. 5ª 248.763 “CAN” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. LINATECAN ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION 5ª 233.883 CANEX CAN TECHNOLOGIES, INC. 5ª 298.649 KETOCAN BLUEPHARMA COLOMBIA S.A.S. 5ª 255.359 41.
Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “DOXI”, “DAN” y “CAN” son de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común que forman parte de las marcas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al ser excluirlas se reducirían los signos distintivos 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y, además, no pueden fraccionarse al encontrarse unidas, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 42.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 43.
Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca concedida D O X I D A N 1 2 3 4 5 6 7 Marca previamente registrada D O X I C A N 1 2 3 4 5 6 7 44.
De la revisión de los signos distintivos, la Sala observa que tienen elementos comunes que permiten concluir una similitud entre las mismas. 45. En efecto, la marca concedida está compuesta por 1 palabra, 7 letras, 3 sílabas (DO-XI-DAN), 4 consonantes “D-X-D-N” y 3 vocales “O-I-A”, mientras que la marca registrada previamente consta de 1 palabra, 7 letras, 3 sílabas (DO-XI-CAN), 4 consonantes “D-X-C-N” y 3 vocales “O-I-A”.
De lo expuesto, la Sala advierte que, 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio comparten las dos primeras sílabas (DOXI), así como su terminación (AN), sin que el cambio de la letra “D” por la “C” las diferencie, y sin añadir elementos adicionales diferenciadores. 46.
En cuanto a la similitud fonética, se advierte que la pronunciación de las expresiones “DOXIDAN” y “DOXICAN” resulta similar, en tanto que ambas marcas comparten la misma secuencia sonora en las dos primeras sílabas “DO-XI”, así como una terminación idéntica “AN”, lo que da lugar a una entonación similar en su conjunto. 47. Cabe advertir que la única variación fonética se encuentra en la tercera sílaba, específicamente en la consonante “D” frente a la “C”, la cual, no genera un contraste sonoro significativo, ya que son fonemas oclusivos sonoros y sordos respectivamente, y su diferencia se diluye con la pronunciación fluida.
En consecuencia, la sustitución de la letra “D” por la “C” no constituye un elemento fonético distintivo suficiente que permita evitar el riesgo de confusión en el consumidor medio. 48. Al respecto, en sentencia de 18 de junio de 202029, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva, criterio que se prohíja en el caso sub examine.
Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 49. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tales semejanzas: DOXIDAN - DOXICAN - DOXIDAN - DOXICAN - DOXIDAN - DOXICAN DOXIDAN - DOXICAN - DOXIDAN - DOXICAN - DOXIDAN - DOXICAN DOXIDAN - DOXICAN - DOXIDAN - DOXICAN - DOXIDAN - DOXICAN DOXIDAN - DOXICAN - DOXIDAN - DOXICAN - DOXIDAN - DOXICAN 50.
Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala constata que la sonoridad entre los signos comparados es altamente similar, al punto de no percibirse diferencias sustanciales cuando se pronuncian en voz alta. Esta similitud se debe, principalmente, a las coincidencias ortográficas señalas supra, sin elementos adicionales de suficiente fuerza diferenciadora.
Ello, comoquiera que, se reitera, el cambio de la letra “D” por la “C” en la segunda sílaba, no las hace diferentes desde la perspectiva de su pronunciación de viva voz. 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
Cabe advertir que, como se precisó, las expresiones “DOXI”, “DAN” y “CAN” son comúnmente utilizadas en la clase 5ª, lo que debilita su capacidad distintiva. En consecuencia, la distintividad de la marca concedida mediante el acto acusado en el presente caso debe recaer en los demás elementos que lo conforman. 52. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que ambos signos comparten la partícula “DOXI”, la cual puede ser evocativa del principio activo doxiciclina, un antibiótico de amplio espectro utilizado en tratamientos médicos específicos.
Esta coincidencia resulta particularmente relevante si se tiene en cuenta que los signos comparados identifican productos farmacéuticos, por lo que la presencia de un componente evocativo de un principio activo refuerza la percepción de vinculación funcional entre ellos. 53. Asimismo, las sílabas finales “DAN” y “CAN” carecen de un contenido conceptual diferenciador.
Si bien “CAN” significa “M. 1. poét. perro (‖ mamífero cánido)”30, tal acepción no guarda relación directa con el sector farmacéutico, por lo que no cumple una función distintiva desde el punto de vista conceptual. 54. En este sentido, la Sala considera que, en su conjunto, ambos signos distintivos corresponden a expresiones de fantasía, toda vez que están compuestos por partículas que, si bien pueden tener cierto carácter evocativo, han sido combinadas de manera arbitraria, sin seguir una estructura conceptual reconocida, dando lugar a construcciones nuevas, producto del ingenio humano. 55.
Ciertamente, “DOXIDAN” como “DOXICAN”, en su conjunto, carecen de connotación semántica identificable, no remiten a ideas, conceptos o imágenes comunes en la mente del consumidor, y no evocan de manera clara alguna propiedad, efecto, aplicación o uso de los productos que pretenden distinguir. Si bien se ha advertido que la partícula “DOXI” podría evocar el principio activo doxiciclina y que la expresión “CAN” puede significar “perro”, tales asociaciones resultan indirectas y no configuran, por sí solas, un contenido semántico suficiente para desvirtuar el carácter fantasioso de los signos. 56.
En consecuencia, al tratarse de signos de fantasía sin contenido conceptual evidente, no es posible realizar una diferenciación desde este enfoque, lo que refuerza la necesidad de concentrar el análisis en los elementos ortográficos y fonéticos, en donde, como se ha señalado, sí existen coincidencias relevantes que configuran riesgo de confusión al existir una reproducción. 57.
Cabe advertir que, tratándose de signos distintivos destinados a identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el análisis de confundibilidad debe ser especialmente riguroso. Esto se justifica debido al impacto que una posible confusión podría tener sobre la 30 Consultado el 25 de junio de 2025 en https://www.rae.es/desen/can. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio salud de los consumidores, quienes, en muchos casos, no cuentan con conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas similares y dependen de la correcta identificación del producto para su uso adecuado.
En este contexto, incluso una semejanza ortográfica o fonética mínima puede generar riesgos significativos, tanto en el proceso de prescripción como al momento en el cual se entrega el medicamento en las farmacias o en veterinarias. 58. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas “DOXIDAN” y “DOXICAN” la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 59.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y la previamente registrada. 60. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 61.
La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 62. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201831 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 63. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos determinar dicha conexidad. 64.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 65. En el caso sub examine, la marca concedida “DOXIDAN” lo fue para distinguir productos de la clase 5ª, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios, antibióticos veterinarios; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 66.
Por su parte, marca nominativa “DOXICAN” también ampara productos de la clase 5ª32 del nomenclátor internacional, a saber: “[…] productos farmacéuticos de uso veterinario […]”. 32 Certificado 449063. Versión 9. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 67.
Al comparar los productos indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 68. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos de la clase 5ª identificados por las marcas confrontadas incluyen productos farmacéuticos de uso veterinario, lo que indica que están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga.
La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente. 69. En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir la misma necesidad de tratamiento veterinario para animales, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 70.
En particular, la Sala advierte que ambos signos amparan productos farmacéuticos veterinarios, lo que determina una identidad respecto de este tipo de bienes, al tratarse de productos del mismo género, destinados al mismo segmento del mercado. Sin perjuicio de que la marca “DOXIDAN” también ampare productos farmacéuticos en general, el análisis de conexidad se fundamenta en la coincidencia específica con los productos de uso veterinario, que también están cobijados por la marca previamente registrada “DOXICAN”.
Esta coincidencia refuerza el riesgo de asociación, en tanto los productos podrían ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados funcional o comercialmente. 71. Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos distintivos confrontadas dentro de la clase 5ª comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito veterinario.
En efecto, productos como antibióticos veterinarios, son un tipo de fármaco de uso veterinario y pueden ser consumidos conjuntamente con otros fármacos o formar parte de una misma estrategia terapéutica. Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se preció con antelación. 72.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, en el ámbito farmacéutico, es usual que ciertas preparaciones médicas se prescriban o consuman conjuntamente para lograr un efecto tratamiento integral. 73.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades terapéuticas o 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio veterinarias similares, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como clínicas veterinarias y establecimientos especializados en productos de salud y bienestar para los animales.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 74. Finalmente, como se consideró líneas atrás, tratándose de la clase 5ª, el análisis debe ser más riguroso, en tanto el riesgo de confusión no solo compromete los intereses comerciales de los titulares marcarios, sino también la protección del consumidor y el interés público en materia de salud pública. 75.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala resalta que, en el presente caso, los productos identificados por los signos cotejados poseen un alto grado de relevancia desde la perspectiva del interés público, dado su impacto potencial en la salud, en este caso específico, de los animales. 76. Algunos productos amparados por el signo “DOXIDAN”, tales como “[…] desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”, tienen naturaleza tóxica o biocida, lo que implica un riesgo directo si no son diferenciados adecuadamente en el mercado.
Por su parte, la marca “DOXICAN” ampara productos que tienen por objeto efectos benéficos sobre la salud de los animales, como los productos farmacéuticos de uso veterinario. Por tanto, el riesgo de confusión entre productos con finalidades contrapuestas exige un análisis más estricto de diferenciación marcaria. 77. La similitud en los productos y su finalidad veterinaria aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “DOXIDAN” y “DOXICAN” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas.
Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos de ambas marcas provienen del mismo empresario, dado que, además de compartir la clase 5ª del nomenclátor internacional y referirse a productos para la salud y bienestar de los animales, los signos presentan una estructura similar, donde el signo reproduce parcialmente la marca, como se concluyó con antelación. Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión en el mercado. 78.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201533, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 79.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales34: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 80. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas, conexión competitiva entre los productos de la clase 5ª que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem.
De la vulneración del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 81. La Sala advierte que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que la SIC debió realizar, de oficio, el examen de registrabilidad de la marca concedida, respecto de la marca previa “DOXICAN”, aunque no se hubieren presentado oposiciones, por lo que desconoció su obligación de proteger dicho registro marcario y, en consecuencia, violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 por falta de aplicación. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 82. Sobre lo anterior, la parte demandada sostuvo que, a su juicio, “[…] la omisión o pasividad de la sociedad demandante, revela una aceptación de la concesión del registro debatido por parte de aquella, además de diluirse o desaparecer el riesgo de confusión o asociación que ha admitido de forma tácita la sociedad demandante con ocasión del silencio en el ejercicio de sus derechos ante la autoridad competente en sede administrativa […]”. 83.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente al examen de registrabilidad, en la interpretación 361-IP-2021 de 15 de diciembre de 202235, consideró que: “[…] 5.3 La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones.
La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. […] 5.5 La oficina nacional competente debe realizar un examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas como en relación con anteriores decisiones expedidas por la misma oficina […]” (resaltado fuera de texto). 84.
Al respecto, la Sala considera que el examen de registrabilidad se realiza de oficio, es integral, debe ser motivado y autónomo, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina. En ese sentido, el estudio de registrabilidad de una marca, debe realizarse aun cuando no se haya presentado oposiciones en el trámite administrativo y es independiente del análisis ya efectuado sobre signos que pudieran ser idénticos o similares. 85.
Ahora bien, descendiendo al caso sub examine, se resalta que la parte demandada, con la expedición del acto acusado, violó lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, en tanto que la marca concedida no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, al ser similarmente confundible con la marca previamente registrada “DOXICAN”, en los términos expuesto en el acápite supra. 86.
Es por ello, que la Sala considera que también se configura la vulneración del artículo 150 ibidem, toda vez que la SIC no dio cumplimiento al deber de realizar un examen de fondo e integral, comprendiendo “[…] el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca […] y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 […]”36. 87.
En efecto, la SIC estaba obligada a verificar, de oficio, la posible existencia de signos confundibles previamente registrados, conforme al deber de examen integral y autónomo previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 y reiterado por el Tribunal de 35 Índice 65 del sistema para la gestión judicial SAMAI 36 361-IP-2021 de 15 de diciembre de 2022 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Justicia de la Comunidad Andina.
Además, no es de recibo el argumento según el cual la ausencia de oposición por parte del titular del registro anterior implica una aceptación tácita de la coexistencia de los signos o una disminución del riesgo de confusión, pues dicha obligación de verificación no depende de la actividad procesal de los terceros, sino que recae directamente sobre la autoridad administrativa en su rol garante del sistema marcario.
Tampoco resulta de recibo sostener que el paso del tiempo haya diluido dicho riesgo, pues este se analiza en función de la percepción del consumidor y de la configuración marcaria, y no se ve afectado por el paso de los años. IV.5. Conclusión 88. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca “DOXIDAN” para los productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, no fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente.
En efecto, se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 150 y 151 ibidem. 89. Así pues, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 83655 de 29 de diciembre de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo nominativo “DOXIDAN” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Laboratorios Bussié S.A. como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 90.
Como consecuencia de la nulidad decretada, la Sala ordenará a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la cancelación de la inscripción correspondiente en el sistema de registro de propiedad industrial – SIPI que administra dicha entidad, en relación con el certificado de registro 509.738. 91. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00028-00 Demandante: Laboratorios Provet S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 83655 de 29 de diciembre de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 509.738 asignado a la marca “DOXIDAN”, para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.