1 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00177 00 Demandante: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2012 00177 00 Demandante: INVERSIONES GMH S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Terceros con interés: NH HOTEL GROUP S.A. BH HOTELES INC. Consejera Ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en sentencia del 6 de junio de 2024, mediante la cual se resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones núms. 12885 de 8 de marzo de 2010, 26677 de 26 de mayo de 2010 y 41175 de 9 agosto de 2010, mediante la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro como marca del signo nominativo “NH”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 407483, asignado a la marca “NH”, para distinguir servicios de la Clase 43 de la clasificación internacional de Niza.

TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previaslas anotaciones de rigor.” 2 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00177 00 Demandante: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I. Antecedentes 1.1. La sociedad Inversiones GMH S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones números 12885 del 8 de marzo, 26677 del 26 de mayo y 41175 de agosto, todas de 2010 y proferidas por la SIC.

A juicio de la demandante, el acto acusado es violatorio de lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; en los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996, y en los artículos 606 y 607 del Código de Comercio, pues, a su juicio, al haber dado una debida aplicación al ordenamiento andino, y a la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal Andino de Justicia no habría concedido la marca nominativa “NH”, ya que la misma es similarmente confundible con la marca mixta “BH HOTELES” de su propiedad. 1.2.- En la sentencia de la cual me aparto, se estudió la presunta vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de conformidad con lo expresado por el Tribunal Andino en la IP 210-IP-2016 rendida para el presente caso.

Ahora bien, el presente salvamento de voto se fundamenta en mi desacuerdo frente al análisis al momento de realizar el cotejo marcario entre las marcas en conflicto, a saber, la marca nominativa (NH) vs la marca previamente registrada mixta “BH HOTELES”, por cuanto la Sala mayoritaria consideró que las marcas en conflicto son similarmente confundibles y en consecuencia, al distinguir productos de la misma clase 43, se advertía el riesgo de confusión. II.

Consideraciones 3 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00177 00 Demandante: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El suscrito disiente de lo decidido por la mayoría, pues, a mi juicio, no había lugar a declarar la nulidad del acto acusado, en cuanto que a través de este se concedió una marca que no se asemeja a una previamente registrada para distinguir productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y por ende no generaba riesgo de confusión para el consumidor.

Desde esta perspectiva, el análisis realizado por la Sala mayoritaria en la forma antes referida exigido para las marcas que identifican productos de la Clase 43 Internacional, permite advertir, en mi sentir, que, contrario a los sostenido por la mayoría, las marcas confrontadas no son confundibles, por no guardar similitud o semejanza en su estructura ortográfica, así como tampoco existía alguna semejanza desde el punto de vista fonético que pudiera derivar en un evidente riesgo de confusión para los consumidores.

En primer lugar, para efecto de realizar el cotejo marcario de manera adecuada, se debía tener en cuenta que la letra «H» contenida en ambas marcas resulta genérica de los servicios que cubre la clase 43 en la que se encuentran registradas, en tanto que tales servicios corresponden directamente a: “Servicios de restauración (alimentación): hospedaje temporal” y “servicios prestados por personas o establecimiento cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles pensiones y otros establecimientos que aseguran hospedaje temporal, servicios de restauración”.

De otra parte, la partícula “HOTELES” contenida en la parte gráfica de la marca opositora es genérica para los servicios para los cuales se registró el signo “BH HOTELES” (mixto), en la clase 43. De conformidad con lo expuesto, para este Despacho la letra “H” de las marcas en conflicto es genérica y de uso común y la expresión “HOTELES” de la marca opositora, es genérica de los servicios que se prestan, en tanto 4 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00177 00 Demandante: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indican el tipo de establecimiento en el que se prestan los servicios de la Clase 43 de la Calificación Internacional de Niza, identificados con las marcas sujetas a cotejo, y en tal sentido se debían excluir del mismo.

En ese orden el cotejo marcario se debía hacer entre la letra “B” de la marca opositora vs la letra “N” de la marca acusada y así, vistas en conjunto, no presentan similitudes sustanciales que deriven en un riesgo de confusión para los consumidores. Ahora bien, desde el punto de vista ortográfico, no se encuentran similitudes entre el signo “N” de la marca que se cuestiona y “B” de la marca opositora, puesto que es claro que, al no ser la misma letra, hace que el público consumidor tenga una apreciación diferente de las marcas en conflicto.

De igual manera, desde el punto de vista fonético, no existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. Ello, por cuanto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se evidencia que ellos no se escuchan de forma idéntica ni similar, como se puede comprobar al realizar la siguiente pronunciación: N – B N – B N – B N – B N – B N – B Así, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que en la marca cuestionada la consonante «N» se trata de un “fonema consonántico nasal alveolar” 1, es decir que en su pronunciación el aire escapa a través de la nariz 1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, disponible en: https://dle.rae.es/n?m=form, consultado abril de 2024. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2012 00177 00 Demandante: INVERSIONES GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y la dicción es articulada con la punta o la parte plana de la lengua contra los alveolos de los dientes2.

Por lo tanto, es claro que la pronunciación de la letra N «ENE» – es completamente disímil a la pronunciación de la letra B «BE», lo cual las hace claramente diferentes y diferenciables por el consumidor medio de los servicios que se distinguen en la Clase 43 de la Calificación Internacional de Niza En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se advierte que las letras “N” y “B” de las marcas en conflicto no cuentan con un significado en el idioma castellano y en ese sentido no es procedente hacer la comparación desde el punto de vista ideológico o conceptual.

En consecuencia, de lo anterior, en el presente caso, era procedente la confirmación de la decisión acusada, por cuanto concedió el registro de la marca “NH”, en tanto la misma no era similarmente confundible con la marca opositora y, en ese orden, no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, 2 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, disponible en: https://dle.rae.es/alveolar, consultados abril de 2024.