CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Intercontinental Great Brands LLC Tema: Registro del signo nominativo “FUN-TRITION” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 78750 de 15 de noviembre de 20161 y 25654 de 15 de mayo de 20172, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “FUN-TRITION” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Procaps S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 25654 del 15 de mayo de 2017, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante, confirmó la Resolución No. 78750 del 15 de noviembre de 2016, expedida al interior del Expediente Administrativo No. 15-274986.

SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No.78750 de 15 de noviembre de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca nominativa FUN-TRITION, para identificar productos comprendidos en la clase 30 Internacional, solicitada por la sociedad PROCAPS S. A., al interior del Expediente Administrativo No. 15-274986.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la sociedad PROCAPS S.A., comedidamente solicito: 1 Folios 50 a 54 C pp. “[…] Por medio de la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 57 a 65 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un Recurso de apelación […]”. 3 Folios 86 a 155 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERA: se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca nominativa FUN-TRITION, para identificar productos comprendidos en la clase 30 Internacional, a favor de la Sociedad Procaps S.A. CUARTA: Que se comunique la decisión a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho […]”4 (mayúscula y negrilla del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Procaps S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “FUN-TRITION” para identificar los productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] glucosa para uso culinario; preparaciones de glucosa para alimentación; pastillas (no medicinales) hechas de glucosa con una base de cafeína; harina; alimentos a base de harina; hielo natural o artificial; gluten para uso culinario; helado; vinagre; levadura; maíz; maltosa; malta; melaza; miel; productos para sazonar como: ajíes, azafrán, concentrados vegetales, pimentón; condimentos; especias; tapioca; almidón; fécula para uso alimenticio; avena (aumentos a base de -); sal; azúcar; goma de mascar; café; cacao; alimentos elaborados con cereales; aromáticas; té; infusiones que no sean para uso médico; edulcorantes naturales; aromatizantes; saborizantes […]”. 4.

Adujo que una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 5. Anotó que, mediante la Resolución 78750 de 15 de noviembre de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca nominativa “FUN-TRITION” por ser confundible con la marca nominativa “FRUITRITION”6 que identifica productos de la clase 32, cuyo titular es Intercontinental Great Brands LLC.

Puso de presente que, contra dicha decisión, Procaps S.A. presentó recurso de apelación. 6. Mencionó que, a través de la Resolución 25654 de 15 de mayo de 2017, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 78750. 4 Folio 88 C pp. 5 Folios 88 a 90 C pp. 6 Certificado 316670. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con: i) el desconocimiento de las normas en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135, 136 literal a) y 150;

Constitución Política artículos 13, 29 y 61; y 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011; y ii) falsa y falta de motivación. I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “FUN-TRITION” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Ello, sin considerar que las marcas cotejadas son diferenciables, comoquiera que el signo solicitado tiene sus respectivos fonemas, así como la expresión FUN, los cuales permiten que el consumidor lo identifique desde una perspectiva ortográfica y fonética. 9. Argumentó que el signo solicitado es registrable comoquiera que es distintivo intrínseca y extrínsecamente, pudiendo coexistir en el mercado con la marca previamente registrada, por lo que la SIC desconoció los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 10.

Explicó que los signos compuestos por partículas de uso común, como “TRITION”, son débiles, por lo que la SIC no puede otorgar, en perjuicio de terceros, un derecho exclusivo sobre dichas denominaciones individualmente consideradas, sino sobre el conjunto marcario. De allí que la SIC violó el artículo 150 ibidem, pues no realizó el examen de registrabilidad en los términos allí previstos. 11.

Teniendo en cuenta lo anterior, manifestó que la SIC, con la expedición de los actos acusados, violó los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, en tanto que dio un trato discriminatorio a Procaps S.A. y preferente a Intercontinental Great Brands LLC, al otorgarle derechos sobre la expresión “TRITION”. 12. Asimismo, indicó que se violó los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, así como se incurrió en una falsa y falta de motivación, toda vez que no se resolvieron todas las cuestiones planteadas durante la actuación administrativa. 13.

En efecto, adujo que los actos acusados contienen una falsa motivación, pues la SIC realizó una apreciación equivocada de los hechos y omitió tener en cuenta otros que estaban demostrados, así como una indebida valoración de los argumentos y 7 Folios 91 a 152 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio pruebas que, al analizarse, hubieran derivado en la necesidad de conceder el registro solicitado. 14.

Asimismo, manifestó que la SIC incurrió en una falta de motivación comoquiera que no efectuó manifestación en relación con los aspectos que otorgan distintividad a la marca solicitada, sino que se limitó a afirmar que los signos eran confundibles. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 15.

La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en lo dispuesto en dicha normativa. 16.

Explicó que hay semejanza ortográfica y fonética entre las marcas cotejadas, pues contiene la misma sílaba tónica y secuencia vocálica y consonántica, donde el signo reproduce la marca, en la denominación TRITION, y sin que FRUI y FUN diluyan dicha semejanza, por lo que esta incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 17.

Argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados pues comparten finalidades y satisfacen las mismas necesidades. Por ejemplo, la avena, té, aromáticas e infusiones pueden presentarse en forma de bebidas, por lo que los consumidores creerán que comparten el mismo origen empresarial. 18. Finalmente, sostuvo que los actos no adolecen de falta y falsa motivación en tanto que se expidieron de conformidad con lo previsto en las normas vigentes.

II.2. Contestación de la sociedad Intercontinental Great Brands LLC. 19. La sociedad Intercontinental Great Brands LLC, tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificado9 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 20.

La sociedad Procaps S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de septiembre de 201710 en contra de las Resoluciones 78750 de 15 de noviembre de 2016 y 25654 de 15 de mayo de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 8 Índice 19 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Folios 204 y 206 C pp. 10 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 21.

Por auto de 14 de diciembre de 2017 se admitió la demanda y dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de Intercontinental Great Brands LLC. El 2 de marzo de 2018 y 18 de agosto de 201811 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 22. A través de auto de 12 de abril de 201912 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 15 de noviembre de 201913. 23.

En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de unas marcas, los cuales fueron allegados al expediente del proceso de la referencia. 24. Mediante auto de 20 de febrero de 202014 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 105-IP-2020 de 7 de diciembre de 202115, dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 150 y, de oficio, el 151 de la Decisión 486 de 2000, asimismo no interpretó los artículos 134 y 135 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literal a) y del artículo 150 de la Decisión 486.

Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y del artículo 150 de la Decisión 486, por ser pertinente. No se interpretarán los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486, ya que no es un tema controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro; ni la irregistrabilidad absoluta de un signo. De oficio se realizará la interpretación el Artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 11 Índices 10 y 24 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Folio 209 C pp. 13 Folios 250 a 260 C pp. 14 Índices 45 y 46 aplicativo web para la gestión judicial SAMAI. 15 Índice 53 aplicativo web para la gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.

Signos conformados por denominaciones de uso común […] 3.4 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción de público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 4.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) la complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). 5.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] 5.3 A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presentan oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. […] 5.6 La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de los registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados […]”.

(mayúscula y negrilla del original). 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 26. A través de auto de 12 de agosto de 202216 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 27.

En el término para alegar de conclusión, la parte demandante17 y la SIC18 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14919 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 78750 de 15 de noviembre de 2016 y 25654 de 15 de mayo de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “FUN-TRITION” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. 30.

La Sala deberá analizar si entre la marca acusada y la marca nominativa “FRUITRITION”, que reivindica productos de la clase 32, con certificado 316.670, y cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

Así como lo dispuesto en los artículos 150 y 151 ibidem; 13, 29 y 61 de la Constitucional Política; y 42 y 80 de la Ley 1437. Igualmente, si se incurrió en una falsa y falta de motivación. 31. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. 16 Índice 80 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 86 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 85 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3.

La identificación de los actos demandados 32. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 78750 de 15 de noviembre de 201620 y 25654 de 15 de mayo de 201721, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “FUN-TRITION” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Procaps S.A. IV.4.

Análisis del caso concreto 33. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo nominativo “FUN-TRITION” para identificar los productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] glucosa para uso culinario; preparaciones de glucosa para alimentación; pastillas (no medicinales) hechas de glucosa con una base de cafeína; harina; alimentos a base de harina; hielo natural o artificial; gluten para uso culinario; helado; vinagre; levadura; maíz; maltosa; malta; melaza; miel; productos para sazonar como: ajíes, azafrán, concentrados vegetales, pimentón; condimentos; especias; tapioca; almidón; fécula para uso alimenticio; avena (aumentos a base de -); sal; azúcar; goma de mascar; café; cacao; alimentos elaborados con cereales; aromáticas; té; infusiones que no sean para uso médico; edulcorantes naturales; aromatizantes; saborizantes […]”. 34.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado y la marca nominativa previamente registrada, no son similarmente confundibles. Ello, comoquiera que son no semejantes ortográfica ni fonéticamente, pues si bien comparten la partícula de uso común TRITION, poseen componentes adicionales que las hacen diferentes. 35.

La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación sostuvo que la marca nominativa solicitada no es confundible con la marca nominativa previamente registrada, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el literal a) del artículo 136 ibidem22. 36.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 105-IP-2020 de 7 de diciembre de 202123, dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 150 y, de oficio, el 151 de la Decisión 486 de 2000, asimismo no interpretó los artículos 134 y 135 ibidem, al considerar que no es un tema controvertido el concepto de marca ni la irregistrabilidad absoluta de un signo. 20 Folios 50 a 54 C pp.

“[…] Por medio de la cual se niega un registro […]”. 21 Folios 57 a 65 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un Recurso de apelación […]”. 22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 23 Índice 53 aplicativo web para la gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 37.

Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000. 38. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 39. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 40. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: Signo solicitado por el demandante25 FUN-TRITION (nominativa) Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso26 FRUITRITION (nominativa) Registro: 316.670 Titular: Intercontinental Great Brands LLC Clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 41.

De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si los signos confrontados contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 42. Sobre el particular, se advierte que las expresiones: i) “FUN” es de uso común para la clase 30; ii) “TRITION/RITION” son de uso común en las clases 30 y 32; y iii) “FRUIT” en la clase 32, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación27, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “FUN” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. FUNNY GUMMY PEM LTDA. 30 363.549 FIX FUNCTIONAL FOODS RIVIERE VILLAMIZAR S.A.S. 30 339.606 25 Folio 62 C pp. 26 Ibidem. 27 Consulta realizada el 29 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CAL-D-FUNAT LABORATORIOS FUNAT S.A.S. 30 336.452 “TRITION/RITION” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. NUTRITION SCIENCE FEDCO S.A. 30 242.552 NUTRITIONAL COMPASS SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 30 316.988 maxi NUTRITION KRÜGER KAFFEE HOLDING GMBH 30 511.023 NUTRITIONAL COMPASS SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 32 317.028 FITOTRITION THE COCA-COLA COMPANY 32 357.887 STRONG SPORTS NUTRITION STRONG SN S.A.S. 32 475.679 “FRUIT” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. FRUIT 1969 DRINK C.A CENTRO AMERICAN S.A.S. 32 345.593 GLACEAU FRUITWATER ENERGY BRANDS INC. 32 374.940 FRUIT 2 O VERYFINE PRODUCTS INC. 32 320.784 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 43.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 44.

De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común como “FUN”, “FRUIT” y “TRITION/RITION” al estar presentes en las marcas enfrentadas dentro de las clases 30 y 32 no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que: i) dichos elementos son precisamente en los que fundamenta la controversia; ii) haría imposible el cotejo; y iii) se fraccionarían las denominaciones. 45.

Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto “FUN” y “FRUIT” como “TRITION/RITION” son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente los vocablos “FUN” y “FRUIT” pero se mantuviera el análisis con base en “TRITION”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 46.

Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.

Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorando en su conjunto. 47. En el presente asunto, los vocablos “FUN”, “FRUIT” y “TRITION/RITION” son los únicos elementos que integran ambas marcas. Todos comparten una naturaleza débil y común, pero su combinación podría llegar a ser distintiva, por lo que debe ser analizada en su conjunto, tal y como lo exige la jurisprudencia comunitaria.

Excluir uno de ellos, pese a tener igual carácter marcario, desnaturalizaría el análisis de confundibilidad, más aún cuando el signo en disputa solo puede ser comprendido desde la percepción integral del consumidor. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 48.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “FUN-TRITION”, de la clase 30, así como la marca “FRUITRITION, en la clase 32, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 49.

A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontados respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos distintivos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado F U N - T R I T I O N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Marca previamente registrada F R U I T R I T I O N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe similitud ortográfica comoquiera que el signo reproduce la expresión “TRITION”, y sin que: i) la partícula “FUN”, introducida al inicio de la expresión “FUN-TRITION”; y ii) el guion (-) que une “FUN” y “TRITION”, otorguen una fuerza distintiva particular que las diferencie con claridad.

Ello, máxime cuando la expresión “FUN” es de uso común y, en consecuencia, débil e inapropiable en exclusiva. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51. En efecto, al revisar las expresiones “FUN-TRITION” y “FRUITRITION” desde su composición ortográfica, se evidencia un coincidencia en la disposición de las letras finales “TRITION” que constituyen la raíz más extensa y recordable de ambos signos, por lo que si bien es cierto que la única diferencia radica en las partículas iniciales “FUN-” y “FRUI”, también lo es que ellas, además de ocupar la misma posición, presentan una extensión semejante y comparten vocales coincidentes, esto es, la “U” e “I”, lo que incrementa la percepción de semejanza en su estructura global. 52.

Por tanto, la adición del guion y la leve variación en las letras iniciales no generan una diferencia suficiente para que el consumidor medio perciba una clara divergencia entre los signos enfrentados, máxime tratándose de denominaciones con igual número de caracteres y terminaciones idénticas. 53. Desde el punto de vista fonético, se advierte que las denominaciones confrontadas presentan similitud, toda vez que comparten la secuencia de sonidos correspondiente a la expresión “TRITION”.

Donde la incorporación de la denominación “FUN”, no modifica de manera relevante su sonoridad, acento o cadencia. En consecuencia, los signos mantienen una sonoridad que puede generar semejanza auditiva. 54. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal similitud: FUN-TRITION – FRUTRITION – FUN-TRITION – FRUTRITION – FUN-TRITION FUN-TRITION – FRUTRITION – FUN-TRITION – FRUTRITION – FUN-TRITION FUN-TRITION – FRUTRITION – FUN-TRITION – FRUTRITION – FUN-TRITION FUN-TRITION – FRUTRITION – FUN-TRITION – FRUTRITION – FUN-TRITION 55.

De esta manera, se concluye que el signo “FUN-TRITION” no genera un impacto visual ni fonético suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada “FRUTRITION”. Ciertamente, el guion intermedio no introduce una variación perceptible al momento de la pronunciación, pues su presencia no altera la continuidad ni la fluidez del sonido entre las sílabas.

De igual modo, la partícula inicial “FUN” se articula con una acentuación breve y una cadencia semejante a la de “FRUI”, de manera que el consumidor percibe ambos conjuntos como estructuras sonoras similares. 56. En lo atinente al aspecto ideológico o conceptual, la Sala advierte que las marcas están conformadas por las siguientes expresiones: 57.

FRUIT que, en idioma inglés significa “fruta”28 y FUN que, en el mismo idioma, significa “diversión”29. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202430, señaló lo siguiente: 28 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/fruit 29 Consultado https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/fun 30 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].

(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 58. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.

(negrilla fuera del texto). 59. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común, descriptivas o genéricas en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 60.

Es así como la Sala observa que, en este caso, aunque la palabra “FRUIT” se encuentra escrita en inglés, es claro que la misma sirve de raíz equivalente a su traducción al castellano “FRUTA”, razón por la cual debe tratarse como si fuese una expresión local, en tanto el consumidor promedio la asocia de manera inmediata con dicha palabra en español. 61.

Por su parte, FUN al no ser de conocimiento generalizado su significado para el consumidor promedio en Colombia en la clase 30 del nomenclátor internacional, y no ser fonéticamente similares a la raíz o traducción en castellano, esta Sala considera que es un elemento de fantasía. 62. Finalmente, la expresión TRITION/RITION no tiene significado en español, por lo que se concluye como una palabra de fantasía para el consumidor medio. 63.

Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que, al estar las marcas compuestas por elementos de fantasía, en su conjunto, no transmiten un concepto 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio conocido o directamente asociado por el consumidor, razón por la cual no es posible realizar una comparación desde este enfoque31. 64.

En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 65. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 66.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201832 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el 31 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 67. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 68.

En el caso sub examine, la expresión cuestionada “FUN-TRITION” fue solicitada para identificar los productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] glucosa para uso culinario; preparaciones de glucosa para alimentación; pastillas (no medicinales) hechas de glucosa con una base de cafeína; harina; alimentos a base de harina; hielo natural o artificial; gluten para uso culinario; helado; vinagre; levadura; maíz; maltosa; malta; melaza; miel; productos para sazonar como: ajíes, azafrán, concentrados vegetales, pimentón; condimentos; especias; tapioca; almidón; fécula para uso alimenticio; avena (aumentos a base de- ); sal; azúcar; goma de mascar; café; cacao; alimentos elaborados con cereales; aromáticas; té; infusiones que no sean para uso médico; edulcorantes naturales; aromatizantes; saborizantes […]”. 69.

Por su parte, la marca previamente registrada “FRUITRITION” identifica los siguientes productos de la clase 32: “[…] para aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, incluyendo pero no limitando a bebidas de frutas, zumos de frutas, aguas saborizadas de frutas; bebidas de frutas, zumos de frutas y aguas saborizadas de frutas que contienen vitaminas, minerales y nutrientes; siropes, mezclas pulverizadas y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. 70.

Al analizar la relación entre los productos protegidos por el signo solicitado y la marca previamente registrada, se advierte que existe una conexión basada en los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad en los canales de comercialización. 71. En cuanto al criterio de sustituibilidad, la Sala observa que los productos amparados por el signo cuestionado “FUN-TRITION” en la clase 30 abarcan una amplia gama de alimentos y preparaciones, tales como el café, las aromáticas, el té y las infusiones los cuales pueden ser funcionalmente sustituidos por los productos protegidos por la marca previamente registrada en la clase 32, esto es, con las bebidas 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio no alcohólicas, en tanto comparten la finalidad de consumo líquido y de satisfacción de una misma necesidad de hidratación o disfrute. 72.

Respecto del criterio de complementariedad, la Sala observa que los productos solicitados por el signo, tales como glucosa, hielo, helado, miel, melaza, azúcar, edulcorantes y saborizantes, presentan una conexión funcional y comercial con los productos amparados la marca, los cuales incluyen bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas y preparaciones para hacer bebidas.

En efecto, dichos productos suelen ser concebidos y consumidos de manera complementaria en establecimientos de comercio dedicados a vender comida o servir bebidas, lo que genera una expectativa razonable de que provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas. Es decir que, para servir una bebida, como lo sería una a base de fruta, se pueden incluir productos como miel o saborizantes para crearla. 73.

Por lo tanto, es razonable suponer que un consumidor podría asociar la oferta conjunta de estos productos bajo un mismo signo distintivo, lo que acentúa el riesgo de confusión o asociación respecto del origen empresarial. Aunado a lo anterior, dichos productos utilizan canales de comercialización similares, tales como tiendas, establecimientos de comercio como restaurantes y gastrobares.

Estas coincidencias en los medios de distribución generan un punto de contacto directo entre los signos y fortalecen la posibilidad de confusión respecto a su origen empresarial. 74. Además, los productos están dirigidos a un público objetivo similar, compuesto tanto por individuos como por personas o empresas interesadas en el barismo, consumidores gourmet y turistas, lo cual amplifica la percepción de relación entre ambos. 75.

Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los productos de “FUN-TRITION” y “FRUITRITION” provienen del mismo empresario. 76. En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos de los signos cotejados, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de un signo no están directamente ligados a los productos de la marca, asumiendo así un origen empresarial compartido. 77.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201533, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON) […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 78.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales34: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 79. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, porque el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado.

De la vulneración del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 y de la falsa y falta de motivación 80. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, indicó que la SIC violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, así como los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, e incurrió en una falsa y falta de motivación toda vez que, a su juicio, no 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio realizó el examen de registrabilidad correctamente, por lo que: i) dio un trato discriminatorio a Procaps S.A. y preferente a Intercontinental Great Brands LLC, al otorgarle derechos sobre la expresión TRITION; y ii) no resolvió todas las cuestiones planteadas durante la actuación administrativa, pues no efectuó manifestación en relación con los aspectos que otorgan distintividad a la marca solicitada, sino que se limitó a afirmar que los signos eran confundibles. 81.

Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida en el caso sub examine, consideró, respecto del examen de registrabilidad y la debida motivación de los actos que: “[…] 5.3 A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presentan oposiciones.

La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. […] 5.6 La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de los registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados […]”. 82.

Sobre lo anterior, la Sala advierte que, como se concluyó con antelación, la autoridad administrativa realizó el examen de registrabilidad, en el cual efectuó un cotejo de oficio con la marca “FRUITRITION”. En su estudio, no desconoció que no se deben excluir partículas de la denominación de los signos, comoquiera que esto desnaturalizaría el análisis de confundibilidad, en tanto esos mismos elementos son los que integran la estructura total de las marcas enfrentadas. 83.

En concordancia con lo anterior, se determinó que existe semejanza entre los signos distintivos cotejados, razón por la cual protegió el registro de la marca previamente concedida, al estar el signo solicitado incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem. 84.

En consecuencia, la SIC realizó el examen de registrabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa comunitaria, el cual derivó en la expedición de los actos acusados, cuya motivación es suficiente, real y adecuada, respecto de los criterios técnicos y jurídicos que rigen el sistema comunitario. Ello, toda vez que la SIC explicó de forma razonada que las denominaciones “FUN-TRITION” e “FRUITRITION”, apreciadas en su integridad, no difieren en su estructura, extensión y sonoridad, lo 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que crea un riesgo de confusión, por lo que no está llamado a prosperar el cargo alegado. 85.

De igual manera, no se configura vulneración del principio de igualdad, por cuanto la autoridad administrativa aplicó las mismas reglas de cotejo y de distintividad exigidas por la Decisión 486 de 2000, sin otorgar un trato preferente o discriminatorio, por lo que no está llamado a prosperar el cargo alegado. De la vulneración de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política 86.

Por último, la Sala destaca que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que la SIC, con la expedición de los actos acusados, violó su derecho al debido proceso, a la propiedad intelectual y a la igualdad. Ello, en tanto que dio un trato discriminatorio a Procaps S.A. y preferente al tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de que los signos distintivos contienen la partícula de uso común TRITION. 87.

Sobre ello, la Sala considera que en el presente asunto no se controvierte la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales fue concedido el registro de la marca previamente registrada “FRUITRITION”, sino la negativa de registro al signo “FUN-TRITION”. Así, cualquier cuestionamiento sobre el actuar del tercero con interés directo en el resultado del proceso debe ventilarse en el marco de un proceso autónomo que controvierta directamente la legalidad de tal registro. 88.

Además, no se advierte desconocimiento del derecho al debido proceso, por cuanto la SIC garantizó a la parte demandante el ejercicio pleno de sus derechos de contradicción y defensa dentro de la actuación administrativa, observando las etapas propias del procedimiento marcario y valorando los argumentos y pruebas allegadas. De igual forma, la decisión adoptada salvaguarda la protección de los derechos de propiedad industrial previamente reconocidos, conforme al principio de prioridad registral previsto en la normativa andina, preservando así la seguridad jurídica y el equilibrio entre los distintos titulares de signos distintivos. 89.

En ese sentido, no existe vulneración de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, por lo que no está llamado a prosperar el cargo alegado. IV.5. Conclusión 90. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca nominativo “FUN-TRITION” para los productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza se ajustó al ordenamiento jurídico vigente.

En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 150 y 151 ibidem; 13, 29 y 61 de la Constitución Política, y 42 y 80 de la Ley 1437, o una falsa y falta de motivación. Por consiguiente, se negarán las pretensiones 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00360-00 Demandante: Procaps S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 91.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.