CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Marriott Worldwide Corp.
Tema: Registro del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 90488 de 13 de diciembre de 20181 y 60521 de 5 de noviembre de 20192, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Marriott Worldwide Corp. y negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.
Que se declare la nulidad de la resolución # 90488 del 13 de diciembre de 2018 expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual negó el registro de la marca “ALL – FUN INCLUSIVE” (N) para servicios comprendidos en la clase 43 de la clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el literal b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.2.
Que se declare la nulidad de la resolución # 60521 del 05 de noviembre de 2019 expedida por el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la 1 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Ibidem. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio resolución # 90488 del 13 de diciembre de 2018, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca Full (sic)-Fun Inclusive (n) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el literal b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.3.
Consecuentemente a Título de restablecimiento del Derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a la sociedad EXPERIENCIAS XCARET HOTELES S.A.P.I., DE C.V., el registro de la marca “All – Fun Inclusive” (N) Clase 43, otorgándole el correspondiente Certificado de Registro y vigencia por diez (10) años […]” (mayúscula y negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. solicitó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para identificar los servicios de la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal […]”. 4.
Anotó que, mediante la Resolución 90488 de 13 de diciembre de 2018, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Marriott Worldwide Corp. y negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE”, al argumentar que es descriptivo de los servicios que pretende registrar. 5.
Indicó que, a través de la Resolución 60521 de 5 de noviembre de 2019, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 90488. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación5 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 135 literales b) y e). 4 Folios 2 a 4 C pp. 5 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2. El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V., al considerar que era descriptiva de los servicios que protege, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 135 literales b) y e). 8.
Aseguró que, si el signo solicitado no es descriptivo, toda vez que cumple con el requisito de distintividad, pues tiene la capacidad de diferenciar los servicios de la clase 43 en el mercado. 9. Manifestó que el término “ALL – FUN INCLUSIVE” no necesariamente es reconocido por los usuarios del sector hotelero, “[…] debido a que si alguno de ellos se vuelven familiares por su constante uso […] ello no significa que los que demandan los servicios hoteleros conozca todos los términos técnicos del sector […]”. 10.
En esa medida, consideró que el término cuestionado no es de dominio público y debe ser considerado como un signo de fantasía, cumpliendo con los requisitos de distintividad. 11. Finalmente, afirmó que la SIC debió demostrar que las expresiones solicitadas a registro en la clase 43 son reconocidas por la mayoría de las personas en el sector hotelero, de manera que sus aseveraciones no tienen suficientes sustentos legales.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio6 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y manifestó que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por ser descriptivo de los servicios que pretende registrar. 13.
Mencionó que, si bien las expresiones “ALL – FUN INCLUSIVE” se encuentran en idioma inglés, la generalidad del público colombiano las reconoce en el mercado de la hotelería, dirigida principalmente a consumidores nacionales o extranjeros que utilizan este tipo de servicio en sus viajes de ocio o de negocios. 14. Aseguró que, en consideración al público sobre el cual se dirige la marca solicitada a registro, la Dirección de Signos Distintivos reconoció que las expresiones “ALL – 6 Índice 13 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FUN INCLUSIVE” generan un contenido o concepto a los destinatarios del mercado hotelero, permitiéndoles asociar un significado a dichas expresiones. 15. Anotó que, las expresiones “ALL”, “FUN” e “INCLUSIVE” han sido utilizadas en el sector hotelero para comunicar a los usuarios que los servicios de alimentación y ocio se encuentran incluidos, siendo por tanto estas expresiones descriptivas. 16.
En ese sentido, afirmó que dichas palabras indican una característica del servicio plenamente reconocible por el consumidor en este tipo de mercado, reconociendo la descriptividad según sus características para el mercado de la hotelería y restauración. II.2. Contestación de la sociedad Marriott Worldwide Corp. 17. La sociedad Marriott Worldwide Corp. tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio7, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 18. La sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de enero de 20208 en contra de las Resoluciones 90488 de 13 de diciembre de 2018 y 60521 de 5 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 19.
Mediante auto de 30 de junio de 20209 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Marriott Worldwide Corp. El 9 de octubre de 202010 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 20. A través de auto de 18 de febrero de 202111 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 21.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 87-IP-2021 de 21 de septiembre de 202212 dentro de la cual interpretó el artículo 135 literales b) y e). Asimismo, no interpretó el artículo 134 ibidem por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca. De la cual se puede observar las siguientes consideraciones: 7 Índices 5, 6 y 7 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Folio 2 C pp. 9 Folio 63 y vto.
C pp. 10 Índice 16 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Índice 18 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índice 28 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486.
Únicamente procede la interpretación de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la referida Decisión, por ser pertinente. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, ni se discute cuáles son los signos susceptible de representación gráfica que pueden ser registrados como marca. […] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad […] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones (sic) y adquiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca […] b) Distintividad extrínseca […] El análisis de este tipo de distintividad – intrínseca – se encuentra vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identifica.
En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca […] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente. […] Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] Se deberá determinar si el signo solicitado a registro está conformado por alguna palabra en idioma extranjero, que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio, al que se encuentran dirigidos los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales pretende distinguir el signo […]” (mayúscula y negrilla del original).
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 22. A través de auto de 16 de diciembre de 202213 se prescindió de la realización de las audiencias iniciales y de pruebas previstas en los artículos 180 y 181 de la Ley 1437, se tuvo como pruebas las presentadas por las partes y se fijó el litigio. 23.
Por auto de 10 de febrero de 202314 se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 24. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.15 y la SIC16 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, la sociedad Marriott Worldwide Corp. guardó silencio. 25. Mediante concepto 23 de 28 de febrero de 2023, el Ministerio Público17 consideró que se debe acceder a las pretensiones de la demanda, en tanto que la expresión “ALL – FUN INCLUSIVE” es un término del idioma inglés cuyo significado no es de conocimiento generalizado. 26.
En consecuencia, sostuvo que es un signo de fantasía que está destinado a ofrecer el acceso ilimitado a los parques más icónicos de Cancún y Riviera Maya: Xcaret, Xel- Há, Xplor, Xplor Fuego, Xenses, Xoximilco, Xavage y Xenotes, sumando más de 200 experiencias de aventura, inspiración y entretenimiento. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1.
Competencia 27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14918 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 90488 de 13 de diciembre de 2018 y 60521 de 5 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales declaró 13 Índice 30 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 36 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 45 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 43 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fundada la oposición presentada por la sociedad Marriott Worldwide Corp. y negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. 29.
La Sala deberá analizar si el signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para identificar servicios en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad A Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. está incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000. 30.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 90488 de 13 de diciembre de 201819 y 60521 de 5 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Marriott Worldwide Corp. y negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. IV.4.
Análisis del caso concreto 32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal […]”. 33.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC no consideró que la expresión “ALL – FUN INCLUSIVE” no es descriptiva, toda vez que no es de dominio público y, por lo tanto, debe ser considerada como un signo de fantasía, cumpliendo con los requisitos de distintividad. Afirmó que la SIC debió demostrar que las expresiones solicitadas a registro en la clase 43 son reconocidas por la mayoría de las personas en el sector hotelero, de manera que sus aseveraciones no tienen suficientes sustentos legales. 19 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 87-IP-2021 de 21 de septiembre de 2022 dentro de la cual interpretó el artículo 135 literales b) y e).
No interpretó el artículo 134 ibidem por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca. 35. Es así como atendiendo a la jurisprudencia de esta Sala20, se considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el cargo de violación se circunscribe a considerar si el signo tiene o no distintividad intrínseca respecto de los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 36.
Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios […]” IV.4.1.
De la vulneración del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000 37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo en controversia es preciso mencionar que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado, como lo es la falta de distintividad. 38.
Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la interpretación prejudicial proferida dentro de este proceso que: “[…] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones (sic) y adquiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del 20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 11 de mayo De 2023;
Rad.: 2006-00239-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Y, sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2014- 00685-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor […]” 39.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha definido el concepto de distintividad como la capacidad de una marca para individualizar, identificar y diferenciar los productos o servicios en el mercado, permitiendo al consumidor o usuario, seleccionarlos21. En este contexto, la distintividad es la característica fundamental que debe poseer cualquier signo para ser registrado, constituyendo el requisito esencial para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial, e incluso, en su caso, la calidad del producto o servicio22. 40.
Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”23. 41. En ese sentido, la Sala deberá establecer si el referido signo se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si era procedente su registro. 42.
Para resolver, la Sala observa que la parte demandante alegó que la expresión “ALL – FUN INCLUSIVE” no es descriptiva, por lo que tiene distintividad intrínseca por lo que es registrable como marca en la clase 43. 43. Al respecto, se precisa que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica24. 44.
En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016, 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP- 2015. 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta suministrada espontáneamente por el consumidor es igual a la designación o las características de aquellos productos o servicios, el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 45.
En el caso sub examine, la parte demandante señala que el término “ALL – FUN INCLUSIVE” no describe las características de los servicios de la clase 43, por lo que la SIC debió demostrar que es reconocido por la mayoría de las personas en el sector hotelero. 46. Ahora, se observa que las palabras “ALL – FUN INCLUSIVE” se encuentran en idioma extranjero.
En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202325, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrillas fuera de texto). 47. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, se precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 25 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.
(negrilla fuera del texto). 48. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado ideológico o conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 49.
La Sala destaca que las palabras “ALL – FUN INCLUSIVE” se encuentran escritas en inglés, las cuales significan en el idioma español “toda”26, “diversión”27 e “incluida”28, respectivamente. 50. Cabe advertir que el vocablo “inclusive” tiene origen latino, pues proviene de “inclusivus”, del cual también procede el término castellano “inclusivo” o “incluye” 29.
En tal virtud, su significado resulta comprensible para el consumidor medio sin necesidad de traducción, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 51. No ocurre lo mismo con las expresiones “ALL” y “FUN”. Nótese que, si bien es cierto que dichas palabras pertenecen al idioma inglés y que, por ello, se podrían catalogar, en principio, como de fantasía, también lo es que en el contexto del sector turístico y hotelero el conjunto “ALL – FUN INCLUSIVE” es una expresión ampliamente difundida y comprendida, hasta el punto de ser entendido como una fórmula habitual para describir servicios turísticos que incluyen alimentación, recreación y entretenimiento. 52.
En efecto, la constante utilización de las expresiones “ALL”, “FUN” e “INCLUSIVE” en el ámbito turístico y hotelero, tanto en piezas publicitarias como en portales de 26 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/all. Consulado el 22 de octubre de 2025. 27 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/fun.
Consultado el 22 de octubre de 2025. 28 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/inclusive. Consultado el 22 de octubre de 2025. 29 La Real Academia Española señala que el término inclusive proviene del latín “inclusivus”, derivado de “includere” (“encerrar, comprender”), raíz de la cual también procede el vocablo castellano inclusivo. https://dle.rae.es/inclusive?m=form.
Consultado el 22 de octubre de 2025. (consulta: octubre de 2025). Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio reservas y paquetes “todo incluido”, ha generado que tales vocablos sean comprendidos por el consumidor medio. 53.
Ahora bien, si bien la expresión “todo incluido” se refiere en su sentido literal a la prestación integral de servicios dentro del precio ofrecido, en la oferta del sector hotelero dicha expresión incorpora también actividades de entretenimiento y diversión, de modo que el consumidor medio la asocia con una experiencia completa. Por tanto, el conjunto “ALL – FUN INCLUSIVE” no introduce un elemento novedoso, sino que reproduce un concepto de uso generalizado. 54.
Lo anterior cobra fuerza si se tiene en cuenta que su empleo reiterado ha llevado a que pierdan capacidad distintiva y se consoliden como expresiones de uso común en la clase 4330 del nomenclátor internacional, conforme con los resultados de la consulta que se relaciona a continuación31, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “ALL” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “ALL RITMO” ALSOL RESORTS DOMINICANA, SR 43 538.827 “Z HYATT ZILARA HYATT ZIVA ALL INCLUSIVE RESORTS” HYATT INTERNATIONAL CORPORATION 43 490.590 “DECAMERON ALL INCLUSIVE HOTELS & RESORTS GRUPOS” HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S - SIGLA HODECOL S.A.S 43 512.638 30 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 31 Consulta realizada el 20 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “FUN” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “CARNIVAL´S GOT THE FUN!” CARNIVAL CORPORATION 43 290.941 “FUN FOOD” SOLUCIONES Y ESTRATEGIA LOGISTICA - SEL SAS 43 488.094 “COMIC FOOD & FUN” COMIC FOOD & FUN 43 547.449 “INCLUSIVE” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “Z HYATT ZILARA HYATT ZIVA ALL INCLUSIVE RESORTS” HYATT INTERNATIONAL CORPORATION 43 490.590 “DECAMERON ALL INCLUSIVE HOTELS & RESORTS GRUPOS” HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S - SIGLA HODECOL S.A.S 43 512.638 “GOURMET INCLUSIVE” KARISMA HOTELS [&] RESORTS CORPORATION, LTD. 43 483.828 55.
Se pone de presente que los servicios que distinguen el signo solicitado a registro son de la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal […]”. 56.
En este sentido, al tratarse de expresiones de uso común, ello impide que se otorguen derechos de exclusividad a favor de un empresario determinado, en tanto tales vocablos han pasado a integrar el dominio público del lenguaje comercial, careciendo por tanto de la fuerza distintiva necesaria para identificar un origen empresarial concreto. 57.
Al respecto, la Sala destaca lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso, en el sentido de que “[…] existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes —extranjerismos—, por lo que en el análisis de registrabilidad debe tenerse en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Del mismo modo, determinadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español […]”. 58. Adicionalmente, precisó que “[…] es importante tener presente que conforme a la propiedad industrial que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad […]”, según el cual debe prevalecer el uso efectivo y generalizado de las expresiones en el comercio sobre su mera forma lingüística o procedencia idiomática. 59.
En aplicación de dicho principio, la Sala concluye que, en el presente caso, el consumidor medio colombiano comprende con facilidad el sentido de la expresión “ALL – FUN INCLUSIVE”, por su difusión constante en el mercado turístico y su incorporación al lenguaje comercial corriente. 60. Así las cosas, la Sala estima que dicha expresión es descriptiva de los servicios que pretende amparar, toda vez que, en el ámbito hotelero y de restauración, es de conocimiento generalizado para el consumidor nacional y extranjero que los servicios de alimentación, alojamiento y ocio suelen estar comprendidos dentro del paquete turístico adquirido, sin generar un pago adicional.
Se trata, por tanto, de expresiones de alta difusión y amplia publicidad en el mercado, que evocan bienestar, comodidad y diversión en el hospedaje y consumo de alimentos. 61. En razón de ello, el conjunto “ALL – FUN INCLUSIVE” debe tratarse como si se tratara de una expresión local, toda vez que sus componentes, por su uso generalizado, han pasado a ser de dominio público y comprensibles para el consumidor medio. 62.
En relación con este tipo de palabras de uso común y su tratamiento como expresiones locales, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en la sentencia de 29 de febrero de 202432, en la cual se consideró lo siguiente: 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de febrero de 2024.
Rad.: 2016-00323-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 37 las siguientes marcas, que contienen las partículas “GREEN” y “CITY”:.- “GREEN”: MARCA TITULAR COLOMBIA GREEN BUILDING COUNCIL (MIXTA) CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE SIGLA CCCS GREEN OFFICE ALLIANCE (NOMINATIVA) ARISTA S.A. GREEN POINT (MIXTA) JAIME ERNESTO SALAZAR LOPEZ C-DUM GREEN SYSTEMS (MIXTA) C DUM GREEN SYSTEMS LTDA GREEN HILLS (MIXTA) SEIKA SAS GREEN CLUB GREEN CLEAN (MIXTA) OSCAR EDUARDO ESCALANTE MARTINEZ.- “CITY”: MARCA TITULAR CITYCENTER (MIXTA) CITYCENTER LAND, LLC.
CITYGAS (MIXTA) CITYGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. SMARTCITY (MIXTA) ENDESA, S.A. LUBRICITY (NOMINATIVA) LUBRICITY S.A.S. MACONDOCITY (NOMINATIVA) CARLOS JULIO GUERRERO HERNANDEZ Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común respecto de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que la Sala observa que su traducción al castellano sí puede ser fácilmente reconocible por el consumidor de dichos servicios, máxime si se tiene en cuenta, además, que los conceptos de “GREEN CITY” o “CIUDAD VERDE” se utilizan para hacer alusión a la conservación del medio ambiente en ciudades, buscando mantener zonas verdes y reducir los consumos de energía. En consecuencia, las expresiones “GREEN” y “CITY” corresponden a unas cuyo significado es de conocimiento y comprensión del consumidor promedio al cual están dirigidos los servicios de la Clase 37 de la Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clasificación Internacional de Niza, a saber, servicios de construcción y, en consecuencia, para efectos del estudio de similitud, no corresponden a términos de fantasía, y su grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]” (negrilla fuera de texto). 63.
En consecuencia, dichas expresiones no aportan distintividad intrínseca, pues describen de manera directa las características de los servicios de hospedaje y entretenimiento que pretenden distinguir. 64. En este sentido, si se formula la pregunta “¿cómo es?” respecto de los servicios que ampara el signo solicitado, la respuesta espontánea del consumidor será que se trata de un hospedaje donde todos los servicios de alimentación y recreación están incluidos en el precio.
Ello confirma que el signo describe de manera directa y exclusiva cualidades y características de los servicios ofrecidos. 65. En concordancia con lo anterior, la Sala observa que el signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” se encuentra integrado por partículas débiles, toda vez que cada una de ellas posee un carácter descriptivo y de uso común dentro del sector turístico y hotelero, lo que impide que en conjunto adquieran capacidad distintiva suficiente para individualizar un origen empresarial particular. 66.
En consecuencia, se trata de un conjunto de palabras que informan directamente una característica esencial de los servicios de la clase 43 relacionados con hotelería, restauración y diversión, careciendo así de la distintividad exigida por el régimen marcario andino. 67. En consecuencia, la Sala concluye que el signo se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 68.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00 Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones de rigor en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.