11001032400020170022100 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020170022100 Demandante: The Coca-Cola Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Gaseosas Pety S.A.S. Temas: Riesgo de confusión entre marcas mixtas, nominativas y tridimensionales mixtas.

Familia de marcas. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por The Coca-Cola Company contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8657 de 29 de febrero de 2016 y 83715 de 4 de diciembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. The Coca-Cola Company1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 a 6 2 Cfr. Folios 34 a 53 2 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en ejercicio del medio de control de nulidad3, adecuado a la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 8657 de 29 de febrero de 2016, “Por la cual se decide la solicitud de un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 83715 de 4 de diciembre de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta FANTÁSTICA, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 2.

PRETENSIONES 2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 8657 de 29 de febrero de 2016. mediante la cual la Directora de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad THE COCA-COLA COMPANY y concedió el registro de la marca mixta FANTÁSTICA para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de GASEOSAS PETY S.AS. 2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 83715 de 4 de diciembre de 2016, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad THE COCA-COLA COMPANY contra la Resolución N° 8657 de 29 de febrero de 2016, confirmándola en su integridad y declarando agotada la vía gubernativa. 2.3 Que como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria anular el registro de la marca mixta FANTÁSTICA, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad GASEOSAS PETY S.A.S., cuya solicitud se tramitó a través del expediente N°15- 138825. 2.4 Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.5 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución 3 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “Régimen Común de Propiedad Industrial”.

Cfr. Índice 58 del aplicativo web “SAMAI” 5 Cfr. Folio 35 3 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 17 de junio de 2015, el registro como marca del signo mixto FANTÁSTICA, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 30 de septiembre de 2015, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 740, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento de sus marcas mixtas FANTA, nominativas FANTA ZERO, MÁS FANTA MÁS DIVERSIÓN y tridimensionales mixtas FANTA, que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 8657 de 29 de febrero de 2016, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta FANTÁSTICA para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 8657 de 29 de febrero de 2016. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 83715 de 4 de diciembre de 2016, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8657 de 29 de febrero de 2016. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000. 6 Cfr. Folio 36 4 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concepto de violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así7: 6.1. Señaló que, a su juicio, en las marcas previamente registradas, FANTA, lo que predomina es su elemento nominativo, el cual genera mayor impacto y recordación en la mente del consumidor medio. 6.2. Manifestó que la marca concedida, FANTÁSICA, genera una impresión visual muy similar a la marca FANTA, puesto que reproduce la utilización de la partícula FANTA dentro de su estructura, y es este el elemento central y característico de la familia de marcas FANTA. 6.3.

Adujo que las marcas FANTÁSTICA y FANTA son ortográficamente confundibles, por cuanto la primera reproduce en su totalidad la segunda. Enfatizó en que la raíz de las palabras es la que genera el primer y mayor impacto en la mente de los consumidores, por lo que es claro que existe riesgo de confusión y asociación, ya que las marcas cotejadas comparten la misma raíz. 6.4.

Señaló que existe similitud fonética entre las marcas cotejadas, debido a la reproducción total que hace la marca FANTÁSTICA de la marca FANTA. 6.5. Manifestó que FANTA es una abreviación de la palabra FANTÁSTICO, lo cual lleva a que los consumidores crean erróneamente que, al comparar una gaseosa FANTÁSTICA, están comprando un producto de la marca FANTA, de titularidad de la parte demandante. 6.6.

Señaló que la familia de marcas FANTA debe ser objeto de una protección rigurosa. 6.7. Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas, que se encuentran íntimamente relacionados, toda vez que los productos que identifica la marca FANTÁSTICA son cervezas, aguas, gaseosas y jugos, mientras que los productos que identifican las marcas FANTA son cervezas, aguas minerales, gaseosas, otras bebidas sin alcohol, bebidas de fruta y zumos de fruta, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 7 Cfr. Folios 38 a 50 5 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contestación de la demanda Parte demandada 7.

La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señaló que no violó los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, en su visión en conjunto, las marcas confrontadas no resultan confundibles en la medida que cada una está conformada con elementos nominativos y gráficos propios que permiten su individualización en el mercado. 7.2.

Indicó que las marcas FANTÁSTICA y FANTA son ortográfica y fonéticamente diferentes, toda vez que tienen diferente secuencia vocálica, así A-A-I-A / A-A, e igualmente, presentan diferencias en las sílabas, así FAN-TAS-TI-CA / FAN-TA. 7.3. Adujo que la marca FANTÁSTICA tiene un significado conocido, mientras que FANTA no lo tiene, por lo que desde un punto de vista conceptual son diferentes. 7.4.

Señaló que, debido a que no existe similitud o identidad entre las marcas confrontadas, no resulta procedente pronunciarse sobre la conexidad competitiva del os productos identificados por las marcas cotejadas, ya que no se cumple con uno de los supuestos de hecho que hace que la marca sea registrable. 8. Gaseosas Pety S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, notificado en debida forma10, no contestó la demanda.

Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 7 de octubre de 201811 convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 15 de octubre de 201912, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las 8 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 138 a 141 9 Cfr. Folios 132 a 137 10 Cfr. Folio 78 11 Cfr. Folios 146 a 147 12 Cfr. Folios 154 a 167 6 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de febrero de 202013, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 65-IP-202014 de 4 de marzo de 2021, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la citada decisión por ser pertinente; no se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486, ya que no es materia de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro.

De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486, a fin de desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”15. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia de pruebas 13 Cfr. Folios 193 a 194 14 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI” 15 Ibidem 7 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de febrero de 202016, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202317: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 15.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. 16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 65-IP-2020 proferida el 4 de marzo de 2021; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16 Cfr. Folios 199 a 200 17 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI” 8 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 20.1 La Resolución núm. 8657 de 29 de febrero de 2016, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta FANTÁSTICA, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2 La Resolución núm. 83715 de 4 de diciembre de 2016, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm.8657 de 29 de febrero de 2016.

Problema jurídico 21. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 21.1 Si las resoluciones núms. 8657 de 29 de febrero de 2016 y 83715 de 4 de diciembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta FANTÁSTICA a Gaseosas Pety S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar "cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar 18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 19 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bebidas", productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 21.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y: i) las marcas mixtas FANTA, con registros marcarios núms. 460236, 35818 y 90348; ii) las marcas tridimensionales mixtas FANTA con registros núms. 524437 y 524436 y iii) marcas nominativas FANTA ZERO y MÁS FANTA MÁS DIVERSIÓN, con registros marcarios núms. 462465 y 399151, respectivamente: que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 22.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, la Sala precisa que solicitó la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que la parte demandada lo invocó en su defensa y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no lo interpretó, por lo que no será objeto de estudio en el caso sub examine. 23.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en 20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 200021 de la Comisión de la Comunidad Andina22.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.24 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros25. 21 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 25 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 11 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 65-IP-2020 de 4 de marzo de 2021 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso26: 26 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI” 12 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo FANTÁSTICA (mixto) y las marcas registradas FANTA (mixta), FANTA ZERO (denominativa), MÁS FANTA, MÁS DIVERSIÓN (denominativa)y TRIDIMENSIONALES, son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado FANTÁSTICA (mixto) y las marcas registradas FANTA (mixtas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento-sea denominativo o gráfico-penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado FANTÁSTICA (mixto) y las marcas registradas FANTA ZERO (denominativa) y MÁS FANTA MÁS DIVERSIÓN (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o 13 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 3.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas en el Literal a) párrafo 2.3. correspondiente al Tema 2 de la presente Interpretación Prejudicial. 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado. […] 4.

Conexión entre signos mixtos y marcas tridimensionales 4.1. En el presente caso el signo solicitado a registro es FANTÁSTICA (mixto) y las marcas registradas FANTA (mixtas), FANTA ZERO (denominativa), MÁS FANTA, MÁS DIVERSIÓN (denominativa) y TRIDIMENSIONALES por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y tridimensionales. 4.2.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 4.3. Por su parte un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio; esto es, se trata de un cuerpo provisto de volumen.

Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Constituye una 14 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co clase de signo con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos. 4.4.

Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. 5.

Familia de marcas 5.1. De acuerdo a lo alegado por The Coca Cola Company, ésta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término FANTA, por lo que se desarrolla dicho tema. 5.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 5.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 5.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 5.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 6.

Marcas de fantasía 6.1. The Coca Cola Company sostiene que las marcas FANTA son marcas de fantasía, cuya denominación FANTA, fue creada con el propósito de identificar productos de la 15 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 32 de la Clasificación Internacional Niza, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. 6.2.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 6.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 6.4.

En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. 7. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 7.1. El accionante alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 7.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.29 7.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes […] ”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 34.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 16 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35.

En este sentido, el signo y la marca sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Marca concedida Marcas opositoras Registro núm.: 563229 Titular: Gaseosas Pety S.A.S Clase 32: “Cervezas, aguas, gaseosas y jugos”. Registro núm.: 460236 Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

FANTA ZERO Registro núm.: 462465 Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”. FANTA Registro núm.: 35818 Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

MÁS FANTA MÁS DIVERSIÓN Registro núm.: 399151 Titular: The Coca-Cola Company Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”. 17 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Registro núm.: 90348 Titular: The Coca-Cola Company Mixto Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

Registro núm.: 524437 Titular: The Coca-Cola Company Tridimensional mixta Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”. Registro núm.: 524436 Titular: The Coca-Cola Company Tridimensional mixta Clase 32: “Aguas (bebidas); aguas de mesa; aguas gaseosas; productos para elaborar 18 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aguas gaseosas; aguas minerales (bebidas); productos para elaborar aguas minerales; bebidas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; esencias para elaborar bebidas de zumos de frutas sin alcohol; bebidas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; preparaciones para elaborar bebidas isotónicas; bebidas; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; siropes para bebidas; extractos de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; jugos de frutas; zumos de frutas; aguas gaseosas; polvos para elaborar bebidas gaseosas; productos para elaborar aguas gaseosas; jugos de frutas; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; jugos vegetales (bebidas); licuados; limonadas; siropes para limonadas; aguas de mesa; aguas minerales (bebidas); productos para elaborar aguas minerales; mostos; néctares de frutas sin alcohol; siropes para bebidas; sodas (aguas); sorbetes (bebidas); jugo de tomate (bebida); zumo de tomate (bebida); zumos de frutas; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; zumos vegetales (bebidas).”. 36.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o asociación como causal de irregistrabilidad. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 37.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 19 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38.

Esta Sección27, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”28. 39. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”29. 40.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie la marca en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”30. 41. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta FANTÁSTICA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 42.

Con el fin de realizar el cotejo entre la marca en conflicto, la Sala advertirá las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un 27 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 30 Ibidem. 20 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente advertirá los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]31 43.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre los signos distintivos cotejados puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…]1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”32. 44.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre la marca mixta concedida y unas marcas nominativas, mixtas y tridimensionales previamente registradas, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de cada una de estas marcas. 31 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI” 32 Ibidem 21 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45.

Los signos nominativos son aquellos que se componen de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. Los signos mixtos son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado33.

Los signos tridimensionales son aquellos que ocupan las tres dimensiones del espacio; esto es, se trata de un cuerpo provisto de volumen34. 46. En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre la marca mixta FANTÁSTICA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas: i) mixtas FANTA, ii) nominativas FANTA ZERO y MÁS FANTA MÁS DIVERSIÓN, y iii) tridimensionales mixtas FANTA, de titularidad de la parte demandante, la Sala advierte los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] 2.

Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 34 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI” 22 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado FANTÁSTICA (mixto) y las marcas registradas FANTA ZERO (denominativa) y MÁS FANTA MÁS DIVERSIÓN (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.

Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Constituye una clase de signo con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos. 4.4. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. […]”35. 47. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta FANTÁSTICA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas mixtas FANTA, nominativas FANTA ZERO, MÁS FANTA MÁS DIVERSIÓN y tridimensionales mixtas FANTA, de las cuales es titular la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y las marcas previamente registradas 48. Al encontrarnos frente a un cotejo entre marcas nominativas, mixtas y tridimensionales, es necesario determinar cuál es el elemento dominante, si la parte nominativa, la parte gráfica o las formas, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre las marcas comparadas. 35 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI” 24 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49.

La Sala advierte que la marca mixta concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso está compuesta por un elemento nominativo simple el cual corresponde la palabra FANTÁSTICA, así como de unos elementos figurativos que consisten en el tipo de letra y color, y una figura de cinta o listón que subraya la palabra FANTÁSTICA.

Por su parte, las marcas de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso consisten: i) en un elemento nominativo simple para las marcas con registro núm. 460236, 35818, 90348, 524437 y 524436, el cual corresponde a la palabra FANTA en cada una de ellas; ii) un elemento nominativo compuesto en las marcas con certificado de registro núm. 462465 y 399151, que corresponden respectivamente a los términos FANTA ZERO y MÁS FANTA MÁS DIVERSIÓN; iii) unos elementos gráficos en las marcas con certificados núm. 460236, 35818, 90348, que consisten en el tipo y color de letra, así como en el gráfico de botella que tiene la marca identificada con el certificado de registro núm. 90348; iv) unos elementos de forma de botella que tienen las marcas tridimensionales mixtas con certificado de registro núm. 524437 y 524436. 50.

Ahora bien, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen generalmente más relevancia que los elementos gráficos y tridimensionales, puesto que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales citados supra, por regla general es el elemento nominativo el que causa mayor impacto y recordación en la mente del consumidor y por esto es generalmente el más preponderante. 51.

La Sala considera que, en el caso sub examine, tanto en la marca mixta de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, como en las marcas previamente registradas, el elemento preponderante es el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores sin que los elementos gráficos o las formas que los componen aporten mayor impacto y, en consecuencia, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos. 52.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda indicó que sus marcas conforman una familia de marcas, cuyo elemento común y preponderante es el término FANTA. 53. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso sub examine, consideró que: 25 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 5.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 5.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 5.4.

Esta Sección, en sentencia de 13 de agosto de 202037, frente al concepto de familia de marcas, consideró que: “[…] En el mismo sentido, del desarrollo jurisprudencial expuesto supra, tanto de la Unión Europea como de la Comunidad Andina, se puede extraer los elementos esenciales de la figura de la familia de marcas que puede orientar la decisión que se adopta en el caso sub examine.

En este sentido, la configuración de una familia de marcas de marcas implica: i) una pluralidad de marcas; ii) pertenecientes a un mismo titular; iii) distintas entre sí pero que comparten un rasgo o elemento distintivo común; y iv) que dicho elemento distintivo 36 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI” 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 11000103240002013006740, M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 26 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co común genere una impresión común general que lleve al público consumidor a asociarlas entre sí y a un origen empresarial común. […]” 55.

Asimismo, esta Sección, en sentencia de 5 de octubre de 202338, consideró que: “[…] se cumplen los supuestos previstos de dicha figura, ya que: i) hay una pluralidad de marcas, las cuales se señalaron en acápite supra; ii) las marcas, al momento de la expedición de los actos administrativos acusados, pertenecían al mismo titular, tal como se puede de la página web de la parte demandada52; iii) son diferentes entre sí, pero comparten el elemento distintivo común ASPIRINA; y iv) dicho elemento distintivo común genera una impresión general que lleva al público consumidor a asociarlas con el tercero con interés directo en el resultado del proceso. […] Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que término ASPIRINA es el elemento distintivo común en la familia de marcas opositoras y, en ese sentido, es el elemento sobre el que recae la fuerza distintiva, por lo que procede realizarse el cotejo entre los términos ISPERIN y ASPIRINA. […]” (Destacado de la Sala) 56.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, se presenta la figura de la familia de marcas respecto de las marcas de titularidad de la parte demandante, toda vez que se advierte que se cumplen los elementos esenciales de dicha figura, ya que: i) hay una pluralidad de marcas, las cuales se identifican con los registros núm. 460236, 35818, 90348, 524437 y 524436; ii) todas estas marcas pertenecen al mismo titular, como se puede observar en los certificados de registro visibles a folios 177 a 183 del expediente; iii) son diferentes entre sí, como se puede verificar de los certificados citados supra, pero comparten el elemento común FANTA; y iv) dicho elemento distintivo común genera una impresión general que lleva al público consumidor a asociarlas con la parte demandante. 57.

Precisado lo anterior, y atendiendo a que la parte demandante argumentó que la marca mixta FANTÁSTICA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, es similarmente confundible con la familia de marcas de su propiedad, específicamente con su elemento distintivo común que es el término FANTA, la Sala procederá con el estudio de confundibilidad de las marcas cotejadas, realizando un estudio de confundibilidad entre los términos denominativos FANTÁSTICA y FANTA.

Comparación ortográfica 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 11000103240002016002330, M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 27 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 58.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. 59. Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápite supra, la Sala encuentra que no existe similitud ortográfica, como se observa a continuación: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F A N T Á S T I C A F A N T A 60.

Los dos términos comparten las primeras cinco letras en la misma secuencia de vocales y consonantes; sin embargo, la Sala advierte que la marca concedida cuenta con cuatro sílabas, mientras que el término FANTA consiste solo de dos sílabas. Asimismo, la marca concedida tiene el doble de longitud que el término FANTA. En consecuencia, los signos no tienen similitud ortográfica.

Comparación fonética 61. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva: FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA FANTÁSTICA / FANTA 62.

La Sala advierte que no existe similitud fonética, puesto que, si bien el término FANTÁSTICA comparte las primeras dos sílabas de FANTA, lo cierto es que ambos términos tienen pronunciación diferente, la cual deriva de varios factores como son, por un lado, la diferencia en longitud de las palabras y, por el otro, la diferencia en la sílaba tónica, puesto que mientras FANTÁSTICA tiene la sílaba tónica en la sílaba 28 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “TÁS”, FANTA tiene la sílaba tónica en “FAN”.

La Sala considera entonces que no hay similitud fonética. Comparación conceptual 63. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”39, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales el signo distintivo tiene algún significado. 64.

En el presente caso, la Sala advierte que el término FANTÁSTICA40 significa: “[…]1. adj. Quimérico, fingido, que no tiene realidad y consiste solo en la imaginación. 2. adj. Perteneciente o relativo a la fantasía. 3. adj. Presuntuoso y entonado. 4. adj. coloq. Magnífico, excelente. […]” 65. Por su parte, el término FANTA41 no tienen significado en castellano. 66.

Ahora bien, la Sala advierte que la parte demandante argumentó que FANTA es una abreviación del término FANTÁSTICA o FANTASÍA, lo cual, en su opinión, conlleva a que los consumidores puedan confundir conceptualmente FANTÁSTICA con FANTA. Asimismo, señaló que FANTA es un término de fantasía y que, por consiguiente, tiene un alto grado de distintividad. 67.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente caso, consideró que: “[…] 4. Marcas de fantasía 4.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. […]”42 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 40 https://dle.rae.es/fant%C3%A1stico Consultado el 6 de septiembre de 2023 41 https://dle.rae.es/FANTA?m=form.

Consultado el 6 de septiembre de 2023 42 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI” 29 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68. La Sala considera que el término FANTA no es una abreviación clara del término FANTÁSTICA o FANTÁSTICO, como lo sostiene la parte demandante, toda vez que el hecho de que una palabra se acorte no implica necesariamente que es una abreviación. Asimismo, además la Sala no advierte que el término FANTA haga parte del listado de abreviaciones de la Real Academia Española43 y en el expediente no obran pruebas que demuestren que un consumidor medio entendería que FANTA es en efecto una abreviación del término FANTÁSTICO o FANTASÍA. 69.

De acuerdo con lo señalado supra, la Sala considera que, comoquiera que el término FANTA es de fantasía no se puede realizar un cotejo a nivel ideologico de los signos distintivos. 70. Por lo anteriormente expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca mixta concedida FANTÁSTICA y la familia de marcas con elemento común FANTA no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas. Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por la marca previamente registradas 71.

La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. 72.

En suma, la Sala considera, respecto del cotejo entre las marcas FANTÁSTICA y FANTA, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca mixta FANTÁSTICA no se encuentra en alguna causal que impida su registro. 43 https://dle.rae.es/contenido/abreviaturas-y-signos-empleados.

Consultado el 6 de septiembre de 2023. 30 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Conclusión 70. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta FANTÁSTICA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir semejanza con la marcas registradas de titularidad de la parte demandante. 71.

Por lo anteriormente expuesto, Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca mixta FANTÁSTICA no se encuentra incursa en la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 72. En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 8657 de 29 de febrero de 2016 y 83715 de 4 de diciembre de 2016, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, 31 Número único de radicación: 11001032400020170022100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.