CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020150000600 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Industrias de Aceite S.A. - IASA Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Alexander Benavides Alvis Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Industrias de Aceite S.A. - IASA contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 32973 de 29 de mayo de 2012 y 29863 de 30 de abril de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Industrias de Aceite S.A. - IASA, en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad 1 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 relativa2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 32973 de 29 de mayo de 2012, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 29863 de 30 de abril de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta “FINISOYA”, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Alexander Benavides Alvis, en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No 29863 del 30 de abril de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad Industrias de Aceite en contra de la Resolución No 32973 del 29 de mayo de 2012, confirmándola y, por tanto, declarando infundada la oposición presentada por la sociedad Industrias de Aceite en la clase internacional 29 y, a su vez, concediendo el registro de la marca que en la solicitud denominaron indebidamente FINISOYA (mixta), en la clase 29, solicitada por ALEXANDER BENAVIDES ALVIS. 2.2.

Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No 32973 del 29 de mayo de 2012, que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Industrias de Aceite en la clase internacional 29 y, a su vez, concedió el registro de la marca que en la solicitud denominaron indebidamente FINISOYA (mixta), en la clase 29, solicitada por ALEXANDER BENAVIDES ALVIS. 2.3.

Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por Industria de Aceite en la clase internacional 29 y, a su vez, negar el registro de la marca que en la solicitud denominaron indebidamente FINISOYA (mixta), en la clase 29, solicitado por ALEXANDER BENAVIDES ALVIS, con fundamento en dicha oposición. 2.4.

Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 6 de julio de 2011 el registro como marca del signo mixto “FINISOYA”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la referida solicitud se publicó el 28 de febrero de 2018 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 819, siendo objeto de oposición por la parte demandante, con base en sus registros marcarios “FLACOFINO”, “FINOLIGHT”, “FINO”, “FINOL”, “FINOSOL” y “FINISIMO”. 4.3. Que la directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “FINISOYA”, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Que la parte demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012. 4.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 29863 de 30 de abril de 2014, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. El artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1.

Adujo que la parte demandada incurrió en un error al apreciar la marca reprochada como una expresión unitariamente considerada “FINISOYA”, cuando en realidad está compuesta por dos palabras, como lo son las expresiones FINI y SOYA. 6.2. Indicó que la expresión SOYA debió ser excluida del cotejo marcario, por ser genérica respecto de los productos que ampara la marca cuestionada. 6.3.

Mencionó que el elemento distintivo de las marcas opositoras es la expresión FINO, pudiéndose afirmar que se ha construido una familia de marcas alrededor de esa expresión. 6.4. Argumentó que el hecho que la marca cuestionada incluya el término FINI, que es una variación de la expresión FINO, genera un riesgo de confusión entre los consumidores debido a la gran similitud entre esas dos palabras. 6.5.

Sostuvo que al incluir la palabra FINI en el signo distintivo solicitado, respecto de la cual recae su fuerza distintiva, da lugar a que se presenten evidentes semejanzas con las marcas previamente registradas y sobre las cuales ostenta derechos adquiridos. 6.6. Manifestó que las marcas confrontadas amparan los mismos productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, aceites y grasas comestibles, por lo que el consumidor se confundiría respecto del origen empresarial de estos o el vínculo de los titulares de los productos ofrecidos.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 7.1. Afirmó que los actos acusados no incurren en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 7.2.

Adujo que la marca cuestionada no consiste exclusivamente en un término que describa las características de los productos a identificar, ya que si bien es cierto que utiliza calificativos, también lo es que se muestra como una combinación nueva, que se aparta de las características esenciales del signo, por la manera que se presenta al consumidor. 7.3.

Indicó que, en relación con la similitud ortográfica, a pesar de que existen coincidencias entre las marcas cotejadas, la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o las palabras, el número de silabas y las terminaciones las hacen claramente diferenciables. 7.4. Sostuvo que desde el punto de vista fonético, al ser pronunciadas las marcas cotejadas, el sonido generado por cada una de sus palabras difiere, debido a que solo se presenta una coincidencia vocálica, la cual no es suficiente para determinar que existan semejanzas susceptibles de generar confusión. 7.5.

Anotó que frente al punto de vista conceptual o ideológico, la marca posteriormente registrada no hace referencia a un concepto concreto, evidenciando la imposibilidad de confusión entre los signos distintivos cotejados. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal.

Interpretación Prejudicial 9. Este Despacho, mediante auto de 18 de abril de 2018, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000; y este profirió la interpretación prejudicial 429-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. […]”. Audiencia Inicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de junio de 2019: i) reanudó el proceso y convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 25 de junio de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de enero de 2015, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 11.1.

La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal. 11.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 11.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 12. El agente del Ministerio Público consideró que el cargo de nulidad propuesto por la parte demandante no posee vocación de prosperidad, lo que obliga a que las 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente, dadas las diferencias ortográficas y fonéticas presentadas entre las marcas cotejadas.

Otras actuaciones 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de febrero de 2025, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual de los registros marcarios núms.: i) 491174 de la marca mixta “FINISOYA”; ii) 236324 y 224223 de las marcas nominativas “FINOL”; iii) 195242 de la marca mixta “FINOL”; iv) 271969 de la marca nominativa “FINISIMO”; v) 247727 de la marca mixta “FINOSOL”; vi) 259754 y 221359 de las marcas mixtas “FINO”; vii) 256423 y 224234 de las marcas mixtas “FINOLIGHT”; y vii) 253777 de la marca nominativa “FLACOFINO”, que identifican productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyo titular es la parte demandante. 14.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 7 de marzo de 2015, dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado de los reportes a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 429-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; vii) marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. De conformidad con el artículo 149, numeral 8º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 núm. 80 de 12 de marzo de 20193, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 18. Los actos acusados son los siguientes: 18.1. La Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012, mediante la cual la directora de signos distintivos concedió el registro de la marca mixta “FINISOYA” para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.2.

La Resolución núm. 29863 de 30 de abril de 2014, mediante la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32973 de 29 de mayo de 2012. El problema jurídico 19. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 19.1.

Si las resoluciones núms. 32973 de 29 de mayo de 2012 y 29863 de 30 de abril de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “FINISOYA”, solicitada para identificar "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles", productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 3 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 19.2.

En este sentido, se analizará, si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta “FINISOYA” y las siguientes marcas registradas cuyo titular es la parte demandante: i) Marca nominativa “FINOL”, con registro núm. 236.324, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, registro núm. 224.223, que identifica productos en la misma Clase de la mencionada Clasificación. ii) Marca mixta “FINOL”, con registro núm. 195.242, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) Marca nominativa “FINISIMO”, con registro núm. 271.969, que identifica, productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; iv) Marca mixta “FINOSOL”, con registro núm. 247.727, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; v) Marca mixta “FINO”, con registro núm. 259.754, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, registro núm. 221.359,que identifica productos en la misma Clase de la mencionada Clasificación, vi) Marca mixta “FINOLIGHT”, con registro núm. 256.423, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, registro núm. 224.234, que identifica productos en la misma Clase de la mencionada Clasificación; vii) Marca nominativa “FLACOFINO”, con registro núm. 253.777, que identifica productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 Cartagena4, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20005 de la Comisión de la Comunidad Andina6.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7 22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8. 4 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 5 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 6 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 7 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 8 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 24.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 25.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 27. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 28.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 429-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 29. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso9: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo FINISOYA (mixto) y las marcas FLACOFINO (mixta), FINOLIGHT (mixta), FINO (mixta), FINOL (denominativa), FINOSOL (mixta) y FINISIMO denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:(…) […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1 Como la controversia radica en una supuesta confusión- entre el signo FINISOYA (mixto) y las marcas FLACOFINO (mixta), FINOLIGHT (mixta), FINO (mixta), FINOSOL (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.5.

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 9 Cfr. Folios 105 a 117. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1 Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado FINISOYA (mixto) y las marcas FINOL (denominativa) y FINISIMO (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado FINISOYA (mixto) y las marcas FINOL (denominativa) y FINISIMO (denominativa). 4.

Familia de marcas 4.1. De acuerdo a lo alegado por INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA, esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término FINO, por lo que se desarrollara dicho tema. […] 4.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre fa inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 30. Conforme el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 31.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 32. La marca posteriormente registrada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: MARCA MIXTA CONCEDIDA 10 Titular: ALEXANDER BENAVIDES ALVIS Certificado núm. 491174 Clase 29: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”.

MARCAS OPOSITORAS (NOMINATIVAS Y MIXTAS)11 FINOL (nominativa) Titular: Industria de Aceites S.A. - IASA Certificado núm. 236324 Clase 29: “aceites comestibles, grasas y sus derivados.” FINOL (nominativa) Titular: Industria de Aceites S.A. - IASA Certificado núm. 224223 Clase 29: “productos alimenticios de origen animal y vegetal comestible aceites, grasas, mantecas, mantequillas” 12 ACEITE COMESTIBLE FINOL (la expresión ACEITE COMESTIBLE ira como explicativa) (mixta) Titular: Industria de Aceites S.A. - IASA Certificado núm. 195242 Clase 29: “productos químicos industriales” FINISIMO 10 Sobre el particular, se precisa que la expresión “ACEITE SOYA” es explicativa, razón por la cual no hace parte del signo y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad. 11 Cfr. Folio 29. 12 Sobre el particular, se precisa que las expresiones “ACEITE COMESTIBLE”, “FOR EXPORT” y “PURA SOYA Y GIRASOL” son explicativas, razón por la cual no hacen parte de la marca y, por ende, no deben ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 (nominativa) Titular: Industria de Aceites S.A. - IASA Certificado núm. 271969 Clase 29: “aceites comestibles, grasas y sus derivados” 13 FINOSOL (mixta) Titular: Industria de Aceites S.A. - IASA Certificado núm. 247727 Clase 29: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas; compotas; huevos; leche y productos lácteos y grasas comestibles” 14 FINO (mixta) Titular: Industria de Aceites S.A. - IASA Certificado núm. 259754 Clase 29: “productos comprendidos en la clase 29.” 15 FINO (mixta) Titular: Industria de Aceites S.A. - IASA Certificado núm. 221359 Clase 29: “solo aceites comestibles.” FINOLIGHT (mixta) 13 Sobre el particular, se precisa que las expresiones “ACEITE COMESTIBLE”, “FOR EXPORT” y “PURA SOYA Y GIRASOL” son explicativas, razón por la cual no hacen parte de la marca y, por ende, no deben ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. 14 Sobre el particular, se precisa que las expresiones “FOR EXPORT” son explicativas, razón por la cual no hacen parte de la marca y, por ende, no deben ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. 15 Sobre el particular, se precisa que las expresiones “FOR EXPORT” son explicativas, razón por la cual no hacen parte de la marca y, por ende, no deben ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 Titular: Industria de Aceites S.A. – IASA Certificado núm. 256423 Clase 29: “aceites comestibles, grasas y sus derivados.” FINOLIGHT (mixta) Titular: Industria de Aceites S.A. – IASA Certificado núm. 224234 Clase 29: “solo aceites comestibles.” FLACOFINO (mixta) Titular: Industria de Aceites S.A. – IASA Certificado núm. 253777 Clase 29: “aceites comestibles, grasas y sus derivados.” 33.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Aplicación del inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 34.

Precisado lo anterior, y antes de proceder a realizar el cotejo entre la marca concedida y las marcas previamente registradas, la Sala precisa que, de conformidad con lo previsto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 200016, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 16 La aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486, se limita únicamente a la acción de nulidad relativa y de nulidad absoluta establecidas en el citado artículo.

Es decir, que no aplica para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en la legislación nacional. Considerando nos encontramos ante una acción de nulidad relativa, es claro que el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 es aplicable en el caso sub examine. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 35.

Esta Sección, mediante sentencia de 24 de enero de 200817, respecto de la declaración de nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP- 2006 de 14 de junio de 2006, consideró que: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Asimismo, consideró que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 36.

Asimismo, esta Sección, en la sentencia de 21 de febrero de 201918, en relación a la aplicación y el alcance de lo previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, consideró que: “[…] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000 (sic), en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto. 17 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020090062200. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 (iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. […]” (Destacado fuera del texto) 37.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, cuando estos derechos dejan de existir, desaparece el interés de la parte demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

Así lo ha considerado esta Sección19: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […]” (Destacado fuera del texto) 38.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala advierte que: i) que la marca “FINOL” previamente registrada núm. 195242 que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra caducada, como consta en el reporte del estado actual de registro, visible en el índice 69 del expediente digital; ii) que la marca “FINOLIGHT” previamente registrada núm. 256423 que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, fue objeto de renuncia total, como consta en el reporte del estado actual de registro, visible en el índice 69 del expediente digital; y iii) que la marca “FINOLIGHT” previamente registrada núm. 224234 que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra caducada, como consta en el reporte del estado actual de registro, visible en el índice 69 del expediente digital. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020120011500 19 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 39. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de esta Sección, en relación a la aplicación de la regla prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a las marcas citadas supra, comoquiera que, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, dichas marca previamente registradas, en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, no se encuentran vigentes.

Análisis de los supuestos normativos 40. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

Esta Sección20, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”21. 42.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando 20 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”22. 43.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”23. 44. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta “FINISOYA”, concedida para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 45.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 23 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo ' de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […]”. 46. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación allegada a este proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 47.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y unas marcas mixtas y nominativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 48.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta “FINISOYA” concedida y las marcas mixtas y nominativas “FINOL”, “FINISIMO”, “FINOSOL”, “FINO”, y “FLACOFINO”, previamente registradas en su conjunto, resulta evidente que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 49. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 23 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”24.

(Destacado fuera del texto). 50. Adicionalmente, en el caso concreto, se analizará si las expresiones SOYA, FINO y SOL son de uso común. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 51. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen25. 52. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201426, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014.

C.P. María Elizabeth García González. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 53.

En igual sentido, la Sección Primera de esta Corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202127, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 54.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”28. 27 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018565-IP.2018, pág. 11. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 55.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”29.

(Destacado fuera del texto) 56. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección30, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 57.

De conformidad con lo expuesto, se debe señalar, respecto de la expresión “SOYA”, que hace parte de la marca cuestionada y las expresiones “FINO” y “SOL”, que hacen parte de las marcas opositoras, que son de uso común para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar servicios de la clase mencionada. 58.

Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada31. En efecto, se observan las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y que se encontraban vigentes para la fecha de la expedición del acto acusado: 29 Ibidem. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 31www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 22 de julio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ASOCIACION AMERICANA DE SOYA CALIDAD AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION 266047 29 SEÑORA SOYA COMERCIALIZADORA PIEDRAHITA S.A.S. 319700 29 CALCI-SOYA LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S A.S INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO S.A.S 345029 29 SOYA D´ORO FERNANDO CARABALI VALENCIA 370434 29 SOYA REAL COMERCIAL DE MERCADOS S.A.S. 423827 29 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE FINO PEZ ORGANIZACION PAJONALES S.A.S 389206 29 CAMPOFINO DESHIDRATADOS NATURALES LIMITADA.

DESNA LIMITADA 326377 29 TETRA FINO TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 233485 29 ALIMENTOS FINOS DEL NORTE EVANS FOOD PRODUCTS, INC. 152560 29 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SOL DEL LLANO DEL LLANO S.A 300262 29 LACTEOS VILLA DEL SOL JUAN JAIMES DURAN 341725 29 SOL PROTONIK SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. 345305 29 SOL DEL CAMPO PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S. PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S. 413469 29 LAGRIMAS DEL SOL GENTE DE LA PAMPA S.A. 419585 29 59.

Ahora, la actora también alegó que el término “SOYA”, presente en la marca cuestionada “FINISOYA”, es genérico respecto de los productos que identifica y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo marcario. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 60. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201032, definió el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico33, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. 61.

Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 62. En el caso sub examine, los productos que distingue la marca cuestionada son de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 63.

Sobre el particular, la Sala advierte que el término “SOYA” no puede considerarse como genérico respecto de los productos de la citada Clase 29, comoquiera que no existe un producto cuya denominación sea “SOYA”. 64. Sin embargo, la Sala considera que dicha palabra sí debe considerarse como descriptiva, ya que para fijar la descriptividad de las marcas, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.

Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial y, en el caso bajo examen, los productos que distingue el signo cuestionado, en la Clase 29 de la citada Clasificación, corresponden a carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 65.

Así las cosas, ante la pregunta de cómo es el producto que se pretende registrar, es evidente que “SOYA” puede describir una de las propiedades o ingredientes de los productos descritos para la Clase 29 de la Clasificación 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2005-00378-00. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 internacional de Niza, puesto que la respuesta lógica sería que se tratan de artículos cuyo ingrediente principal o sería la SOYA, como ocurre con la leche a base de soya, los granos de soya en conserva para uso alimenticio y las carnes preparadas partir de granos de soya. 66.

Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los productos enunciados con la palabra “SOYA”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la expresión y el producto; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el producto que este distingue. 67.

Ahora, conforme se expuso anteriormente, las expresiones o partículas que sean de uso común o descriptivas deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala recuerda que, si la exclusión de los componentes reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor34. 68.

Partiendo de lo anterior, la Sala considera que si bien es cierto que las expresiones FINO, SOL y SOYA son de uso común y descriptiva, respectivamente, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que éstas no pueden ser excluidas, comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas y, además, las fraccionaría. 69.

Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre las marcas “FINOL”, “FINISIMO”, “FINOSOL”, “FINO” y “FLACOFINO”, previamente registradas, y la marca “FINISOYA”, objeto de controversia. Cotejo entre la marca “FINOL” y la marca “FINISOYA” Comparación Ortográfica 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 70. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 71.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA F I N I S O Y A 1 2 3 4 5 6 7 8 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA F I N O L 1 2 3 4 5 72. La Sala advierte que las marcas previamente registradas “FINOL” están compuestas de una palabra, con dos (2) vocales (I-O) y tres (3) consonantes (F-N- L); mientras que el signo distintivo solicitado “FINISOYA” está conformado por una palabra, por cuatro (4) vocales (I-I-O-A) y cuatro (4) consonantes (F-N-S-Y). 73.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que la marca cuestionada “FINISOYA” contiene en su terminación la denominación la expresión SOYA; mientras que las opositoras finalizan con la partícula OL, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las marcas enfrentadas. 74.

En efecto, la Sala considera que la expresión SOYA y la partícula OL permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras diferente, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca solicitada la suficiente distintividad y permiten diferenciarla de la previamente registrada.

Comparación Fonética 30 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 75. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: FINOL - FINISOYA - FINOL - FINISOYA - FINOL - FINISOYA FINOL - FINISOYA - FINOL - FINISOYA - FINOL - FINISOYA FINOL - FINISOYA - FINOL - FINISOYA - FINOL - FINISOYA FINOL - FINISOYA - FINOL - FINISOYA - FINOL - FINISOYA 76.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles, lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la entonación y pronunciación de sus terminaciones es totalmente diferente.

Comparación Ideológica 77. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”35, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 78.

En el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente la marca solicitada “FINISOYA” y las marcas nominativas y mixtas registradas “FINOL” por cuanto, si bien es cierto que el término SOYA tiene un significado conocido para el consumidor, también lo es que la unión de las expresiones que conforman el signo distintivo cuestionado “FINISOYA” y las marcas previamente registradas “FINOL” no tienen un significado en el idioma castellano, por lo que habrán de tenerse como unas marcas de fantasía. Por ello, no es posible efectuar el cotejo desde este punto de vista. 79.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala concluye que entre la marca mixta “FINISOYA” y las marcas mixtas y nominativas “FINOL” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Cotejo entre la marca “FINISIMO” y la marca “FINISOYA” Comparación Ortográfica 80. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 81.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA F I N I S O Y A 1 2 3 4 5 6 7 8 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA F I N I S I M O 1 2 3 4 5 6 7 8 82. La Sala advierte que la marca nominativa previamente registrada “FINISIMO” está compuesta de una palabra, con cuatro (4) vocales (I-I-I-O) y cuatro (4) consonantes (F-N-S-M); mientras que el signo distintivo solicitado “FINISOYA” está compuesto por una palabra, por cuatro (4) vocales (I-I-O-A) y cuatro (4) consonantes (F-N-S-Y). 83.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que la marca posteriormente registrada “FINISOYA” contiene en su terminación la 32 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 expresión SOYA; mientras que la marca previamente registrada finaliza con la expresión SIMO, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las marcas enfrentadas. 84.

En efecto, la Sala considera que la expresión SOYA y la partícula SIMO, permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay unas letras diferentes, como una secuencia vocálica y consonántica desigual, que le otorgan a la marca solicitada la suficiente distintividad y permiten diferenciarla de la previamente registrada.

Comparación Fonética 85. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: FINISIMO - FINISOYA - FINISIMO - FINISOYA FINISIMO - FINISOYA - FINISIMO - FINISOYA FINISIMO - FINISOYA - FINISIMO - FINISOYA FINISIMO - FINISOYA - FINISIMO - FINISOYA 86.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles, lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la entonación y pronunciación de sus terminaciones es totalmente diferente.

Comparación Ideológica 87. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor 33 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 distinguir una de otra […]”36, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 88.

En el caso sub examine, la Sala advierte que el término “FINISIMO” que conforma a la marca previamente registrada, corresponde al superlativo de la palabra “FINO” que significa, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia37: “[…] Delicado y de buena calidad en su especie […]”. 89. Por su parte, se advierte que si bien es cierto que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra “SOYA”, la cual, como ya se dijo sí posee un significado conocido, también lo es que la unión de los términos que la componen, “FINISOYA”, no tienen una definición propia en el lenguaje castellano, por lo que la marca cuestionada ha de tenerse como de fantasía. 90.

En ese orden de ideas, al ser una de las marcas enfrentadas de fantasía, la Sala considera no es posible efectuar el cotejo desde este punto de vista. 91. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala concluye que entre la marca mixta “FINISOYA” y la marca nominativa “FINISIMO” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Cotejo entre la marca “FINOSOL” y la marca “FINISOYA” Comparación Ortográfica 92. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 37 https://dle.rae.es/fino?m=form 34 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 93.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA F I N I S O Y A 1 2 3 4 5 6 7 8 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA F I N O S O L 1 2 3 4 5 6 7 94. La Sala advierte que la marca mixta previamente registrada “FINOSOL” está compuesta de una palabra, con tres (3) vocales (I-O-O) y cuatro (4) consonantes (F-N-S-L); mientras que el signo distintivo solicitado “FINISOYA” está compuesto por una palabra, por cuatro (4) vocales (I-I-O-A) y cuatro (4) consonantes (F-N-S- Y). 95.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que la marca posteriormente registrada “FINISOYA” contiene a su final la expresión SOYA, mientras que la marca previamente registrada termina con la expresión SOL, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las marcas enfrentadas. 96.

En efecto, la Sala considera que la expresión SOYA y la palabra SOL, permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un numero de letras diferentes, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad y permiten diferenciarla de la previamente registrada.

Comparación Fonética 97. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar 35 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: FINOSOL - FINISOYA – FINOSOL - FINISOYA FINOSOL - FINISOYA – FINOSOL - FINISOYA FINOSOL - FINISOYA – FINOSOL - FINISOYA FINOSOL - FINISOYA – FINOSOL - FINISOYA 98.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la entonación y pronunciación de sus terminaciones es totalmente diferente.

Comparación Ideológica 99. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”38, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 100.

En el caso sub examine, la Sala advierte que el término “SOL”, que hace parte de la marca previamente registrada “FINOSOL”, se define, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, como39: “[…] Estrella luminosa, centro del sistema planetario en que está situada la Tierra. El solsticio es la época en que el Sol se halla en uno de los trópicos. […]”. 101.

Por su parte, se advierte que si bien es cierto que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra “SOYA”, la cual, como ya se dijo sí posee un significado conocido, también lo es que la unión de los términos que la componen, “FINISOYA”, no tienen una definición propia en el lenguaje castellano, por lo que la marca cuestionada ha de tenerse como de fantasía. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 39 https://dle.rae.es/sol?m=form 36 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 102.

En ese orden de ideas, al ser una de las marcas enfrentadas de fantasía, la Sala considera no es posible efectuar el cotejo desde este punto de vista. 103. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala concluye que entre la marca mixta “FINISOYA” y la marca mixta “FINOSOL” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Cotejo entre la marca “FINO” y la marca “FINISOYA” Comparación Ortográfica 104. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 105.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA F I N I S O Y A 1 2 3 4 5 6 7 8 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA F I N O 1 2 3 4 106. La Sala advierte que las marcas previamente registradas “FINO” están compuesta de una palabra, con dos (2) vocales (I-O) y dos (2) consonantes (F-N); mientras que el signo distintivo solicitado “FINISOYA” está compuesto por una palabra, por cuatro (4) vocales (I-I-O-A) y cuatro (4) consonantes (F-N-S-Y). 37 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 107.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que la marca solicitada “FINISOYA” contiene a su final la expresión SOYA, mientras que la marca previamente registrada presenta en su terminación la partícula NO, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las marcas enfrentadas. 108.

En efecto, la Sala considera que la expresión SOYA y la partícula NO, permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un numero de letras diferentes, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad y permiten diferenciarla de la previamente registrada.

Comparación Fonética 109. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: FINO - FINISOYA - FINO - FINISOYA FINO - FINISOYA - FINO - FINISOYA FINO - FINISOYA - FINO – FINISOYA FINO - FINISOYA - FINO - FINISOYA 110.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles, lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la entonación y pronunciación de sus raíces es totalmente diferente.

Comparación Ideológica 111. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o 38 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”40, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 112.

En el caso sub examine, la Sala advierte que el término “FINO”, que conforma a la marca previamente registrada, significa, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia41: “[…] Delicado y de buena calidad en su especie […]”. 113. Por su parte, se advierte que si bien es cierto que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra “SOYA”, la cual, como ya se dijo sí posee un significado conocido, también lo es que la unión de los términos que la componen, “FINISOYA”, no tienen una definición propia en el lenguaje castellano, por lo que la marca cuestionada ha de tenerse como de fantasía. 114.

En ese orden de ideas, al ser una de las marcas enfrentadas de fantasía, la Sala considera no es posible efectuar el cotejo desde este punto de vista. 115. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala concluye que entre la marca mixta “FINISOYA” y la marca mixta “FINO” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Cotejo entre la marca “FLACOFINO” y la marca “FINISOYA” Comparación Ortográfica 116. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 41 https://dle.rae.es/fino?m=form 39 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 117.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA F I N I S O Y A 1 2 3 4 5 6 7 8 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA F L A C O F I N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 118. La Sala advierte que la marca mixta previamente registrada “FLACOFINO” está compuesta de una palabra, con cuatro (4) vocales (A-O-I-O) y cinco (5) consonantes (F-L-C-F-N); mientras que el signo distintivo solicitado “FINISOYA” está compuesto por una palabra, por cuatro (4) vocales (I-I-O-A) y cuatro (4) consonantes (F-N-S- Y). 119.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que la marca solicitada “FINISOYA” contiene en su raíz el término “FINI” y en su terminación la palabra “SOYA”; mientras que la marca previamente registrada cuenta al inicio con la palabra “FLACO” y a su final con la expresión “FINO”, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las marcas enfrentadas. 120.

En efecto, la Sala considera que las raíces y las terminaciones de las marcas enfrentadas permiten su diferenciación desde el punto de vista ortográfico, en la medida en que generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un numero de letras diferentes, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad y permiten diferenciarla de la previamente registrada.

Comparación Fonética 40 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 121. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: FLACOFINO - FINISOYA - FLACOFINO - FINISOYA FLACOFINO - FINISOYA - FLACOFINO - FINISOYA FLACOFINO - FINISOYA - FLACOFINO - FINISOYA FLACOFINO - FINISOYA - FLACOFINO - FINISOYA 122.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles, lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la entonación y pronunciación de sus raíces es totalmente diferente.

Comparación Ideológica 123. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”42, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 124.

En el caso sub examine, la Sala advierte que los términos “FLACO” y “FINO”, que conforman a la marca previamente registrada, significan, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, respectivamente: “[…] adj. De pocas carnes. […]”43 y “[…] Delicado y de buena calidad en su especie […]”44. 125. Por su parte, se advierte que si bien es cierto que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra “SOYA”, la cual, como ya se dijo, sí posee un significado conocido, también lo es que la unión de los términos que la componen, “FINISOYA”, no tienen una definición propia en el lenguaje castellano, por lo que la marca cuestionada ha de tenerse como de fantasía. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 43 https://dle.rae.es/flaco?m=form 44 https://dle.rae.es/fino?m=form 41 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 126.

En ese orden de ideas, al ser una de las marcas enfrentadas de fantasía, la Sala considera no es posible efectuar el cotejo desde este punto de vista. 127. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala concluye que entre la marca mixta “FINISOYA” y la marca mixta “FLACOFINO” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos 128. La Sala considera que comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre la marca mixta “FINISOYA” y las marcas nominativas y mixtas opositoras “FINOL”, “FINISIMO”, “FINOSOL”,“FINO” y “FLACOFINO” de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 129.

En suma, la Sala estima, respecto del cotejo entre la mixta “FINISOYA” y las marcas nominativas y mixtas opositoras “FINOL”, “FINISIMO”, “FINOSOL”,“FINO” y “FLACOFINO, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca mixta “FINISOYA” no se encuentra incursa en ninguna causal que impida su registro.

Familia de marcas 42 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 130. La Sala advierte que la parte demandante argumentó en el escrito de la demanda, que las marcas previamente registradas hacen parte de una familia de marcas, en la que FINO es el elemento distintivo común. 131. Al respecto, esta Sala advierte que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que45 la familia de marcas es el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona, a saber: “[…] 3.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.[…]”. 132.

Atendiendo a lo indicado supra, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Sala considera que las marcas previamente registradas no contienen elementos que incluyan un rasgo distintivo común en sus marcas, máxime si se tiene en cuenta que en su conformación se encuentra la partícula FINO, que es de uso común para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, como se explicó líneas atrás. Conclusión 133.

La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca mixta “FINISOYA”, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con las marcas nominativas y mixtas opositoras “FINOL”, “FINISIMO”, “FINOSOL”,“FINO” y “FLACOFINO, cuyo titular es la parte demandante. 45 Interpretación Prejudicial 413-IP-2019. 43 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600 134.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 32973 de 29 de mayo de 2012 y 29863 de 30 de abril de 2014, y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 respecto de las marcas: i) “FINOL” con certificado de registro núm. 195242 que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) “FINOLIGHT” con certificado de registro núm. 256423 que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) “FINOLIGHT” con certificado de registro núm. 224234 que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 44 Núm. único de radicación: 11001032400020150000600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.