11001032400020120000800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: Referencia: 11001-0324-000-2012-00008-00 Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: Tema: Alicorp S.A.A. Propiedad industrial – Cancelación por notoriedad de la marca – Requisitos para que opere la cancelación por notoriedad – Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Reglas de cotejo – Notoriedad – Prueba de la notoriedad de la marca – Marcas en conflicto: «NUTRIKAN» (nominativa) – «NUTRECAN» (nominativa) Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Solla S.A., en contra de la Resolución No. 42462 del 12 de agosto de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó la cancelación por notoriedad de la marca «NUTRIKAN» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Alicorp S.A.A. I.- ANTECEDENTES I.1.- La demanda 1.

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Solla S.A. en ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 85 del C.C.A.2, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 2.1.

Que se declare la Nulidad de la Resolución No.46462 de 12 de agosto de 2011, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió lo siguiente: 1 El 16 de enero de 2012 (folios 1 a 45 del expediente ordinario de la referencia con radicación No. 2012-00008- 00). 2 Toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se negó la cancelación por notoriedad de un registro marcario. 2 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “ARTICULO PRIMERO. Revocar la Resolución No 54910 de 29 de octubre del 2009 proferido por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO. Negar la cancelación por notoriedad del Certificado de registro No 223.239 correspondiente a la marca NUTRIKAN Registrada a nombre de la sociedad ALICORP S.A.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la clasificación internacional e(sic) Niza.” 2.2. Que como consecuencia de la declaración anterior se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria de Comercio, confirmar lo dispuesto en las Resoluciones números: a) Resolución No 54910 de 29 de octubre de 2009 que canceló totalmente la marca NUTRIKAN Clase 31 Certificado No 223.239 a la sociedad ALICORP S.A.A. de LIMA PERU y, b) Lo dispuesto en la Resolución No 9817 de 22 de febrero del 2010 proferida por la Dirección de Signos Distintivos que confirmó la resolución anterior. 2.3.

Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º. Del Decreto Legislativo 209 de 1.957. 2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las siguientes medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]»3.

I.1.1.- Los hechos4 2. Manifestó el apoderado judicial de la parte actora que, mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 1998, la sociedad Alicorp S.A.A. (de Lima – Perú), presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo «NUTRIKAN» (nominativo) para amparar productos incluidos en la Clase 31 del nomenclátor internacional5. 3.

Señaló que la mencionada solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 478, el día 26 de mayo de 1999. 4. Relató que, una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 5. Indicó que, mediante la Resolución No. 21586 del 15 de octubre de 1999, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, otorgó el registro de la marca 3 Folios 8 a 9 del expediente ordinario. 4 Folios 9 a 16 de la causa ordinaria. 5 Solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo No. 98-077.490. 3 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «NUTRIKAN» (nominativa)6 a la sociedad Alicorp S.A.A. (de Lima – Perú), para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.

Expresó que para la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo nominativo «NUTRIKAN», la marca «NUTRECAN» (nominativa)7, de su propiedad, ya era ampliamente conocida en el mercado colombiano, debido a la amplia difusión de ésta y al nivel de aceptación con el que contaba entre los consumidores; lo cual se podía acreditar con la alta cifra de ventas con la que contaban los productos ofertados por la referida marca. 7.

Adujo que debido a la gran notoriedad de la que gozaba la marca previamente registrada «NUTRECAN» (nominativa), y al alto grado de similitud presentado entre esta y el signo posteriormente solicitado a registro, el día 18 de septiembre de 2006 presentó solicitud de cancelación por notoriedad, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (respecto del signo nominativo «NUTRIKAN»); alegando que, la marca respecto de la cual se alegaba la notoriedad, se encontraba registrada desde el 12 de octubre de 1990, para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.

Refirió que mediante la Resolución No. 54910 de 29 de octubre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió reconocer la notoriedad de la marca «NUTRECAN» (nominativa)8 para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 del nomenclátor Internacional; y, como consecuencia de lo anterior, ordenó cancelar el registro del signo «NUTRIKAN» (nominativo)9, decisión que fue confirmada en sede de reposición mediante la Resolución No. 09817 de 22 de febrero de 2010. 9.

Finalmente, puso de presente que, mediante la Resolución No. 42462 del 12 de agosto de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación revocó las resoluciones núms. 54910 y 09817 y, en consecuencia, negó la cancelación por notoriedad de la marca «NUTRIKAN» (nominativa); con fundamento en que, en su criterio, la sociedad Solla S.A. no consiguió acreditar ni demostrar el carácter notorio de su marca «NUTRECAN» (nominativa), previamente registrada.

I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación10 10. Adujo la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, vulneró el artículo 13 de la Constitución Política, el artículo 3° (inciso 6°) del Código Contencioso Administrativo y el artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de 6 Registro No. 223.239. 7 Registro No. 142.637. 8 Registro No. 142.637. 9 Registro No. 223.239. 10 Folios 16 a 30 del plenario ordinario. 4 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 108 (inciso final) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de 1993. 11.

Sostuvo que, en el presente caso y en su criterio, la SIC vulneró su principio a la igualdad, al no darle un «trato similar al que sí se le dio a la sociedad Alicorp S.A.A.» al momento de analizar y estudiar la notoriedad de la marca de su propiedad, esto es, «NUTRECAN» (nominativa). 12. Argumentó que, al momento de la solicitud de registro del signo nominativo «NUTRIKAN», es decir, el 30 de diciembre de 1998, ya la marca nominativa «NUTRECAN» gozaba de notoriedad, tal y como se acredita con la certificación expedida por el revisor fiscal de la sociedad Solla S.A., «[…] por medio del cual se demuestra el volumen de ventas de “alimentos para animales” de la marca «NUTRECAN» realizadas a terceros en el periodo comprendido entre los años 1993 a 1998; ventas que ascienden al monto de cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis millones cuatrocientos setenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos ($45.846.477.793) […]». 13.

Destacó que, el volumen de las ventas de un producto, ha sido considerado en otras oportunidades como un factor para determinar la notoriedad de una marca por parte de numerosas resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, así como también por la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado; alegando así, en el caso sub judice, un desconocimiento de la jurisprudencia y de la ley por parte de la entidad demandada (SIC). 14.

Mencionó que la entidad accionada (SIC) realizó una «indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad demandante», por cuanto a su juicio, no solo debían tenerse en cuenta las pruebas que demostraban la notoriedad de la marca al momento en el que se solicitó el registro del signo sobre la cual se solicita la cancelación, sino también, aquellas desde el momento en el que se presentó la referida solicitud de cancelación. 15.

Señaló también, que la SIC, vulneró las normas que se dicen transgredidas, por cuanto «[…] no tuvo en cuenta la gran cantidad de facturas cambiarias aportadas por la sociedad Solla S.A.; las cuales evidencian el gran número de compraventas realizadas por la sociedad con diferentes personas naturales y jurídicas […]». 16. En igual sentido, precisó que el actuar de la SIC, constituye en su criterio un desconocimiento absoluto de la jurisprudencia del Consejo de Estado, por el hecho de no haber considerado las certificaciones que se adjuntaron a la acción de cancelación por notoriedad; que demostraban la alta difusión en el comercio nacional de los alimentos para animales producidos por la marca «NUTRECAN» (nominativa), emitidas por diferentes medios de comunicación. 17.

Finalmente, afirmó que si en conjunto con las pruebas referidas en los numerales anteriores se agrega a su análisis la inversión en publicidad utilizada por la sociedad 5 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Solla S.A., para promocionar los productos de la marca «NUTRECAN» (nominativa), se hace aún más evidente su notoriedad entre el público consumidor.

II-. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio11 18. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que, con ocasión de la expedición de la resolución acusada, la autoridad que representa no incurrió en violación alguna de las normas andinas, pues la misma se fundamenta en ellas, así como en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto. 19.

Explicó que, el acto administrativo enjuiciado, no vulneró de ninguna forma las garantías de la parte actora, por cuanto «[…] el derecho a la igualdad se subsume en cada uno de los casos analizados por la autoridad marcaria, pues al momento de realizar el análisis de cada caso, este se realiza de conformidad con las reglas de la sana crítica, con la debida valoración de cada una de las pruebas aportadas, tal como aquí se realizó; y, dentro del cual, se pudo apreciar que todos los documentos allegados hacen referencia a hechos posteriores a 1998, año en el cual se presentó la solicitud de registro de la marca “NUTRIKAN” […]». 20.

Anotó, en su contestación, que los elementos probatorios aportados no permiten acreditar la notoriedad de la marca nominativa «NUTRECAN», aun cuando en estos se pudiera evidenciar un alto nivel de ventas del producto, debido a que esto no era suficiente para demostrar que existiese un amplio conocimiento entre el público consumidor y, por lo tanto, no se cumplía con los criterios exigidos por el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993. 21.

Concluyó que, en vista de que no es posible determinar la notoriedad de la marca «NUTRECAN» (nominativa), con base en las pruebas allegadas por la sociedad demandante, resulta improcedente efectuar un análisis de identidad o semejanza del signo objeto de cancelación; en tanto no se cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 235 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para la aplicación de la acción de cancelación por notoriedad.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Sociedad Alicorp S.A.A. 22. La sociedad Alicorp S.A.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas en el proceso, no intervino en esta etapa procesal12. 11 Folios 63 a 73 del radicado núm. 2012-00008-00. 12 Folio 75 del expediente ordinario. 6 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 564-IP-2015 del 13 de octubre de 201613, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, excluyendo del análisis los artículos 83 literales d) y e) y 108 (inciso final) de la Decisión 344 de 1993.

De oficio, interpretó los artículos 170, 224 y 230 de la Decisión 486 y, adicionalmente, el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993; para analizar la figura de la acción de cancelación por notoriedad, el concepto de marca notoria y lo concerniente a los requisitos necesarios para considerar una marca como notoriamente conocida, a la fecha en que se solicitó el registro del signo que se pretende cancelar.

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…] C. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN 1. Cancelación por notoriedad de una marca. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación por notoriedad de una marca 1.1. La sociedad SOLLA S.A. presentó acción de cancelación en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa) con fundamento en la notoriedad de su marca NUTRECAN (denominativa) registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de lo cual se analizará este tema. 1.2.

Se debe iniciar enunciando que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 235 de la Decisión 486, la cancelación por notoriedad de un signo procede si así lo dispone la legislación nacional. 1.3. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el Artículo 170 de la Decisión 486. […] 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 13 Folios 90 a 102 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2012-00008-00. 7 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido: 1.5.

En consideración a que en el proceso interno la compañía actora afirma que su marca NUTRECAN (denominativa) era notoria para productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza, y se concedió el registro de la marca NUTRIKAN (denominativa) para la misma clase, que es confundible con su marca, se deberá analizar en primer lugar la eventual confusión que puede existir entre los signos en conflicto. 1.6.

Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. 1.7. En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: […] Fonética […] Ortográfica […] Figurativa o gráfica […] Conceptual o ideológica […] […] 1.9.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.10. Adicionalmente, se deben comparar los signos denominativos NUTRIKAN y NUTRECAN, aplicando los siguientes criterios: […] 1.11.

Por lo tanto, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos NUTRIKAN y NUTRECAN. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria: 1.12.

De acuerdo con el Artículo 236 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. […] 1.14. En el caso de análisis, se debe verificar que el actual titular de la marca NUTRECAN (denominativa) sea quien propuso la acción de cancelación en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa). c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro: 8 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.15.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción, haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […] 1.17. Si bien la Decisión 344 no contemplaba en concepto de marca notoria, el Artículo 224 de la Decisión 486 si lo hace, del cual se pueden desprender las siguientes características: 1.17.1.

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 de la Decisión 486 establece que se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. 1.17.12. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 1.17.13. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. PRUEBA: 1.18. A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, en el presente caso al 30 de diciembre de 1998, y de acuerdo a la legislación vigente, que en el caso en concreto es la Decisión 344. 1.19.

El Artículo 84 de la Decisión 344 enunciaba que: “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 9 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 1.20.

Mediante auto del 4 de abril de 201714, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante15 y la demandada16, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma.

El tercero interviniente y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal17. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico 25. El apoderado judicial de la sociedad Solla S.A., solicitó a la Sala de Decisión decretar la nulidad de la Resolución No. 42462 del 12 de agosto de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió negar la cancelación por notoriedad de la marca «NUTRIKAN» (nominativa)18, para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Alicorp S.A.A. 26.

La parte actora manifestó que el acto administrativo demandado es nulo, pues considera que al momento de la solicitud de registro del signo «NUTRIKAN» (nominativo), esto es, el 30 de diciembre de 1998, la marca «NUTRECAN» (nominativa)19, de su propiedad, ya era considerada una marca notoria y ampliamente conocida en el mercado colombiano, debido a su amplia difusión y aceptación entre los consumidores, para distinguir productos amparados en la Clase 31 del nomenclátor internacional20. 27.

Aunado a ello, adujo que el signo «NUTRIKAN» (nominativo)21 es confundible, presenta un alto grado de similitud y, en consecuencia, genera riesgo de asociación 14 Folio 111 del expediente de la referencia con radicación No. 2012-00008-00. 15 Folios 112 a 128 del expediente ordinario. 16 Folios 129 a 134 del plenario ordinario. 17 Folio 135 de la causa ordinaria. 18 Registro No. 223.239. 19 Registro No. 142.637. 20 Si se tiene en cuenta, además, que la misma se encontraba registrada desde el 30 de septiembre de 1993. 21 Registro No. 223.239. 10 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio y confusión respecto de la marca «NUTRECAN» (nominativa)22, previamente registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 28.

Señaló, además, que la entidad demandada (SIC), en su criterio le dio un «tratamiento diferente al caso enunciado en consideración con otros resueltos anteriormente por la entidad», vulnerando así el principio a la igualdad; aunado al hecho de que, en el caso de marras, la misma realizó una «indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad demandante», que ciertamente demostraban la notoriedad de su marca «NUTRECAN» (nominativa), al momento en el cual se solicitó el registro del signo sobre el cual se solicita la cancelación, así como también, cuando se interpuso la acción de cancelación por notoriedad; alegando así, en el caso sub judice, un desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia y de la ley por parte de la entidad accionada (SIC).

V.2.- Violación del artículo 13 de la Constitución Política, el artículo 3° (inciso 6°) del Código Contencioso Administrativo y el artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 83 literales d) y e) y 108 (inciso final) de la Decisión 344 de 1993 29. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial indicó como normas violadas el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 6° del artículo 3° del Código Contencioso Administrativo y el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en los literales d) y e) del artículo 83 e inciso final del artículo 108 de la Decisión 344 de 1993, se tiene que la solicitud de cancelación por notoriedad fue presentada el día 18 de septiembre de 2006; fecha para la cual ya se encontraba en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto se deberá tener en cuenta ésta al momento de realizar el análisis del trámite de la acción impetrada. 30.

Señaló que, la normatividad que se encontraba vigente al momento en el que se solicitó el registro del signo «NUTRIKAN» (nominativo), era la Decisión 344 de 1993, teniendo en cuenta que dicha solicitud fue presentada el día 30 de diciembre de 1998. 31. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, procede únicamente el análisis de los artículos 170, 224, 230 y 235 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso23. 22 Registro No. 142.637. 23 Folios 90 a 102 del expediente ordinario (Interpretación Prejudicial No. 564-IP-2015 del 13 de octubre de 2016). 11 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.3.- La normativa aplicable 32.

En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 170, 224, 230 y 235 de la Decisión 486 de 2000, en armonía con el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993, normas cuyo tenor literal es el siguiente: […] Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (…) Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…) Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. (…) Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

(…) Decisión 344 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial. El ACUERDO DE CARTAGENA. (…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 12 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca […]. 33.

Cabe advertir que, a través del transcrito artículo 235, el ordenamiento andino está permitiendo a los países miembros regular la procedencia de la acción de cancelación por notoriedad. Y es precisamente en desarrollo de dicha autorización dada por la norma comunitaria, que Colombia (como Estado miembro) decidió reglamentar la acción de cancelación por notoriedad a través de dos normas.

La primera de ellas es el numeral 3° del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, donde se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, entre las cuales se encuentra “Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad”. La segunda, el numeral 1.1.2.3.14, del Capítulo I, del Título X de la Circular Única; la cual estableció la tasa que debe pagar el solicitante para presentar y adelantar la acción de cancelación de un registro marcario por notoriedad.

V.4.- Cancelación por notoriedad V.4.1.- Requisitos para la cancelación por notoriedad 34. Ahora bien, y en la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia hizo en el presente proceso, mencionó los requisitos que deben ser reunidos para que opere la acción de cancelación por notoriedad de una marca, los cuales son los siguientes, a saber: «[…] Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro […]».

(negrillas por fuera del texto) 35. Así pues, y en aras de la resolución del caso concreto, la Sala de Decisión procederá, a continuación, a verificar y comprobar el lleno de los requisitos expuestos en precedencia, de conformidad con las directrices expuestas por el Tribunal Andino, la normativa andina aplicable al caso y en concordancia con la jurisprudencia emanada por la Sección Primera del Consejo de Estado. 13 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.4.1.1.- Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido V.4.1.1.1.- Examen de registrabilidad 36.

De la lectura detallada de la cita anterior, la Sala encuentra que para que opere la cancelación por notoriedad, el signo que se solicite debe ser similar o idéntico a uno notoriamente conocido, previamente registrado por un tercero; con base en lo anterior, es dable para la Sala concluir que, basta solo con que el signo solicitado sea similar a una marca notoria para que se entienda agotado este requisito. 37.

Sobre este aspecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, señaló24: «[…] En consideración a que en el proceso interno la compañía actora afirma que su marca NUTRECAN (denominativa) era notoria para productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza, y se concedió el registro de la marca NUTRIKAN (denominativa) para la misma clase, que es confundible con su marca, se deberá analizar en primer lugar la eventual confusión que puede existir entre los signos en conflicto.

Dentro de la acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal […]». (negrillas por fuera del texto). V.4.1.1.2.- Las reglas de cotejo marcario 38.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria25 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: «[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o 24 Folios 90 a 102 del expediente (Interpretación Prejudicial No. 564-IP-2015 del 13 de octubre de 2016). 25 Ibídem. 14 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” 5.

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 6.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate [ ]». (negrillas fuera de texto). 39. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden ortográfico, visual, fonético y conceptual.

V.4.1.1.3.- Comparación de los signos 40. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado: NUTRIKAN (Nominativo – Clase 31 – Registro No. 223239) - Marca sobre la cual se alega la notoriedad: NUTRECAN (Nominativa – Clase 31 – Registro No. 142637) 41.

Una vez verificadas las marcas objeto de controversia, inicialmente encontramos que ambos signos son nominativos, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar atendiendo estos elementos, toda vez que son las palabras las que generan mayor impacto y recordación frente a los consumidores. 42. En efecto, el elemento nominativo es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 15 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 43.

Sobre el elemento nominativo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, manifestó que se deben tener en cuenta las siguientes reglas: «[…] 1.10.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 1.10.2.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 1.10.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 1.10.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]». 44.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede a realizar el cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente. Veamos: Signo solicitado N U T R I K A N 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca previamente registrada N U T R E C A N 1 2 3 4 5 6 7 8 45. En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala considera que la misma resulta evidente, pues los signos en conflicto comparten el mismo número de letras y de sílabas.

En efecto, los signos se encuentran conformados por ocho (8) letras y por tres (3) silabas, esto es, NU – TRI – KAN y NU – TRE – CAN. 46. Nótese igualmente, que los signos en conflicto comparten dos (2) de las vocales que los conforman (U y E), así como también tres (3) de sus consonantes (N, T y R). Aunado a lo anterior, el prefijo es el mismo, en tanto que el inicio de estos es “NU”. 16 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 47.

Ahora bien, cabe resaltar que, si bien existe una diferencia respecto de una vocal en los signos, lo cierto es que esta circunstancia, por si sola, no resta semejanza en los mismos. Igual consideración se podría predicar en el cambio de la letra K por la letra C. 48. En efecto, si bien es cierto cambia la vocal en la quinta posición de las marcas cotejadas y la consonante en la sexta, también lo es que, dichos cambios, por si mismos, no tienen la entidad suficiente para concluir su falta de similitud. 49.

Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión y/o de asociación para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: NUTRIKAN – NUTRECAN – NUTRIKAN – NUTRECAN – NUTRIKAN – NUTRECAN NUTRIKAN – NUTRECAN – NUTRIKAN – NUTRECAN – NUTRIKAN – NUTRECAN NUTRIKAN – NUTRECAN – NUTRIKAN – NUTRECAN – NUTRIKAN – NUTRECAN NUTRIKAN – NUTRECAN – NUTRIKAN – NUTRECAN – NUTRIKAN – NUTRECAN 50.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma similar. 51. En este sentido, si bien es cierto que los signos se diferencian en las letras K y C, también lo es que ambas se pronuncian en forma idéntica. 52.

En lo que respecta a las letras I y E que, a pesar de pronunciarse de forma diferente, es claro que no tienen la entidad suficiente para restarle similitud desde el aspecto fonético al signo solicitado. 53. En lo atinente al aspecto ideológico, resulta necesario indicar que la expresión NUTRIKAN es una palabra que no tiene significado en el idioma español y, por lo tanto, resulta un signo de fantasía. Igualmente ocurre con la expresión NUTRECAN, la cual no ostenta significado conceptual en la lengua castellana. 54.

Si bien las palabras “NUTRE” y “CAN”, vistas separadamente, consiguen tener un significado en nuestra lengua nativa, hay que poner de relieve que, analizadas como una unidad, y como en efecto yacen en la marca actualmente registrada, siguen sin obtener un significado en el idioma español, a la postre. 55. Por ende, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que se trata, en todos los casos, de signos de fantasía. 17 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 56.

En síntesis, y por las razones anteriores, la Sala de Decisión entiende y colige que existe similitud ortográfica, visual y fonética entre las marcas nominativas objeto de análisis. 57. Una vez verificado el primer requisito para efectos de que opere la acción de cancelación por notoriedad de una marca, esto es, (i) que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido, le corresponde ahora a la Sala corroborar, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 235 de la Decisión 486, (ii) que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria y (iii) que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

V.4.1.2.- Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 58. En relación con la legitimación para presentar la solicitud de cancelación de una marca por notoriedad, el artículo 235 de la Decisión 486 del 2000, a su tenor, establece que: «[…] Artículo 235: Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro […]».

(negrillas por fuera del texto) 59. A su turno, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial que obra en el plenario26, se pronunció respecto de lo anterior manifestando que: «[…] 1.12. De acuerdo con el artículo 236 (Sic) de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. […] 1.14.

En el caso en análisis, se debe verificar que el actual titular de la marca NUTRECAN (denominativa) sea quien propuso la acción de cancelación en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa) […]». (negrillas por fuera del texto) 60. Pues bien, y una vez consultado el certificado de registro marcario No. 142637 en el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio27, se evidencia que en este, en efecto, funge actualmente como titular de la marca «NUTRECAN» (nominativa) la Sociedad Solla S.A.; registro que se 26 Interpretación Prejudicial No. 564-IP-2015 del 13 de octubre de 2016. 27 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637993607806409341.

Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2022. 18 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio encuentra vigente28 y quien solicitó la cancelación del registro de la marca «NUTRIKAN» (nominativa), de propiedad de la sociedad Alicorp S.A.A. 61. Así las cosas, y en el caso sub examine, la Sala encuentra satisfecho y acreditado el requisito concerniente a la legitimidad al momento de la presentación de la acción de cancelación por notoriedad, por cuanto ésta fue interpuesta por el titular legítimo de la marca sobre la cual se alega la notoriedad.

V.4.1.3.- Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro 62. Finalmente, y en este último apartado, corresponde a la Sala de Decisión determinar si la marca «NUTRECAN» (nominativa) era suficientemente notoria al momento en el que se solicitó el registro del signo «NUTRIKAN» (nominativo), con el fin de establecer si se cumplen a cabalidad los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de cancelación por notoriedad. 63.

En este punto, huelga destacar que la jurisprudencia proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha definido la marca notoria como: «[…] Aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo […]»29. 64.

Por su parte, el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993, analiza los factores que se deben tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos y servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; y d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 65.

Ahora bien, y en cuanto a la prueba de la notoriedad de una marca, encuentra la Sala que, el Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, expresó que30: «[…] 1.15. El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción, haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […] 28 Hasta el 30 de septiembre de 2023. 29 Interpretación Prejudicial No. 07-IP-1996. 30 Interpretación Prejudicial No. 564-IP-2015 del 13 de octubre de 2016. 19 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.18.

A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, en el presente caso al 30 de diciembre de 1998, y de acuerdo a la legislación vigente, que en el caso concreto es la Decisión 344. […] 1.20.

Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el titular de la marca NUTRECAN (denominativa) deberá incorporar los documentos necesarios que prueben que fue notoria a la fecha en que se solicitó el registro del signo NUTRIKAN (denominativa) […]». (negrillas por fuera de texto original) 66. En ese orden de ideas, la Sala estima que, para efectos de probar la notoriedad de la marca «NUTRECAN» (nominativa) se deberá realizar el análisis sobre las pruebas allegadas y relacionadas con la fecha en la que se realizó la solicitud de registro de la marca sobre la que se ejerce la acción de cancelación, esto es, al 30 de diciembre de 199831. 67.

Al respecto y en primer lugar, la Sala considera que se debe excluir del análisis, las pruebas aportadas por la sociedad demandante (Solla S.A.) que versen sobre hechos ocurridos desde el 30 de diciembre de 1998 en adelante, fecha en la cual el tercero interesado (Alicorp S.A.A.) solicitó ante la autoridad marcaria (SIC) el registro del signo «NUTIKAN» (nominativo); por cuanto resultan impertinentes, inconducentes e inútiles para probar la notoriedad de la marca en el periodo referido anteriormente.

En tal estado de cosas, los medios de prueba que no serán objeto de valoración, en el caso sub examine, son los siguientes32: • Certificado expedido por el señor Rafael A. Herrera L., en calidad de director nacional de cuentas por pagar de la sociedad CARULLA VIVERO S.A., por medio del cual es reportado el promedio de facturación mensual del producto «NUTRECAN» entre los años 2005 y 2006, correspondiente a una suma de $6'030.000.00 (seis millones treinta mil pesos M/cte). • Certificación expedida por la señora Claudia Patricia Lora Cardona, actuando en calidad de representante legal de la sociedad Almacén Surticampo S.A., en cuanto a la información que hace referencia a las cifras de las ventas correspondientes al año 2006, correspondientes a la suma de $177'793.517.00 (Ciento setenta y siete millones setecientos noventa y tres mil quinientos diecisiete pesos M/cte). 31 Al tenor de lo señalado en la Interpretación Prejudicial No. 564-IP-2015, y de acuerdo a la legislación vigente en el caso sub examine, “(…) que en el caso concreto es la Decisión 344 (…)”. 32 Cuaderno anexo No. 1 del expediente con radicación No. 2012-00008-00. 20 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio • Certificado con fecha de 16 de mayo de 2006, expedido por el señor Eddy Arias Gómez, actuando en representación de la sociedad Almacén La Veterinaria Ltda., en cuanto a la información que hace referencia a las cifras acerca de las compras actuales de la marca «NUTRECAN», correspondientes a la suma de $9'523.000,00 (nueve millones quinientos veintitrés mil pesos M/cte). • Certificado expedido por el señor Manuel Alberto Espitia, actuando en calidad de representante legal de la sociedad Maxim Media Limitada, en el cual aporta datos sobre publicaciones realizadas a partir del año 1999. • Certificación aportada por el señor Antonio Patiño Marín, actuando en representación de la sociedad Concentrados Del Norte, en cuanto a la información que hace referencia a las cifras de ventas correspondientes al año 2006, correspondientes a la suma de $26'789.476,00 (veintiséis millones setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos M/cte). • Certificación expedida por la sociedad Diario de La Mañana, en la cual se indica que la sociedad SOLLA S.A., ha ordenado pauta publicitaria desde el año 1999 hasta 2006. • Certificación expedida por la sociedad Caracol Televisión S.A., en la cual se indica que la sociedad SOLLA S.A., ha ordenado pauta publicitaria desde el año 2001 hasta 2006. • Certificación expedida por la sociedad RCN Televisión S.A., en la cual se corrobora que se ha ordenado pauta publicitaria desde el año 2004 hasta 2006. • Facturas cambiarias de compraventa realizadas por la sociedad SOLLA S.A., a diferentes personas naturales y jurídicas, empresas, comercializadoras, etc., de alimento para perros identificado con la marca «NUTRECAN», entre los años 1999 a 2006. 68.

Ahora bien y previo a descender al restante análisis probatorio referido en precedencia, la Sala de Decisión pone de presente, al igual que lo ha precisado en pasadas oportunidades33, que a fin de establecer el estatus de notoria de una marca, se ha de tener en especial consideración y deferencia aspectos relacionados con: (i) su alto y significativo volumen en ventas;

(ii) la inversión en publicidad y demás gastos institucionales realizados con el fin de posicionar y promocionar la actividad económica dentro del público consumidor y; (iii) demás cifras que reflejen número de comercializaciones, ingresos percibidos y gastos promocionales, que 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, Exp.

No. 11001-03-24-000-2008-00229-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio generalmente se encuentran acreditados con la respectiva certificación de revisoría fiscal; elementos estos que, sin lugar a dudas, permiten demostrar que un signo distintivo resulta a todas luces notorio. 69.

Valga aclarar que no sucede así, por otra parte, con medios probatorios como por ejemplo lo son las distintas publicaciones efectuadas por diarios de amplia circulación, revistas, empapeles y magazines; los cuales, contrario sensu, no indican en manera alguna el significativo volumen de ventas o la inversión en publicidad que el demandante hubiere efectuado con el fin de promocionar y/o dar a conocer los productos distinguidos con la señalada marca; tal y como ya lo ha decantado y explicado la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación34. 70.

Así pues y, en el sub lite, los medios de prueba que fueron aportados para acreditar la notoriedad de la marca «NUTRECAN» (nominativa), para distinguir productos amparados en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, son los siguientes. Veamos35: • Certificación expedida por Orlando Restrepo Quintero, Revisor Fiscal de la sociedad Solla S.A., por medio de la cual se deja constancia del total de ventas en toneladas y en pesos de los productos para animales distinguidos con la marca «NUTRECAN» (nominativa), durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1992 hasta el 28 de febrero de 200636. 71.

Tal y como se precisó anteriormente, para el análisis de dicha prueba, la Sala solamente tendrá en cuenta el volumen de ventas realizado por la sociedad demandante durante el periodo comprendido entre los años 1993 a 1998, esté último año como el momento en el cual solicitó el registro de la marca, por lo que el periodo de ventas a tener en cuenta sería el siguiente: AÑO TONELADAS VENDIDAS POR AÑO VENTAS EN PESOS 1993 11.529 $3.622.988.250 1994 13.480 $4.633.750.000 1995 15.754 $6.203.137.500 1996 17.249 $8.044.071.150 1997 18.897 $10.213.592.288 1998 19.752 $13.128.938.605 TOTAL 96.661 $45.846.477.793 • Certificación proferida por el Director Nacional de Cuentas por Pagar de la Sociedad Carulla Vivero S.A., por medio de la cual se evidencia la compra 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, Exp.

No. 11001-03-24-000-2008-00229-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 35 Cuaderno anexo No. 1 del expediente con radicación núm. 2012-00008-00. 36 Folio 44 del cuaderno anexo No. 1. 22 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de productos de la marca «NUTRECAN» (nominativa), desde el 23 de mayo de 1985, en la ciudad de Bogotá D.C., con un promedio mensual de venta de $6'030.000,00 (seis millones treinta mil pesos M/cte)37. • Certificación suscrita por la representante legal de la sociedad Almacén Surticampo S.A., por medio de la cual se acredita la compra de productos de la marca «NUTRECAN» (nominativa) a la sociedad Solla S.A., desde el año 1991, los cuales «son vendidos a los consumidores finales en el municipio de Cali», con un promedio anual de facturación de $177'793.517,00 (ciento setenta y siete millones setecientos noventa y tres mil quinientos diecisiete pesos M/cte)38. • Certificación expedida por el representante de la sociedad Almacén La Veterinaria Ltda., en la cual se confirma la adquisición de productos de la marca «NUTRECAN» (nominativa) a la sociedad Solla S.A., desde el año 1990, los cuales son comercializados en la ciudad de Bucaramanga; y que refleja en promedio mensual compras por la suma de $9'523.000,00 (nueve millones quinientos veintitrés mil pesos M/cte)39. • Certificación proferida por el representante de la sociedad Serrano & Cía. Ltda., a través de la cual se evidencia la compra de productos de marca «NUTRECAN» a la sociedad Solla S.A., desde el año 1990, en la ciudad de Bucaramanga40. • Certificación aportada por el representante de la sociedad Concentrados del Norte, de fecha 22 de marzo de 2006, por medio de la cual se acredita la compra de productos de la marca «NUTRECAN» a la sociedad SOLLA S.A., desde el año 1990, los cuales «son vendidos a los consumidores finales en la ciudad de Bogotá D.C.» y con un promedio de facturación por la suma de $26'789.476,00 (veintiséis millones setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos M/cte)41. • Certificación emitida por el representante legal de la sociedad El Colombiano Ltda. y Cía. S.C.A., el día 15 de junio de 2006, por medio de la cual acredita que la sociedad Solla S.A., ha contratado sus servicios publicitarios desde hace aproximadamente 20 años, con el fin de darle amplio despliegue publicitario, promoción de sus productos e imagen corporativa a la marca «NUTRECAN»42. 37 Folio 50 del cuaderno anexo No. 1. 38 Folio 63 del cuaderno anexo No. 1. 39 Folios 70 a 71 del cuaderno anexo No. 1. 40 Ibídem, folio 75. 41 Ibídem, folios 86 a 87. 42 Ibídem, folio 81. 23 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio • Folleto publicitario de producto «NUTRECAN» cachorros43. • Empaque del producto «NUTRECAN» cachorros, presentación de 2 kg44. • Libro ilustrativo titulado “Los perros”, acerca de la marca «NUTRECAN», expedido por la sociedad Solla S.A.45. • Ciento setenta y nueve (179) facturas cambiarias de compraventas realizadas por la sociedad SOLLA S.A., a diferentes personas naturales y jurídicas, empresas, comercializadoras, etc., de alimento para perros de la marca «NUTRECAN», entre las fechas comprendidas entre el año 1988 hasta el 23 de diciembre de 199846; entre las cuales se destacan valores significativos por las sumas de: $1'056.355,00 (un millón cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos M/cte); $2'989.150,00 (dos millones novecientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta pesos M/cte); $3'210.000,00 (tres millones doscientos diez mil pesos M/cte); $5'486.300,00 (cinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos pesos M/cte); $7'448.550,00 (siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos M/cte); $8'080.000,00 (ocho millones ochenta mil pesos M/cte); $9'027.000,00 (nueve millones veintisiete mil pesos M/cte); $16'841.650,00 (dieciséis millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos M/cte); $17'759.725,00 (diecisiete millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos veinticinco pesos M/cte); $32'000.000,00 (treinta y dos millones de pesos M/cte), entre otras. 72.

Pues bien, una vez enlistados y valorados, en conjunto, los diferentes medios de prueba que fueron aportados por la sociedad Solla S.A., para efectos de acreditar la notoriedad de su marca «NUTRECAN» (nominativa), es posible deducir para la Sala la amplia difusión del signo distintivo en comento, su antigüedad, así como su gran aceptación entre los consumidores y usuarios; lo cual puede verse reflejado y respaldado en las altas cifras de ventas de los productos amparados por el mismo. 73.

En efecto, dentro del acervo probatorio aportado al plenario ordinario, se encuentra la certificación del Revisor Fiscal47, en la cual se vislumbran los datos relacionados con el total de ventas en toneladas y en pesos de los productos alimenticios para animales distinguidos con la marca nominativa «NUTRECAN»; documentación que da fe, por cierto, de cantidades cuantiosas e indicativas de una considerable magnitud en la utilización de la referida marca.

Ello, en consecuencia, corrobora el elevado nivel de reconocimiento y aceptación de estos productos entre los consumidores y distribuidores habituales; factor determinante para atestiguar la notoriedad de la marca en comento. 43 Ibídem, folio 144. 44 Ibídem, folio 145. 45 Ibídem, folios 121 a 143. 46 Ibídem, folios 146 a 325. 47 Folio 44 del cuaderno anexo No. 1. 24 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 74.

Así mismo, la Sala encuentra que obran dentro del expediente diversas certificaciones de distribuidores de los productos identificados con la marca «NUTRECAN», donde constan las relaciones e intermediaciones comerciales con los intervinientes del sector relevante, y que acreditan que la marca se ha estado vendiendo y distribuyendo desde el año 1990 en adelante48.

Así sucede, por ejemplo, con las sociedades Almacén Surticampo S.A., Almacén La Veterinaria Ltda. y Serrano & Cía. Ltda.; encontrándose probada dentro del plenario la antigüedad y el uso constante de la marca, criterios igualmente relevantes para reconocer la notoriedad de la misma. 75. En este punto, debe recordarse lo manifestado por esta Sección Primera mediante la sentencia de 12 de noviembre de 202049, en la cual se advirtió que la valoración de las pruebas que se alegan demostrativas de la notoriedad debe realizarse teniendo en cuenta el sector específico en el que se distribuye la marca que se alega notoria, con el fin de estimar la proporción del público de ese sector que ha de conocer la marca, para que esta pueda ser considerada como ampliamente difundida y considerar que se encuentra fuertemente posicionada en el mercado. 76.

De igual forma, la Sala manifestó en dicha providencia, que: «[…] En esa medida, resulta relevante analizar cuáles son los productos o servicios que se identifican con la marca que se alega notoria; así mismo, para acreditar el uso real y efectivo de un signo debe tenerse en cuenta si se trata de un producto que se comercializa masivamente a efectos de establecer si las cantidades vendidas son meramente simbólicas o no, pues no será lo mismo valorar la notoriedad de una marca que identifica productos de consumo masivo como alimentos a probar la notoriedad de una marca que versa sobre bienes de capital, por ejemplo, toda vez que el espectro del mercado en uno y otro caso determina que el porcentaje de sujetos conocedores de la marca varíe […]»50. 77.

De conformidad con lo anterior, en el asunto bajo examen, para la Sala es evidente que el certificado expedido por el Revisor Fiscal de la Sociedad Solla S.A. y las facturas cambiarias de compraventa51 dan cuenta de la regularidad y la cantidad de comercialización de dicha mercancía, lo cual constituye un nivel bastante alto para esa clase de productos. 78.

En ese sentido, del certificado emanado por el Revisor Fiscal, se puede concluir que la venta de productos de la marca «NUTRECAN» (nominativa) durante los años 1993 a 1998, fue de un total de noventa y seis mil seiscientas sesenta y un (96.661) toneladas, lo equivalente a la suma de cuarenta y cinco mil ochocientos 48 Folios 63, 70 a 71, 75 y 86 a 87 del cuaderno anexo No. 1. 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020, Radicación No. 11001-03-24-000-2010-00340-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. 50 Providencia citada Ibídem. 51 Folios 146 a 325 del cuaderno anexo No. 1. 25 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cuarenta y seis millones cuatrocientos setenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos ($45.846.477.793); una cifra significativa teniendo en cuenta la naturaleza de los productos, tal y como se precisó con antelación. 79.

En cuanto a la cifra y/o volumen de ventas, como factor imprescindible para determinar la notoriedad de una marca y el impacto de esta en el público consumidor, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 22 de mayo del 2014 (con ponencia de la doctora María Elizabeth García González), consideró lo siguiente52: «[…] Para la Sala, los documentos allegados por la actora no resultan suficientes para demostrar la notoriedad de la marca “RENEWAL”, habida cuenta de que si bien aportó fotocopia de las pautas publicitarias en diferentes revistas y periódicos (El Tiempo) y dos certificaciones en las que consta el monto de la inversión efectuada por dicho concepto, no hay prueba dentro del proceso que dé cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del signo en mención, factor este, entre otros, indispensable para determinar la notoriedad de la marca […]».

(negrillas y subrayas por fuera del texto) 80. Así las cosas, para la Sala, y se itera, es a todas luces claro que por medio de la certificación emitida por el Revisor Fiscal de la sociedad Solla S.A., y los demás medios probatorios enunciados en precedencia, se puede evidenciar la extensión del conocimiento de la marca «NUTRECAN» (nominativa) entre el público consumidor, como un signo distintivo de los productos de la Clase 31 internacional para los que fue acordada. 81.

Ahora bien, al realizar el análisis de las facturas cambiarias y de los certificados emitidos por tres clientes de la sociedad aquí demandante53, los cuales dan cuenta de la fecha desde la cual la sociedad Solla S.A. le suministra productos a estos, se puede evidenciar que dichos productos son comercializados en las principales ciudades de las diferentes regiones del país, como lo son: Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín, lo que daría cuenta del ámbito geográfico extenso sobre el cual se distribuyen los productos de la marca «NUTRECAN» (nominativa). 82.

En cuanto a la difusión, publicidad o promoción de la marca, la Sala encuentra un folleto publicitario de la marca «NUTRECAN», además del libro ilustrativo “los perros” publicado por la sociedad Solla S.A. y el empaque del producto “NUTRECAN cachorros” de presentación de 2 kg54. 83. También se observa un certificado que el demandante anexó, emitido por el representante legal de la sociedad El Colombiano Ltda. y Cía. S.C.A., con el que se acreditó el pago de la pauta publicitaria en favor de esta, y que certifica una 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, Radicación núm. 11001-03-24-000-2008-00053-00;

C.P. María Elizabeth García González. 53 Almacén Surticampo S.A., Almacén La Veterinaria Ltda. y Serrano & Cía. Ltda. 54 Folios 121 a 143, 144 y 145 del cuaderno anexo No. 1. 26 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio relación comercial de hace más de veinte (20) años; con el objeto específico de darle amplio despliegue publicitario, difusión, promoción de sus productos e imagen corporativa a la marca «NUTRECAN» (nominativa)55 en Colombia. 84.

En esa medida, y a partir de los referidos medios de prueba, es posible concluir que el extremo demandante ha realizado una considerable inversión en publicidad y demás gastos institucionales con el fin de posicionar su actividad económica dentro del público consumidor, así como también promocionar los productos distinguidos con su marca nominativa. 85.

Con todo, para la Sala de Decisión, y del examen conjunto, exhaustivo y sistemático de cada uno de los medios probatorios referidos anteriormente, y allegados por la sociedad Solla S.A., resulta evidente y palmaria la notoriedad de la marca «NUTRECAN» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a la postre.

V.5.- Conclusión 86. El anterior examen permite concluir a la Sala que se configuran los requisitos para la procedencia de la acción de cancelación por notoriedad, teniendo en cuenta que: i) la marca respecto de la cual se solicita el registro es similar a un signo notoriamente conocido; ii) la acción de cancelación fue solicitada por el legítimo titular de la marca notoria y; iii) a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación ya era notoriamente conocida de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional, razón por la cual se declarará la nulidad del acto administrativo demandado, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 42462 del 12 de agosto de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó la cancelación por notoriedad de la marca «NUTRIKAN» (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Alicorp S.A.A.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar el registro No. 223.239 de la marca «NUTRIKAN» (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 55 Folio 81 del cuaderno anexo No. 1. 27 Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00 Demandante: Solla S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: ORDENAR a la SIC publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

QUINTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia, de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P(20)