CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 110010324000 2014 00039 00 Demandante: D´Mario Watch S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Louis Vuitton Malletier Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Cotejo entre signos distintivos figurativos- Consumidor especializado.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por D´Mario Watch S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 77775 de 13 de diciembre de 2012 y 41915 de 17 de julio de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. D´Mario Watch S.A., en adelante, la parte demandante2, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 La Sala, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento del Consejero de Estado. Dr. Oswaldo Giraldo López. Cfr. folios 160 y 161 2 Actuando por intermedio de apoderado. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 77775 de 13 de diciembre de 2012 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y 41915 de 17 de julio de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca de un signo mixto D´M para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…]

PRIMERO: Que es nula la Resolución No. 77775 del 13 de diciembre de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por la compañía LOUlS VUITTON MALLETIER y negó a la compañía D'MARIO WATCH S.A., el registro de la marca comercial D'M (MIXTA) para distinguir "ropa formal e informal o casual; vestidos; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; ropa interior para damas, caballeros y niños trajes de baño y demás prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas; sombrerería; cinturones", productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional que se aplica a las marcas de productos y servicios (10 edición).

SEGUNDO: Que es nula la Resolución No. 41915 del 17 de julio de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. 77775, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa. […]” 4. A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…]

TERCERO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, solicito al Honorable Consejo de Estado que en sentencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio - Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca D'M (MIXTA) 3Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ 4 Cfr. Folio 32 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 para distinguir "ropa formal e informal o casual; vestidos; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; ropa interior para damas, caballeros y niños trajes de baño y demás prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas; sombrerería; cinturones", productos comprendidos en la clase 25, a favor de la compañía D'MARIO WATCH S.A..

CUARTO: Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio - Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera dentro del presente proceso.

QUINTO: Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio - Dirección de Signos Distintivos adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 192 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: Condenar en costas a la entidad demandada. […]”. Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 26 de abril de 2012, el registro como marca de un signo mixto D´M para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

La referida solicitud se publicó, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 645 de 31 de mayo de 2012, siendo objeto de oposición por parte de Louis Vuitton Malletier, con fundamento en su marca mixta LV que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 77775 de 13 de diciembre de 2012, negó el registro como marca del signo mixto D'M, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.

Interpuso recurso apelación contra la Resolución núm. 77775 de 13 de diciembre de 2012. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), por medio de la Resolución núm. 41915 de 17 de julio de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 77775 de 13 de diciembre de 2012.

Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1 El artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 7.1. Indicó que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el elemento predominante en la marca mixta D'M es el denominativo: i) por ser el que causa mayor impacto visual y auditivo en el consumidor; y ii) estar escrito de manera repetitiva en mayúscula y en un tipo característico de letra que predomina por su tamaño dentro del conjunto marcario.

Dicho elemento está acompañado de un elemento gráfico de menor tamaño, novedoso y particular, compuesto por varias figuras que evocan la flor del lirio y una cruz encerrada dentro de un círculo plenamente definidas y dispuestas en forma aleatoria. 7.2. Entre tanto, en las marcas registradas, “[…] mal llamada una de ellas FIGURATIVA […]” pues es mixta por estar compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico, el elemento predominante es el denominativo, constituido por las letras LV, por ser el que causa mayor impacto visual y auditivo en el consumidor, y al escritas en mayúsculas y entrelazadas, acompañado de figuras geométricas irregulares, las cuales difieren de las que componen el signo solicitado. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 7.3.

El cotejo realizado por la parte demandada no se hizo en conjunto, es decir, teniendo en cuenta la totalidad de los conjuntos marcarios, sino que se fraccionaron. 7.4. La parte demandada vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que la marca mixta D'M tiene la capacidad de distinguir productos de la Clase 25 ibidem, pues no es confundible con las marcas mixtas LV y FIGURATIVA y, por tanto, no carece de la distintividad suficiente requerida para acceder a su registro. 7.5.

La parte demandada vulneró el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que el signo solicitado cuenta con distintividad intrínseca y extrínseca como quiera que no se confunde con las marcas LV (MIXTA) y FIGURATIVA. Contestación de la demanda 8. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1.

No se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que el signo D'M carece de distintividad. Ello, teniendo en cuenta la conformación de su parte gráfica, la cual, frente a las marcas mixtas LV y a la marca FIGURATIVA, se comparte la organización de las figuras que las componen. 8.2. No se vulneró el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo carece de distintividad teniendo en cuenta que, al cotejarlo con las marcas, se observa que comparten la estructura y los dibujos utilizados son muy parecidos. 8.3.

No se vulneró el literal a) del artículo 136 ibidem comoquiera que se debe tener en cuenta el elemento denominativo en el conjunto de las marcas mixtas, “[ ] pues son las palabras que causan gran impacto y recordación en la mente del consumidor, el cual generalmente solicita el producto a través de las palabras [ ]”. 8.4. El signo D'M está compuesto por elementos tales como las letras D'M, unas pequeñas figuras consistentes en cruces enmarcadas dentro de un círculo y unas pequeñas flores de lirios, elementos que se encuentran dentro de un rectángulo.

En cuanto a las marcas previamente registradas LV, están compuestas por las letras 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 LV, las cuales se encuentran entrelazadas y como elemento gráfico que tiene unas estrellas y unas cruces, algunas dentro de círculos. 8.5. Teniendo en cuenta lo anterior, hay semejanzas que se presentan en el campo gráfico, pues el singo opta por la misma organización de los elementos, a saber, las cruces y flores, junto con la utilización de dos letras D'M, las cuales, frente a LV, si bien son fonética y ortográficamente disímiles, la organización de los elementos constitutiva de ella puede llevar al usuario a pensar erróneamente que se trata de una familia de marcas.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 9.1. La parte demandada, en los actos acusados, hizo un adecuado cotejo comoquiera que, en las marcas mixta y en el signo mixto, el elemento predominante es el gráfico, el cual es semejante. 9.2.

Es titular la marca mixta LV con certificado núm. 127631, y la parte demandante de la marca mixta D´M con certificado núm. 454184, lo cual destaca que cuentan con registros de marcas que les otorgan derechos de exclusividad sobre las consonantes LV y DM. 9.3. Analizando el concepto que evoca cada uno de los elementos gráficos del signo y las marcas cotejadas, se tiene que están dirigidos a engañar al consumidor sobre el origen geográfico del producto pues, la flor de lirio es un elemento de la heráldica de origen francés, la cual se encuentra reproducida en el signo solicitado. 9.4.

Por su parte, las marcas LV son un ícono de diseño en la industria de la moda, las cuales todo consumidor reconoce como de origen francés y están conformadas por “[…] FLORES COMO ELEMENTO FIGURATIVO PREPONDERANTE COMBINADAS CON LETRAS […]”. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 9.5. Aunado a la estrecha relación conceptual que se presenta entre las marcas y los elementos que se disponen en el patrón de diseño del signo solicitado, la similitud visual de los mismos se hace evidente. 9.6.

El signo mixto D'M, al ser similar a las marcas LV, no tendría la capacidad distintiva extrínseca para poderse diferenciar de registros marcarios preexistentes y, por ende, no podría cumplir una de las funciones marcarías por excelencia, a saber, la capacidad para individualizar un producto en el mercado. 9.7. Aun cuando a la parte demandante ya se le había negado el registro como marca de signos “[…] altamente similares -por no decir idéntica a la que se presentó en 2015-, esta sociedad no solo volvió a presentar una solicitud de registro confusamente similar a las marcas de LOUIS VUITTON MALLETIER, sino que además, esta vez dio un paso más allá y presentó como solicitud de registro marcado un patrón de diseño -confusamente similar a los derechos de mi representada- en los colores que siempre han caracterizado a LOUIS VUITTON MALLETIER a nivel mundial, a saber el marrón y el dorado […]”. 9.8.

Es así como, no obstante la negativa de la parte demandada de conceder el registro de las marcas solicitadas en los expedientes núms. 12 068452 y 12 068454 “[…] (siendo éste último aquel respecto del cual se elevó la presente Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho […]”, la parte demandante presentó una solicitud de registro marcario de un signo negado mediante las resoluciones núms.102323 del 29 de diciembre de 2015 y 31467 del 25 de mayo de 2016.

Audiencia Inicial y solicitud de interpretación prejudicial 10. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 15 de mayo de 2019, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 27 de mayo de 20195: iii) declaró saneado el proceso; iv) resolvió precluida la fase de excepciones; v) fijó el objeto del litigio; vi) declaró precluida la posibilidad de conciliación; vii) resolvió sobre las solicitudes probatorias y prescindió de la audiencia de pruebas y declaró precluida esa etapa procesal; y viii) suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al 5 Cfr. Folios 184 a 197 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 caso concreto; y este profirió la Interpretación Prejudicial 507-IP-20196, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, el Literal b) Del Artículo 135 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. […]”. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y prescindencia de la audiencia de alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto 3 de febrero de 2025, resolvió: i) reanudar el proceso; ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, iii) corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 13.

Durante el término legal, las partes demandante7 y demandada8, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso9 presentaron sus alegaciones y reiteró los argumentos de la demanda y las contestaciones. Concepto del Ministerio Público 14. El Ministerio Público10 presentó concepto y, en ese sentido, indicó que: 14.1 Los signos distintivos comparados incorporan figuras similares que están distribuidas gráficamente de manera similar, por lo que, al apreciar los conjuntos marcarios en su totalidad, se produce una impresión muy similar que, en caso de coexistencia, generaría riesgo de asociación en el consumidor. 6 Cfr. Folios 216 a 231 7 Cfr. Índice 76 del aplicativo SAMAI 8 Cfr. Índice 75 del aplicativo SAMAI 9 Cfr. índice 71 del aplicativo SAMAI 10 Cfr. Índice núm. 73 aplicativo web SAMAI. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 14.2 Teniendo en cuenta lo anterior, le asiste razón a la parte demandada al manifestar que las semejanzas que se presentan en el campo gráfico, a saber, que el signo solicitado opta por la misma organización de los elementos como las cruces y las flores junto con la utilización de dos letras D'M frente a LV, las cuales si bien son fonética y ortográficamente disímiles, la organización de los elementos constitutiva de ella puede llevar al usuario a pensar erróneamente que se trata de una misma familia de marcas.

II.CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 507-IP-2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos: i) el artículo 14911 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201912, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados 18. Los actos acusados son los siguientes: 11 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 12 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 18.1.

La Resolución núm. 77775 de 13 de diciembre de 2012 que negó el registro como marca del signo mixto D'M para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.2. La Resolución núm. 41915 de 17 de julio de 2013 que resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 77775 de 13 de diciembre de 2012.

El problema jurídico 19. De acuerdo con la demanda, la contestación de esta por la parte demandada y la Interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 20. Si las resoluciones núms. 77775 de 13 de diciembre de 2012 y 41915 de 17 de julio de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto D'M, para identificar "ropa formal e informal o casual; vestidos; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; ropa interior para damas, caballeros y niños, trajes de baño y demás prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas, sombraría, cinturones", productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados y al restablecimiento del derecho. 21.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto D'M para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca mixta LV, identificada con registro núm. 167241, y las marcas figurativas, identificadas con los registros núms. 293197 y 458038, que identifican productos de la misma Clase, cuyo titular es Louis Vuitton Malletier, tercero con interés directo en el resultado del proceso. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 22.

La Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena13, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200014 de la Comisión de la Comunidad Andina15. 13 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 14 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 15 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina16 25.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina17. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere 16 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 17 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 563-IP-2018 32. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación prejudicial18 proferida para el caso sub examine. “[…] 1 1 Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo D'M (mixto) como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Concepto de marca 1.2. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 1.5.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. […] Requisitos para el registro de marcas 1.9.

Según el Régimen Común de Propiedad industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 18 Cfr. Folios 216 a 231 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. […] 1.14.

Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. […] 2.2 La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. […] 2.4 La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan distintividad refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 2.6.

El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto […] 3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo D'M (mixto) solicitado a registro es confundible o no, con la marca LV (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] […] 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 Comparación entre signos mixtos 4.1.

Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo D'M (mixto) y la marca LV (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 4.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 4.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 4.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […]”. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 Análisis del caso concreto 34.

De conformidad con el marco normativo desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 35. En este sentido, el signo y las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO19 Clase 25 "ropa formal e informal o casual; vestidos; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; ropa interior para damas, caballeros y niños, trajes de baño y demás prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas, sombraría, cinturones", MARCAS REGISTRADAS20 19 Cfr. Índice núm. 52 aplicativo web SAMAI. 20 Cfr. Folio 2556 cuaderno de antecedentes administrativos 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 Marca mixta LV CERT.

NÚM. 167241 CERT. NÚM. 293197 CERT. NÚM. 458038 CERTIFICADO NÚM. 167241 Clase 25 TODOS LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 25 DEL DECRETO 755 DE 1972 CERTIFICADO NÚM. 293197 Clase 25 PRENDAS DE VESTIR Y PRENDAS INTIMAS INCLUYENDO SUETERES, CAMISAS, CAMISETAS, VESTIDOS, CINTURONES (DE VESTIR), PAÑOLETAS, CORBATAS, CHALES, CHALECOS, FALDAS, IMPERMEABLES, ABRIGOS, TIRANTES, PANTALONES, PANTALONES VAQUEROS (JEANS), SACOS, TUNICAS, CHAQUETAS, GUANTES DE INVIERNO, GUANTES PARA VESTIR (ROPA), MALLAS, MEDIAS, VESTIDOS DE BAÑO, BATAS DE BAÑO, PIYAMAS, CAMISONES, PANTALONETAS, PAÑUELOS (ROPA) ZAPATOS DE TACON ALTO, ZAPATOS DE TACON BAJO, SANDALIAS, BOTAS, ZAPATILLAS, ZAPATOS TENIS, SOMBRERERIA.

CERTIFICADO NÚM. 458038 Clase 25 PRENDAS DE VESTIR, ROPA INTERIOR EN CONCRETO CAMISAS, CAMISETAS, JERSEYS, FALDAS, VESTIDOS, PANTALONES, ABRIGOS, CHAQUETAS, CINTURONES (PRENDAS DE VESTIR), FULARES, ECHARPES, GUANTES, CORBATAS, CALCETINES, TRAJES DE BAÑO; ZAPATOS; SOMBRERÍA. 36. La Sala advierte, en cuanto a la marca previamente registrada con certificado núm. 458038, que esta contiene un elemento que corresponde a las letras LV entrelazadas, no obstante, precisa que dicha marca fue concedida por la parte demandada como de naturaleza figurativa, razón por la cual se realizará el cotejo con esta teniendo que corresponde a una marca figurativa.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 37. Al aplicar los criterios expuesto supra al caso sub examine, la Sala advierte, que el signo solicitado corresponde al diseño de una imagen que contiene: i) un elemento denominativo, a saber, las letras D´M, en una caligrafía elegante, las cuales se repiten varias veces, de forma organizada y continua en dos filas; y ii) un elemento gráfico, compuesto por un patrón repetitivo compuesto por varios símbolos que corresponden a la flor de lirio, y un círculo con una cruz en su interior, que podría representar un símbolo de ayuda o de carácter religioso. 38.

Asimismo, la Sala advierte, en cuanto a la marca mixta LV con certificado núm. 167241, esta está compuesta por dos elementos: i) uno denominativo, el cual corresponde a las letras LV, las cuales están entrelazadas y aparecen una sola vez en el centro del diseño; y ii) un elemento gráfico que tiene figuras geométricas que son flores de cuatro pétalos curvos, enmarcadas dentro de círculos, y estrellas de cuatro puntas, con líneas nítidas y simétricas.

Dichos símbolos están dispuestos de manera uniforme e intercalados, por lo que el patrón tiene una estética repetición y se visualiza equilibrado. 39. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo mixto y la marca mixta, descritos supra, y dos marcas figurativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada uno, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 40.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y la marca mixta, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar los productos de que se trate, máxime cuando las letras D`M y LV corresponden a las iniciales del origen empresarial de los productos.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 41. Asimismo, la Sala considera que: i) en el signo las letras D`M se repiten de forma uniforme haciendo que sean visualmente más representativas; y ii) en la marca mixta LV, dichas letras son el elemento central del diseño, por lo que, son estos elementos denominativos los predominantes. 42.

En ese sentido, le corresponde a la Sala, por un lado, realizar el cotejo entre el signo mixto D`M y la marca mixta LV, y, por el otro, el análisis de registrabilidad del signo mixto respecto de las marcas figurativas. Cotejo entre el signo mixto y las marcas figurativas previamente registradas 43. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto del cotejo entre una marca mixta en la cual predomina el elemento denominativo y una marca figurativa ha considerado que21: “[…] 2.4.

Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […] ” 44.

En este sentido, esta Sala ha considerado que22: “[…] Se tiene, entonces, que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo y uno gráfico; la primera de ellas está conformada por la figura de un oso de felpa, vestido con una camisa que contiene la expresión “COMODÍSIMOS” y, la segunda, está integrada por las palabras “COLCHONES” y “COMODÍSIMOS” con reivindicación de colores rojo y azul, separadas de manera vertical por una línea horizontal.

Por su parte, la marca “FIGURATIVA” de DISEÑO DE UN OSO se compone únicamente por elementos gráficos consistentes en la imagen de un oso acostado en una nube con un gorro de dormir sobre un fondo negro. Realizado el análisis respectivo, para la Sala es indudable que en las marcas mixtas previamente registradas “COMODÍSIMOS”, con los certificados núms. 343023 y 231913, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, amén de que los 21 Proceso 667-IP-2018 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de junio de 2020, núm. Único de radicación 11001-03-24-000-2009-00412-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. Lo anterior, teniendo en cuenta que, por un lado, la primera marca encuentra su fuerza distintiva en las palabras y en su conjunto pronunciable, no así en el gráfico consistente en un oso sentado que la acompaña y, por el otro, el segundo signo previamente registrado solo se compone de las expresiones “COLCHONES” y “COMODISIMOS”, en un tipo de letra especial.

En efecto, el consumidor promedio, medianamente informado y razonablemente atento, sabe qué producto está adquiriendo por la denominación del producto que distinguen las marcas previamente registradas “COMODÍSIMOS” y no lo identifica por el oso que lo acompaña o por su tipo de letra especial, porque de la configuración de las marcas, observadas en su conjunto, en ambas prevalece el elemento denominativo y no el gráfico Por lo anteriormente expuesto, la Sala evidencia que no se presenta confusión entre las marcas mixtas registradas y la marca figurativa solicitada […].

En otras palabras, al ser el elemento denominativo el predominante entre los signos mixtos “COMODISIMOS”, se descarta la confusión frente a la marca “FIGURATIVA” de DISEÑO DE UN OSO cuestionada, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica consistente la caricatura de un oso acostado acompañado de un gorro para dormir. […]” 45.

Teniendo en cuanto lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, no existe riesgo de confusión entre las marcas figurativas previamente registradas y la marca mixta D`M, en la cual, como se indicó supra, predomina el elemento denominativo, letras que evocan el origen empresarial de los productos de la parte demandante y que no transmiten en la mente del consumidor los elementos figurativos de las marcas registradas, a saber, un patrón repetitivo de flores de cuatro pétalos enmarcadas en círculos, y estrellas de cuatro puntas.

Cotejo entre el signo mixto y la marca mixta previamente registrada 46. La Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto D`M y la marca mixta LV, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en apartado supra.

Comparación Ortográfica 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 47. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos distintivos desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 48.

La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue: SIGNO D ’ M 1 2 3 MARCA REGISTRADA L V 1 2 49. Dicho lo anterior, encontramos que el signo está compuesto de dos (2) letras (D-M), las cuales son consonantes, y un signo ortográfico ('), apostrofo, el cual es utilizado “en español para unir dos palabras indicando la elisión de sonidos”23; mientras que la marca previamente registrada está compuesta de dos letras consonantes (L-V). 50.

Al respecto, la Sala considera que el signo y la marca en conflicto resultan ser diferentes, por cuanto ambos vocablos están compuestos por letras totalmente diferentes, y el signo incluye un signo ortográfico. Lo anterior, máxime si se tiene en 23 Consultado en https://dle.rae.es/ap%C3%B3strofo 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 cuenta que dichas constantes corresponden al origen empresarial de los productos, por lo que hacen alusión expresa a este, a saber, D´Mario Watch S.A. y Louis Vuitton Malletier.

En suma, la Sala considera que no existe una similitud ortográfica entre el signo y la marca comparados, considerando la diferencia ortográfica entre ambas. Comparación Fonética 51. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV - D´M - LV 52.

La Sala considera que al pronunciar el signo y las marcas de manera sucesiva y alternativa no se escuchan de forma similar, comoquiera que su composición es distinta, por lo que difieren. En ese sentido, la Sala considera que no existe una semejanza fonética entre el signo y la marca enfrentadas. Comparación Ideológica 53. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 54.

La Sala advierte que, si bien los signos distintivos D´M - LV, hacen alusión al origen empresarial de los productos, a saber, D´Mario Watch S.A. y Louis Vuitton Malletier, en sí mismos no tiene un significado en idioma español y, en 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 consecuencia, la Sala considera que son de fantasía, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 55.

Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”36. (Destacado fuera del texto) 56. Así, para la Sala no es posible comparar ideológicamente los signos distintivos por cuanto son expresiones de fantasía y no tienen un significado en el idioma en español.

Por ello, se advierte que, ideológicamente tiene un alto grado de distintividad. 57. Ahora bien, la Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó que las marcas LV son un ícono de diseño en la industria de la moda, las cuales todo consumidor reconoce como de origen francés y están conformadas por “[…] FLORES COMO ELEMENTO FIGURATIVO PREPONDERANTE COMBINADAS CON LETRAS […]”. 58.

Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, el consumidor de productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente de moda de lujo y alta costura, se considera especializado, pues es esta informado 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 y atento a las características técnicas y funcionales de los productos que desea adquirir, así como de los empresarios que ofrecen los mencionados productos. 59.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022, consideró: “[…] (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. […]. 60. En ese sentido, la Sala considera que, los consumidores de los productos de moda de lujo y alta costura son especializados, por lo que, son absolutamente informados y atentos a las características de los productos que adquiere y, en ese sentido, tienen claro sobre el origen empresarial de los productos ofrecidos por la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 61.

Sobre este asunto, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparados. Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar el signo y los que identifica la marca 62.

La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto, semejanzas entre el signo y la marca, de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 63.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo semejanzas entre el signo mixto y la marca mixta que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 64. Igualmente, la Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó que, dado las semejanzas que se presentan los signos distintivos cotejados, se puede llevar al usuario a pensar erróneamente que se trata de una familia de marcas.

Al respecto, la Sala considera que comoquiera que no existe semejanza entre estos, pues sus elementos distintivos son diferentes, el consumir los asociará como parte de una familia de marcas. Violación del literal b) del artículo 135 y del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 65. La Sala considera que, como se expuso supra, el signo mixto D'M es cumple con el requisito de distintividad intrínseca y extrínseca comoquiera que: i) puede individualizar y diferenciar productos en el mercado; ii) al tener como elemento predominante el denominativo, no puede existir riesgo de confusión o asociación con las marcas figurativas previamente registradas; y iii) no es semejante a la marca mixta LV.

En ese sentido, no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 66. Teniendo en cuenta lo anterior, y considerándose que el signo es perceptible, susceptible de ser representado gráficamente y es perceptible, la sala considera que el signo mixto solicitado cumple con los requisitos para ser registrado como marca de conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 67.

Ahora bien, la Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó que, no obstante la negativa de la parte demandada de conceder el registro de las marcas solicitadas en los expedientes núms. 12 068452 y 12 068454 “[…] (siendo éste último aquel respecto del cual se elevó la presente Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho […]”, la parte demandante presentó una solicitud de registro marcario de un signo negado mediante las resoluciones núms.102323 del 29 de diciembre de 2015 y 31467 del 25 de mayo de 2016. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 68.

Al respecto, la Sala considera que, de conformidad con lo previsto en el Titulo II de la Decisión 486 de 2000, el examen de registrabilidad se realiza de oficio, es integral, debe ser motivado y autónomo, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina. En ese sentido, el estudio de registrabilidad del signo solicitado es independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Asimismo, la Sala precisa que no corresponde a esta Sala realizar un estudio de legalidad de actos administrativos que no fueron demandados en el caso sub examine. 69. Finalmente, la Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó que el signo solicitado, como parte de sus elementos gráficos tiene el símbolo de la flor de lirio el cual podría engañar a los consumidores sobre el origen de los productos al considerar que son de Francia. Al respecto, la Sala considera que no está acreditado dentro del expediente del proceso de la referencia que el consumidor en la República de Colombia asocie la flor de lirio con Francia ni con los productos que se pretende reivindicar.

Conclusión 70. La Sala, en el caso sub examine, considera que el signo solicitado para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, asimismo, cumple con los requisitos previstos en el artículo 134 ibidem.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto acusado y accederá al restablecimiento del derecho solicitado. Condena en costas 71. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 77775 de 13 de diciembre de 2012 y 41915 de 17 de julio de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro como marca del signo mixto D'M para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante fue la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de como marca del signo mixto D'M para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 29 Núm. único de radicación: 11001032400020140003900 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.