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11001032400020200036400Consejo de Estado · Sección PrimeraAclaración voto2020-09-17

Radicación interna: 503 · LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

Actor: Xinetix Pharma S.A.S·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001 03 24 000 2020 00364 00 Demandante: Xinetix Pharma S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Laboratorios Legrand S.A. y Hoffmann La Roche Products Limited Aclaración de voto Con el debido respeto, me permito presentar aclaración de voto respecto de la decisión de 12 de junio de 2026 adoptada por esta Sección en el medio de control de la referencia. En la decisión objeto de aclaración se resolvió negar las pretensiones de la demanda de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la sentencia. Al respecto me permito aclarar mi voto en el siguiente sentido: i) En el presente asunto los signos objeto del cotejo marcario fueron las siguientes: Marca solicitada Núm. único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00364 00 Marcas previamente registradas RIVOTRIL LOVIR Sobre el particular, el suscrito considera que en el presente caso se debieron incluir en el cotejo marcario las letras X y R que hacen parte del elemento grafico de la marca solicitada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala1 ha determinado que cuando exista disparidad entre la representación gráfica del signo o marca y la forma en que este fue descrito en la solicitud de registro, deberá prevalecer la representación gráfica, en la medida en que esta constituye la forma como es percibido por el consumidor en el mercado.

En ese sentido, más allá del criterio según la cual en el cotejo de signos mixtos puede predominar el elemento nominativo que los acompaña, resulta necesario asegurar una correspondencia efectiva entre el signo tal como es registrado y el signo tal como es percibido en el mercado, teniendo en cuenta que la finalidad del régimen marcario no solo consiste en proteger los derechos de los titulares, sino también en evitar confusión en el consumidor.

Así mismo, cuando no exista vínculo entre la denominación del signo o marca, las exclusiones solicitadas y la representación gráfica que acompaña la solicitud, deberá prevalecer aquello que percibe el consumidor, esto es, la impresión visual y conceptual que proyecta el signo en su conjunto, salvo lo dispuesto en la regla de exclusión anteriormente señalada. 1 Entre otras, la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado de 4 de septiembre de 2025.

Radicado 20220006500. Sentencia. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Núm. único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00364 00 En el presente caso, se encuentra que al revisar el elemento grafico de la marca RIVOL -X, es evidente que está acompañado de las letras X y R, como se muestra a continuación: ii) De otro lado, difiero de la conclusión que se llegó en la sentencia objeto de la presente aclaración de voto, en el sentido de considerar la partícula LO como de uso común. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen2. En el presente caso, se excluyó la partícula “LO” teniendo en cuenta que hacía parte de los siguientes registros marcarios: OTCPILOMAX, PILOMAX, UMELOSA y MELOXAINE.

Debido a lo anterior, considero que la partícula “LO” no es de uso común para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta que las marcas mencionadas para tal fin no evidencian de manera clara tal situación, pues esa partícula es una de las varias que conforman cada conjunto marcario, sin que estas sean predominantes. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. Núm. único de radicación: 11001 03 24 000 2020 00364 00 En los anteriores términos dejo sustentada la presente aclaración de voto. Atentamente, PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado