11001032400020140031300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. TESIS: LA MARCA MIXTA “CRISPY FRUITS”, OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU MARCA NOMINATIVA “KROSPY”, PREVIAMENTE REGISTRADA, SE ENCUENTRA CADUCADA.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad UN SOLO PROVEEDOR S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 2173 de 30 de enero de 2013, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 17369 de 17 de marzo de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 6 de septiembre de 2012, la sociedad CI TROPICAL MAGIC S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “CRISPY FRUITS”, para identificar productos comprendidos en la Clase 292 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “KROSPY” registrada 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Frutas deshidratadas, mezcla de frutas deshidratadas, frutas en conserva, frutas congeladas, frutas secas, frutas cocidas, frutas preparadas para su consumo, verduras y hortalizas deshidratadas, verduras y hortalizas en conserva, verduras y hortalizas congeladas, verduras y hortalizas secas, verduras y hortalizas cocidas, verduras y hortalizas preparadas para su consumo.

Alimentos a base de verduras hortalizas y legumbres fermentadas. Frutos secos preparados. Carne, carne de res, carne de aves, carne de cerdo, pescado y mariscos. Batidos de leche y productos derivados de la leche. Productos lácteos. Compotas de frutas. Aceites de frutas, aceites de verduras, aceites y grasas comestibles. Jaleas de frutas, frutas confitadas […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente a su favor en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante la Resolución núm. 2173 de 30 de enero de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “CRISPY FRUITS” para identificar productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CI TROPICAL MAGIC S.A.S. 4º: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 17369 de 17 de marzo de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia obviando su estudio. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que adquirió derechos sobre la expresión distintiva “KROSPY” desde 2004, haciendo uso de esta de manera continua y regular para identificarse como comerciante en el mercado alimenticio hasta la fecha.

Adujo que la expresión “CRISPY FRUITS” no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas fonéticas que presenta con la de su propiedad “KROSPY” y, además, por cuanto evocan el mismo concepto de alimentos crujientes. Señaló que es evidente la similitud entre las palabras “CRISPY” y “KROSPY”, siendo la expresión “FRUITS” no solo descriptiva, sino también de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Enfatizó que el elemento descriptivo, que se incluye en el conjunto de una marca, no puede ser argumento para afirmar que un signo se diferencia de otro, puesto que al serlo no pueden entrar en un cotejo marcario. Indicó que las únicas diferencias que presentan las expresiones enfrentadas desde el punto de vista ortográfico, es una vocal y una letra, toda vez que se reemplaza la “O” por la “I” y la “K” por la “C”, 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el mismo orden, lo que trae consigo confusión en el público consumidor desprevenido, puesto que el cambio en las consonantes no parece más que una pequeña variación de la marca previamente registrada.

Mencionó que las marcas objeto de conflicto comparten 4 de las 6 letras que las componen y están organizadas exactamente en el mismo orden, teniendo como primeras letras “C” y “K”, que evocan similitud en su pronunciación vocal. Aseguró que respecto a la comparación ideológica, las mismas evocan exactamente el mismo significado, esto es, el de alimentos crujientes; y que, además, distinguen los mismos productos alimenticios y comparten los mismos canales de comercialización. Por último, reiteró que la marca “CRISPY FRUITS” carece de fuerza distintiva propia y, por lo tanto, podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó que se desestimen las súplicas incoadas, por cuanto, a su juicio, la actora no expuso argumento alguno que 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desvirtué la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.

Aseguró que la marca cuestionada está compuesta por elementos que la hacen diferenciable a la marca opositora, máxime si se tiene en cuenta que comprende dos palabras y colores característicos; situación que la hace completamente distintiva y, por ende, registrable. II.2. La sociedad CI TROPICAL MAGIC S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma4, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 22 de enero de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad UN SOLO PROVEEDOR S.A., en su calidad de actora, así como la parte demandada. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de 4 Mediante auto admisorio de 29 de septiembre de 2014, visible a folios 66 a 69 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folios 71 y 77, ibidem. 5 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 2173 de 30 de enero de 2013 y 17369 de 17 de marzo de 2014, mediante las cuales la SIC concedió el registro de la marca “CRISPY FRUITS” (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad CI TROPICAL MAGIC S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1 La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que los productos que identifica la marca cuestionada, como los amparados por la de su propiedad, están 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ubicados en clases idénticas, cumplen con la misma finalidad, utilizan iguales canales de comercialización, los medios de publicidad utilizados son los mismos y los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que las comprenden son similares.

IV.-2 En esta etapa procesal, la sociedad CI TROPICAL MAGIC S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, la SIC y el Agente del Ministerio público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 6 Proceso 278-IP-2019. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. 3.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] 3.5 De otro lado, de literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país (…)”. […] 3.10 En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Conexión competitiva entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 2173 de 30 de enero de 2013 y 17369 de 17 de marzo de 2014, concedió el registro de la marca mixta “CRISPY FRUITS”, a la sociedad CI TROPICAL MAGIC S.A.S., para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Frutas deshidratadas, mezcla de frutas deshidratadas, frutas en conserva, frutas congeladas, frutas secas, frutas cocidas, frutas preparadas para su consumo, verduras y hortalizas deshidratadas, verduras y hortalizas en conserva, verduras y hortalizas congeladas, verduras y hortalizas secas, verduras y hortalizas cocidas, verduras y hortalizas preparadas para su consumo.

Por su parte, la SIC señaló que la marca cuestionada está compuesta por elementos que la hacen diferenciable a la marca opositora, máxime si se tiene en cuenta que comprende dos palabras y colores característicos, situación que la hace completamente distintiva y, por ende, registrable. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literales e) y g), 136, literal a), y 1517 “[…] Por ser pertinente […]” y “[…] para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones descriptivas y de uso común y la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”; no así la del artículo 134, toda vez que “[…] no es materia de controversia en el proceso interno el concepto de la marca […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. 7 Dicho artículo al igual que el 135, literales e) y g), fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industrial de la entidad demandada8, se advierte que la marca mixta “CRISPY FRUITS”, identificada con el certificado de registro núm. 489392, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la señora MARTHA LUZ GALINDO PÁEZ9-, mediante los actos administrativos acusados y con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca nominativa “KROSPY”, previamente registrada, se encuentra caducada.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2023, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”.

Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad 8 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 10 de febrero de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 9 Los derechos de la referida marca le fueron cedidos a la señora GALINDO PÁEZ el 30 de septiembre de 2015, por la sociedad C I TROPICAL MAGIC S.A.S. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP- 2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado.

Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. […]”.

Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “CRISPY FRUITS”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 2 de agosto de 2023, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca mixta “CRISPY FRUITS”, identificada con el certificado de registro núm. 489392, - otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la señora MARTHA LUZ GALINDO PÁEZ y con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca nominativa previamente registrada, “KROSPY”-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2023, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por la Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio10, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 489392, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 10 En adelante SIC. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”.

La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

(Resaltado fuera de texto). Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200811, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05- IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 11 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2012- 00295-00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]”.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en el medio de control de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada12.

También se advierte que como dicho medio de control comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron la marca en cuestión. 12 Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.) 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca mixta “CRISPY FRUITS”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.13 Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos de la demandante desaparezca y con ella el motivo de la controversia judicial. 13 Así lo señaló la Sección Primera de esta Corporación en la 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López.) y posteriormente reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020 (número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de agosto de agosto de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00313-00 Actora: UN SOLO PROVEEDOR S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.