CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Missiato de Bebidas Ltda. y Procesadora Nacional Cigarrillera S.A. – Pronalci S.A. Tema: Registro como marca del signo “DUMONT” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 23804 de 8 de mayo de 20171, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 39736 de 22 de junio de 2016, se declaró infundada la oposición presentada por el ciudadano Edmundo Acevedo Rueda y se concedió el registro como marca del signo nominativo “DUMONT” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. El ciudadano Edmundo Acevedo Rueda, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 3.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 23804 del ocho (08) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por la cual el Superintendente de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución No. 39736 del 22 de junio de 2016 proferida por la Directora de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición presentada por EDMUNDO ACEVEDO RUEDA contra la solicitud de registro de la marca nominativa “DUMONT” para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza pretendido por INDUSTRIAS 1 Folios 20 a 22 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 33 a 49 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MISSIATO DE BEBIDAS LTDA. y concedió dicho registro. 3.2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución 23804 del ocho (08) de mayo de dos mil dieciséis (2016), y a título de restablecimiento del derecho se ordene: 3.2.1.
Confirmar la Resolución No. 39736 de 22 de junio de 2016 proferida por la Directora de Signos Distintivos. 3.2.2. Declarar fundada la oposición presentada por EDMUNDO ACEVEDO RUEDA contra el registro de la marca DUMONT (NOMINATIVA) en la clase 33 Internacional. 3.2.3. Negar el registro de la marca DUMONT (NOMINATIVA) en la clase 33 internacional solicitado por INDUSTRIAS MISSIATO DE BEBIDAS LTDA. 3.2.4.
Se ordene la cancelación (sic) la inscripción de certificado de registro no. 562796 correspondiente a la marca DUMONT (NOMINATIVA), cl (sic) 33 internacional, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la resolución 23804. 3.3. Se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.4.
Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”3 (mayúscula y negrilla del original). I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que, el ciudadano Edmundo Acevedo Rueda registró la marca nominativa “DU MONT”5 y mixta “DUMONT” 6, para identificar los productos de la clase 347 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] tabaco o puros y cigarrillos […]”. 4.
Sostuvo que, el 11 de noviembre de 2015, la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda. solicitó el registró del signo nominativo “DUMONT” para distinguir productos de la clase 33, estos son: “[…] bebidas alcohólicas y whisky […]”. 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, el ciudadano Edmundo Acevedo Rueda presentó oposición, por cuanto era similarmente confundible con sus marcas. 6.
Mencionó que, a través de la Resolución 39736 de 22 de junio de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por el ciudadano Edmundo Acevedo Rueda y negó el registro de la marca nominativa 3 Folios 33 a 34 C pp. 4 Folios 34 a 44 vto. C pp. 5 Certificado 353.450. En la actualidad es titular la sociedad Procesadora Nacional Cigarrillera S.A. – Pronalci S.A. 6 Certificado 406.778.
Cancelada según la Resolución 89018 de 22 de diciembre de 2016. 7 Versión 8 y 9. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “DUMONT”, para distinguir productos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Industrias Missiato de Bebidas Ltda. A lo cual, esta presentó recurso de apelación. 7.
Anotó que, mediante la Resolución 23804 de 8 de mayo de 2017, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC revocó la Resolución 39736 y, en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por el ciudadano Edmundo Acevedo Rueda y concedió la marca nominativa “DUMONT” para distinguir productos en la clase 33 del mencionado nomenclátor, a la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda., en consideración a que la marca mixta “DUMONT” fue cancelada, sin considerar la existencia de la marca nominativa “DU MONT”.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b), 136 literal a), 150 y 278.
I.1.2.2. El concepto de violación 9. La apoderada de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca nominativa “DUMONT” a la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda. sin considerar que la misma era similarmente confundible con la marca nominativa “DU MONT” en la clase 34, del ciudadano Edmundo Acevedo Rueda, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según los artículos 135 literal b), 136 literal a), 150 y 278 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.
Explicó que la semejanza se basa en el hecho de que la marca cuestionada reproduce la marca del demandante, sin agregar elementos que la doten de suficiente distintividad, toda vez que son confundibles desde las dimensiones ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. 11. Advirtió que la SIC no realizó el examen de registrabilidad de manera adecuada, toda vez que, independientemente de si existe o no oposición la autoridad administrativa no verificó que la parte demandante registró previamente la marca nominativa “DU MONT”, en la clase 34, de acuerdo con el certificado 353.450. 12.
Precisó que desde el aspecto conceptual o ideológico la palabra “DU MONT” o “DUMONT” proviene del idioma francés y significa en castellano “de la montaña”, por lo que se corrobora la confundibilidad y semejanza entre los dos signos. 8 Folios 36 vto. a 44 vto. C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 13.
Puso de presente que entre las marcas confrontadas existe conexidad competitiva, toda vez que comparten los mismos canales de comercialización y publicidad. Asimismo, indicó que existe complementariedad por cuanto las personas que asisten a reuniones pueden no solo beber licor, sino que además pueden fumar cigarrillos. II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA E INTERVENCIONES II.1.
Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la resolución acusada fue debidamente motivada, conforme con la independencia de cada uno de los trámites administrativos de registros, por lo que no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15.
Sostuvo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso goza de distintividad intrínseca y extrínseca, por cuanto tiene aptitud individualizadora, por lo tanto, no reproduce el signo previamente registrado. Agregó que los productos de las marcas confrontadas se comercializan en diferentes supermercados, además de que se tratan de productos disímiles por lo que el consumidor no se confundiría. 16.
En ese contexto, aseguró que las marcas enfrentadas podían coexistir en el mercado, toda vez que protegen productos que no son de la misma naturaleza y no son complementarios. II.2. Intervención de la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda. 10 17. La sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual manifestó que las marcas confrontadas no son similarmente confundibles y que, además, no hay relación entre los productos o el origen empresarial de estos, en consideración a que están dirigidos a explotar mercados distintos. 18.
Explicó que la marca mixta “DUMONT” de la clase 34, con certificado 406.778, fue cancelada por la SIC mediante Resolución 89018 de 22 de diciembre de 2016. Respecto de la marca nominativa “DU MONT”, sostuvo que distingue productos diferentes a la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no existía conexidad competitiva. 19.
Agregó que existen diferencias entre las bebidas alcohólicas y los tabacos, por cuanto tienen características y finalidades distinguibles “[…] puesto que un consumidor al querer un cigarrillo o tabaco evidentemente no va a acudir a un lugar que se especializa en la venta de licores, lo cual indica que los productos no son intercambiables y no requieren un uso conjunto […]”. 9 Folios 74 a 92 C pp. 10 Folios 96 a 103 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 20.
En ese sentido, concluyó que las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto no hay riesgo de confusión entre los productos porque son de diferente naturaleza y no son complementarios. II.3. Intervención de la sociedad Procesadora Nacional Cigarrillera S.A. – Pronalci S.A.11 21. La apoderada de la sociedad Procesadora Nacional Cigarrillera S.A. – Pronalci S.A. manifestó que coadyuvaba las pretensiones de la parte demandante.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 22. El ciudadano Edmundo Acevedo Rueda presentó demanda de nulidad relativa el 4 de septiembre de 201712, en contra de la Resolución 23804 de 8 de mayo de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 23. Mediante auto de 5 de diciembre de 201713, se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda. El 19 de mayo de 201814 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 24.
A través de providencia de 2 de octubre de 201815, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 12 de julio de 201916. 25. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara el certificado de vigencia de la marca “DU MONT”, y negó el decreto de la prueba trasladada del proceso 1100103240020170017500, por cuanto no se discute el uso de la marca mixta “DUMONT”, con certificado 406.778 y su cancelación. Frente a la negación de la prueba la parte demandante presentó recurso de súplica. 26.
Mediante auto de 12 de septiembre de 201917, se resolvió el recurso de súplica en el sentido de confirmar el auto de 12 de julio de 2019. 27. Por auto de 12 de noviembre de 201918, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 135 literal b), 136 literal a), 150 y 278 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 11 Folios 33 y 34 C pp. 12 Folio 33 C pp. 13 Folios 52 y 53 C pp. 14 Folio 95 C pp. 15 Folio 106 C pp. 16 Folios 123 a 132 C pp. 17 Folios 142 a 146 C pp. 18 Folios 153 y vto. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 28.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 606-IP-2019 de 11 de diciembre de 202019, dentro de la cual interpretó el alcance de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000. De oficio el artículo 151 ibidem. No interpretó el artículo 278 en consideración a que no era tema de controversia la obligación de los países miembros en la consolidación del sistema de administración comunitaria.
Dicho tribunal consideró que: “[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b), 136 Literal a), 150 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 135 Literal b), 136 Literal a), 150 de la citada decisión por ser pertinentes.
No se interpretará el Artículo 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser tema de controversia la obligación de los países miembros en la consolidación del sistema de administración comunitaria. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de desarrollar el tema de la conexión entre productos. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo DUMONT (denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema. […] 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. […] 1.8.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener 19 Folios 166 a 174 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 2.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signo distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo DUMONT (denominativo) es confundible con la marca DU MONT […], es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a las causales de irregistrabilidad. […] 2.2.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.
Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3.1. […] es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación […]. 4.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero 4.1. En atención a que el signo solicitado DUMONT (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en idioma francés que significa montaña resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. […] 4.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 5.
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5.1. Dentro del expediente se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 5.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 5.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 6. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 6.1.
En atención a que en el proceso interno se cuestiona si la SIC realizó correctamente el examen de registrabilidad al conceder el registro del signo DUMONT (denominativo) solicitado por la sociedad INDUSTRIAS MISSIATO DE BEBIDAS LTDA., para identificar productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente analizar el alcance del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 6.7.
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos […]” (mayúscula, negrilla y subrayado del original). 29.
Por auto de 4 de marzo de 202120, se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 30.
En el término para alegar de conclusión, el ciudadano Edmundo Acevedo Rueda y las sociedades Procesadora Nacional Cigarrillera S.A. – Pronalci S.A.21 e Industrias Missiato de Bebidas Ltda.22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la SIC y el Ministerio Público guardaron silencio. 20 Folio 178 C pp. 21 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 55 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 31. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 32. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 23804 de 8 de mayo de 201724, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca al signo nominativo “DUMONT” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda. 33.
La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “DUMONT” concedida para identificar productos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda. y la marca nominativa “DU MONT” de la parte demandante para la clase 34, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 literal b), 136 literal a),150, 151 y 278 de la Decisión 486 de 2000. 34.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 35. El ciudadano Edmundo Acevedo Rueda solicita se declare la nulidad de la Resolución 23804 de 8 de mayo de 2017, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo nominativo “DUMONT” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
IV.4. Análisis del caso concreto 36. La SIC, mediante el acto administrativo acusado concedió el registro como marca del signo nominativo “DUMONT” para distinguir productos comprendidos en la clase 23 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 24 Folios 20 a 22 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] bebidas alcohólicas y whisky […]”. 37.
A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la marca nominativa “DU MONT” del demandante y la marca nominativa “DUMONT” concedida a la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda., tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 606- IP-2019 de 11 de diciembre de 2020, dentro de la cual interpretó el alcance de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000.
De oficio el artículo 151 ibidem. No interpretó el artículo 278 en consideración a que no era tema de controversia la obligación de los países miembros en la consolidación del sistema de administración comunitaria. 39. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 135 literal b) y 278 ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso resultaba similarmente confundible con su marca nominativa “DU MONT”, registrada previamente, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad el cual está previsto en los artículos 136 literal a), 150 y 15125. 40.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 135 literal b) y 278 de la Decisión 486 de 2000. 41. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son los siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
“[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”.
“[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes […]”. 25 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000 42.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor26: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 43.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada de Industrias Missiato de Bebidas Ltda.27 DUMONT (nominativa) Registro 562.796 Clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Industrias Missiato de Bebidas Ltda. Marca previamente registrada por el demandante28 DU MONT (nominativa) Registro 353.450 Clase 34 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Edmundo Acevedo Rueda 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 27 Folios 23 y 24 C pp. 28 Folios 30 y vto., 180 y vto. C pp. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 44. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “DUMONT” de la clase 33 y “DU MONT” de la clase 34, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 45.
Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada D U M O N T 1 2 3 4 5 6 Marca previamente registrada D U M O N T 1 2 3 4 5 6 46.
De la revisión de las mismas, la Sala advierte la similitud entre la marca cuestionada "DUMONT" y la marca previamente registrada "DU MONT", lo cual puede inducir a confusión en el público consumidor. En efecto, las marcas comparten una disposición vocálica similar (“U-O”), una raíz idéntica (“DU”), así como su terminación (“MONT”), el mismo número de sílabas (dos) y una similar secuencia de consonantes ("D-M-N-T)" frente a ("D-M-N-T "), con la diferencia en que la marca del demandante incluye un espacio en medio, lo cual no es significativo para su diferenciación; lo que lleva a que la marca cuestionada no sea suficientemente distintiva y diferente a la marca previamente registrada. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 47.
En sentencia de 9 de julio de 202029, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 48. Por tanto, en el caso sub examine, la marca cuestionada “DUMONT” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la marca previamente registrada “DU MONT”. 49.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es idéntica, ya que coinciden en la raíz “DU”, la misma secuencia vocal “U - O”. y similar secuencia de las consonantes, esto es, ("D-M-N-T)" frente a ("D-M-N-T "). 50. Aunque una expresión se escriba como una sola palabra (DUMONT) y la otra de manera separada (DU MONT), esta diferencia no altera su pronunciación, en tanto que las personas suelen articular DU MONT como una unidad fonética continua, esto es, sin pausas perceptibles entre sus componentes. 51.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: DUMONT– DU MONT – DUMONT – DU MONT – DUMONT DUMONT– DU MONT – DUMONT – DU MONT – DUMONT DUMONT– DU MONT – DUMONT – DU MONT – DUMONT DUMONT– DU MONT – DUMONT – DU MONT – DUMONT 52. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que ambas marcas comparten las expresiones “DU” y “MONT”, que se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202430, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: 29 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010.
Rad.: 2016 – 00126. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 53. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.
(negrilla fuera del texto). 54. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 55.
La Sala observa que si bien es cierto que las partículas “DU” y “MONT” se encuentran escritas en francés, las mismas no sirven de raíz equivalente31 a su traducción en castellano “desde la montaña” máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan diferente, razón por la cual, en este caso, no puede tratarse como si fuese una expresión local, por lo que resultan de fantasía. 56.
De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas “DUMONT” del tercero con interés en el resultado del proceso y “DU MONT” de la parte demandante, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 57. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y las previamente registradas a favor de la demandante. 58.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 59. La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 60.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201832 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014 – 00418. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 32 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 61. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 62.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 63. En el caso sub examine, la marca cuestionada “DUMONT” fue solicitada para proteger los siguientes productos de la clase 33 estos son: “[…] bebidas alcohólicas y whisky […]”. 64.
La marca previamente registrada, “DU MONT" identifica productos de la clase clase 3433 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] tabaco o puros y cigarrillos […]”. 65. Al comparar los productos de “DUMONT” con los productos protegidos por “DU MONT”, la Sala observa que no comparten la misma categoría, sin embargo, cumplen 33 Versión 8 y 9. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio con el criterio sustancial de conexidad competitiva por complementariedad y razonabilidad. 66.
Aunque el criterio de sustituibilidad no se configura en este caso, dado que una bebida alcohólica no puede ser reemplazada por un cigarrillo, sí se presenta el criterio de complementariedad, pues la marca demandada ampara productos de bebidas alcohólicas, incluyendo whisky, mientras que la marca previamente registrada protege productos relacionados con el tabaco, como puros y cigarrillos.
La relación funcional entre estos productos se basa en su consumo conjunto en entornos de esparcimiento, lo que puede inducir al consumidor a percibir que provienen de una misma fuente empresarial. Esta percepción refuerza el riesgo de confusión marcaria, especialmente cuando las marcas comparten elementos visuales, fonéticos o conceptuales que puedan sugerir un origen común. 67.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En este sentido, los productos identificados con la marca “DUMONT” podrían ser percibidos como indispensables o estrechamente vinculados con los productos de “DU MONT”. 68.
Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos existe una asociación natural en la mente del consumidor, los cuales se comercializan en bares, restaurantes y supermercados, aumentando el riesgo de asociación. 69. La similitud en los productos y su finalidad aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que "DUMONT" y "DU MONT" son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas.
Lo anterior, en la medida que el consumidor puede interpretar que los productos de “DUMONT” y los productos de “DU MONT” provienen del mismo empresario, dado que, además de que las marcas comparten una raíz similar, el consumidor informado no distingue que los productos de la marca demandante no se relacionan directamente con los productos de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 70.
En virtud de lo expuesto, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las similitudes significativas mencionadas anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de ambas marcas provienen del mismo titular. 71. El consumidor podría erróneamente suponer que los productos identificados con esas expresiones provienen de fabricantes relacionados económicamente. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 72.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201534, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 73.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse la nominativa previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales35: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 74. La Sala pone de presente que esta Sección en sentencia de 20 de febrero de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda36, al considerar que la partícula “DUMONT” de la sociedad Procesadora Nacional Cigarrillera S.A. – Pronalci S.A. era confundible desde el aspecto ortográfico, fonético y conceptual y/o ideológico con la expresión “DUMONT” de la sociedad Missiato de Bebidas Ltda., además que existía riesgo de conexión competitiva y riesgo de asociación en el mercado por tratarse de productos de las clases 33 y 34, por lo tanto incurría en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 20 de febrero de 2025. Rad.: 2021-00065-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 75. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, por la conexión existente entre los productos analizados. 76.
Aunado a ello, el acto acusado no tiene una adecuada motivación al no reflejar un análisis riguroso del examen de registrabilidad exigido por el artículo 150 ibidem. En particular, la resolución no evaluó correctamente las similitudes ortográficas y fonéticas entre las marcas en conflicto ni el impacto de estas en la percepción del público consumidor. 77.
Así, la Sala considera que al existir semejanza entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada y conexidad competitiva y riesgo de asociación entre los productos protegidos por ellas, las marcas en controversia no pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 78. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca "DUMONT" para amparar productos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 23804 de 8 de mayo de 2017, expedida por la SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca al signo nominativo “DUMONT” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 79.
Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 23804 de 8 de mayo de 2017, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 562.796 asignado a la marca “DUMONT”, para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.