11001032400020140068500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020140068500 Referencia: Acción de nulidad absoluta Demandante: Jaime Linares Alarcón Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Espumas Plásticas S.A. Temas: Causales absolutas de irregistrabilidad.

Marcas en idioma extranjero. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el señor Jaime Linares Alarcón contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 749 de 23 de enero de 2006, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Jaime Linares Alarcón1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta3, para que se declare la 1 Actuando en nombre propio. 2 Cfr. Folios 212 a 232 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “Régimen Común de Propiedad Industrial” 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 nulidad de la Resolución núm. 749 de 23 de enero de 2006, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta MEMORY FOAM (LAS DEMÁS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS), que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Espumas Plásticas S.A., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 749 del 23 de enero de 2006, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió a ESPUMAS PLÁSTICAS S.A. el registro de la marca ‘MEMORY FOAM (LAS DEMÁS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS)’ (mixta) para identificar productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Que como consecuencia de la nulidad que se declare de la Resolución No. 749 del 23 de enero de 2006 expedida por la SIC, se declare la nulidad del registro de la marca MEMORY FOAM (LAS DEMÁS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS) (mixta), Clase 20, concedido a ESPUMAS PLÁSTICAS S.A. mediante el acto administrativo demandado, y se ordene a la SIC cancelar el certificado No. 309.401 asignado al mencionado registro marcario.

Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4 Cfr. Folio 237 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 22 de junio de 2005, el registro como marca del signo mixto MEMORY FOAM (LAS DEMÁS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS), para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 31 de agosto de 2005, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 555, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 749 de 23 de enero de 2006, concedió el registro de la marca mixta MEMORY FOAM (LAS DEMÁS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS).

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y los literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así5: 6.1. Citó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y argumentó que “[…] el artículo 134 arriba citado, establece la exigencia de la distintividad o aptitud intrínseca que debe tener un signo para que sea reconocido en el mercado como sello de un origen empresarial, diferenciándose del mismo producto o servicio al que se aplica, o de sus características, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina […]”.6 6.2.

Afirmó que la expresión MEMORY FOAM designa una especie del género de las espumas y, al ser usado como adjetivo de los productos de la Clase 20, los designa como especie y los describe en sus características. Es, por lo tanto, una expresión que se confunde con los productos y con sus características. 5 Cfr. Folios 214 a 229 6 Cfr. Folio 214 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 6.3.

Manifestó que el elemento gráfico de la marca, así como las expresiones “Producto Exclusivo de Colchones Comodísimos”, no prevalece sobre el elemento nominativo de la marca, ni le aportan distintividad. Ello, toda vez que el elemento gráfico es la representación genérica y descriptiva de una espuma con efecto de memoria y porque o las demás expresiones no fueron reivindicadas en la solicitud de registro, sino que, por el contrario, su publicación y la resolución de concesión, señalan que LAS DEMÁS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS. 6.4.

Sostuvo que MEMORY FOAM es una expresión en inglés conocida en nuestro país en su significado como nombre genérico y técnico de una espuma viscoelástica termo sensible, inteligente, que reacciona con la temperatura y produce el efecto de “memoria”. Agregó que es un término que conocen los empresarios de la industria del descanso y que conocen dicho término en inglés, ya que es el término técnico usado para referirse a ese tipo de espuma. 6.5.

Adujo que el acto administrativo acusado, mediante el cual se concedió el registro de la marca MEMORY FOAM, está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en los literales f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo mismo, carece de distintividad intrínseca, de conformidad con lo previsto en el literal b) ibidem. 6.6.

Argumentó que el término MEMORY FOAM es un término que puede servir exclusivamente para describir las características o propiedades de los productos comprendidos en la cobertura de la marca, como lo son colchones, colchonetas, sofacamas, espumas, almohadas, cojines, entre otros. 6.7. Adujo que el uso adjetivado de la expresión MEMORY FOAM, junto al nombre de los productos de la cobertura de la marca, informa exclusivamente a los consumidores acerca del material con el cual están hechos los productos. 6.8.

Señaló que la aptitud descriptiva de la marca MEMORY FOAM se demuestra con la gran cantidad de marcas que se encuentran registradas a nivel mundial que contienen dicho término, así como las patentes de invención que incorporan el término MEMORY FOAM. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 6.9. Agregó que el elemento gráfico no le reporta distintividad a la marca, ya que, por un lado, prevalece su aspecto nominativo y, por el otro, el elemento gráfico se reduce a la representación de una espuma de memoria. 6.10.

Adujo que el término MEMORY FOAM, pese a estar en inglés, es conocido en su significado genérico y descriptivo por el común de las personas y sobre todo por los empresarios dedicados a la producción de colchones, almohadas, cojines y en general productos relacionados con muebles y accesorios para el descanso. 6.11. Frente a este punto concluyó que la marca MEMORY FOAM es descriptiva y, por lo tanto, irregistrable por no cumplir con el requisito indispensable de distintividad intrínseca.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Argumentó que la marca MEMORY FOAM (LAS DEMÁS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS), al ser mixta, goza de distintividad intrínseca, respecto de los productos que distingue, ya que, al ser apreciada en su conjunto, tiene dicha capacidad de distinguir y, como tal, no está inmersa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, y alegadas por la parte demandante. 7.2.

Agregó que “[…] la marca registrada es de naturaleza mixta, y su elemento denominativo son dos palabras utilizadas en otro idioma que entendido en Colombia en español respecto de su contenido ideológico o conceptual al consumidor medio no le representa significado alguno, que se relacione con los productos o servicios que pretenden distinguir […]”9. 7.3.

Señaló que no hay pruebas que obren en el expediente del proceso de la referencia que demuestren de manera concluyente que el consumidor medio en 7 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 316 a 320 8 Cfr. Folios 294 a 315 9 Cfr. Folio 302 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 Colombia asocia los términos MEMORY FOAM con colchones o espumas viscoelásticas. 7.4.

Adujo que la genericidad de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la genericidad de una denominación desde el punto de vista jurídico.

No porque una palabra figure en el diccionario con una o vanas acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca. 7.5. Agregó que el análisis del término, para efectos de determinar su genericidad, no puede limitarse al aspecto idiomático, ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor. 7.6.

Aclaró que, en general, los empresarios del sector utilizan el nombre “espuma viscoelástica” para referirse a un material del que elaboran algunos productos. De ello se desprende claramente que no existe para los competidores la necesidad de usar el signo MEMORY FOAM por no existir otro nombre adecuado para designar el producto, pues la común denominación del mismo es “espuma viscoelástica”. 7.7.

Adujo que, aunque la expresión MEMORY FOAM es usada como genérico en algunos medios de información para referirse a un tipo especial de espuma de poliuretano, la generalidad de los medios comerciales denomina dicho material como espuma viscoelástica, que es su nombre técnico. 7.8. Solicitó que se declare no prosperado el cargo alegado por el demandante “[…] puesto que como se manifestó la presunta genericidad o vulgarización de la marca registrada que alega el demandante no ha sido demostrada y es muy cuestionada en cuanto si existe un término genérico entre los empresarios como lo es la ESPUMA VISCOELÁSTICA para fabricar cierto tipo de colchones, espumas y afines en los productos descritos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza […]”10. 10 Cfr. Folio 314. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Argumentó que el término “MEMORY FOAM” solo traduce “MEMORIA ESPUMA” o “MEMORIA DE ESPUMA”, por lo que, por sí solo, no le permite a los consumidores asociar el término MEMORY FOAM con las cualidades o características de algún producto de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ello, da como resultado que, en nuestro medio, el mismo no tiene el carácter de signo distintivo descriptivo, tal como lo pretende la parte demandante13. 8.2. Sostuvo, en relación de los términos descriptivos, que la expresión MEMORY FOAM no constituye una denominación descriptiva, porque para los consumidores de productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, como sucede por ejemplo con los colchones, no hace referencia a cualidades o características de los productos que distingue, por lo que dicho término, MEMORY FOAM, es una expresión caprichosa o de fantasía. Además, adujo que, para la época que se solicitó la marca MEMORY FOAM, el término era desconocido en nuestro medio y prueba de ello es que en la acción de cancelación por vulgarización contra la marca MEMORY FOAM en Clase 20, dentro del Expediente No. 05 061275, se demostró que, inclusive para la fecha en que se solicitó la citada marca, en el sector empresarial de colchones en Colombia se utilizaban términos completamente diferentes. 8.3.

Agregó que la gran cantidad de publicaciones que figuran en internet, que contienen el término MEMORY FOAM, tampoco inciden para que el mismo pueda ser considerado genérico o descriptivo, debido a que, según nuestra doctrina y jurisprudencia, para que un término o expresión tenga el carácter de genérico o descriptivo, tiene que ser genérico o descriptivo para la mayoría de las personas en nuestro medio, es decir en Colombia, y no en otro país o países. 11 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 284 a 292 12 Cfr. Folios 250 a 283 13 Cfr. Folio 259. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 8.4. Enfatizó que, así como se señaló en la Resolución núm. 11857 de 26 de febrero de 2010, que negó en forma definitiva la cancelación por vulgarización contra la marca objeto del presente proceso, la citada resolución expresó que si dicha expresión es un término evocativo, no se presenta ante los demás empresarios como una expresión indispensable para identificar lo que se denomina la “ESPUMA VISCOELÁSTICA”, ya que las características de la misma pueden ser evocadas mediante la utilización de otros signos y elementos. 8.5.

Agregó que cuando las palabras en idioma extranjero, como sucede con el término MEMROY FOAM, no formen parte del conocimiento común en nuestro medio, pueden acceder a registro, porque se consideran de fantasía. 8.6. Finalmente concluyó que no existe prueba que demuestre que la expresión MEMORY FOAM se haya convertido en una designación o usual para identificar un producto de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, en el lenguaje corriente o en la usanza en Colombia, dado que para la mayoría de las personas no hablan inglés y, en consecuencia, no conocen el significado del término ‘MEMORY FOAM’.

Solicitud de interpretación prejudicial, audiencia Inicial y audiencia de pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de noviembre de 201814, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 10.

El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 10 de mayo de 201615, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 5 de septiembre de 201616, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas 14 Cfr. Folios 339 a 340 15 Cfr. Folio 321 16 Cfr. Folios 328 a 336 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; prescindió sobre la realización de la audiencia de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 736-IP-2018 de 31 de julio de 2019,17 en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los cuales se interpretarán por ser pertinentes. De oficio se interpretará el Artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente al examen de registrabilidad de una marca y su debida motivación […]”18 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación y alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 202119: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 14.

Durante el término legal, la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. 15. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17 Cfr. Folios 353 a 366 18 19 Cfr. Folios 368 a 369 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 736-IP-2018 de 31 de julio de 2019; vii) el marco normativo sobre la distintividad intrínseca como requisito de registrabilidad; viii) el marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad; ix) el marco normativo de los signos exclusivamente genéricos como causal de irregistrabilidad; x) el marco normativo de los signos que consisten exclusivamente en un término de uso común, como causal de irregistrabilidad; y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201120, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 19. El acto administrativo acusado es el siguiente: 19.1. La Resolución núm. 749 de 23 de enero de 2006, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta MEMORY FOAM (LAS DEMÁS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS), para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 20 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 21 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 20. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 20.1.

Si la Resolución núm. 749 de 23 de enero de 2006, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca mixta MEMORY FOAM (LAS DEMÁS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS), para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, vulnera los artículos 134 y literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 134 y literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó el artículo 150 ibidem. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros27. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 736-IP-2018 de 31 de julio de 2019 27 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 31.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso28: “[…] 2. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2.1. En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo MEMORY FOAM (mixto), vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se procederá a desarrollar dicho tema.

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que b) carezcan de distintividad, 2.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 2.3.

La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 2.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 2.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 2.7.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se encuentra referida a la capacidad del signo para 28 Cfr. Folios 352 a 376 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 3.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero 3.1. El señor Jaime Linares Alarcón manifestó que el signo solicitado MEMORY FOAM (mixto), se encuentra conformado por las palabras en idioma extranjero MEMORY FOAM, que significan "ESPUMA DE MEMORIA", término que hace referencia a una espuma visco-elástica compuesta de poliuretano, que gracias a los químicos que se usan en su manufactura hacen que la espuma sea termo sensible, comportándose de manera diferente dependiendo a la temperatura en que se encuentre, logrando así la propiedad de "MEMORIA", razón por la cual resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos 32 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables 3.4. Ahora bien, en el caso de que una que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. 3.5.

Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. 3.6.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común 41. Teniendo en cuenta que en el presente proceso el señor Jaime Linares Alarcón argumentó que el término MEMORY FOAM es una denominación descriptiva, genérica y de uso común, ya que hace alusión a una designación común que se emplea para referirse a una espuma viscoelástica que tiene efecto memoria, el cual tiene propiedades especificas deseadas en productos que requieren absorción de golpes amortiguación y acolchado, y señaló que dicho término es usado a nivel mundial en productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate 4.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción otros datos características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo a indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios: 4.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas; Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.6 45.

Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 4.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.7 4.7.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta: ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. 4.8.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 4.9. De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone "Artículo 135,- No podrán registrarse como marcas los signos que (…) g) consistan exclusivamente o so hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…) 4.10. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 4.11. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes; bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.12.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente 5.

Elemento gráfico de uso común 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 5.1. Como en el proceso interno, el demandante señaló que el elemento gráfico del signo solicitado a registro, representa de manera descriptiva una espuma de memoria en la que se observa la figura de una mano que ha presionado la espuma y deja una huella en esta, es decir una figura informativa y de uso común que se emplea a nivel mundial para mostrar el efecto MEMORY FOAM resulta pertinente que el Tribunal aborde el tema de los signos y elementos gráficos de uso común en la conformación de signos marcarios. 5.2 Al momento de elaborarse una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 5.3.

Si bien la norma expuesta precedentemente en el Apartado E del Tema 5 del Párrafo 5.9. de la presente Interpretación Prejudicial prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están estos combinados otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 5.4.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. 5.5.

Al realizarse la comparación entre marcas que se encuentren conformadas por elementos gráficos de uso común, estos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. 5.6.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 5.7.

En ese sentido, la Entidad consultante deberá determinar si el elemento (figura de una mano que ha presionado la espuma y deja una huella en esta) que componen la parte gráfica del signo a registrarse es de uso común y, por lo tanto, no apropiables por ninguna persona, o por el contrario si es elemento distintivo de una marca ya registrada que no pueden ser utilizado por un tercero al crear confusión en el público consumidor […]”.

Marco normativo sobre la distintividad intrínseca como requisito de registrabilidad de un signo 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 32. Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica.

En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las palabas o combinación de palabras […]”; y “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”. 33. Visto el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marca los signos que no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo 134 ibidem. 34.

Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán constituirse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad 35.

Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Marco normativo sobre los signos exclusivamente genéricos o técnicos como causal absoluta de irregistrabilidad 36. Visto el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 El marco normativo de los signos que consisten exclusivamente en un término de uso común, como causal de irregistrabilidad 37.

Visto el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Análisis del caso concreto 38. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante, demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 39.

La marca registrada es como se muestra a continuación: MARCA MIXTA CONCEDIDA29 Titular: Espumas Plásticas S.A. Certificado núm. 309.401 29 Cfr. Folio 2 del expediente administrativo. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 Clase 20: “‘COLCHONES, COLCHONETAS, SOFACAMAS, ESPUMAS, ALMOHADAS, COJINES, ANILLAS DE CORTINAS, OBJETOS DE ARTE, DE MADERA, DE CERA, DE YESO O MATERIAS PLÁSTICAS, ARTÍCULOS PARA CAMA CON EXCEPCIÓN ROPA DE CAMA, GUARNICIONES DE CAMAS NO METÁLICAS, SOMIERES DE CAMA, SACOS DE DORMIR PARA CAMPING, ENSERES DE DORMITORIO CON EXCEPCIÓN DE LA ROPA, FUNDAS PARA VESTIDOS, HAMACAS, OBJETOS MÓVILES PARA LA DECORACIÓN, ACABADOS EN MATERIAS PLÁSTICAS PARA MUEBLES, TELARES PARA BORDAR’”. 40.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad citadas en el marco normativo expuesto supra. Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y el literal a) del artículo 135 ibidem 41.

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, el cual debe ser susceptible de representación gráfica. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, indicó que, adicionalmente, el signo debe ser perceptible. 42.

De conformidad con lo expuesto en precedencia y atendiendo a la jurisprudencia de esta Sala30, se considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el cargo de violación se circunscribe a considerar si la marca tiene o no distintividad intrínseca respecto de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 43.

La Sala considera que tampoco procede el análisis del literal a) del artículo 135 ibidem, comoquiera que dicho literal establece como causal de irregistrabilidad absoluta los signos que no puedan constituir marca conforme al párrafo primero del artículo 134 ibidem. 30 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera;

CP: Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia 11 de mayo De 2023; Núm. Único De Radicación: 11001032400020060023900 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 Del cargo de violación de los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 44. Conforme se indicó en un acápite supra de esta providencia, la Sala advierte que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado31. 45.

Dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el citado artículo se encuentra la del literal e), la cual se configura cuando el signo consiste exclusivamente en una indicación o designación que informe sobre las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir. Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. 46.

Asimismo, en el ya citado artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 también se establece la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f), la cual indica que no podrán registrarse signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios que pretendan distinguir. 47. Finalmente, el literal g) ibidem establece la causal de irregistrabilidad absoluta, la cual señala que no podrán registrarse signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o la usanza del país. 48.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre la irregistrabilidad de los signos que consisten exclusivamente en signos genéricos, descriptivos o de uso común. 49. En cuanto a los términos genéricos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en reciente jurisprudencia32 lo siguiente: 31 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 99-IP- 2020 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 “[…] La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de una ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos de que se trate […]” (Destacado de la Sala) 50. En relación con los términos descriptivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, consideró lo siguiente: “[…] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate […]”33 (Destacado de la Sala) 51. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación Prejudicial Proferida para el presente proceso, se pronunció sobre los términos de uso común, frente a los cuales manifestó lo siguiente: “[…] si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”34 (Resaltado de la Sala) 52.

La Sala advierte que la característica de genérico, descriptivo o de uso común de un término depende directamente de su significado y la relación de dicho significado con la cobertura de productos y/o servicios del signo. 53. En el presente caso la marca concedida por el acto administrativo acusado es MEMORY FOAM (LAS DEMÁS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS), el cual es un término que se encuentra en un idioma distinto al castellano, por lo que la Sala considera necesario estudiar las reglas de estudio de distintividad cuando los signos se encuentran en idioma extranjero. 33 Cfr. Folio 361 34 Cfr. Folio 363 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 Términos en idioma extranjero 54.

La Sala advierte que la marca objeto de la presente acción de nulidad absoluta está compuesta por elementos denominativos compuestos que se encuentran en idioma extranjero. En ese sentido, la marca registrada contiene los términos MEMORY FOAM. 55. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso sub examine consideró que: “[…] Signos conformados por palabras en idioma extranjero 3.1.

El señor Jaime Linares Alarcón manifestó que el signo solicitado MEMORY FOAM (mixto), se encuentra conformado por las palabras en idioma extranjero MEMORY FOAM, que significan "ESPUMA DE MEMORIA", término que hace referencia a una espuma visco-elástica compuesta de poliuretano, que gracias a los químicos que se usan en su manufactura hacen que la espuma sea termo sensible, comportándose de manera diferente dependiendo a la temperatura en que se encuentre, logrando así la propiedad de "MEMORIA", razón por la cual resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3.

Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. 3.6.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. […]”35 (Destacado de la Sala) 56.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, el término MEMORY, si bien se encuentra en idioma extranjero, es un término cuyo significado sería comprensible para el consumidor medio colombiano, toda vez que este término es muy similar a su equivalente en castellano, por cuanto comparten la misma raíz: MEMORY/ MEMORIA. 57.

Ahora bien, respecto del término FOAM, la Sala considera que no tiene significado en castellano36 y, por consiguiente, se presume que su significado en idioma inglés no es conocido por el consumidor medio colombiano. Al respecto, la Sala que ha considerado que se presume que el significado de los términos en idioma extranjero no forma parte del conocimiento común y, por lo tanto, se consideran como signos de fantasía: “[…] Ahora, respecto de los signos compuestos por expresiones en otro idioma, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía […]”37. 58.

En ese sentido, la Sala considera que al existir una presunción de que los términos en idioma extranjero no son de conocimiento común, quién alega lo contrario tiene la carga de probar que, en efecto, el significado del término en idioma extranjero es conocido por el consumidor medio. Esta postura ha sido recientemente reiterada por la Sala que, en sentencia de 18 de marzo de 2021, consideró que: 35 Cfr.359 a 360 36 https://dle.rae.es/foam?m=form 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Consejero Ponente Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 1100103240002010003500. Sentencia de 5 de julio de 2019. Reiterado: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente Dr. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001032400020110030400. Sentencia de 26 de noviembre de 2020 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 “[…] al estudiar la expresión FOX, se encuentra que es una palabra en idioma inglés, la cual igualmente es de fantasía, en tanto que su significado no es conocido por el consumidor promedio […] No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra FOX es de conocimiento generalizado […]” 38. 59.

En el caso sub examine, la parte demandante señala que el término MEMORY FOAM es el término bajo el cual se conoce a una espuma viscoelástica compuesta de poliuretano, la cual es termo sensible y, en consecuencia, es más dura cuando está fría y más suave cuando está caliente, logrando así la cualidad de “memoria”. 60. Para sustentar sus afirmaciones, la parte demandante allegó como pruebas al expediente varios documentos tales como impresiones de resultados de motores de búsqueda como Google39, impresiones de páginas web en donde se explica el concepto de MEMORY FOAM40, impresiones de resultado de búsqueda de patentes en la Oficina Europea de Patentes41, impresiones de resultado de búsqueda de marcas registradas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Comunidad Europea42 e impresiones de resultados de búsqueda de la basa de datos de marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual43. 61.

Al respecto, la Sala advierte que las pruebas allegadas no logran acreditar que para la fecha de concesión de la marca el consumidor medio en la República de Colombia conociera el significado del término FOAM. 62. En primer lugar, la gran mayoría de las pruebas allegadas corresponden a documentación obtenida el 3 de octubre de 2014, es decir son documentos que no se remontan a la fecha de concesión de la marca concedida por medio del acto administrativo acusado, es decir al 23 de enero de 2006.

En este orden de ideas, son pruebas que no tienen la idoneidad para demostrar si el consumidor medio, a la fecha de concesión de la marca, conocía o no el significado de la palabra FOAM. 63. En segundo lugar, los documentos carecen de relevancia frente al conocimiento del consumidor medio en el mercado nacional. Por ejemplo, una solicitud de patente o de marca en Europa no tiene la aptitud para acreditar el 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Consejero Ponente Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001032400020110032100. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Ver también pie de página 11 de la referida sentencia. 39 Cfr. Folios 14 a 31 40 Cfr. Folios 33 a 67 41 Cfr. Folios 69 a 166 42 Cfr. Folios 168 a 186 43 Cfr. Folios 187 a 202 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 conocimiento que se tiene de un concepto en la República de Colombia.

Asimismo, los resultados de Google arrojan resultados de todo el mundo, por lo que no puede concluirse que un resultado de Google demuestra el conocimiento de un consumidor medio colombiano, más aún cuando los resultados corresponden a páginas web de entidades extranjeras, como por ejemplo la NASA. 64. En consecuencia, la Sala considera que no está acreditado en el expediente que, a la fecha de concesión de la marca mixta MEMORY FOAM, el consumidor medio colombiano conociera el significado del término FOAM.

Por lo tanto, la Sala considera que el término FOAM del conjunto marcario MEMORY FOAM es un término de fantasía. La Sala considera que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el término MEMORY FOAM no es un término evocativo. 65. Concluido lo anterior y, considerando que las causales de irregistrabilidad contempladas en los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 requieren respectivamente que los signos sean exclusivamente descriptivos, genéricos o de uso común, esta Sala encuentra que la marca concedida mediante el acusado no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad señaladas supra.

En primer lugar, por cuanto la marca concedida tiene elementos gráficos que no corresponden a elementos exclusivamente genéricos, descriptivos o comunes, como lo es el estilo de letra y el hecho que gráficamente la palabra MEMORY y la palabra FOAM comparten una “O” elongada. En segundo lugar, por cuanto la palabra FOAM es un término de fantasía y, en consecuencia, el hecho que la marca mixta MEMORY FOAM contenga un término de fantasía, hace que no sea exclusivamente genérica, descriptiva o de uso común y, en consecuencia, que no se encuentre dentro de dichas causales de irregistrabilidad.

Cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 66. El artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado44. 44 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00408-00 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 67. Dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el citado artículo, se encuentra la prevista en el literal b) ibidem, la cual se configura cuando el signo carece de distintividad intrínseca.

Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la Interpretación Prejudicial proferida dentro de este proceso que: “[…] Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. […]”45 68.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia46, se ha referido al concepto de distintividad como la capacidad que tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione47. En este sentido, la distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio48. 69.

Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”49. 45 Cfr. Folio 359 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019. 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016. 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP- 2015. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 70. En ese sentido, la Sala deberá establecer si el referido conjunto marcario, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si era procedente su registro. 71.

En el caso sub examine, la parte demandante argumenta que la marca mixta MEMORY FOAM se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad absoluta del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto en su concepto la marca está conformada por elementos que en su conjunto marcario no son distintivos. 72. La Sala observa que la marca mixta MEMORY FOAM está conformada por varios elementos nominativos y gráficos que son en su mayoría débiles.

Por ejemplo, el elemento gráfico consiste en un óvalo dentro del cual se observa una mano que da la impresión de haber hecho presión y haber dejado una huella sobre una superficie blanda. Asimismo, tiene elementos nominativos que, como se analizó supra, consisten en los términos MEMORY FOAM. 73. Si se observa la marca en su conjunto, es evidente que el elemento gráfico en conjunto con el término MEMORY proveen al consumidor medio la idea de que el material tiene efecto “MEMORIA”. 74.

No obstante, la Sala considera que el término FOAM, el cual fue considerado de fantasía supra, en conjunto con los elementos gráficos tales como la “O” compartida por las palabras MEMORY y FOAM, el óvalo que contiene la imagen de la mano y el rectángulo que contiene los términos MEMORY FOAM, logran en su conjunto dotar de distintividad intrínseca al conjunto marcario, sin que esto implique que su titular pueda impedir el uso de cada uno de los elementos de manera aislada o de términos que hagan también alusión a la característica de “memoria” de materiales. 75.

El titular de la marca concedida mediante el acto administrativo acusado, al ser titular de un signo distintivo pero débil, tiene derechos exclusivos sobre el conjunto marcario, más no sobre los elementos individualmente considerados. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 76. En esta medida, la Sala considera que la marca mixta MEMORY FOAM, en su conjunto, es distintiva en relación con los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 77.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que marca mixta MEMORY FOAM cuenta con suficiente distintividad, y es susceptible de ser registrada como marca, por lo que no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 78. Por último, la Sala considera importante señalar que, si bien el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, por un lado, la parte demandante no adujo la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 como cargo de violación y, por otro lado, de conformidad con lo expuesto en acápites supra, la marca concedida por los actos administrativos acusados no se encuentra en las causales de irregistrabilidad endilgadas por la parte demandante, por lo que el examen de registrabilidad realizado por la parte demandada fue correcto.

Conclusión 79. La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca mixta MEMORY FOAM, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a), b), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la marca concedida no consiste en un signo exclusivamente genérico, descriptivo o de uso común, y por cuanto goza de distintividad intrínseca. 80.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 749 de 23 de enero de 2006 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 31 Núm. único de radicación: 11001032400020140068500 III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.