CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Número único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A.S. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Sun Pharmaceutical Industries Ltd., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resolución núm. 6146 de 10 de febrero de 2016.

I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Sun Pharmaceutical Industries Ltd. en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice 2 del aplicativo web “SAMAI”. 2 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 nulidad y restablecimiento del derecho2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 6146 de 10 de febrero de 2016, “por cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo LAMEZ para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 3.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 6146 del diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 14-274760 por la cual, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, revocó la decisión contenida en la Resolución 79130 del treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015) por la cual había declarado infundada la demanda de oposición formulada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., y concedido el registro de la marca LAMEZ (NOMINATIVA) en la clase 5 Internacional a mi representada la sociedad SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., y en su lugar declaró fundada la demanda de oposición y negó el registro de la marca a mi representado. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 3.2.- Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 6146 del diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), y a título de restablecimiento del derecho se: 3.2.1.- Declare infundada la demanda de oposición formulada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., contra la solicitud de registro de la marca LAMEZ (NOMINATIVA), CL 5TA, tal y como lo declaró la resolución 79130 del treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015). 2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 3 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 3.2.2.- Se conceda el registro de la marca LAMEZ (NOMINATIVA), CI 5ta Internacional, en los términos de la decisión contenida en la resolución 70130 del treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015). 3.3.- Se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.4- Se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Que solicitó el registro como marca del signo nominativo LAMEZ para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. Que la solicitud se publicó el 29 de diciembre de 2014 en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 715, siendo objeto de oposición por parte de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A.S. con base en sus marcas LAMEP y LAMEPIL registradas en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, 5.3.

Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 79130 de 30 de septiembre de 2015, declaró infundada la oposición y concedió el registro como marca del signo nominativo LAMEZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.

Que la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A.S. interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 79130 de 30 de septiembre de 2015. 5.5. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 6146 de 10 de febrero de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 79130 de 30 de septiembre de 2015: ii) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol 4 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 S.A.S. con base en la marca nominativa LAMEP registrada en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) negar el registro de la marca nominativa LAMEZ para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así3: 6.1. Estimó como vulnerados los artículos 134 literales a) y d) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 83 de la Constitución Política.

Violación de los literales a) y d) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo art. 15, Sección 2, del Anexo 1 C del ADPIC, por falta de aplicación. 6.2. Consideró que con la expedición del acto acusado se vulneraron los literales a) y d) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo art. 15, Sección 2, del Anexo 1 C del ADPIC, pues el signo solicitado cumple los requisitos para ser registrado como marca, teniendo en cuenta que es distintivo, perceptible y puede ser representado gráficamente.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.3. Adujo que se incurrió en violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, pues se argumentó una supuesta similitud entre el signo nominativo LAMEZ y la marca nominativa LAMEP, haciendo caso omiso de que se trata de signos farmacéuticos, en los cuales la comparación fonética, gramatical y auditiva es menos estricta dado que los mismos se encuentran formados por sufijos o prefijos de uso común. 3 Cfr. Índice 2 del aplicativo web “SAMAI”. 5 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 6.4.

Mencionó que los términos LAM y LAME son de uso común en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que al hacer la comparación de los signos deben excluirse dichos prefijos o sufijos. 6.5. Indicó que desde el punto de vista ortográfico al excluir los términos de uso común LAM y LAME, las letras Z y P son totalmente diferentes.

Lo mismo ocurre desde el aspecto fonético pues las mencionadas letras les imponen una sonoridad diferente a los signos. 6.6. Argumentó que los signos confrontados, analizados en su conjunto y sucesivamente, no son confundibles y poseen por si solos una capacidad diferenciadora. 6.7. Expresó que ante la inexistencia de identidad o similitud entre los signos LAMEZ y LAMEP no es necesario analizar el segundo requisito del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

El acto acusado viola el artículo 3 de La Ley 1437 de 2011 y el artículo 83 de la Constitución Política por falta de aplicación. 6.8. Señaló que se vulneró el debido proceso y el derecho a la igualdad, pues se hizo caso omiso de la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina donde se efectuaron pronunciamientos respecto de las normas que regulan el sector de medicamentos. 6.9.

Afirmó que se violó el principio de la confianza legítima en la relación entre el Estado y los particulares, al revocar la decisión que había concedido el registro como marca del signo nominativo LAMEZ. 6.10. Resaltó que se desconoció el principio de la buena fe por parte de la SIC, al cambiar de posición y haber creado expectativas respecto del registro de la marca.

Contestaciones de la demanda 6 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 Parte demandada 7. La parte demandada4 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Mencionó que resulta evidente que los signos LAMEZ y LAMEP comparten una misma raíz, siendo el único elemento diferenciador la letra Z respecto de la letra P del signo registrado. 7.2.

Respecto del aspecto fonético ambos signos tienen la misma raíz y sílaba tónica, escuchándose de forma idéntica. 7.3. Señaló que desde el punto de vista ideológico ambos signos comparten un sufijo cuya finalidad es evocar al consumidor el principio activo de que se componen. 7.4. Los signos enfrentados no solo pertenecen a la misma clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino que protegen exactamente el mismo producto como lo es el LAMOTRIGINE, por lo que es obvio que existe una estrecha conexión competitiva. 7.5.

Adujo respecto de la violación del debido proceso, que este cargo no tiene sustento pues son las decisiones del Consejo de Estado y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina las que sustentan la legalidad del acto acusado. 7.6. Arguyó que no se violó el principio de la confianza legítima teniendo en cuenta que el acto administrativo que concedió inicialmente el registro de la marca no se encontraba en firme y fue revocado en sede de apelación. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso5, contestó la demanda y solicitó se confirmaran los actos acusados, así: 4 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 68 a 71. 5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 261 7 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 8.1. Consideró que los signos son casi iguales, sin existir prácticamente ninguna diferencia entre ellos, ocasionando confusión entre los consumidores. 8.2.

Mencionó que fonéticamente el sonido que producen los signos cotejados es el mismo, teniendo en cuenta que la raíz y la sílaba tónica por la que están formados es la misma. 8.3. El signo solicitado LAMEZ es suficientemente confundible con la marca LAMEP de tal manera que es imposible que se diferencien entre sí. 8.4. Consideró que no se violó el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 83 de la Constitución Política, pues la administración aplicó las normas aplicables al caso concreto y resolvió de acuerdo con las circunstancias.

Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 25 de junio de 2019, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el día 4 de julio de 2019, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares y resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

Interpretación prejudicial 10. Este Despacho, mediante auto de 29 de septiembre de 2025, resolvió: i) dar aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado respecto de los artículos 134 literales a) y d) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, adoptando los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 344-IP-2022, 70-IP-2019, 145- IP-2022 y 218-IP-2020. 8 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 Alegatos de conclusión 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 2025, corrió traslado para alegar de conclusión y dio aviso al Ministerio Público para presentar su concepto dentro del traslado para alegar, si a bien lo tenía. 11.1. La parte demandante reiteró los argumentos del escrito de la demanda. 11.2. La parte demandada reitero los argumentos de la contestación de la demanda. 11.3.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso, guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 12. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; v) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y vi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 14. Vistos: i) el artículo 1496 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 6 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y 9 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 12 de marzo de 20197, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 15.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. El acto acusado 16. El acto acusado es el siguiente: 16.1. La Resolución núm. 6146 de 10 de febrero de 2016, que resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 79130 de 30 de septiembre de 2015: ii) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A.S. con base en la marca nominativa LAMEP; y iii) negar el registro de la marca nominativa LAMEZ para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 17. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la fijación del objeto del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar: 17.1. Si la Resolución núm. 6146 de 10 de febrero de 2016, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo nominativo LAMEZ, para identificar "productos farmacéuticos y médicos para el sistema nervioso central y afines", productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los artículos 134, literales a) y d); 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; 15 del ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio); 83 de la se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 7 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 Constitución Política y 3.º de la Ley 1437 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado. 17.2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa LAMPEP, identificada con el registro marcario núm. 341553, registrada para identificar "productos farmacéuticos y medicamentos", productos de la misma Clase, cuyo titular es Lafrancol S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 17.3.

En segundo lugar, si la parte demandada vulneró el debido proceso de la parte demandante, el derecho a la igualdad y el principio de confianza legítima, al revocar la Resolución núm. 79130 de 30 de septiembre de 2015, a través de la cual se había concedido el registro marcario solicitado. 17.4. Teniendo en cuenta que no está en discusión el concepto de marca ni sus requisitos, se excluirán del problema jurídico el artículo 134 literales a) y d) de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 15 del ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) 18.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Interpretaciones Prejudiciales 344-IP-20228, 70-IP-20199, 145-IP-202210 y 218- IP-202011. 19. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante. 20.

Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200012: 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3852 de 18 de diciembre de 2019. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm.5146 de 13 de marzo de 2023. 11 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021. 12 Interpretación Prejudicial 145-IP-2022 11 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 “[…] 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)» […] 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. […] 12 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 2.3 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. 13 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 […] Criterios que deben observarse al realizar la comparación entre signos que pretenden identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 2.21.

Los parámetros establecidos en los párrafos anteriores deben complementarse con un examen mucho más minucioso al realizarse la comparación entre signos que pretenden identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.22 En este escenario, el análisis de registrabilidad debe ser completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1 Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […]”.

Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 21. Esta Sala, en reiteradas oportunidades13, ha considerado que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 14 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” […]”14. 22.

En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina15 ha considerado: “[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente […]”. Análisis del caso concreto 24. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 25.

En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP- 2012 de 10 de mayo de 2012. Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000. 15 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 SIGNO SOLICITADO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA LAMEZ (nominativo) LAMEP (nominativa) Solicitante: Sun Pharmaceutical Industries LTD Titular: Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S. Certificado núm. 341553 Clase 5: “productos farmacéuticos y médicos para el sistema nervioso central y afines” Clase 5: “productos farmacéuticos y medicamentos.” Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 26.

De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 27.

Esta Sección16, siguiendo los criterios desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”17. 28.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El 16 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 16 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”18. 29. El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”19. 30.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo LAMEZ solicitado por la parte demandante se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 31. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas nominativas, la Sala llevará a cabo la comparación aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas nominativas, a saber: “[…] 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 19 Ibidem. 17 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.

Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. […]”20 32.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandante indicó que la expresión LAM-LAME es de uso común y no pertenece a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 33. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por 20 Interpretación Prejudicial 145-IP-2022 18 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen21. 34.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201422, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 35.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202123, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 36.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial 446-IP-2018, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 22 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 19 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 4.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. […] 4.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.5.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. […]”24.

(Destacado fuera del texto). 37. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”25.

(Destacado fuera del texto) 38. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección26, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 24.

Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 11. 25 Ibidem. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 20 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 39.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que las marcas enfrentadas, que la partícula LAM-LAME es de uso común para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo anterior, por cuanto son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar productos de la clase mencionada. 40. Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada27.

En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE LAMICOL PATENTES, MARCAS Y REGISTRO PATMAR S.A 273967 5ª LAMDEX ADAMA MAKHTESHIM LTD. 293126 5ª LAMETEC PINT PHARMA COLOMBIA S.A.S. 318275 5ª PLAMECOL PLAMECOL LIMITADA 268580 5ª GLAMER TECNOQUIMICAS S.A. 480198 5ª LAMICTAL GLAXO GROUP LIMITED 340017 5ª LAMDOTIL LABQUIFAR LTDA 414760 5ª LAMIRAX APOLO FARMA LTDA 410883 5ª 41.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta 27www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 23 de octubre de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor28. 42.

Partiendo de lo anterior, la Sala considera que la expresión LAM-LAME en ambas marcas son de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y que no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas. Igualmente, porque al excluirla se fraccionarían los signos. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y la marca Comparación Ortográfica 43.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 44. La comparación ortográfica del signo y la marca confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO L A M E Z 1 2 3 4 5 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA L A M E P 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 22 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 1 2 3 4 5 45. La Sala advierte que la marca nominativa previamente registrada LAMEP está compuesta por una palabra, con dos (2) vocales (A-E) y tres (3) consonantes (L-M- P). Ahora bien, el signo solicitado por la parte demandante LAMEZ, está compuesto por una palabra, con dos (2) vocales (A-E) y tres (3) consonantes (L-M-Z). 46.

Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien los signos cotejados comparten la expresión LAM-LAME, esta es de uso común y, por lo tanto, inapropiable en exclusiva por un solo empresario. Es este sentido, las denominaciones en conflicto tienen un grado de distintividad débil, de manera que resulta necesario analizar la marca en su conjunto, y tener en cuenta los elementos que poseen una función diferenciadora en este, toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo en el mercado por el público consumidor. 47.

Sobre el particular, la Sala considera que los signos cotejados presentan similitud que genera riesgo de confusión, pues ambos comparten la partícula LAME, sin que dicha similitud se diluya con la adición de la letra Z en el signo solicitado. 48. De otro lado, revisado en conjunto la estructura vocálica – consonántica de los dos signos, estos producen una semejanza casi idéntica, que puede generar confusión en el consumidor medio. 49.

Así mismo la Sala considera que el signo cuyo registro como marca se negó, no cuenta con otras expresiones adicionales en la composición de su conjunto, ni denominativas, que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada, pues como lo hemos mencionado está contiene solamente la expresión LAMEZ. Comparación Fonética 50. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, 23 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: LAMEZ - LAMEP - LAMEZ - LAMEP - LAMEZ - LAMEP - LAMEZ - LAMEP LAMEZ - LAMEP - LAMEZ - LAMEP - LAMEZ - LAMEP - LAMEZ - LAMEP LAMEZ - LAMEP - LAMEZ - LAMEP - LAMEZ - LAMEP - LAMEZ - LAMEP 51.

Del mencionado cotejo sucesivo, se advierte que la sonoridad de los signos es similar, lo que se evidencia al pronunciarlos en voz alta, confirmando con ello un riesgo de confusión para el consumidor medio al momento de solicitar el producto verbalmente. Igualmente, existe una coincidencia en la partícula LAM que es la sílaba tónica de ambos conjuntos marcarios. 52.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, el signo solicitado no tiene elementos disímiles que le permita diferenciarse fonéticamente de la marca previamente registrada y que se genere una impresión distinta en el público consumidor. Comparación Ideológica 53. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”29, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 54.

Sobre el particular, los signos incorporan expresiones que en apariencia podrían considerarse como de fantasía, en el contexto farmacéutico las partículas LAM-LAME se encuentran relacionadas con el componente activo LAMOTRIGINE como lo afirmó la parte demandante. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 24 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 55.

No obstante, al presentarse dichas partículas unidas en las palabras LAMEZ y LAMEP, sin elementos adicionales que las separen, en su conjunto adquieren el carácter de fantasía, por lo que no es posible hacer la comparación desde este punto de vista. 56. En este aparte, es preciso señalar que tratándose de signos que pretenden amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso.

Lo anterior tiene justificación, debido al impacto que una posible confusión podría tener sobre la salud de los consumidores, quienes, en muchos casos, no tienen conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas similares y dependen de la correcta identificación del producto para su uso adecuado. 57. Sobre lo anterior, una semejanza ortográfica o fonética mínima puede generar riesgos significativos en la salud de los consumidores, tanto al momento de la prescripción como cuando se entrega el medicamento en las farmacias 58.

En suma, la Sala considera que, al existir semejanzas fonéticas y ortográficas, sin que se incluyan en el signo solicitado elementos adicionales que lo doten con suficiente distintividad, se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, consistente en que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparadas.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar el signo y los que identifica la marca 59. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 60.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados 25 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 61.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201830, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 62.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: […] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 26 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]”31 63. En el caso sub examine, el signo mixto LAMEZ fue solicitado por la parte demandante, para distinguir los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] “productos farmacéuticos y médicos para el sistema nervioso central y afines” […]”. 64.

Por su parte, la marca nominativa previamente registrada LAMEP y cuyo titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica los siguientes productos de las Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza “[…]“productos farmacéuticos y medicamentos.” […]”. 65. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que existe una conexión competitiva entre los productos amparados por los signos cotejados.

Lo anterior 31 Cfr. Folios 201 a 204 27 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 comoquiera que: i) los signos amparan productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se deriva una relación entre los productos farmacéuticos que ambas amparan; y iii) Los productos que identifica el signo solicitado presentan una relación de genero a especie con los de la marca previamente registrada, en la medida que la primera ampara productos farmacéuticos y medicamentos y el segundo comprende productos farmacéuticos y médicos para el sistema nervioso central y afines; y iv) los productos identificados por los signos cotejados poseen un alto grado de relevancia desde la perspectiva del interés público, dado su impacto potencial en la salud y en la seguridad de los consumidores. 66.

Es decir, la Sala considera que el eventual registro como marca del signo nominativo LAMEZ podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicho signo tienen un mismo origen empresarial que los de la marca previamente registrada LAMEP, o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa el signo solicitado a registro. 67.

Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que los mismos provienen del mismo empresario o pensar que estos comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios. 68. En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, en el mercado coexisten ordinariamente productos farmacéuticos, los cuales se comercializan a través de los mismos canales tales como droguerías.

Asimismo, lo cierto es que ambos tipos de productos aparecen publicitados en medios similares como lo son las publicaciones que promocionan los productos de farmacias y droguerías. 69. Adicionalmente la Sala considera necesario resaltar que, en el caso sub examine, atendiendo a los criterios jurisprudenciales indicados supra, debe hacerse un cotejo más riguroso como quiera que los productos son farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores. 28 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 70.

De esta forma, al encontrarse probada la conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor, se cumple con el segundo de los presupuestos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto acusado.

Del cargo de violación del debido proceso, el derecho a la igualdad y el principio a la confianza legítima 71. La parte demandante manifestó que la parte demandada vulneró el debido proceso de la parte demandante, el derecho a la igualdad y el principio de confianza legítima, al revocar la Resolución núm. 79130 de 30 de septiembre de 2015, a través de la cual se había concedido el registro marcario solicitado. 72..

Al respecto, la Sala considera que el cargo de violación al debido proceso no prospera, en tanto que la fundamentación de la decisión administrativa fue real y adecuada, al encontrarse que entre los signos en conflicto existe riesgo de confusión. 73. Lo anterior, comoquiera que la decisión de no conceder el registro como marca del signo mixto solicitado, se ajustó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, lo anterior comoquiera que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 74.

Asimismo, la Sala advierte que los actos acusados no han violado el derecho a la igualdad y el principio de confianza legítima debido a que el análisis de irregistrabilidad que se hace en cada instancia de la actuación administrativa es independiente con el fin de determinar si la solicitud de registro cumplió o no la normativa aplicable, sin dejar de lado que el acto administrativo que en su momento fue recurrido en la actuación administrativa no se encontraba en firme.

Conclusión 29 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 75. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo LAMEZ solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

De igual manera, tampoco se advirtió vulneración de los artículos 3 de la Ley 1437 de 2011 y 83 de la Constitución Política. 76. En este orden de ideas, la Sala no declarará la nulidad de los actos acusados. Condena en costas 77. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 30 Núm. único de radicación: 110010324000 2016 00389 00 CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.