CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: HOTELES ROYAL S.A. TESIS: LAS MARCAS “ROYAL DECAMERON BARÚ” (MIXTAS), OTORGADAS EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SUS MARCAS “HOTEL ROYAL” (MIXTAS), PREVIAMENTE REGISTRADAS, SE ENCUENTRAN CADUCADAS.
POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad HOTELES ROYAL S.A. mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1, tendiente a obtener la nulidad de las siguientes resoluciones: 1 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- 5018 de 29 de enero de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, 22419 de 29 de abril de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 027623 de 27 de mayo de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad..- 5021 de 29 de enero de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, 22414 de 29 de abril de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 73370 de 28 de diciembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad..- 7810 de 15 de febrero de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, 20324 de 20 de abril de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, 2 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 025822 de 16 de mayo de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad..- 5016 de 29 de enero de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, 20603 de 21 de abril de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 73367 de 28 de diciembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 21 de abril de 2009, la sociedad HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S. HODECOL S.A.S-, HODECOL S.A.S.3 presentó solicitudes de registro como marcas de los signos mixtos “ROYAL DECAMERON BARÚ”, para identificar servicios comprendidos en las 3 En adelante HODECOL S.A.S. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co clases 354, 395, 416 y 437 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas8. 2°: Que publicadas las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra los registros solicitados con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas previamente registradas, “HOTEL ROYAL”, en las clases 42 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante las resoluciones núms. 5018, 5021, 7810 y 5016 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] de publicidad,; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; comercialización de todo tipo de productos y servicios y en especial las relacionados con la industria turística y hotelera; reagrupamiento, por cuanta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, promoción de ventas para terceros […]”. 5 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Servicios prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro por ferrocarril, vía terrestre, aérea o marítima; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte; los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes y reservas de pasajes prestados por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte; informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte; organización de excursiones, viajes, cruceros y visitas turísticas […]”. 6 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios “[…] Servicios cuyo final esencial es el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, el recreo, la educación y la formación de los individuos; actividades deportivas y culturales; organización y dirección de congresos; seminarios y simposios; juegos de suerte y azar […]”. 7 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios “[…] los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguren un hospedaje temporal; servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores […]”. 8 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oposición y, en consecuencia, concedió el registro de las marcas mixtas “HOTEL DECAMERON BARÚ” para identificar servicios en las clases 35, 39, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HODECOL S.A.S. 4º: Que contra las citadas resoluciones interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.
Los recursos de reposición, a través de las resoluciones núms. 22419, 22414, 20324 y 20603 de 2010, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y las apelaciones, mediante las resoluciones núms. 027623, 73370, 025882 y 73367 de 2010, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:.- Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134 y 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto concedió el registro de los signos objeto de controversia pasando por alto que son similarmente confundibles con sus marcas, cuyo elemento distintivo es la expresión “ROYAL”, lo cual genera un alto riesgo de confusión en el mercado. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que en el caso sub examine el elemento preponderante de las expresiones solicitadas es el componente denominativo compuesto "ROYAL DECAMERON", ya que la gráfica que las acompaña es accesoria y la palabra "BARÚ", al ser una región geográfica, debe ser excluida del cotejo marcario.
Agregó que no debe tenerse en cuenta el carácter evocativo del término “ROYAL”, dado que su uso intensivo en relación con los servicios hoteleros lo ha convertido en un signo fuertemente distintivo en este sector empresarial. Manifestó que aceptar el término "DECAMERON", incluido en las marcas objeto de controversia, desconocería sus derechos prioritarios y habría una dilución en la distintividad de su familia de marcas notoriamente conocidas.
Respecto a la conexión competitiva, señaló que las marcas enfrentadas están destinadas a identificar los mismos servicios en el mercado y, por ende, usan los mismos canales de comercialización y se encuentran dirigidos a iguales consumidores. Concluyó que la reproducción de la expresión "ROYAL" en los signos cuestionados, afecta el valor publicitario y distintivo de la marca y 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nombre comercial "ROYAL", en cuanto genera una ruptura en la vinculación exclusiva de marca y servicio, por lo tanto debe protegerse el signo y su esfuerzo para posicionarla en el mercado desde hace varios años.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La sociedad HODECOL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la SIC realizó un análisis detallado de las diferencias de las marcas cotejadas que permitía concluir que eran diferentes y diferenciables.
Sostuvo que la expresión “ROYAL” no es suficientemente relevante dentro de los signos solicitados, por cuanto la expresión “DECAMERON” resulta más llamativa y en ella se concentra la carga distintiva. II.-2. La SIC solicitó desestimar las súplicas incoadas, por cuanto, a su juicio, la actora no expuso argumento alguno que desvirtuara la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que las marcas cotejadas no presentan similitud alguna que genere riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, ya que la expresión objeto de controversia es de naturaleza compuesta, pues tiene un elemento evocativo y arbitrario, esto es “ROYAL”, así también cuenta con partículas gráficas, mientras que las expresiones opositoras están conformadas por elementos denominativos débiles y evocativos, teniendo en cuenta que le sugiere al consumidor ciertas características, cualidades o efectos del servicio ofrecido, además tiene elementos que se encuentran directamente relacionados con los servicios que identifica.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20119, el 28 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron las sociedades HOTELES ROYAL S.A. y HODECOL S.A.S, en sus calidades de actora y tercero con interés directo en las resultas del proceso, respectivamente, así como el apoderado de parte demandada.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de 9 En adelante CPACA. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad, de conformidad con el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 5018 de 29 de enero de 2010, 22419 de 29 de abril de 2010 y 027623 de 27 de mayo de 2011; 5021 de 29 de enero de 2010, 22414 de 29 de abril de 2010 y 73370 de 28 de diciembre de 2010; 7810 de 15 de febrero de 2010, 20324 de 20 de abril de 2010 y 025822 de 16 de mayo de 2011; 5016 de 29 de enero de 2010, 20603 de 21 de abril de 2010 y 73367 de 28 de diciembre de 2010, mediante las cuales la SIC le concedió el registro de las marcas mixtas “ROYAL DECAMERON BARÚ”, para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 39, 41 y 43 de la 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1 La actora insistió en que los registros marcarios, cuya nulidad se solicita, reproducen el elemento distintivo, esencial y característico 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “ROYAL”, el cual hace parte de sus marcas; además que esta no es débil ni irrelevante teniendo en cuenta su amplio uso y trayectoria en el mercado hotelero.
Señaló que la palabra “BARÚ” corresponde a una región geográfica que debe excluirse del cotejo, al igual que el elemento “DECAMERON”. De aceptarlos en el cotejo, se avalaría la apropiación de sus marcas y se desconocerían sus derechos prioritarios. IV.-2 La sociedad HODECOL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en la denegatoria de las pretensiones incoadas.
Ello, por cuanto la expresión “ROYAL DECAMERON BARÚ” cumple con los requisitos exigidos en la normativa andina para ser registrada como marca; y que la palabra relevante dentro del conjunto marcario es “DECAMERON”, teniendo en cuenta que la misma impacta en la mente del consumidor, por lo que la SIC actuó en debida forma al realizar solamente la comparación de esta frente a la expresión “ROYAL”.
IV.-3 La SIC solicitó despachar desfavorablemente las súplicas de la demanda y reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la misma. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que al comparar las expresiones “ROYAL DECAMERON BARÚ” y “HOTELES ROYAL” no se evidencia similitud e identidad alguna que genere un riesgo de confusión y/o de asociación en el consumidor.
IV.-4 En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó10: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 10 Proceso 405-IP-2017. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.
Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, de acuerdo con las particularidades del caso: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.
Palabras de uso común en la conformación de marcas 3.1. Como en el proceso interno, la demandada manifestó que la denominación “ROYAL”, elemento reproducido en el signo en conflicto, es utilizado de forma común por los diversos agentes del mercado en el servicio de turismo y hospedaje, resulta pertinente que el Tribunal aborde el tema de palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.2 El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país (…)”. 3.3.
En el marco del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.
(…) 3.12 En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.
Marcas evocativas Definición 4.1. Considerando que en el proceso interno, tanto la demandada como el tercero interesado manifestaron que el término “ROYAL”- que traducido al español significa “Real” y el cual es utilizado en la conformación del signo materia de controversia- evocaría en los consumidores del sector turismo y hotelería, que se tratarían de productos o servicios con características o cualidades especiales, sofisticadas, elegante, de excelente calidad y en donde se prestaría una atención preferencial resulta pertinente analizar el presente tema. […] 4.5.
En este sentido se deberá establecer el grado evocativo del término “ROYAL”, como parte del signo “ROYAL DECAMERON BARU” (mixto) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.
La marca notoriamente conocida. Su Protección y prueba […] Definición 6.2. La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. […] 6.4. de la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 6.4.1.
Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. […] 6.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquier de los Países miembros. 6.4.3 La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. […] En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […] 7.
Familia de marcas 7.1 Dado que en el proceso interno la demandante manifestó ser titular de una familia de marcas, cuyo elemento preponderante y común es el término “ROYAL” y el tercero interesado también 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co argumentó ello, indicando que el elemento preponderante y común de su familia de marcas es el término “DECAMERON”, corresponde desarrollar el tema propuesto. 7.2.
Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 8. Conexión competitiva entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 8.4.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios 8.5.
Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios, sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 5018 de 29 de enero de 2010, 22419 de 29 de abril de 2010 y 027623 de 27 de mayo de 2011; 5021 de 29 de enero de 2010, 22414 de 29 de abril de 2010 y 73370 de 28 de diciembre de 2010; 7810 de 15 de febrero de 2010, 20324 de 20 de abril de 2010 y 025822 de 16 de mayo de 2011; 5016 de 29 de enero de 2010, 20603 de 21 de abril de 2010 y 73367 de 28 de diciembre de 2010, concedió los registros de las marcas mixtas “ROYAL DECAMERON BARÚ”, a la sociedad HODECOL S.A.S. para amparar los siguientes servicios de las clases 35, 39, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales administración comercial; trabajos de oficina; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; comercialización de todo tipo de productos y servicios en especial los relacionados con la industria turística y hotelera; reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; promoción de ventas para terceros […]”, “[…] Servicios prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro por ferrocarril, vía terrestre, aérea o marítima; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transporte; los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes y reservas de pasajes prestados por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte; informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte; organización de excursiones, viajes, cruceros y visitas turísticas […]”,”[…] Servicios cuyo final esencial es el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, el recreo, la educación y la formación de los individuos; actividades deportivas y culturales; organización y dirección de congresos; seminarios y simposios y juegos de suerte y azar […]” y “[…] los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguren un hospedaje temporal; servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores […]”.
A juicio de la demandante, los signos objeto de controversia son similarmente confundibles con sus marcas, cuyo elemento distintivo es la expresión “ROYAL”, lo cual genera un alto riesgo de confusión en el mercado. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a), b) y h), “[…] por ser pertinentes […]”, no así la del artículo 134, toda vez que “[…] no se discute respecto al concepto de la marca […]” El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486.
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad.
Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada11, se advierte que las marcas mixtas “ROYAL DECAMERON BARÚ”, identificadas con los certificados de registro núms. 426658, 417453, 425615 y 417452, -otorgadas en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S. -HODECOL S.A.S.-, mediante los actos administrativos acusados y con base en las cuales la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con sus marcas “HOTEL ROYAL”, previamente registradas-, se encuentran caducadas.
En efecto, los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 29 de enero y 15 de febrero de 2020, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. 11 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 10 de febrero de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 79-IP- 2015, sostuvo lo siguiente: “[…] De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. […]”.
Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de las marcas mixtas “ROYAL DECAMERON BARÚ”12, por cuanto las mismas caducaron al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 10 de febrero de 202313, se les puso de presente lo siguiente: 12 De conformidad con el informe del estado actual de los registros marcarios “ROYAL DECAMERON BARÚ”, obrante en el índice 80 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 13 Índice 72 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que las marcas “ROYAL DECAMERON BARÚ” (mixtas), identificadas con los certificados de registro núms. 426658, 417453, 425615 y 417452, -otorgados en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S. -HODECOL S.A.S.-, y con base en las cuales la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con sus marcas previamente registradas, “HOTEL ROYAL” (mixtas)-, se encuentran caducadas, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 29 de enero 2020 y 15 de febrero de ese año, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.
Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por la Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio, el reporte correspondiente sobre el estado actual de los registros marcarios núms. 426658, 417453, 425615 y 417452, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.
Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.
De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.
(Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.
Precisamente, sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200814, citando la jurisprudencia 14 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008;
C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.
Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]”.
(Resaltado fuera de texto.) De lo expuesto, se tiene que el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.
En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en el medio de control de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada15. También se advierte que como dicho medio de control comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de 15 Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.) 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron las marcas en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad de los registros de las marcas mixtas “ROYAL DECAMERON BARÚ”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.16 Cabe reiterar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se insiste, la ocurrencia de cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos de la demandante desaparezca y con ella el motivo de la controversia judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A 16 Así lo señaló la Sección Primera de esta Corporación en la 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López.) y posteriormente reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020 (número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez). 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 3 de marzo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00045-00 Actora: HOTELES ROYAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co