CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación:11001032400020130012400 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Biogénesis Bagó S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorios Biogen de Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 29617 de 31 de mayo de 20111, 67620 de 29 de noviembre de 20112 y 66140 de 31 de octubre 20123.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Cfr. Folios 8 a 12 2 Cfr. Folios 13 a 19 3 Cfr. Folios 20 a 26 2 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 1. Laboratorios Biogen de Colombia S.A., en adelante la parte demandante4, presentó demanda5 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho6, adecuada a la acción de nulidad relativa7, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 29617 de 31 de mayo de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” y 67620 de 29 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, la Resolución núm. 66140 de 31 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es Biogénesis Bagó S.A., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…] 1. Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 29617 DEL 31 DE MAYO DE 2.011 proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 10.129449, mediante la cual se concedió el registro de marca nominativa BIOCARBOGEN para distinguir productos de la CLASE 5 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad BIOGENESIS BAGO S.A. y se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. en contra de la misma […] 2.

Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 67620 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2.011 proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 10.129449, mediante la cual se confirmó en el recurso de reposición interpuesto, la concesión del registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN para distinguir productos de la CLASE 5 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad BIOGENESIS BAGO S.A. y la 4 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio2. 5 Cfr. Folios 28 a 43. 6Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ 7 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”. Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8 Cfr. Folios 29 y 30. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 declaración de infundada de la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. en contra de la misma […] 3.

Que de Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 66140 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.012 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 10.129449, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la RESOLUCIÓN NÚMERO 29617 DEL 31 DE MAYO DE 2.011 en el sentido de confirmar la concesión del registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN para distinguir productos de la CLASE 5 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad BIOGENESIS BAGO S.A. y de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 4.

Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro definitivo que se haya de asignar a la marca nominativa BIOCARBOGEN para distinguir productos de la CLASE 5 de la clasificación internacional, de la sociedad BIOGENESIS BAGO S.A. el cual a la fecha de presentación de esta demanda no ha sido expedido. 5.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 19 de octubre de 2010, el registro como marca del signo nominativo BIOCARBOGEN, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 20 de diciembre de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 682, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas BIOGEN registradas en clases 3 y 5; nominativa BIOGEN en Clase 5; mixta BIOGEN INMUNOLOGY registrada en Clase 5; mixta BIOGEN PRODUCTS en Clase 5; mixta BIOGEN en Clase 36; nominativa BIOGENERICOS en Clase 40; y mixta BIOGEN en Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió 4 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 el registro de la marca nominativa BIOCARBONGEN para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011. 4.5. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 67620 de 29 de noviembre de 2011, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011 y concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 66140 de 31 de octubre de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así9: Violación del literal a) del artículo 136 y literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Afirmó que, a su juicio, entre las expresiones enfrentadas BIOGEN y BIOCARBOGEN, concurren los dos presupuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, como causal de irregistrabilidad.

En ese sentido, las marcas no pueden coexistir en el mercado y, por ello, debe procederse a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados que concedieron la marca cuestionada. 9 Cfr. Folios 32 a 42. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 6.2. Manifestó que, desde el punto de vista gráfico y ortográfico, las marcas cotejadas son confundibles ya que presentan identidad en las sílabas inicial y final (BIO-GEN), unido a que, la marca posteriormente registrada, reproduce las seis letras de la marca prioritaria y su orden de disposición. 6.3.

Afirmó que, desde el punto de vista fonético, son muy semejantes, dada la identidad de sonidos vocálicos (I-O-E) y de los consonánticos (B-G-N) y como de la sílaba inicial (BIO) y de la terminación e identidad de la sílaba del final (GEN). 6.4. Aseveró que las letras C-A-R-B-O, que aparecen en la parte intermedia de la marca posteriormente registrada, no despejan el riesgo de confusión, pues la similitud entre las marcas no depende de sus elementos distintos, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias. 6.5.

Señaló que la expresión BIOCARBOGEN carece totalmente de fuerza diferenciadora y, por ende, de los elementos esenciales para que pueda jurídica y válidamente ser registrada como marca. 6.6. Sostuvo que las marcas presentan similitud capaz de generar confusión y asociación, tanto en el plano fonético como en el visual. Asimismo, indico que las marcas amparan exactamente los mismos productos, de lo cual se colige una identidad existente entre ellas y, en consecuencia, que no haya la más mínima posibilidad de diferenciación, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión al consumidor. 6.7.

Indicó, frente al cotejo marcario, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho énfasis en que el examen de confundibilidad, cuando se está frente a marcas farmacéuticas, debe tener un estudio y análisis más riguroso, teniendo en cuenta que está de por medio la salud humana. 6.8. Concluyó que los actos administrativos acusados desconocieron el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en la medida que la marca nominativa BIOCARBOGEN es violatoria del derecho de exclusiva que le asiste a un tercero, por ser en extremo semejante a las marcas previamente registradas, lo cual encuentra su agravante en el hecho de que ambas marcas amparan productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 Contestación de la demanda 7.

La parte demandada10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de 2000 7.1. Señaló que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en ninguna de las violaciones a la Decisión 486 de 2000 alegadas por la parte demandante, pues fueron expedidas por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites previstos en la ley y con el único fin de mantener el orden jurídico que demanda el régimen de propiedad industrial. 7.2.

Señaló, frente al cotejo entre las marcas, que, haciendo un análisis del primer criterio, es claro que las marcas opositoras se diferencian de la marca BIOCARBOGEN, en cuanto esta posee un número de letras distinto y, respecto a dos de ellas, no solo varia el número de letras sino el número de palabras, lo cual produce un efecto significativo en la mente del consumidor. 7.3.

Precisó que, respecto a las partículas BIO y GEN que aparecen en las marcas enfrentadas, que las mismas son de amplio uso en este tipo de productos, por cuanto se encuentran relacionados en su descripción con estos y, en casos, incluso indican una condición propia de su carácter. 7.4. Mencionó que BIO es un prefijo que indica vida y que, por lo mismo, se relaciona con este tipo de productos, en cuanto estos son utilizados para mejorar, prolongar o coadyuvar la vida. 7.5.

De igual forma, explicó que la partícula GEN es constitutiva por sí misma de la calidad de palabra, en tanto que un gen se entiende como “una unidad de información dentro del genoma ya no solo humano sino de cualquier ser”, aunque también puede ser entendida como un prefijo para origen, raza o linaje, motivos 10 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 68 a 71. 11 Cfr. Folios 57 a 67. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 estos dos, por el cual su uso está relacionado ampliamente con la industria farmacéutica y les da características propias de inapropiabilidad. 7.6. Añadió que la inclusión de la expresión CARBO, en la marca sujeta a estudio, es un criterio diferenciador sustancialmente importante, pues su uso no es tan frecuente en productos farmacéuticos como los BIO o GEN, y atrae a la mente del consumidor en forma clara una referencia a la enfermedad en contra la cual está destinada denominada carbón. 7.7.

Resaltó que, sobre la dimensión más característica de las marcas y la impresión que estas tienen en la mente del consumidor, en ambos casos las partículas que dejan una mayor recordación en el usuario son distintas, pues la simpleza de la marca BIOGEN, y su estructura formada por únicamente dos prefijos, dota a estas marcas de una recordación por parte del público consumidor.

De otro lado, la parte más representativa de la marca nominativa BIOCARBOGEN está en la partícula CARBO, alejándola así de las supuestas similitudes con las marcas previamente registradas. 7.8. Concluyó que la marca concedida no presenta similitudes que la hagan confundible y, en el mismo sentido, no se subsume en los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no es semejante a las marcas previamente registradas, haciendo improcedente el estudio referente a la conexión competitiva.

Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de 2000 7.9. Resaltó que, a su juicio, las marcas no son semejantes y, en ese sentido, no crean un riesgo de confusión en el mercado. 7.10. Afirmó que la marca concedida cumple con la función de identificar distintos productos y, en ese sentido, goza de distintividad tanto extrínseca como intrínseca.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, pese a haber sido debidamente notificado12, no contestó la demanda. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de mayo de 201613: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 29 de agosto de 201614, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad y declaró suspendido el proceso para efectos de elaborar y remitir la documentación requerida para efectos de la interpretación judicial.

Solicitud de interpretación prejudicial 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 201815, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede únicamente la interpretación del artículo 136 literal a) al tratar el caso controvertido sobre la eventual confusión entre signos y no la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado […]”. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso, audiencia de pruebas y alegatos de conclusión 12.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 202216: i) decretó la reanudación del proceso; ii) consideró innecesaria la realización de la 12 Cfr. Folio 72. 13 Cfr. Folio 75 14 Cfr. Folios 81 a 88 15 Cfr. Folios 105 a 117. 16 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 audiencia de pruebas; y iii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 13.

Dentro del término legal, la parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. La parte demandante y el tercero con interés directo en el proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal17. Intervención del Ministerio Publico 14. El agente del Ministerio Público18, consideró en lo relacionado con la comparación ortográfica, que la marca previamente registrada se compone del vocablo BIOGEN y la marca que se pretende registrar, se presenta con la palabra BIOCARBOGEN, partículas que permiten evitar el posible riesgo de confusión en el consumidor. 15.

Mencionó que, desde el punto de vista fonético, que las expresiones BIOGEN y BIOCARBOGEN, no tienen una sonoridad idéntica. 16. Adujo que, respecto a la comparación ideológica, la marca denominativa concedida no cuenta con diferencias respecto de las marcas opositoras y, en ese sentido, el consumidor promedio no puede identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado. 17.

Expresó que las marcas en conflicto solo comparten los prefijos BIO y GEN, términos de uso frecuente dentro de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el primero hace referencia a “vida, biológico” y el segundo “gen, genoma, genético”, elemento suficiente que se trata de una marca distinta. 18. Concluyó que el cargo de nulidad propuesto en el escrito de demanda no posee ninguna vocación de prosperidad y, en consecuencia, no se debe acceder a las pretensiones de la demanda.

Otras actuaciones 17 Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI”. 18 Cfr. Índice núm. 49 aplicativo web SAMAI 10 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 19. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de mayo de 202319, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual de los registros marcarios núms.: núm. 475.378 de la marca nominativa BIOCARBOGEN que identifica productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, por el otro, de los registros núms. i) 272.220 de la marca mixta B BIOGEN PRODUCTS; ii) 286.438 de la marca mixta BIOGEN; iii) 280.325 de la marca nominativa BIOGEN; iv) 260.896 de la marca mixta BIOGEN INMUNOLOGY; v) 240.512 de la marca mixta BIOGEN; vi) 243. 683 de la marca nominativa BIOGENERICOS; vii) 280.730 de la marca mixta BIOGEN; y viii) 258.460 de la marca mixta BIOGEN, que identifican productos y servicios de las clases 3ª, 5ª, 36, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyo titular es la parte demandante. 20.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de junio de 202320, dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado de los reportes a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal21. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 21.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 20 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI” 21 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI” 11 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 22. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 23.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 24. Los actos administrativos acusados son los siguientes23: 24.1. La Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 201124, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 24.2.

La Resolución núm. 67620 de 29 de noviembre de 201125, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió un recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011 y concedió la apelación. 24.3. La Resolución núm. 66140 de 31 de octubre de 201226, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011.

El problema jurídico 25. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 22 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 23 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 24 Cfr. Folios 8 a 12. 25 Cfr. Folios 13 a 19. 26 Cfr. Folios 20 a 26. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 25.1.

Si las Resoluciones núms. 29617 de 31 de mayo de 2011, 67620 de 29 de noviembre de 2011 y 66140 de 31 de octubre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 25.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de asociación o de confusión entre la marca concedida y las marcas opositoras, de naturaleza nominativa y mixta, BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY y BIOGENERICOS, que identifican productos y servicios de las clases 3ª, 5ª, 36, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 26.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solamente interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, indicando que “[…] Procede únicamente la interpretación del artículo 136 literal a) al tratar el caso controvertido sobre la eventual confusión entre signos y no la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado […]”27.

Asimismo, no interpretó el literal b) del articulo 135 ibidem. 27. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 28. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena28, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 27 Cfr. Folio 107. 28 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200029 de la Comisión de la Comunidad Andina30.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31 29. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina32. 30.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 29 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 30 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 31 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 32 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 31.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 32.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 33.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 34. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 35.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018 15 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 36. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso33: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado BIOCARBOGEN (denominativo) y las marcas BIOGEN (mixta y denominativa), BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) BIOGEN PRODUCTS (mixta) y BIOGENÉRICOS (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad. […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado BIOCARBOGEN (denominativo) y las marcas BIOGEN (denominativa) y BIOGENÉRICOS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el 33 Cfr. Folios 105 a 117. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 signo solicitado BIOCARBOGEN (denominativo) y las marcas BIOGEN (denominativa) y BIOGENÉRICOS (denominativa). 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado BIOCARBOGEN (denominativo) y las marcas BIOGEN (mixta), BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) BIOGEN PRODUCTS (mixta) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan mas en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades del caso. […] 3.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BIOCARBOGEN (denominativo) y las marcas BIOGEN (mixta), BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) y BIOGEN PRODUCTS (mixta). 4.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 4.1 En el presente procedimiento la SIC argumentó que el término BIO y GEN son de uso frecuente dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos conformados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. 4.6.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en 17 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 37. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 38.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 39. La marca posteriormente registrada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: MARCA NOMINATIVA CONCEDIDA34 BIOCARBOGEN Titular: Biogenesis Bago S.A. Certificado núm. 475.378 Clase 5: “preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico; material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” (productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza)”. 34 Marca nominativa solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo registro fue concedido por los actos administrativos acusados. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 MARCAS OPOSITORAS (NOMINATIVAS Y MIXTAS) 35 Titular: Laboratorios Biogen De Colombia S.A.S Certificado núm. 286.438 Clase 3: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello dntifricos (sic).” Titular: Laboratorios Biogen De Colombia S.A.S Certificado núm. 258.460 Clase 5: “productos farmacéuticos y veterinarios.” BIOGEN Titular: Laboratorios Biogen De Colombia S.A.S Certificado núm. 280.325 Clase 5: “productos farmacéuticos.” Titular: Laboratorios Biogen De Colombia S.A.S Certificado núm. 260.896 Clase 5: “productos farmacéuticos de uso humano.” Titular: Laboratorios Biogen De Colombia S.A.S Certificado núm. 272.220 Clase 5: “productos farmacéuticos y veterinarios.” 35 Cfr. Folio 29. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 Titular: Laboratorios Biogen De Colombia S.A.S Certificado núm. 240.512 Clase 36: “servicios relacionados con los negocios financieros e inversiones. servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.” BIOGENERICOS Titular: Laboratorios Biogen De Colombia S.A.S Certificado núm. 243.683 Clase 40: “servicios de tratamiento de materiales y todos los servicios comprendidos en la clase 40.” Titular: Laboratorios Biogen De Colombia S.A.S Certificado núm. 280.730 Clase 42: “servicios de comercialización, importación, exportación, distribución, elaboración y venta de todo tipo de bienes o productos, en especial productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos hospitalarios, productos cosméticos, jabones, perfumería.” 40.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas y nominativas. Respecto del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 38.

Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se indicaron como violados el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) el literal b) del artículo 135 ibidem fue desarrollado desde la perspectiva de la distintividad extrínseca que hace parte de los supuestos de irregistrabilidad 20 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 previstos en el artículo 136 ibidem; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solo consideró pertinente interpretar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 39.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del literal b) del artículo 135 ibidem, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar que la marca concedida y las marcas previamente registradas son confundibles. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Aplicación del inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 41.

Precisado lo anterior, y antes de proceder a realizar el cotejo entre la marca concedida y marcas previamente registradas, la Sala precisa que, de conformidad con lo previsto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 200036, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 42.

Esta Sección, mediante sentencia de 24 de enero de 200837, respecto de la declaración de nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP- 2006 de 14 de junio de 2006, consideró que: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Asimismo, consideró que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 36 La aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486, se limita únicamente a la acción de nulidad relativa y de nulidad absoluta establecidas en el citado artículo.

Es decir, que no aplica para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en la legislación nacional. Considerando nos encontramos ante una acción de nulidad relativa, es claro que el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 es aplicable en el caso sub examine. 37 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 43. Asimismo, esta Sección, en la sentencia de 21 de febrero de 201938, en relación a la aplicación y el alcance de lo previsto en el inciso 4. ° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, consideró que: “[…] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000 (sic), en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. […]” (Destacado fuera del texto) 44. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros.

En este sentido, cuando estos derechos dejan de existir, desaparece el interés de la parte demandante en que se profiera una decisión que los proteja. Así lo ha considerado esta Sección39: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019;

C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020090062200 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020120011500 22 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […]” (Destacado fuera del texto) 45.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala advierte que: i) la acción se interpretó como acción de nulidad relativa; y ii) que la marca previamente registrada B BIOGEN PRODUCTS núm. 272220 que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 17 de julio de 2013, como consta en el reporte del estado actual de registro, visible en el índice 57 del aplicativo web “SAMAI”. 46.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de esta Sección, en relación a la aplicación de la regla prevista en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a la marca citada supra, comoquiera que, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, dicha marca previamente registrada, en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, no se encuentran vigente. 47.

Así, respecto de la marca previamente registrada y mencionada supra, y, debido a su caducidad, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable en el caso sub examine. En consecuencia, la Sala considera que, de conformidad con lo previsto en norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN.

Cotejo entre la marca concedida y las marcas previamente registradas 48. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un 23 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 49.

Esta Sección40, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”41. 50. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”42. 51.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”43. 52. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa BIOCARBOGEN concedida para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 53.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: 40 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 43 Ibidem. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 “[…] al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debería observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortog ráfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento y estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos y servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional 25 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […]”44. (Destacado fuera del texto). 54. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. a) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”45.

(Destacado fuera del texto). 55. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca nominativa y unas marcas mixtas y nominativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 56.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre la marca nominativa concedida mediante los actos administrativos acusados, y unas marcas nominativas y mixtas, respecto de las mixtas es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo distintivo. 44 Cfr. Folios 109 a 111.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446- IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 4 a 6. 45 Cfr. Folio 109. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 4. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 57.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca nominativa concedida y las marcas nominativas y mixtas previamente registradas en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 58. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado 27 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”46.

(Destacado fuera del texto). 59. Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandada indicó que las expresiones BIO y GEN son palabras de uso común que no pertenece a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 60. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen47. 61. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201448, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la 46 Cfr. Folios 112 y 113. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 446- IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014.

C.P. María Elizabeth García González. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 62. En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202149, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 63.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 4.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. […] 4.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.5.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. […]”50.

(Destacado fuera del texto). 64. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace 49 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 50 Cfr. Folio 116.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 11. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”51.

(Destacado fuera del texto) 65. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección52, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 66.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 67. Respecto de las marcas enfrentadas, que las partículas BIO y GEN son de uso común para los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, lo anterior, por cuanto son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar productos de la clase mencionada. 68.

Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada53. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE BIO FULL NATURAL MEDY S.A.S. 379.359 5ª BIOQUIMICO PHARMA BIOQUIMICO PHARMA S.A. 295.023 5ª BIOMERIEUX BIOMERIEUX 229.669 5ª 51 Ibidem. 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 53www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 30 de octubre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 30 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 BIO-CLEAR AAREN SCIENTIFIC INC. 234.031 5ª BIOCOLON GERMAN ORTIZ VILLADA 246.644 5ª BIOTERRA FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO 268.607 5ª BIO-SERVICE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIO- SERVICE COLOMBIA S.A. C.I. 267.247 5ª BIO-FLORA LABORATORIO MAVER S.A. 280.520 5ª BIOPODAL PREMEX S.A.S. 299.993 5ª NATURALGEN PHARMA SERPHARMA S.A.S. 345.277 5ª CROMOGEN IVAX LLC 243.963 5ª PARALGEN LABORATORIOS LEGRAND S.A. 257.464 5ª NEUPOGEN-LA AMGEN INC. 250.915 5ª ACTIGEN-E SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A 259.497 5ª SYGEN FYFIELD HOLLAND BV 274.339 5ª GENFAR GENFAR S.A. 300.956 5ª NATUROGEN MARIA FERNANDA VILLAMARIN 283.509 5ª TECNOGEN LABORATORIOS TECNOGEN DE COLOMBIA LTDA 302.448 5ª GENTEC LABORATORIOS GENTEC DE COLOMBIA S EN C 354.703 5ª 69.

Como se expu.so supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor54. 54 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 70. Partiendo de lo anterior, la Sala considera que las expresiones BIO y GEN para ambas marcas son de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 71. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca nominativa BIOCARBOGEN cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas nominativas y mixtas BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY y BIOGENERICOS previamente registradas por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 72.

Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca BIOCARBOGEN y las marcas BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY y BIOGENERICOS bajo la premisa que, al contener apartes de uso común, tienen un grado de distintividad débil55. Comparación Ortográfica 73. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y las marcas previamente registradas, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 74.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA B I O C A R B O G E N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 3 de noviembre de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001032400020130005200. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS B I O G E N 1 2 3 4 5 6 B I O G E N I N M U N O L O G Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B I O G E N E R I C O S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 75.

Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, por un lado, la Sala observa que la marca BIOCARBOGEN se compone de una palabra de once (11) letras y cuatro (4) sílabas; por su parte, las marcas BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY y BIOGENERICOS tiene en común la palabra BIOGEN, siendo este el aparte en el que recae la fuerza distintiva, por lo que será la expresión que más relevancia se le dará en el presente análisis.

En tal sentido, se advierte que esta palabra en concreto se compone de una palabra de seis (6) letras y dos (2) sílabas. 76. Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien las marcas cotejadas comparten los aparten BIO y GEN, estos son de uso común y, por lo tanto, inapropiables en exclusiva por un solo empresario. Es este sentido, las denominaciones en conflicto tienen un grado de distintividad débil, de manera que resulta necesario analizar la marca en su conjunto, y tener en cuenta los elementos que poseen una función diferenciadora en este, toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo en el mercado por el público consumidor. 77.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud en su inicio y terminación, la marca registrada BIOCARBOGEN contiene en la mitad de la denominación la palabra CARBO, lo que 33 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 le otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones. 78.

En efecto, la expresión CARBO permite diferenciar las denominaciones, en la medida en que genera una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras y de sílabas diferente, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina.

Comparación Fonética 79. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: BIOCARBOGEN – BIOGEN – BIOCARBOGEN – BIOGEN BIOCARBOGEN – BIOGEN – BIOCARBOGEN – BIOGEN BIOCARBOGEN – BIOGEN – BIOCARBOGEN – BIOGEN BIOCARBOGEN – BIOGEN – BIOCARBOGEN – BIOGEN BIOCARBOGEN – BIOGEN INMUNOLOGY – BIOCARBOGEN – BIOGEN INMUNOLOGY BIOCARBOGEN – BIOGEN INMUNOLOGY – BIOCARBOGEN – BIOGEN INMUNOLOGY BIOCARBOGEN – BIOGEN INMUNOLOGY – BIOCARBOGEN – BIOGEN INMUNOLOGY BIOCARBOGEN – BIOGEN INMUNOLOGY – BIOCARBOGEN – BIOGEN INMUNOLOGY BIOCARBOGEN – BIOGENERICOS – BIOCARBOGEN – BIOGENERICOS BIOCARBOGEN – BIOGENERICOS – BIOCARBOGEN – BIOGENERICOS BIOCARBOGEN – BIOGENERICOS – BIOCARBOGEN – BIOGENERICOS BIOCARBOGEN – BIOGENERICOS – BIOCARBOGEN – BIOGENERICOS 80.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disimiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 Comparación Ideológica 81.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”56, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 82.

Así pues, por un lado, el aparte “BIO” es un elemento utilizado como prefijo y sufijo que significa57 “'vida' u 'organismo vivo'” y también “biológico, que implica respeto al medio ambiente”. De igual forma, el aparte “GEN” se entiende como “Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios”58. 83.

En el caso sub examine, la Sala encuentra que, si bien los apartes BIO y GEN tienen un significado específico, la forma en la que están combinados en cada una de las denominaciones analizadas no crea una idea en concreto que le permita al consumidor relacionarlos con los productos que identifican sus marcas. En ese sentido, no se logra establecer un concepto determinado que resulte similar y pueda generar riesgo de confusión y/o de asociación para los consumidores. 84.

En consecuencia, la Sala considera que: i) ambas marcas utilizan los apartes BIO y GEN; ii) si bien dichos apartes tienen un significado, la forma en la que están fijados en las denominaciones estudiadas genera que no evoquen una idea especifica; iii) teniendo en cuenta lo anterior, el aparte CARBO de la marca registrada le otorga una diferencia sustancial al signo, lo que le permite ser una denominación arbitraria y distinguirse de las marcas opositoras.

En este sentido, la Sala considera que no resulta relevante realizar una comparación conceptual o ideológica ya que las denominaciones objeto de análisis carecen de algún significado. 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 57 Disponible en: https://dle.rae.es/bio-. Consultado el 13 de octubre 2022. 58 Disponible en: https://www.rae.es/drae2001/gen.

Consultado el 13 de octubre 2022. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 85. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto. 86.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala considera que entre la marca nominativa BIOCARBOGEN y las marcas nominativas y mixtas BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY y BIOGENERICOS no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 87. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto semejanzas entre la marca nominativa BIOCARBOGEN y las marcas opositoras BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY y BIOGENERICOS de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 88.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca nominativa BIOCARBOGEN y las marcas nominativas y mixtas BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY y BIOGENERICOS, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca nominativa BIOCARBOGEN no se encuentra incursa en ninguna causal que impida su registro.

Conclusión 36 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 89. La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca nominativa BIOCARBOGEN, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con las marcas nominativas y mixtas BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY y BIOGENERICOS, cuyo titular es la parte demandante. 90.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 29617 de 31 de mayo de 2011, 67620 de 29 de noviembre de 2011 y 66140 de 31 de octubre de 2012 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 respecto de la marca B BIOGEN PRODUCTS con certificado de registro núm. 272.220 que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 37 Núm. único de radicación: 11001032400020130012400 CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.