11001032400020210002800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Número único de radicación: 11001032400020210002800 Referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Cummins Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Gess Consulting S.A.S. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Familia de marcas.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cummins Inc., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 200462 de 22 de abril de 2020 y 56242 de 15 de septiembre de 2020. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 1. Cummins Inc.1 presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 200462 de 22 de abril de 2020, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por el Director de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 56242 de 15 de septiembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro del signo nominativo PREVENTECH para identificar productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 1.

Que se declare nula la Resolución No. 200462 dictado por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 22 de abril de 2020, por medio de la cual: a) Se negó el registro de la marcar PREVETECH (nominativa) en Clases 9, 35, 38 y 42 solicitada por CUMMINS INC. 2. Que se declare nula la Resolución No. 56242 dictara por la Superintendente Delgada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 15 de septiembre de 2020, por medio de la cual: a) Confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 200462, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 22 de abril de 2020. […]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 3. Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad CUMMINS INC., quien tiene un interés legítimo pues quiere registrar su marca, se ordene la CONCESIÓN DE LA 1 Por intermedio de apoderada. 2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 3 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 MARCA PREVENTECH (nominativa) EN CLASES 9, 35, 38 y 42 A NOMBRE DE CUMMINS INC. […]”.

Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 27 de agosto de 2019, el registro como marca del signo nominativo PREVENTECH para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35, 38, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

La solicitud se publicó, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 886, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 5.3. El Director de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 200462 de 22 de abril de 2020, negó el registro como marca del signo nominativo PREVENTECH para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza3, por ser similarmente confundible con la marca mixta PREVENT registrada en las clases 9 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 200462 de 22 de abril de 2020. 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 56242 de 15 de septiembre de 2020, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 200462 de 22 de abril de 2020.

Normas violadas 3La parte demandada, en dicha resolución indicó que “[…] la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 37 y 45 deberán ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única […]”. Asimismo, mediante resolución Resolución Núm. 66441 concedió el registro de la Marca PREVENTECH para distinguir servicios comprendidos en las clases 37 y 45 ibidem. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 6.

La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 6.1. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así4: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1. El signo nominativo PREVENTECH, el cual es una palabra de fantasía que tiene una tipografía y diseño particular, no es similarmente confundible con la marca PREVENT, la cual es mixta. 7.2.

El signo solicitado y la marca registrada tienen estructuras ortográficas, visuales, sonoras y gráficas disímiles. 7.3. No hay conexidad competitiva entre los productos y servicios distinguidos por la marca y los que el signo busca amparar. A saber: 7.4. No existe conexión competitiva respecto de los productos de la Clase 9 ibidem entre ya que éstos no identifican los mismos productos, los cuales tiene finalidades distintas, por lo que serán comercializados en otros canales de publicidad. 7.5.

No existe conexidad competitiva entre los productos de la Clase 9 y los de la Clase 35 ibidem, por cuanto su finalidad y utilización no está relacionada. Asimismo, los productos y servicios están expresamente limitados en su funcionalidad, a saber, para motores y vehículos, por lo que no hay complementariedad. 7.6. No existe conexidad competitiva con los servicios de la Clase 38 ibidem, toda vez que se dirigen a el envío telemático de la información exclusivamente 4 Cfr. Folios 9 a 10 5 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 relacionada con servicios de reparación de motores, para motores terrestres, mineros, de petróleo y gas, ferroviarios, de construcción y agrícolas.

Por lo tanto, es claro que, si bien estos servicios requieren de un software para su funcionamiento lo harán para que sean usados únicamente para la reparación de motores terrestres, mineros, de petróleo y gas. 7.7. Debido a los altos costos de los productos y servicios relacionados con motores y equipos para tierra, marinos, minería, petróleo y gas, estos están dirigidos a un público específico, con conocimiento técnico en esta industria.

Por esta razón, el consumidor de estos productos y servicios es un consumidor especializado y cuidadoso que no confundiría los productos y servicios para motores y equipos para tierra, marinos, minería, petróleo y gas, con los de la marca previamente registrada, máxime cuando los productos que pretende reivindicar el signo están destinados a un fin específico. 7.8.

Los productos y servicios de la marca tienen una finalidad completamente diferente pues se dirige a la prestación de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por el contrario, el signo PREVENTECH se utiliza para analizar y brindar de manera segura monitoreo remoto del motor e informes de posibles problemas de rendimiento en materia de agricultura, construcción, perforación y minería. Contestaciones de la demanda Parte demandada 8.

La parte demandada5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1. Los actos acusados no incurren en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 8.2. Los signos distintivos PREVENTECH/PREVENT, apreciados en su conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, presentan indudablemente similitudes tanto 5 Cfr. Índice 14 del aplicativo web “SAMAI”. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 ortográficas como fonéticas, susceptibles de inducir en riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

Ello, en tanto que el signo solicitado PREVENTECH reproduce todas las consonantes y vocales de la marca previamente registrada, sin que la adición de las letras finales “ECH” logren diluir las evidentes semejanzas que tienen. 8.3. Entre los servicios y productos identificados por los signos distintivos cotejados existe una clara y evidente conexidad competitiva, habida cuenta que ambos identifican productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, softwares.

En ese sentido, estos, son puestos a disposición del público consumidor mediante los mismos canales de comercialización y son proporcionados con el fin de satisfacer el mimo tipo de necesidades. 8.4. Existe conexidad entre los productos de la Clase 9 y los servicios de las clases 35, 38 y 42 ibidem, al tratarse de productos y servicios afectos a la tecnología, los cuales son complementarios pues, para la prestación de los servicios a que se refiere el signo, se hace uso de los programas de computador, software y aplicativos móviles.

En cuanto a los servicios comprendidos en la Clase 42 ibidem, se trata de coberturas que necesariamente requieren una de la otra para su correcto funcionamiento o simplemente para mejorar la calidad de los mismos. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente6: 9.1.

Existen evidentes semejanzas ortográficas y fonéticas entre los conjuntos confrontados, PREVENTECH y PREVENT, derivadas del uso común del mismo elemento con mayor carga distintiva y su relación competitiva, esto es, PREVENT, que, a su vez constituye la reproducción total de la marca previamente registrada, lo que, deriva en la negación del registro de la denominación PREVENTECH, por 6 Cfr. Índice 15 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 9.2.

Los signos distintivos comparten la expresión PREVENT, configurándose así una reproducción marcaria, no siendo los demás elementos nominativos que hacen parte el signo solicitado suficiente para que el consumidor pueda diferenciarlos, a saber, ECH. 9.3. Es titular de una familia de marcas cuyo rasgo común es la expresión PREVENT, a saber, es titular de las marcas con certificado de registro núms. 582725 y 685587, que identifican productos y servicios de las clases 9,35, 36, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, el signo reproduce totalmente el elemento distintivo de la familia de marcas. 9.4. Las marcas son denominaciones arbitrarias, ya que, si bien tienen un significado real, dada su traducción al español – “EVITAR”-, son palabras que no tiene una relación con los productos y servicios a identificar en sí, ni con ninguna de sus cualidades.

Incluso, al estar en idioma extranjero, con un significado que no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como marcas de fantasía y, en consecuencia, son distintivas. 9.5. Los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional Niza son complementarios, pues son adquiridos en coordinación los unos con los otros. 9.6.

Los productos de la Clase 9 ibidem, especialmente aquellos relacionados con un programa informática o un software, guardan estrecha relación con los servicios de la Clase 38 ibidem, a saber, telecomunicaciones, transmisión de información por códigos telemáticos, y, a su vez, estos con los servicios de la Clase 42 ibidem, relacionados con el suministro de programas informáticos.

Por ello, indistintamente del nicho de mercado o el tipo de servicios ofrecidos mediante programas informáticas, sin importar si está dado a la seguridad y salud en el trabajo, a la contabilidad, al seguimiento vehicular, o para transmitir datos cifrados del motor en tiempo real mediante conectividad celular, son todos servicios tecnológicos que se ofrecen a través de un software, que se maneja a través de la nube, con acceso vía internet, desde cualquier dispositivo electrónico, móvil o no. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 9.7.

La concesión de la denominación PREVENTECH como marca perjudicaría no sólo al legitimo titular de la marca PREVENT sino en general al público consumidor, ya que los signos distintivos no han coexistido en el mercado. Procedencia de la sentencia anticipada 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto 16 de diciembre de 20247: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 20118 y, en consecuencia, ii) prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; iii) fijó el objeto del litigio; y iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias.

Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de enero de 20259: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial10: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP- 2020, 496-IP-2019, 509-IP-2019, 203-IP-2020, 391-IP-2022 y 344- IP-2022, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. 7 Cfr. Índice 34 del aplicativo web “SAMAI”. 8 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 9 Cfr. Índice 45 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 Alegatos de conclusión 11.1La parte demandante11 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

Asimismo, indicó que el tercero con interés directo en el resultado del proceso “[…] únicamente es titular de dos marcas que contienen la expresión PREVENT. Por consiguiente, no se cumplen los requisitos para que considere que dicha sociedad es titular de una familia de marcas […]”. 11.2 La parte demandada12 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 11.3 El tercero con interés directo en el resultado del proceso13, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Concepto del Ministerio Público 11 El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12 La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 11 Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI”. 12Cfr. Índice 42 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 13 Vistos: i) el artículo 14914 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 1315 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201916, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14 Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados 15 Los actos acusados son los siguientes: 15.1 La Resolución núm. 200462 de 22 de abril de 2020, mediante la cual el Director de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro como marca del signo nominativo PREVENTECH para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.2 La Resolución núm. 56242 de 15 de septiembre de 2020.

Mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 200462 de 22 de abril de 2020. El problema jurídico 16 Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado 14 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 15 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90” 16 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 del proceso, la fijación del objeto del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar: 17 De acuerdo con la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, el objeto del litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 200462 de 22 de abril de 2020 y 56242 de 15 de septiembre de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo PREVENTECH para identificar productos y servicios de las clases 917, 3518, 3819 y 4220 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 18 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta PREVENT que identifica productos y servicios de las clases 9 y 36 de la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Gess Consulting S.A 17 “[…] Software informático grabado, hardware informático y aplicaciones móviles descargables para uso en relación con motores y equipos para tierra, marina, minería, petróleo y gas, ferrocarriles, generación de energía, construcción y agricultura, a saber, software informático grabado, hardware informático y aplicaciones móviles descargables para realizar diagnósticos del motor y pronósticos y mantenimiento predictivos, diagnósticos de filtración y pronósticos y mantenimiento predictivos, y para proporcionar recomendaciones de reparación de expertos, diagnósticos, pronósticos, programación de servicio de pronóstico, resolución de problemas, alertas de fallas y monitoreo de tendencias y desempeño; aparatos telemáticos, a saber, dispositivos inalá 18 […]Compilación de datos matemáticos o estadísticos relacionados a evaluar y analizar datos de servicio para motores y vehículos; compilación y análisis de datos e información relacionado al servicio para motores y vehículos usando software patentado […]” 19 “[…]Transmisión de información por códigos telemáticos; envío telemático de información; envío telemático de información relacionada con servicios de reparación de motores para motores terrestres, marinos, mineros, de petróleo y gas, ferroviarios, de construcción y agrícolas y equipos de generación de energía y sistemas de filtración, accesorios y partes relacionadas; servicios telemáticos; comunicación por servicios telemáticos relacionados a seguridad de motores y vehículos […] 20 “[…]Suministro de programas informáticos no descargables en línea y aplicaciones basadas en la web para uso en conexión con motores y equipos para tierra, marinos, minería, petróleo y gas, ferrocarriles, generación de energía, de construcción y agrícolas, a saber, software informático y aplicaciones móviles para realizar diagnósticos del motor y pronósticos y mantenimiento predictivos, diagnósticos de filtración y pronósticos y mantenimiento predictivos, y para proporcionar recomendaciones de reparación de expertos, diagnósticos, pronósticos, programación del servicio pronóstico, resolución de problemas, alertas de fallas y monitoreo de tendencias y desempeño; mantenimiento de software informático; servicios telemáticos de vehículos, a saber, prestación de servicios de diagnóstico automotriz con información de diagnóstico del motor relacionada con la funcionalidad de vehículos terrestres, marinos, mineros, de petróleo y gas, ferroviarios, de construcción y agrícolas. […]” 12 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 19 En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 20 La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200022 de la Comisión de la Comunidad Andina23.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron 13 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 21 La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25. 22 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 23 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 24 Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 25 La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26 En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 27 El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-2020, 496-IP-2019, 509-IP-2019, 203-IP- 2020, 391-IP-2022 y 344- IP-2022 28 La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante. 29 Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200026: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 26 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 15 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza […] Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).

La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. […] 2.7 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siente: A) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3 precedente. […] 2.8.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. Comparación entre signos mixtos y denominativos 16 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 2.10 Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se debería identificar cuál es el elemento – denominativo o gráfico – más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 30 Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 31 De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 32 En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA PREVENTECH Solicitante: CUMMINS INC Titular: GESS CONSULTING S.A.S. Certificado núm. 582725 CLASE 9: Software informático grabado, hardware informático y aplicaciones móviles descargables para uso en relación con motores y equipos para tierra, marina, minería, petróleo y gas, ferrocarriles, generación de energía, construcción y agricultura, a saber, software informático grabado, hardware informático y aplicaciones móviles descargables para realizar diagnósticos del motor y pronósticos y mantenimiento predictivos, diagnósticos de filtración y pronósticos y mantenimiento predictivos, y para proporcionar recomendaciones de reparación de expertos, diagnósticos, pronósticos, programación de servicio de pronóstico, resolución de problemas, alertas de fallas y monitoreo de tendencias y desempeño; aparatos telemáticos, a saber, dispositivos inalámbricos de internet que proporcionan servicios telemáticos y tienen una función de teléfono celular.

CLASE 35: Compilación de datos matemáticos o estadísticos relacionados a evaluar y analizar datos de servicio para motores y vehículos; compilación y análisis de datos e información relacionado al servicio para motores y vehículos usando software patentado. CLASE 38: Transmisión de información por códigos telemáticos; envío telemático de información; envío telemático de información relacionada con servicios de reparación de motores para motores terrestres, marinos, mineros, de petróleo y gas, ferroviarios, de construcción y agrícolas y equipos de CLASE 9: programas de computador; software; aplicativos móviles.

CLASE 36: corretaje de seguros; suscripción de seguros; consultoría en materia de seguros; suscripción de seguros de vida; suscripción de seguros médicos; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; consultoría financiera; gestión financiera; información financiera; agencias inmobiliarias; administración de inmuebles; agencias de crédito; agencias de cobro de deudas; asesoramiento en materia de deudas; corretaje en bolsa; préstamos [financiación]; servicios bancarios; servicios de caja de ahorros; servicios fiduciarios 18 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 generación de energía y sistemas de filtración, accesorios y partes relacionadas; servicios telemáticos; comunicación por servicios telemáticos relacionados a seguridad de motores y vehículos.

CLASE 42: Suministro de programas informáticos no descargables en línea y aplicaciones basadas en la web para uso en conexión con motores y equipos para tierra, marinos, minería, petróleo y gas, ferrocarriles, generación de energía, de construcción y agrícolas, a saber, software informático y aplicaciones móviles para realizar diagnósticos del motor y pronósticos y mantenimiento predictivos, diagnósticos de filtración y pronósticos y mantenimiento predictivos, y para proporcionar recomendaciones de reparación de expertos, diagnósticos, pronósticos, programación del servicio pronóstico, resolución de problemas, alertas de fallas y monitoreo de tendencias y desempeño; mantenimiento de software informático; servicios telemáticos de vehículos, a saber, prestación de servicios de diagnóstico automotriz con información de diagnóstico del motor relacionada con la funcionalidad de vehículos terrestres, marinos, mineros, de petróleo y gas, ferroviarios, de construcción y agrícolas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 33 De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 34 Esta Sección27, siguiendo los criterios desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”28. 35 En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”29. 36 El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”30. 37 En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto solicitado por la parte demandante se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y la marca 38 De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala advierte que la marca previamente 27 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 30 Ibidem. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 registrada es mixta y el signo solicitado es nominativo, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos distintivos. 39 En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 40 Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y la marca objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el singo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c)Debe tenerse en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d)Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e)Debe determinarse el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”31.

(Destacado fuera del texto). 41 Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca PREVENTECH y el signo PREVENT, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 42 La Sala adoptó unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, situación que conlleva a que el signo no sea registrable, sin embargo, cuando se acompaña de una partícula que sea diferente de las marcas reproducidas, esta le otorga un matiz diferenciador, haciéndolo distintiva.

Dichos criterios han sido considerados por la Sala en las sentencias de 12 de julio de 201832, 3 de diciembre de 201833, 29 de mayo de 202034, 11 de junio de 202035 y 26 de junio de 202036. 31 391-IP-2022 32 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 43 Por último, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que se debe analizar si el signo y la marca en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, se deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos para tal fin. 44 Las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse37.

Dichas expresiones deben excluirse del cotejo marcario, no obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes38. 45 Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección39, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 46 Precisado lo anterior, la Sala considera que, en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial, regla que se aplicará en el presente caso. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 430-IP-2018 de 28 de junio de 2019, pág. 14. 38 Ibidem. 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 47 En tal sentido, la Sala advierte que signo solicitado y la marca registrada contienen la expresión PREVENT.

Al respecto, de la revisión del el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada40, se advierte que, de acuerdo con los registros marcarios que contenían dicha expresión y se encontraban vigentes para la fecha de la solicitud del signo, la Sala considera que la expresión PREVENT no era de uso común para identificar productos y servicios de las clases 9, 35, 38, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 48 Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca PREVENT y el PREVENTECH.

Comparación Ortográfica 49 El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 50 La comparación ortográfica del signo y la marca confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO P R E V E N T E C H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA P R E V E N T 1 2 3 4 5 6 7 51 La Sala advierte que la marca previamente registrada PREVENT está compuesta de una palabra, con dos (2) vocales (E-E) y cinco (5) consonantes (P- 40www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 1.° de noviembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024). 24 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 R-V-N-T); mientras que el signo solicitado PREVENTECH, está compuesto por una palabra, tres (3) vocales (E-E-E) y siete (7) consonantes (P-R-V-N-T-C-H). 52 Sobre este asunto, la Sala advierte sobre las similitudes, que pueden inducir a un grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce en su totalidad la expresión PREVENT contenida en la marca previamente registrada, sin que las adicionales letras ECH, le aporten distintividad ortográfica. 53 De otro lado, la Sala considera que el signo cuyo registro como marca se negó, no cuenta con otras expresiones adicionales en la composición de su conjunto, ni denominativas ni gráficas, que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada, pues está contiene solamente la expresión PREVENTECH.

Ello, máxime cuando la palabra PREVENT no es de uso común, por lo que se considera que es distintiva. Comparación Fonética 54 La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: PREVENTECH – PREVENT – PREVENTECH- PREVENT – PREVENTECH - PREVENT – PREVENTECH- PREVENT – PREVENTECH – PREVENT- PREVENTECH – PREVENT – PREVENTECH- PREVENT – PREVENTECH - PREVENT – PREVENTECH- PREVENT – PREVENTECH – PREVENT 55 Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos distintivos cotejados resulta ser similar, pues coinciden en la expresión PREVENT donde el signo solicitado reproduce totalmente la marca registrada, sin incluir ningún tipo de elementos adicionales que otorguen distintividad a su conjunto.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, como se expuso supra, la palabra PREVENT no es de uso común, por lo que se considera que es distintiva. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 Comparación Ideológica 56 Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”41, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 57 La Sala advierte que: i) el signo y la marca contiene la palabra PREVENT, la cual no corresponde a una palabra en idioma inglés que significa: “[…] impedir, evitar […]”42; y ii) el signo contiene la partícula ECH, la cual tampoco tiene significado en español. 58 Al respecto, la Sala considera que, la palabra PREVENT, ni la palabra PREVENT con la adición de la partícula ECH, no son expresiones de conocimiento generalizado para el consumidor promedio en la República de Colombia, por lo que deben considerarse como expresiones de fantasía. 59 Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003). 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 42 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/prevent 26 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”43.

(Destacado fuera del texto) 60 Así, la Sala considera que los signos distintivos cotejados son de fantasía, pues están compuestos por palabras que no son de conocimiento generalizado en español para el consumidor, por lo que, no es posible compararlos desde este criterio. 12. En suma, la Sala considera que, al existir semejanzas fonéticas y ortográficas, comoquiera que el signo reproduce la marca previamente registrada, sin contener elementos adicionales que permitan diferenciarla, se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparadas.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos y servicios que pretende identificar el signo y los que identifica la marca 61 Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los productos y servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 62 Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 63 Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201844, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo.

La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.

De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 64 En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos y servicios que el signo y la marca enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de las siguientes tres criterios: […] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 28 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]”45 65 En el caso sub examine, el signo y la marca identifican: SIGNO SOLICITADO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA PREVENTECH CLASE 9: Software informático grabado, hardware informático y aplicaciones móviles descargables para uso en relación con motores y equipos para tierra, marina, minería, petróleo y gas, ferrocarriles, generación de energía, construcción y agricultura, a saber, software informático grabado, hardware informático y aplicaciones móviles descargables para realizar diagnósticos del motor y pronósticos y mantenimiento predictivos, diagnósticos de filtración y pronósticos y mantenimiento predictivos, y para proporcionar recomendaciones de reparación de expertos, diagnósticos, pronósticos, programación de servicio de pronóstico, resolución de problemas, alertas de fallas y monitoreo de tendencias y desempeño; aparatos telemáticos, a saber, dispositivos inalámbricos de internet que proporcionan servicios telemáticos y tienen una función de teléfono celular.

CLASE 9: programas de computador; software; aplicativos móviles. CLASE 36: corretaje de seguros; suscripción de seguros; consultoría en materia de seguros; suscripción de seguros de vida; suscripción de seguros médicos; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; consultoría financiera; gestión financiera; información financiera; agencias inmobiliarias; administración de inmuebles; agencias de crédito; agencias de cobro de deudas; asesoramiento en materia de deudas; corretaje en bolsa; préstamos [financiación]; servicios bancarios; servicios de caja de ahorros; servicios fiduciarios 45391-IP-2022 29 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 CLASE 35: Compilación de datos matemáticos o estadísticos relacionados a evaluar y analizar datos de servicio para motores y vehículos; compilación y análisis de datos e información relacionado al servicio para motores y vehículos usando software patentado.

CLASE 38: Transmisión de información por códigos telemáticos; envío telemático de información; envío telemático de información relacionada con servicios de reparación de motores para motores terrestres, marinos, mineros, de petróleo y gas, ferroviarios, de construcción y agrícolas y equipos de generación de energía y sistemas de filtración, accesorios y partes relacionadas; servicios telemáticos; comunicación por servicios telemáticos relacionados a seguridad de motores y vehículos.

Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado, difícilmente 30 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) o el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta). Ahora bien, respecto de la conexidad entre la clase 9 y las clases 35, 38 y 42, a pesar de que los signos confrontados identifican productos y servicios comprendidos en diferentes clases del nomenclador internacional, observadas sus coberturas, se logra vislumbrar que existe entre ellas una conexión estrecha y directa, al tratarse de productos y servicios afectos a la tecnología, complementarios como quiera que para la prestación de los servicios a que se refiere la marca solicitada se hace uso de los programas de computador, software y los aplicativos móviles.

Ante la estrecha similitud que presentan los signos los consumidores asumirían equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial. Por último, en relación con los servicios de la clase 42, se trata de coberturas que necesariamente requieren una de la otra para su correcto funcionamiento o simplemente para mejorar la finalidad de los mismos.

Es así como se observa que los servicios de suministro de software, se refieren a identificar en clase 9, software, hardware, programación de servicio de pronóstico y mantenimiento […]”. (Resaltado fuera del texto). 67 Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera lo siguiente: Respecto de la conexidad competitiva entre los productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el signo, y los servicios de la Clase 36 ibidem amparados por la marca previamente registrada 68 Al respecto, la Sala advierte que los productos y servicios que pretende reivindicar el signo solicitado en clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza no comparten la misma clase, con lo servicios de la Clase 36 ibidem reivindicados por la marca previamente registrada. 69 En ese sentido, el signo nominativo PREVENTECH busca amparar “Software informático grabado, hardware informático y aplicaciones móviles descargables para uso en relación con motores y equipos para tierra, marina, minería, petróleo y gas, ferrocarriles, generación de energía, construcción y agricultura”, y servicios de “Compilación”, “Transmisión de información por códigos telemáticos” y “Suministro de programas informáticos no descargables en línea y aplicaciones basadas en la web”: para el uso de “motores y equipos para tierra, marinos, minería, petróleo y gas, ferrocarriles, generación de energía, de construcción y agrícolas, a saber, software informático y aplicaciones 31 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 móviles”; y la marca mixta PREVENT se centra en el segmento de la prestación de servicios financieros e inmobiliarios. 70 Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte, en cuanto a las clases indicadas supra, que no existe conexidad competitiva pues: i) no se encuentran en las mismas clases del nomenclátor; ii) se dirigen a sectores empresariales disímiles; iii) la prestación de servicios y productos financieros e inmobiliarios no permite que sean sustituibles con los productos y prestación de servicios relacionados con software y aplicaciones móviles para el uso de motores y equipos; y iv) los servicios y productos se adquieren, publicitan y comercializan a través de medios y sectores diferentes.

Respecto de la conexidad competitiva entre los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza solicitados por el signo y amparados por la marca Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: 71 Como se advirtió supra, el signo solicitado y la marca previamente no comparten las mismas clases de la Clasificación Internacional de Niza, salvo en la Clase 9 ibidem.

Al respecto, la Sala considera que: 72 La marca registrada ampara “software; aplicativos móviles”; y el signo solicitado busca amparar un tipo de “Software informático grabado, hardware informático y aplicaciones móviles descargables para uso en relación con motores y equipos para tierra, marina, minería, petróleo y gas, ferrocarriles, generación de energía, construcción y agricultura”.

De allí que: i) ambos productos comparten el mismo género, a saber, corresponden a los mismos productos: software y aplicaciones móviles; y ii) si bien el signo busca identificar productos de software y aplicaciones móviles destinadas al uso en relación con motores y equipos, la marca reivindicó, de manera amplia y general, los productos de software y aplicaciones móviles, por lo que dicha marca puede identificar en el mercado cualquier tipo de software o aplicación móvil, abarcando, incluso, un software o aplicación móvil dirigida al uso de motores y equipos. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 El grado complementariedad de los productos o servicios de las clases 9, 35, 38 y 42 y la posibilidad razonable de considerar que provienen del mismo empresario: 73 Atendiendo a que: i) los productos de la Clase 9 ibidem, reivindicados por la marca y solicitados por el signo, corresponden al mismo tipo, a saber, software y aplicaciones móviles; y ii) que la marca podría vender diferentes tipos de software y aplicaciones móviles, incluyendo aquellas relacionas con el uso de motores y equipos; se considera que los servicios de las clases 35, 38 y 42 ibidem, de “Compilación”, “Transmisión de información por códigos telemáticos” y “Suministro de programas informáticos no descargables en línea y aplicaciones basadas en la web”: para el uso de “motores y equipos”, son complementarios, comoquiera que, para el uso del producto se podrían llegar a requerir de la prestación de dichos servicios. 74 En ese sentido, un consumidor podría razonablemente de considerar que los productos y servicios PREVENTECH y los productos PREVENT provienen del mismo empresario.

Relación o vinculación entre los servicios, canales de comercialización y mismos medios de publicidad: 75 Se considera, en cuanto a la relación, los canales de comercialización y medios de publicidad, que existe similitud. Ello, dado que los productos comercializados por la marca y los servicios y productos que pretenden reivindicar el signo corresponden al mismo tipo, a saber, software y aplicaciones móviles y aquellos servicios para su uso, se puede inferir que son mercados, formas de comercialización y medios de publicidad similares, es decir, revistas y plataformas tecnológicas. 76 Por lo expuesto anteriormente, la Sala concluye que, en el caso sub examine, entre los productos de la Clase 9 ibidem identificados por la marca y los productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42 solicitados por el signo, existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor, por lo tanto, se cumple con el segundo de los supuestos fácticos necesarios para que 33 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Familia de marcas 77 La Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó, en la contestación de la demanda, que la marca previamente registrada hace parte de una familia de marcas, en la que PREVENT es el elemento distintivo común. 78 Al respecto, esta Sala advierte que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que46 la familia de marcas es el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona, a saber: “[…] 3.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.[…]”. 79 Al respecto, al revisar el escrito47 de contestación demanda que es titular de las siguientes marcas: MARCAS MIXTAS CERTIFICADO CLASE PREVENT 582725 9, 36 PREVENT 685587 9, 35, 36, 38, 41 y 42 80 Atendiendo a lo indicado supra, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Sala considera que el tercero con interés directo en el resultado del 46 Interpretación Prejudicial 413-IP-2019. 47 Cfr. Índice núm. 15 aplicativo web SAMAI 34 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 proceso no demostró la existencia de una familia de marcas en que el en término común es la expresión PREVENT.

Ello comoquiera que es titular de dos marcas, lo cual no corresponde a un conjunto de marcas. Conclusión 81 La Sala, en el caso sub examine, considera que el signo nominativo PREVENTECH para identificar productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 82 En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 83 Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020210002800 TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.