CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020180003800 Demandante: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Agrosilicium Mejisulfatos S.A.S. Asunto: Cotejo de marcas mixtas.

Prevalencia del elemento nominativo en marcas mixtas. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 73033 de 26 de octubre de 2016.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 1. Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y Compañía S.C.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 73033 de 26 de octubre de 2016 “Por la cual se concede un registro” expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta SILIMAGNUM, que identifica productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Agrosilicium Mejisulfatos S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] Solicito que mediante sentencia con fuerza de verdad legal se haga en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, la siguiente declaración: 3.1 Que se declare la NULIDAD de la Resolución No 73033 del 26 de octubre de 2016 contenida en el expediente 16141312, expedida por Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca SILIMAGNUM (clase 01 mixta) a favor de la sociedad MEJISULFATOS S.A.S, por existir un derecho con antelación del signo SILI-MAG 30-30 a favor del demandante el cual es confundible con aquella. 3.2 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio realizar la anotación pertinente […]”4.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 1 a 14 3 Cfr. Folios 14 a 15 4 Cfr. Folio 21 3 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 30 de junio de 2015, el registro como marca del signo mixto SILIMAGNUM para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 73033 de 26 de octubre de 2016, concedió el registro de la marca mixta SILIMAGNUM para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. El literal a) del artículo 136 literal y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. La marca SILIMAGNUM reproduce y es confundible con su marca nominativa SILI -MAG 30 -30 que distingue productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, pues comparte la mayor parte de sus letras y no cuenta con elementos adicionales que la doten de distintintividad. 6.2.

La confundibilidad de las marcas es indiscutible, máxime si el elemento más relevante de la marca mixta posteriormente registrada es el fonema SILIMAG, el cual es la característica principal de la marca previamente registrada. 6.3. Las marcas enfrentadas estas conformadas por expresiones débiles que no deben ser tenidas en cuenta en la comparación, es así como en su marca aparecen los números 30 – 30, los cuales no son susceptibles de apropiación y en la marca concedida la sílaba NUM que es la abreviatura de la expresión número. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 6.4.

La marca SILIMAGNUM, a pesar de ser mixta, no contiene un elemento gráfico evocativo, inclusive con su gráfico logra parecerse a la marca previamente registrada, pues divide las expresiones SILI y MAGNUM. 6.5. Desde el punto de vista fonético, las marcas enfrentadas, al pronunciarse, suenan similarmente, pues la sílaba NUM y los números 30-30 no permiten diferenciarlas en este aspecto. 6.6.

Los conceptos que evocan las marcas enfrentadas son los mismos, por lo que generan confusión en los consumidores, y por lo que la parte demandada, debió negar el registro de la marca mixta SILIMAGNUM. 6.7. Los productos amparados por las marcas cotejadas tienen conexión competitiva, pues ambos pertenecen a la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, comparten los mismos canales de comercialización y tienen la misma finalidad.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Con la expedición del acto acusado, no se incurrió en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y de los preceptos nacionales conexos a los derechos de la propiedad industrial. 7.2.

Debe tenerse en cuenta que ambos conjuntos marcarios contienen expresiones débiles, en tanto resultan descriptivas, pues hacen referencia a los componentes de cada producto, como lo son el silicio y el magnesio. 5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 238. 6 Cfr. Folios 232 a 238. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 7.3.

Teniendo en cuenta que ambas marcas contienen expresiones descriptivas, la marca concedida no lo fue en referencia exclusiva a su denominación, sino a su conjunto marcario, tal y como fue presentada para su registro. 7.4. Al compararse las marcas es claro que lo único que comparten son las expresiones SILI y MAG, pues los demás componentes por lo que se concedió la marca no son similares. 7.5.

La parte demandante no puede pretender la negación de un registro en la comparación exclusiva de un elemento descriptivo y débil, lo que implicaría que pueda apropiarse de dicha denominación, y con ello desconocer las reglas y presupuestos para realizar un cotejo marcario. 7.6. En el mercado no solo existen estas dos marcas que comparten los prefijos SILI y MAG, pues existen registradas en el Sistema de Propiedad Industrial otras marcas que tienen varias combinaciones con tales prefijos. 7.7.

Los prefijos SILI y MAG hacen referencia a los componentes de los productos de aquellas marcas que se registran en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual no se está frente a elementos de uso común, sino descriptivos, lo que permite estos que sean registrados, como ocurrió en el presente caso. 7.8. Teniendo en cuenta que la marca solicitada no es similar a la previamente registrada, no se estaría cumpliendo con uno se los supuestos de configuración de la causal de irregistrabilidad invocada por la parte demandante.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso7, contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. La expresión SILI que hace parte de las marcas cotejadas, debe entenderse como débil, pues su naturaleza evocativa es evidente e innegable, comoquiera que 7 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 208 8 Cfr. Folios 211 a 223 6 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 hace referencia al concepto de “siliciun”. Lo mismo, sucede con la partícula MAG, la cual es igualmente evocativa, pues alude al concepto de “magnesium” 8.2. Al revisar el Sistema de Propiedad Industrial de la parte demandada, se encuentra que las partículas SILI y MAG hacen parte de varias marcas registradas en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que determina su naturaleza evocativa. 8.3.

Los signos que contienen expresiones evocativas pueden ser registrados como marcas mientras contengan otros elementos que los hagan distintivos y no puede limitarse el derecho a utilizarlas. 8.4. La expresión NUM que acompaña a la marca de su propiedad y los números 30 - 30 que acompañan a la marca previamente registrada, le entregan potencial distintivo a cada una de ellas, pues ambas terminaciones acentúan la capacidad diferenciadora de ambos signos. 8.5.

La única expresión que comparten ambas marcas es la partícula SILI, la cual por la naturaleza evocativa de “silicium,” no alcanza la fuerza suficiente para dar forma a una confusión en el aspecto fonético. 8.6. Desde el punto de vista ideológico, la marca SILIMAGNUM corresponde a fusionar las partículas evocativas SILI y MAGN, como indicativos de las palabras silicium y magnesio, y no se refiere en ningún sentido a la partícula NUM, como lo pretende hacer valer la parte demandante. 8.7.

La marca mixta SILIMAGNUM cuenta con elementos gráficos adicionales que la hacen distintiva para el consumidor en relación con otros signos distintivos del mercado. 8.8. Tiene diversas marcas registradas que conforman una familia de marcas, entre otros elementos, por compartir la expresión SILI la cual se encuentra presente en la totalidad de sus signos registrados que identifican productos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

Procedencia de la sentencia anticipada 7 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de abril de 20249: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 y en consecuencia prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias.

Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de julio de 202410: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial11: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 145-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP- 2020, 496-IP-2019, 509-IP-2019, 203-IP-2020, 391-IP-2022 y 344- IP-2022, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.1.

La parte demandante12 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 10.2. La parte demandada13 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 9 Cfr. Índice 47 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Cfr. Índice 58 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 12 Cfr. Índice 67 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índices 64 y 65 del aplicativo web “SAMAI”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 10.3.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso14, no se pronunció en este momento procesal. Concepto del Ministerio Publico 11. El Agente del Ministerio Público15 rindió concepto en los siguientes términos: 11.1. Desde el punto de vista ortográfico, la marca solicitada a registro no reproduce con exactitud el registro alegado por la parte demandante, pues cada uno cuenta con elementos diferenciadores que evita que el consumidor incurra en error de confusión o asociación al momento de adquirir los productos. 11.2.

Las marcas cotejadas al ser pronunciadas en su conjunto, hace que cuenten con un impacto sonoro diferente, lo que determina que puedan diferenciarse sin incurrir en riesgo de confusión. 11.3. Desde el punto de vista ideológico, las marcas en conflicto evocan una idea o concepto diferente, teniendo en cuenta su composición. 11.4. En lo relacionado al aspecto gráfico, las marcas cotejadas no son iguales ni se asemejan, teniendo en cuenta que una marca es mixta y la otra nominativa, lo que permite individualizarlas al adquirir los productos. 11.5.

El cargo de nulidad propuesto por la parte demandante no posee vocación de prosperidad, lo que determina que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. II. CONSIDERACIONES 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal 14 Cfr. Índice 68 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice núm. 63 aplicativo web SAMAI 9 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia 13. Vistos: i) el numeral 8.º del artículo 14916 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

El acto acusado 15. El acto acusado es el siguiente: 15.1. La Resolución núm. 73033 de 26 de octubre de 2016 de la Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta SILIMAGNUM para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. El problema jurídico 16.

Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar: 16 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 17 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 17.

Si la Resolución núm. 73033 de 26 de octubre de 2016, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta SILIMAGNUM que identifica "[ ] productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo [ ]" productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulnera el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. 18.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión y/o asociación entre la marca mixta SILIMAGNUM, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa SILI-MAG 30 - 30, que identifica productos de la Clase 1 de la Clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 19.

Y, en segundo lugar, si la parte demandada realizó correctamente el examen de registrabilidad a que se refiere el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. 20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena18, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 18 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200019 de la Comisión de la Comunidad Andina20.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina21 22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 19 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 20 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 21 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 24.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 25.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 27. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 28.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 Interpretaciones Prejudiciales 496-IP-2019 de 7 de octubre de 202023; 509-IP- 2019 de 7 de octubre de 202024; 203-IP-2020 de 4 de marzo de 202125; 391-IP- 202226, y 344-IP-2022 de 11 de abril de 202327. 29.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de las Interpretaciones Prejudiciales mencionadas en el auto de12 de julio de 202428 para este caso: 30. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200029: “[…] “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 23 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 24 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 27 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28 Cfr. Índice 33 del aplicativo web “SAMAI”. 29 Interpretación Prejudicial 509-IP-2019 14 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tenar significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos. que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo, y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 3.

Marcas de fantasía […] 3.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Lun 26/08/2024 3:33 PM 15 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 3.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 3.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. […] 6.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 6.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación a conexión entre productos y/o servicios. pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tras criterios sustanciales antes referidos - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre las productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; ο la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 6.7 Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”. 31.

Respecto del del artículo 150 de la Decisión 486 de 200030: “[…] [6.] Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones [6.1] Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada Pals Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. [6.2] Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia) como en relación con sus propias decisiones. [6.3] Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos. [6.4] En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.

En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros. [6.5] De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aun en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro. [6.6] Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 30 Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 17 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 [6.7] Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. [6.8] El examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independientemente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.

(6.9) No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. [6.10] En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. [6.11] Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 Análisis del caso concreto 33.

De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 34. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: Marca concedida mediante los actos acusados MARCA MIXTA SILIMAGNUM31 (Mixta) Certificado núm. 537729 Clase 1: “productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo”.

Marca nominativa previamente registrada MARCA NOMINATIVA SILI-MAG 30 -3032 Certificado núm. 336120 Clase 1: “productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.” 31Cfr. Folio 16 32 Cfr. Folio 17 19 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas y marcas nominativas. 36. La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 37. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 38.

Esta Sección33, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”34. 39.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está 33 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”35. 40.

El Tribunal precisó en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”36. 41. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta SILIMAGNUM concedida para identificar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 42.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 509-IP-2024: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado da percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio.

Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 36 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo, Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión, respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas expuestas. […]”. 43. La Sala, tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 509-IP- 2019, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”. 44.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y otra nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 45.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta concedida en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 46. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”37.

(Destacado fuera del texto). 47. En el caso concreto, la Sala deberá determinar si las expresiones SILI y MAG son de uso común para identifica productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza para efecto de realizar el cotejo. 48. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen38. 49.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201439, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 50.

En igual sentido, la Sección Primera de esta Corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202140, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 51.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó, en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 “[…] 4.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. […] 4.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.5.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. […]”41.

(Destacado fuera del texto). 52. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”42.

(Destacado fuera del texto) 53. Esta Sección43, ha considerado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 54.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 41 Cfr. Folio 116. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 11. 42 Ibidem. 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 55.

Respecto de las marcas enfrentadas, las partículas SILI y MAG son de uso común para los productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar productos de la clase mencionada. 56. Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada44, donde se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SILIRUB COMERCIALIZADORA RUBEN´S LTDA. 342291 1 SILIKUM CHEMIE COLOMBIANA LTDA. 440919 1 SILIZEO-K AGROMIL S.A.S. 478580 1 SILI-B BEDIS AGRICOLA S A S 480246 1 SILIPLANT-K INGEPLANT INGENIERIA EN NUTRICION DE CULTIVOS S.A.S. 521203 1 SILICIUM AGROSILICIUM MEJISULFATOS S.A.S 514017 1 SILIXOL ULTIMA INTERNATIONAL SARL 527945 1 SILIVAL FERTILIZANTES DEL VALLE S.A.S 598717 1 SUPA SILICA GOWAN COLOMBIA S.A.S. 398333 1 SILIVELOX LABORATORIO VELOX LIMITADA 560959 1 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE MAGNITRO K YARA COLOMBIA S.A. YARA COLOMBIA 246528 1 44www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 27 de agosto de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 10 de agosto de 2024). 27 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 MAGNESIL AGROSILICIUM MEJISULFATOS S.A.S 250892 1 MAGNETIC COSMOAGRO S.A. 329678 1 MAGNAFLOC BASF SE 388395 1 K-MAG THE MOSAIC COMPANY 415211 1 MAG1 HIGHLINE WARREN LLC 479662 1 MAGMENORES 3-0-0 SOLUCIONES NUTRITIVAS SAS 595827 1 MAGNUM-P 44 SQM COLOMBIA S.A.S. 232910 1 NITRO-MAG YARA INTERNATIONAL ASA 118162 1 SULFO MAG COLINAGRO S.A. 103882 1 57.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar la marca en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor45. 58.

En este sentido, la Sala considera que las partículas SILI y MAG, para ambas marcas, son de uso común en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no pueden ser excluidas comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre estas. Asimismo, la Sala considera que tampoco se excluyen del cotejo las expresiones SILI y MAGN en tanto que en el signo cuestionado se encuentran unidas y no se puede fraccionar el conjunto marcario.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 59. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta SILIMAGNUM cuyo titular es el tercero con interés 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa SILI-MAG 30-30 previamente registrada por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 60.

Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca mixta SILIMAGNUM y la marca nominativa SILI-MAG 30-30 bajo la premisa que, al contener apartes de uso común, tienen un grado de distintividad débil46. Comparación Ortográfica 61. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 62.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA S I L I M A G N U M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA S I L I - M A G 3 0 - 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 63. Al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca mixta SILIMAGNUM está compuesta una palabra, por cuatro sílabas (SI-LI- MAG-NUM); en tanto que la marca previamente registrada SILI-MAG 30-30 está compuesta por dos palabras (SILI -MAG), por tres sílabas (SI-LI-MAG), tiene dos guiones y dos números (30-30). 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 3 de noviembre de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001032400020130005200. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 64.

Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien las marcas cotejadas comparten la expresión SILI -MAG, estas son de uso común y, por lo tanto, inapropiables en exclusiva por una sola persona. Es este sentido, las denominaciones en conflicto tienen un grado de distintividad débil, de manera que resulta necesario analizar la marca en su conjunto, y tener en cuenta los elementos que poseen una función diferenciadora en este, toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo en el mercado por el público consumidor. 65.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud en las partículas SILI y MAG, la marca concedida contiene, al final, la partícula NUM y la previamente registrada cuenta con los números 30-30. Dichos elementos les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones. 66.

En efecto, tanto la expresión NUM como los números 30-30, permiten diferenciar las denominaciones, en la medida en que genera una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras y de sílabas diferente, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan a la marca registrada la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina.

Comparación Fonética 67. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: SILIMAGNUM – SILI-MAG 30-30 - SILIMAGNUM – SILI-MAG 30-30 SILIMAGNUM – SILI-MAG 30-30 - SILIMAGNUM – SILI-MAG 30-30 SILIMAGNUM – SILI-MAG 30-30 - SILIMAGNUM – SILI-MAG 30-30 68.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, tanto el signo solicitado como la marca previamente registrados tiene elementos disimiles, 30 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor.

Comparación Ideológica 69. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”47, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 70.

La Sala advierte que la parte demandada, en la contestación de la demanda, argumentó que ambos conjuntos marcarios contienen expresiones débiles, en tanto resultan descriptivas, pues hacen referencia a los componentes de cada producto, como lo son el silicio y el magnesio. En ese sentido, la Sala considera necesario establecer si las partículas SILI y MAG, presentes en ambas marcas cotejadas corresponden a denominaciones descriptivas. 71.

Al respecto, La Sala, al realizar el cotejo ideológico entre marcas que contenían las partículas SILI y MAG, consideró que48: “[ ] las partículas "SILI” y “MAG”, presentes en las marcas enfrentadas, podrían tenerse como evocativas de las palabras silicio y magnesio que, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, significan, respectivamente: “[…] 1. m. Elemento químico de núm. atóm. 14, que constituye más de la cuarta parte de la corteza terrestre, donde está presente en forma de sílice, como en el granito y en el cuarzo, y de silicatos, como en la mica, el feldespato y la arcilla, que, por sus propiedades semiconductoras, tiene gran aplicación en la industria electrónica para la fabricación de transistores y células solares, y cuyos derivados presentan gran variedad de usos, desde las industrias del vidrio a las de los polímeros artificiales, como las siliconas.

(Símb. Si). […]”49 y “[…] 1. m. Elemento químico metálico, de núm. atóm. 12, maleable, muy abundante en la corteza terrestre, donde se encuentra en la magnesita, el talco, la serpentina y, en forma de cloruro, en el agua de mar, usado en metalurgia, en pirotecnia y en medicina. (Símb. Mg). […]”.50 [ ] 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de noviembre de 2023, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2018-00107-00.

CP. Nubia Margoth Peña Garzón. 49 https://dle.rae.es/silicio?m=form Consultado el 16 de noviembre de 2023. 50 https://dle.rae.es/silicio?m=form Consultado el 16 de noviembre de 2023. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 Y los números 30, que se encuentran contenidos en la marca previamente registrada, corresponden a: “[…] 4. m. Conjunto de signos con que se representa el número treinta. […]”.51 No obstante, los conjuntos marcarios “SILI-MAG 30-30” y “SILICAMAG-P”, como unidad, deben tenerse como de fantasía, porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto [ ]”. 72.

En ese orden de ideas, la Sala prohíja las consideraciones indicadas supra y, en ese sentido, en el caso sub examine, considera que las partículas SILI y MAG, que componen los conjuntos marcarios cotejados, podrían tenerse como evocativas de las palabras silicio y magnesio, y no como expresiones descriptivas. No obstante, las denominaciones SILI-MAG 30-30 y SILIMAGNUM, como unidad, son conjuntos marcarios de fantasía, porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto. 73.

Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de los signos distintivos de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellos; y ii) aunque se asemejan es las expresiones SILI y MAG, ambas marcas están acompañadas de expresiones adicionales que les otorgan suficiente distintividad a las marcas cotejadas. 74.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala considera que entre las marcas SILI-MAG 30-30 y SILIMAGNUM no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 75. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, 51 https://dle.rae.es/treinta?m=form Consultado el 16 de noviembre de 2023. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 que no existan similitudes o semejanzas entre el signo y la marca confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una.

Del cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 76. La Sala considera que la parte demandada, como oficina nacional competente, cumplió debidamente con la obligación de efectuar el examen de registrabilidad que establece el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de manera que no se evidencia una violación al mismo con la expedición del acto administrativos acusado. 77.

Ello, toda vez que la decisión de conceder el registro de la marca se ajustó a los presupuestos previsto por el ordenamiento jurídico comunitario, lo anterior comoquiera que no estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 78. La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca mixta SILIMAGNUM, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca nominativa SILI-MAG 30-30, cuyo titular es la parte demandante. 79.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 73033 de 26 de octubre de 2016 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 80. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se 33 Núm. único de radicación: 11001032400020180003800 configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.