CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. TESIS: LA MARCA “BESTRA” (NOMINATIVA), OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SUS MARCAS “ESTRA”, PREVIAMENTE REGISTRADAS, SE ENCUENTRA CADUCADA.
POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INDUSTRIAS ESTRA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 18516 de 31 de marzo de 2011, "Por la cual se decide una solicitud de registro marcario"; 035307 de 29 de junio 1 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 00007789 de 27 de febrero de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 21 de abril de 2010 el señor ROMÁN PÉREZ MIRANDA, presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “BESTRA”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 353 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para amparar los siguientes servicios: “[…] Servicios de publicidad tales como consultoría, desarrollo, diseño de marcas de productos o servicios de otros, incluyendo desarrollo de identidad corporativa y de productos, investigación de mercados, servicios creativos de diseño para marcas de otros, servicios de publicidad, relaciones públicas para promover y mercadear los productos y servicios de otros. […].” 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co riesgo de confundibilidad con las marcas mixta y nominativa “ESTRA”, previamente registradas en las clases 17, 20, 21, 27, 28 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular. 3°: Que mediante la Resolución núm. 18516 de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa “BESTRA” para identificar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor ROMÁN PÉREZ MIRANDA. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.
El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 035307 de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 00007789 de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la expresión “BESTRA”, que ampara servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no cumple con el requisito de distintividad necesario para ser registrado como marca, toda 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vez que es similarmente confundible con las marcas “ESTRA”, previamente registradas, en las clases 17, 20, 21, 27, 28 y 35 del mismo Nomenclátor, de las cuales es titular. Señaló que si bien es cierto que la expresión “BESTRA” cumple con el requisito de distintividad intrínseca, por cuanto no es un término genérico ni descriptivo, ni se refiere a un servicio determinado, también lo es que no cumple el requisito de distintividad extrínseca, dado que es similarmente confundible con la marca previamente registrada “ESTRA”.
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y h), ibidem, por indebida aplicación, toda vez que, a su juicio, dicha entidad se equivocó al conceder el registro del signo nominativo, “BESTRA”, pues genera confusión por asociación en el público consumidor, debido a que podría suponer que provienen de un mismo titular, en la medida en que la comercialización de los servicios que identifica se realiza por los mismos canales de distribución que utiliza las marcas previamente registradas “ESTRA”.
Adujo que la coexistencia en el mercado de las expresiones enfrentadas, “BESTRA” y “ESTRA”, genera confusión indirecta, toda vez que el público consumidor llegaría a pensar que la primera se trata de una nueva línea de servicios ofrecidos por la segunda, por cuanto son 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co percibidas en el mercado de una forma similar, dado que presentan semejanzas desde el punto de vista ortográfico y su pronunciación es la misma, lo que las hace fonéticamente confundibles entre sí. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 228 y 230, ibidem, por indebida aplicación, habida cuenta que al solicitar el registro del signo cuestionado, “BESTRA”, el señor ROMÁN PÉREZ MIRANDA busca aprovecharse del prestigio que ostentan sus marcas “ESTRA”, previamente registradas en el mercado, las cuales deben ser protegidas para evitar la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Tanto la SIC como el señor ROMÁN PÉREZ MIRANDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 Decreto 806 de 4 de junio de 20205, mediante auto de 15 de octubre de 2020 se prescindió de realizar la audiencia inicial prevista en el artículo 180 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Ley 1437 de 20116 y se dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la actora, como la SIC, el señor ROMÁN PÉREZ MIRANDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio público guardaron silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 6 En adelante CPACA. 7 Proceso 232-IP-2020. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.
Comparación entre signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00. Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 4.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c).
La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro Definición 5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. […] 5.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00. Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 5.15. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […] 5.17.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 5.18.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 18516 de 31 de marzo de 2011, 035307 de 29 de junio de 2011 y 00007789 de 27 de febrero de 2013, concedió el registro 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la marca nominativa “BESTRA”, al señor ROMÁN PÉREZ MIRANDA para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios de publicidad tales como consultoría, desarrollo, diseño de marcas de productos o servicios de otros, incluyendo desarrollo de identidad corporativa y de productos, investigación de mercados, servicios creativos de diseño para marcas de otros, servicios de publicidad, relaciones públicas para promover y mercadear los productos y servicios de otros […]”.
A juicio de la demandante, la coexistencia en el mercado de las expresiones enfrentadas, "BESTRA" y "ESTRA", genera confusión, toda vez que el público consumidor llegaría a pensar que la primera se trata de una nueva línea de servicios ofrecidos por la segunda, por cuanto son percibidas en el mercado de una forma similar, dado que presentan semejanzas desde el punto de vista ortográfico y su pronunciación es la misma, lo que las hace fonéticamente confundibles entre sí. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 151, 2248, 228 y 8 Este artículo y el 151 fueron interpretados de oficio por el Tribunal, para tratar el tema de la conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza; y a la protección de signos notoriamente conocidos. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 230 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 134 y 135, literales a) y b), ibidem, toda vez que “[…] no es materia de controversia el concepto de marca, sus requisitos, ni la distintividad intrínseca que debe poseer un signo […]”.
El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.;
Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: […] […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: […]”.
Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada9, se advierte que la marca nominativa “BESTRA”, identificada con el certificado de registro núm. 468729, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, el señor ROMAN PEREZ MIRANDA-, mediante los actos administrativos acusados y con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus marcas “ESTRA”, previamente registradas-, se encuentra caducada.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2021, sin que haya sido renovado, conforme consta en el 9 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 10 de febrero de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”.
Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 79-IP- 2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.
Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.
En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona […]”.
Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca nominativa “BESTRA”10, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 10 de febrero de 202311, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “BESTRA” 10 De conformidad con el informe del estado actual del registro “BESTRA”, obrante en el índice 78 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 11 Índice 70 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 468729, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, el señor ROMAN PEREZ MIRANDA, y con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, “ESTRA” (mixtas y nominativas)-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2021, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.
Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por la Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio12, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 468729, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.
Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.
De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. 12 En adelante SIC 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”. (Resaltado fuera de texto) Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.
Precisamente, sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200813, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto 13 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 2002-00442-01. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 2012-00295-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.
Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]”.
(Resaltado fuera de texto.) 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00. Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo expuesto, se tiene que el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.
Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en el medio de control de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada14.
También se advierte que como dicho medio de control comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja. 14 Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.) 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron la marca en cuestión. 15 Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. 15 Frente a este y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de un medio de control de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, ver sentencias de 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López); 18 de febrero de 2021 (números únicos de radicación 2008-00189-00 y 2008-00070-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés); 18 de febrero de 2021 (número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), entre otras. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca nominativa “BESTRA”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se reconocerá personería al doctor DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ QUINTERO, como apoderado del señor ROMÁN PÉREZ MIRANDA, de conformidad con el poder de sustitución obrante en el índice 68 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
CUARTO: TENER al doctor DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ QUINTERO como apoderado del señor ROMÁN PÉREZ MIRANDA, de conformidad con la sustitución de poder obrante en el índice 68 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 3 de marzo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00028-00.
Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.