11001032400020140015700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: World Institute of Scientology Enterprises Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Jafer Limited Temas: Cancelación por falta de uso de un registro marcario.

Uso real y efectivo de la marca. Reiteración de jurisprudencia SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por World Institute of Scientology Enterprises contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 78474 de 29 de diciembre de 2011 y 54574 de 16 de septiembre de 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 2 1. World Institute of Scientology Enterprises2, en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 78474 de 29 de diciembre de 2011, “por la cual se decide la cancelación por no uso de una marca”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 54574 de 16 de septiembre de 2013, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada negar la cancelación total por no uso del registro núm. 148.250 para la marca nominativa PROSPERITY y mantener vigente el mencionado registro que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 78474, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 29 de diciembre de 2011, por medio de la cual se canceló parcialmente por no uso la marca PROSPERITY (Nominativa) No. 148250, registrada a nombre de WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, excluyendo de su cobertura los siguientes productos “papel, cartón, y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés” y limitando su registro para identificar únicamente “Revistas”. 2.

Que se declare nula la Resolución No. 54574 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 16 de septiembre de 2013, por medio de la cual: a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 78474 del 29 de diciembre de 2011. 2 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 3 3 Cfr. Folios 66 a 105 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Cfr. Folios 128 y 129 Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 3 b) Se canceló el registro de la marca PROSPERITY No. 148250, a nombre de WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES. c) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa. 3.

Que se declare nula la Resolución No. 72056 dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual se revocó la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial de la renovación de la marca nominativa PROSPERITY No. 148250, para identificar productos de la Clase 16, a nombre de WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES. 4.

Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES., se ordene: a)Que se niegue la cancelación total por no uso interpuesta por la sociedad JAFER LIMITED, contra el certificado de registro No. 148250 perteneciente a la marca PROSPERITY en Clase 16;

Se mantenga vigente el certificado de registro No. 148250 perteneciente a la marca PROSPERITY en Clase 16, para identificar “Revistas, material impreso y publicaciones impresas, folletos y/o panfletos relacionados con entreteniendo administrativo, administración de negocios, consultoría empresarial y gestión de negocios.” b) En virtud de la revocatoria de la CANCELACIÓN de la marca PROSPERITY No. 148250, se conceda la renovación de la marca PROSPERITY No. 148250 desde el 10 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Jafer Limited, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 1° de abril de 2011, la cancelación total por no uso de la marca nominativa PROSPERITY de titularidad de la parte demandante, concedida para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La parte demandada, el 14 de abril de 2011, por oficio núm. 6453, admitió y ordenó notificar a la parte demandante de la acción de cancelación por no uso presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 4.3. La parte demandante, el 1° de agosto de 2011, contestó la acción de cancelación por no uso. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 4 4.4.

La Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 78474 de 29 de diciembre de 2011, canceló parcialmente el registro de la marca nominativa PROSPERITY, para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la parte demandante, limitándola a “revistas”. 4.5.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso y la parte demandante, presentaron recursos de apelación contra la Resolución núm. 78474 de 29 de diciembre de 2011. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 54574 de 16 de septiembre de 2013, resolvió los recursos de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 78474 y cancelar el registro de la marca nominativa PROSPERITY, para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Indicó se habían aportado pruebas que demostraban el uso real y efectivo de la marca PROSPERITY con registro núm. 148250, durante los años 2009, 2010 y 2011, en Colombia, Ecuador y Perú, países miembros de la Comunidad Andina, para identificar una revista a través de la cual World Institute of Scientology Enterprises enseña sobre la administración de empresas, organizaciones o entidades.

Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 5 6.2. Explicó que la revista PROSPERITY corresponde a su revista oficial cuya primera edición fue publicada en el año 1979, que se entrega a los miembros de World Institute of Scientology Enterprises y que, por tanto, su circulación es restringida, siendo en forma exclusiva un beneficio de la membresía a World Institute of Scientology Enterprises, sin que esto implique ninguna clase de ingresos directos por la comercialización e los productos identificado con la revista PROSPERITY, pues el beneficio que se pretende con ella, depende de la afiliación de nuevos miembros.

Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Sostuvo que la parte demandante no probó el uso real y efectivo de la marca PROSPERITY para distinguir los productos catalogados dentro de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que el material publicitario aportado eran un indicio de la explotación de la marca, pero no era suficiente para demostrar el uso en el comercio. 7.2.

Agregó que de los testimonios practicados en el trámite del procedimiento administrativo no daban cuenta de que se hubieran realizado ventas de los productos identificados, en ninguno de los estados miembro de la Comunidad Andina; las facturas no permitían evidenciar el uso de la marca PROSPERITY para distinguir productos de la Clase 16 de Niza; y las declaraciones de parte no tienen material probatorio adicional que las soporte. 7.3.

Añadió que las pruebas documentales presentadas se referían a “tiquetes para convenciones internacionales”, “cursos de know-how” “curso de habilidades, negocios y educación”, que no guardan relación con los productos contenidos en la 6 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 227 7 Cfr. Folios 219 a 226 Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 6 Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; y facturas destinadas a personas naturales y jurídicas en los Estados Unidos, Madrid e Italia, y no en países de la Comunidad Andina.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 8.1. Explicó que el uso que probó, la parte demandante, de la marca PROSPERITY para identificar productos de la Clase 16, durante el periodo relevante, no es trascendente en el comercio, en tanto, es un uso de carácter eminentemente interno y privado que no tiene relevancia en el mercado de productos y servicios en la Comunidad Andina y, en tal sentido, no cumple la función distintiva esencial que justifica su protección jurídica frente a signos que sí compitan o deseen competir en el mercado y en tal sentido la cancelación del registro de la marca no la afecta competitivamente. 8.2.

Añadió que, a su juicio, el uso se debía probar con documentos que acreditaran la venta de productos amparados por su registro, y no de productos clasificados en clases diferentes, como servicios de asistencia en utilización de implementación de principios y técnicas de administración y organización en la dirección de negocios. 8.3.

Afirmó que las pruebas aportadas por la parte demandante no acreditan actos públicos de comercialización de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza identificados con la marca PROSPERITY; sino que se limitaban a demostrar la utilización de dicho signo en una distribución privada no comercial de una revista gratuita que no es solicitada ni requerida en el mercado de revistas por los socios de la parte demandante. 8 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 242 9 Cfr. Folios 231 a 241 Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 7 Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 5 de noviembre de 201410, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 186-IP-2016 de 6 de septiembre de 201711, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. De oficio se procederá a interpretar los Artículos 167 y 170 de la misma normativa […]”12 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de julio de 201913: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y en la audiencia inicial de 29 de julio de 201914, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; hizo una advertencia sobre la audiencia de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad Audiencia de pruebas y alegaciones y juzgamiento 10 Cfr. Folios 253 a 254 11 Cfr. Folios 276 a 291 12 Cfr. Folio 281 13 Cfr. Folios 313-314 14 Cfr. Folios 323-337 Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 8 13.

El despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 202015, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; prescindió de la alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 14.

Dentro del término legal las partes demandante16 y demandada17; y el tercero con interés directo en el resultado del proceso18 reiteraron los argumentos de la demanda y las contestaciones de la misma. 15. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 186-IP-2016 de 6 de septiembre de 2017; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 15 Cfr. Folios 344-346 16 Cfr Folios 352-364 17 Cfr Folios 366- 370 18 Cfr. Folios 374-376 19 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 9 Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1 La Resolución núm. 78474 de 30 de abril de 2012, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: i) negó la cancelación total por no uso del registro de la marca nominativa PROSPERITY; ii) canceló parcialmente el registro de la marca nominativa PROSPERITY; y iii) limitó el certificado de la marca nominativa PROSPERITY. 19.2 La Resolución núm. 54574 de 16 de septiembre de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 78474 de 29 de diciembre de 2011; y ii) cancelar el registro de la marca nominativa PROSPERITY.

El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1 Si las resoluciones núms. 78474 de 29 de diciembre de 2011 y 54574 de 16 de septiembre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló por no uso el registro de la marca nominativa PROSPERITY, para identificar “revistas”, productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 165, 166 y 167 Decisión 486 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.2 En ese sentido, se analizará si la parte demandante demostró o no el uso efectivo de la marca nominativa mencionada supra, para identificar “Revistas, material impreso y publicaciones impresas, folletos y/o panfletos relacionados con entreteniendo administrativo, administración de negocios, consultoría empresarial y Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 10 gestión de negocios”20, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por el registro núm. 148.250; dentro del periodo relevante comprendido entre el 1° de abril de 2008 y el 1° de abril de 2011; y, en consecuencia, determinar si la parte demandada vulneró o no los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000.

La Sala precisa que la cancelación de la marca fue total para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, la controversia únicamente se circunscribió a la identificación de “Revistas, material impreso y publicaciones impresas, folletos y/o panfletos relacionados con entreteniendo administrativo, administración de negocios, consultoría empresarial y gestión de negocios”. 20.3 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 186-IP-2016 de 13 de junio de 2017 en la que interpretó los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 y, de oficio, los artículos 167 y 170 ibidem. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 20 Es de precisar que si bien la cancelación se realizó de forma parcial la solicitud de restablecimiento del derecho se circunscribió a estos productos. 21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 11 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200022 de la Comisión de la Comunidad Andina23.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 12 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros26. 25. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 186-IP-2016 de 6 de septiembre de 2017 “[…] 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento […] 26 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.

Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 13 1.10. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo percibimiento que se cancele dicha marca. […] 1.12.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. 1.13. En este marco probatorio, para demostrar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofreció a los consumidores - los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.

Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 1.18. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en le mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad yd el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 1.23 De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, se deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente. […] b) Bienes de uso masivo y estacional. […] c) Bienes suntuarios y de alto valor económico. […] 2.

La cancelación parcial por no uso de la marca […] 2.5. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] 3.

Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento […] Al respecto, el Artículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente: […] Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 14 3.6 En suma, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procedimientos judiciales correspondintes con la finalidad de acreditar el uso o no de una marca, en aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar un debido procedimiento. […]”.

(Destacado fuera del texto) Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 30. Visto el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado.

En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca. Asimismo, prevé que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 31.

Visto el inciso 4 del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso.

De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 32. Visto el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, una marca se encuentra en uso cuando i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado y ii) distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 15 por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 33. Visto el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Análisis del caso concreto 34. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso, y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 35.

En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: 36. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso. Del cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 37.

La Sala ha considerado, en reiterada jurisprudencia27, que, de conformidad con lo previsto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, la procedencia de la cancelación por no uso de una marca se dará cuando se cumplan los siguientes reqiusitos: i) que quien solicita la cancelación cuente con la legitimidad para iniciar dicho trámite, esto es, que demuestre tener un legítimo interés en la cancelación; ii) que se adelante dentro de la oportunidad para ello, esto es, cuando 27 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; C.P: Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00028-00. MARCA NOMINATIVA PROSPERITY Certificado núm. 148250 Clase 16 “REVISTAS” Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 16 hayan pasado al menos tres años desde la concesión del registro marcario cuya cancelación se pretende; y iii) la falta de uso de la marca, esto es, no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Estados miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 38.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, señaló que los requisitos para que opere la cancelación por no uso, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000, son: “[…] De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […]”28 39.

Al respecto, la Sala advierte que, se encuentra acreditado que: 39.1 El trámite se inició, a solicitud de la parte demandante; y 39.2. La marca objeto de cancelación se registró el 10 de noviembre de 1993 y, en tal sentido, se cumple el supuesto de que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, es decir el 1° de abril de 2011, ya habían pasado más de tres años 28 Cfr. Folio 307 Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 17 contados a partir del inicio de la vigencia del registro marcario cuya cancelación se pretende. 40.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine, se cumple con los dos primeros requisitos previstos en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, para la procedencia de la cancelación por no uso de una marca. Uso real y efectivo de la marca 41. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, proferida para este proceso, señaló los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no de manera efectiva.

En ese sentido consideró que: “[…] como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización29[…]”30. 42.

Por lo anteriormente expuesto, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron comercializados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 43.

En ese sentido, teniendo en cuenta los antecedentes del procedimiento administrativo donde fueron expedidos los actos administrativos acusados, así 29 “[…] En principio el uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: -La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. -La cantidad del producto o servicios puestos en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el `producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. […]” 30 Cfr. Folio 285. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 18 como las pruebas decretadas en la audiencia inicial dentro del expediente del proceso de la referencia, la Sala advierte que las pruebas presentadas por la parte demandante, para acreditar el uso de la marca, fueron las siguientes: 43.1.

Impresiones31, sin fecha, de la página web “[…] http://www.scientology.org […]”. 43.2. Impresiones de la página web “[…] http://www.scientology.org/http://www.wise.org […]”32, en inglés. 43.3. Impresiones de 21 de febrero de 2014, de la página web “[…] http://www.scientology.org/http://www.wise.org […]”33, en español, en las cuales se evidencia que: i) el Instituto Mundial de Scientology Enterprises, o “[…] WISE http://www.scientology.org/[…]”34, funciona a través de “[…] http://www.scientology.org/la membresía WISE […] proporcionando una gama de beneficios, publicaciones y servicios para guiar a los miembros […]”35; ii) “[…] PROSPERIDAD es la revista oficial de WISEhttp://www.scientology.org/ […]”36; y iii) “[…] WISE ofrece diferentes tipos de afiliación de WISE […]” a través de membresías y diferentes costos de afiliación37. 43.4.

Impresiones de las páginas web “[…] http://www.lds.org/liahona?lang=spahttp://www.scientology.org/ […]”, “[…]http://eswikipedia.org/wiki/LA_Atalaya_(revistahttp://www.scientology.org/ […]”38, y “[…] http://www.scientology.org/http://www.capitalclub.com.co/pages/cclub/Historial/artic ulos1.php […]”39,“[…] http:// www.lds.org/liahona?Lang=spa [ ]”40. 43.5.

Impresiones de 21 de febrero de 2014, de la información obtenida en la Página web de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos USPTO, respecto de diversas marcas que identifican revistas. 31 Cfr. Folios 58-73; que se tendrán como pruebas documentales 32 Folios 75, 77, 79, 82, 85 y 87 en inglés; que se tendrán como pruebas documentales 33 Folios 76, 78, 80, 84, 86 y 89 en español; que se tendrán como pruebas documentales 34 Folio 78. 35 Folio78 y 84. 36 Folio 86 37 Folio 89 38 Cfr. Folio 100-103; que se tendrán como pruebas documentales 39 Cfr. Folio 105; que se tendrán como pruebas documentales 40 Cfr. Folio 93-99; que se tendrán como pruebas documentales Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 19 43.6.

Testimonio de 7 de julio de 2011, rendido por la Señora Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Suplente de la parte demandante. 43.7. Relación facturas en idioma inglés41, “[…] junto con la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo […]”42. 43.8. Relación facturas en idioma inglés43, “[…] junto con la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo […]”44. 43.9.

Listado, sin fecha, de direcciones de correspondencia “[…] para la distribución de la revista PROSPERITY […]”, de las cuales 88 son direcciones en Colombia45. 43.10. Copia del Certificado de Registro de la marca PROSPERITY en los Estados Unidos, en idioma inglés46. 43.11. Testimonio de 29 de julio de 2011, rendido por la Señora Aida Álvarez, en calidad de “[…] representante de WISE para Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica […] desde el mes de julio de 1996 […]”. 43.12.

Ejemplar de la revista PROSPERITY, publicada en el año 2002, en idioma inglés47. 43.13. Testimonio de 29 de julio de 2011, rendido por Mario Costanza Filidor, en calidad de “[…] responsable comercial de la empresa HOUSEMARK S.L. 43.14. Revista PROSPERITY núm. 73, publicada en el año 2010, en español48. 43.15. Listado de direcciones de correspondencia, “[…] para la distribución de la revista PROSPERITY […]”, de las cuales 740 son direcciones en Colombia49. 41 Cfr. Anexo 9-1.

Demanda. 42 Cfr. Folio 193 43 Cfr. Anexo 9-2. Demanda. 44 Cfr. Folio 193 45 Cfr. Anexo 9-3. Demanda. 46 Cfr. Anexo 9-4. Demanda. 47 Cfr. Anexo 10-A. Demanda. 48 Cfr. Anexo 11-A. Demanda. 49 Cfr. Anex 11-B. Demanda. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 20 43.16. Documento de trasporte de 6 de septiembre de 2011, donde consta el envío de “[…] 3.950 kg […]” de revistas, por parte de HOUSEMARK S.L. en España, al “[…] Centro Cultural de Dianética […]” en Colombia50. 43.17. 19 testimonios rendidos51 por parte de personas que aseguran haber adquirido membresías de WISE en Colombia, y en los que se indicó: i) la fecha de su vinculación en Colombia a dicha organización; ii) su conocimiento y recepción de la revista PROSPERITY, en los años 2008, 2010 y 2011; y iii) el monto de pago realizado por concepto de la membresía WISE en los años 2008, 2010 y 2011. 43.18.

Relación de facturas en idioma inglés52, “[…] junto con la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo […]”53. 43.19. Impresiones de la página web “[…] http://www.scientology.org/enUS/membership/join/indez.html […]”, en idioma inglés54. 43.20. Impresiones de la página web “[…] http://www.scientology.org […]”, en idioma inglés55. 43.21.

Manual de “[…] Afiliación a WISE GUÍA […]”56, sin fecha, donde se indica que, como ventaja de la afiliación se obtiene “[…] Números de PROSPERITY, la revista de los miembros de WISE, así como otras publicaciones periódicas para los miembros. […]”. 43.22. Copia del CD de “[…] Beneficios WISE […]”, en idioma inglés57. 43.23. Revista PROSPERITY núm. 73, publicada en el año 2010, en español; y copia de 11 revistas PROSPERITY, publicadas entre los años 1995 y 2007, y en el año 2010, en idioma inglés58. 43.24.

Testimonio de 27 de enero de 2014, rendido por la Señora Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Asistente de la parte demandante. 50 Cfr. Anexo 11-C. Demanda. 51 Cfr. Anexo 12. Demanda. 52 Cfr. Anexo 13. Demanda. 53 Cfr. Folio 194 54 Cfr. Anexo 14. Demanda. 55 Cfr. Anexo 15. Demanda. 56 Cfr. Anexo 16. Demanda. 57 Cfr. Anexo 17.

Demanda. 58 Cfr. Anexo 18. Demanda. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 21 43.25. Relación de facturas en idioma inglés59, “[…] junto con la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo […]”60. 43.26. Copia del Certificado de registro de la marca PROSPERITY para identificar “[…] revistas relacionadas con negocios, educación, entretenimiento y conocimiento práctico administrativo, manejo administrativo y administración de negocios y tecnología, en la case 16 (clase de los EE.UU. 38) […]”, en los Estados Unidos61. 43.27.

Testimonio de 28 de enero de 2014, rendido por Mario Costanza Filidor, en calidad de “[…] responsable comercial de la empresa HOUSEMARK S.L. […]”. 43.28. Revista PROSPERITY núms. 74, publicada en el año 2012, y 75, publicada en el año 2013, en inglés62. 43.29. “[…] LISTA DE DESTINATARIOS PROSPERITY # 74 […]”, y “[…] LISTA DE DESTINATARIOS PROSPERITY #75 […]”63. 43.30. 16 testimonios rendidos64 por parte de personas que aseguran haber adquirido membresías de WISE en Colombia, y 2 testimonios rendidos por miembros en Ecuador, y en los que se indicó: i) la fecha de su vinculación a dicha organización; ii) su conocimiento de la revista PROSPERITY, entre los años 1991 y 2012; y iii) su recepción de la revista PROSPERITY, entre los años 1991 y 2012. 43.31.

Testimonio, sin fecha, rendido por la Señora Aida Álvarez, en calidad de “[…] representante de WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES (WISE) para Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica […]”. 43.32. Testimonio de 29 de enero de 2014, rendido por la Señora Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Asistente de la parte demandante. 59 Cfr. Anexos 19-1 y 19-2.

Demanda. 60 Cfr. Folio 195 61 Cfr. Anexo 19-3. Demanda. 62 Cfr. Anexos 20 –A y 20-C. Demanda. 63 Cfr. Anexos Anexos 20 –B y 20-D Demanda. 64 Cfr. Anexo 21. Demanda. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 22 43.33. Relación de facturas en idioma inglés65, “[…] junto con la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo […]”66. 43.34.

Relación de publicidad en idioma inglés67. 43.35. Testimonio de 29 de enero de 2014, rendido por la Señora Larissa Cartwright, en calidad de secretaria y custodia de registros de WISE de la parte demandante, indicó que: “[…] Durante el año 2012, 45,900 ediciones de la revista PROSPERITY No. 74, publicada en febrero de 2012, fueron enviadas a miembros en los Estados Unidos y posibles miembros de WISE.

Adjunto al presente como Anexo B una lista de correo representativa que identifica a ciertas personas de los Estados Unidos que recibieron la revista PROSPERITY No. 74. 4. Durante el año 2013, 34,765 ediciones de la revista PROSPERITY No. 75, publicada en enero de 2013, fueron enviadas a miembros en los Estados Unidos y posibles miembros de WISE.

Adjunto al presente como Anexo C una lista de correo representativa que identifica a ciertas personas de los Estados Unidos que recibieron la revista PROSPERITY No. 75. […]”68. 44. Al respecto, el artículo 251 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201269, sobre los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero prevé que “[…] para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por un traductor designado por el juez […]”. 45.

Atendiendo a que: i) en la audiencia inicial realizada el 29 de julio de 2019, se decretaron como pruebas los documentos indicados en el numeral 1° de la demanda, y que corresponden a los relacionados supra; y ii) las pruebas relacionadas en los numerales 43.2, 43.7,43.8, 43.10, 43.12, 43.18, 43.19, 43.20, 43.22, 43.23, 43.25, 43.28, 43.33, 43.34 supra, se encuentran en idioma diferente al castellano, y no fueron aportados con su respectiva traducción legal; esta Sala considera que dichas pruebas no pueden ser apreciadas de conformidad con lo previsto el artículo 251 de la Ley 1564. 65 Cfr. Anexos 23-1 y 23-2.

Demanda. 66 Cfr. Folio 197 67 Cfr. Anexo 23-4 Demanda. 68 Cfr. Anexo 23. Demanda. 69 ”Mediante la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 23 46. La Sala precisa que, respecto de los documentos citados supra, los cuales corresponden a la relación de varias facturas, la parte demandante, afirmó adjuntar “[…] la traducción de un ejemplar para ser tenido como modelo […]”.

Al respecto, la Sala considera que dichas traducciones no corresponden a documentos que hayan sido traducidos legalmente, comoquiera que ninguna de sus páginas presenta sello de traducción oficial. 47. Por otra parte, la Sala considera que, las pruebas referenciadas en los numerales 43.1. a 43.4, no prueban en forma alguna el uso de la marca PROSPERITY para identificar revistas, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que carecen de una mención a la fecha de publicación, se encuentran en un idioma diferente al castellano, o se refieren principalmente a la forma en que funciona el modelo de negocio de la parte demandante. 48.

Asimismo, las pruebas referenciadas en los numerales correspondientes a: i) los registros de la marca PROSPERITY en los Estados Unidos; ii) los testimonios rendidos por Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Asistente, y Larissa Cartwright, en calidad de Secretaria y Custodia de Registros de WISE de la parte demandante, los cuales se relacionan con el proceso de distribución y comercialización de la revista PROSPERITY en los Estados Unidos durante los años 2012 y 2013, no acreditan la comercialización ellos productos en el mercado ni en el periodo de tiempo relevante. 49.

En ese mismo sentido, la Sala considera que, las pruebas correspondientes a: i) un ejemplar de la revista PROSPERITY publicada en el año 2002; ii) 11 ejemplares de revistas PROSPERITY, publicadas entre los años 1995 y 2007; iii) el testimonio rendido por Mario Costanza Filidor, donde afirmó que dicha empresa fue contratada para la impresión y distribución de revistas PROSPERITY entre los años 2012 y 2013; iv) ejemplares de las revistas PROSPERITY núms. 74, publicada en el año 2012, y 75, publicada en el año 2013; y la “[…] LISTA DE DESTINATARIOS PROSPERITY # 74 […]”, y “[…] LISTA DE DESTINATARIOS PROSPERITY #75 […]”; no demuestran el uso de la marca nominativa PROSPERITY para identificar revistas, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que se refieren a fechas que no se enmarcan dentro del periodo relevante para efectos de probar el uso efectivo de la marca.

Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 24 50. Ahora bien, la Sala resalta que, la Interpretación Prejudicial señaló que, para probar el uso real y efectivo de una marca, se debe tener en cuenta si los productos que identifica la marca fueron comercializados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 51.

Por ello, indicó, de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, que: “[…] En principio el uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: -La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. […]”70. 52. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las pruebas aportadas obrantes en el expediente, la Sala considera que, para establecer si se encuentra acreditada la comercialización y puesta en el mercado de revistas, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo la marca nominativa PROSPERITY en Colombia, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto.

Se debe analizar la naturaleza de dicho producto y la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización en el mercado. 53. Al respecto, la Sala considera que se encuentra acreditado que las revistas PROPSERITY están dirigidas a un público consumidor perteneciente a un sector especializado, el cual adquiere dichas publicaciones a través de una membresía para hacer parte de una organización religiosa.

En ese sentido, dichos productos 70 Cfr. Folio 285. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 25 están dirigidos a un consumidor que se encuentra debidamente informado e hizo una evaluación prolija de la membresía que adquiriría y los beneficios conferidos con la misma. 54. De acuerdo con lo anterior, se encontró probado que: i) el Instituto Mundial de Scientology Enterprises, funciona a través de una membresía bajo la cual proporciona beneficios, como publicaciones y servicios para guiar a los miembros; ii) hay diferentes tipos de membresías; iii) a los usuarios se les informa las revistas identificadas con la marca PROSPERITY les serán enviadas por correspondencia. 55.

No obstante, la Sala no encuentra acreditada la comercialización y puesta en el mercado de revistas, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo la marca nominativa PROSPERITY en Colombia, para el periodo relevante, comprendido entre el 1° de abril de 2008 y el 1° de abril de 2011, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde. 56.

Lo anterior comoquiera que, se encontró probado que, dentro del periodo relevante, de acuerdo con el testimonio de 29 de julio de 2011, rendido por Mario Costanza Filidor, se imprimió y distribuyó solamente la edición núm. 73 de la Revista PROSPERITY, publicada en agosto del año 2010, de la cual se enviaron 737 copias por correo y más de 50 ejemplares a la Asociación Centro Cultural Dianética de Bogotá, en el mes de septiembre del año 2010. 57.

Asimismo, a partir de los testimonios practicados en el trámite administrativo en conjunto con el material probatorio restante, esta Sala considera que, si bien dichos productos se comercializan a través de membresías adquiridas por un consumidor especializado, para el periodo relevante entre el 1 de abril de 2008 y el 1° de abril de 2011, solamente se imprimió y distribuyo una única edición de una revista identificada con la marca PROSPERITY, respecto de la cual, a Colombia, “[…] se enviaron 737 copias por correo y más de 50 ejemplares a la Asociación Centro Cultural Dianética de Bogotá[…]”71; y solamente 3572 personas aseguran hacer tenido acceso durante el periodo relevante. 58.

Por lo tanto, esta Sala considera que, las revistas identificadas con la marca PROSPERITY no han sido comercializadas en Colombia, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, pues la acreditación de su distribución es escasa 71 Cfr. Anexo 11. Demanda. 72 Cfr. Anexos 12 y 21. Demanda. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 26 dentro del periodo relevante comprendido entre el 1° de abril de 2008 y el 1° de abril de 2011. 59.

Por último, la Sala precisa que, la parte actora allegó los siguientes testimonios: 59.1. Testimonio de 27 de enero de 2014, rendido por la Señora Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Asistente de la parte demandante, indicó que: “[…] Tengo acceso a y estoy familiarizada con todos los registros, documentos y libros contables de World Institute of Scientology Enterprises.

Con base en ese acceso y familiaridad, he revisado y por el presente certifico, que de conformidad con los registros, documentos y libros contables durante los años 2011, 2012 y 2013, las siguientes cifras de ventas de la marca PROSPERITY son fieles y correctas: a. Los valores aproximados correspondientes al ingreso de WISE en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú generados por las ventas de productos y servicios del tipo promovido en la revista PROSPERITY han sido los siguientes: Año En USD 2011 $18,849.39 2012 $ 33,544.52 2013 $ 19,380.32 […] b. Los valores aproximados correspondientes a gastos e inversión en publicidad y promoción en América Latina, Centro América y Sur América (incluyendo los países de la Comunidad Andina) para los productos y servicios identificados con la marca PROSPERITY son los siguientes: Año En USD 2011 $ 37,139.22 2012 $ 30,182.68 2013 $ 40,530.21 […] c. Los valores proporcionales aproximados correspondientes a los gastos e inversión en publicidad y promoción en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú para los productos y servicios identificados con la marca PROSPERITY son los siguientes: Año En USD 2011 $ 12,777.87 2012 $ 8,301.02 2013 $ 13,765.87 […]”73. 73 Cfr. Anexo 19.

Demanda. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 27 59.2. Testimonio de 7 de julio de 2011, rendido por la Señora Marianne Locke, en calidad de Ejecutiva de Cuentas Suplente de la parte demandante, indicó que: “[…] 3. Mi compañía, WISE, es una organización de membresía mundial. Uno de los muchos beneficios que le proporciona a los miembros con el pago de los derechos de membresía es copias de la revista PROSPERITY.

Los valores aproximados correspondientes a los gastos e inversión en publicidad y promoción en América Latina, Centroamérica y Sur América (incluyendo los países de la Comunidad Andina) para los productos y servicios identificados con la marca PROSPERITY son los siguientes: Año En USD 2008* $2,951.46 2009 $9,285.17 2010 $11,218.97 2011** $7,190.66 *Comenzando el 1 de abril de 2008. **Hasta el 1 de abril de 1011.

Adjunto al presente como Anexo 2 se encuentran 126 facturas/recibos de desembolsos representativos, que evidencian los pagos hechos en conexión con los gastos e inversión anteriormente mencionados. 5. (sic) En mi cargo como Ejecutiva de Cuentas Suplente de WISE, tengo acceso a las listas de envío por correo usadas por WISE para enviar la revista PROSPERITY.

He obtenido y revisado una copia de la lista de envío por correo para las versiones en inglés de la revista PROSPERITY que se enviaron a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, que revela que se distribuyeron 111 versiones en inglés de la revista PROSPERITY en los cuatro países. Adjunto como Anexo 3 se encuentra una copia de la lista de envío por correo. […]”74. 60.

La Sala considera que, las afirmaciones realizadas en dichos testimonios no especifican los montos invertidos en publicidad y promoción de revistas identificadas con la marca PROSPERITY, específicamente en Colombia, o individualizados para un país de la Comunidad Andina, durante el periodo relevante, o las ganancias producidas por la venta de productos promocionados a través de dichas publicaciones. 61.

Por lo tanto, no obran en el expediente del proceso de la referencia pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca nominativa PROSPERTY en el mercado para identificar “revistas”, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para los cuales fue concedida, en la cantidad y del modo en el cual se comercializa, durante el periodo de tiempo relevante y, en consecuencia, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 74 Cfr. Anexo 9.

Demanda. Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 28 al decidir la cancelación total del registro de la marca nominativa PROSPERITY. En este sentido, no prospera el cargo formulado. Conclusión 62. La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca nominativa PROSPERITY cuyo titular es el demandante, no fue utilizada para identificar “REVISTAS” en el mercado en los términos en que fue concedida, pues dichos productos no se encontraban disponibles al público en la cantidad y del modo que normalmente corresponde tiendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa y comercialización en el mercado, en los 3 años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por no uso por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 63.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad de los actos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Núm. único de radicación: 11001032400020140015700 29 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consjera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.