CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Referencia: Acción de nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón Demandante: Inversiones Gmh S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Salvamento de voto Con el acostumbrado respeto frente a las decisiones adoptadas por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado, expongo las razones por las cuales salvo el voto respecto de la sentencia de 6 de junio de 2024, proferida dentro del proceso de la referencia. En la providencia citada supra, la Sala consideró que debía declararse la nulidad de las Resoluciones 12885 de 8 de marzo de 2010, 26677 de 26 de mayo de 2010 y 41175 de 9 agosto de 2010, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo nominativo NH, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la clasificación internacional de Niza, al haberse acreditado el desconocimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

La Sala concluyó que existe riesgo de confusión entre la marca nominativa concedida NH y la marca mixta previamente registrada BH Hoteles por existir similitud ortográfica y fonética y, además porque ambos signos identifican servicios de la clase 43 del nomenclátor internacional de Niza. Este Despacho no comparte dicha decisión, debido a que, no se tuvo en cuenta las reglas para el cotejo marcario señaladas tanto por la jurisprudencia de esta Corporación como por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuya aplicación permitiría concluir que no existe la confusión considerada.

Al respecto, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, exige que la identidad o semejanza de los signos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

Para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza de los signos, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual. 2 Radicación.: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Demandante: Inversiones Gmh S.A. Para iniciar el análisis de confundibilidad en el caso objeto de estudio, la Sala debió tener en cuenta que frecuentemente las marcas se integran con la conjunción de elementos de uso general y corriente, los cuales le dan al signo algún poder evocativo o descriptivo (prefijos, sufijos o palabras), que ofrecen al consumidor una idea acerca del servicio o producto, por lo que ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho exclusivo del titular del derecho de propiedad industrial no puede impedir que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general.

En este sentido, dichas partículas de uso común que conforman marcas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el presente asunto, si bien es cierto la Sala consideró que la palabra Hoteles era de uso común y genérica por lo que debía excluirse del proyecto, no tuvo en cuenta que la letra H también lo era. En efecto, de la revisión del sistema de información de propiedad industrial – SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio, se pudo corroborar que la letra H se encuentra presente en no menos de 20 registros marcarios de la clase 43 del nomenclátor internacional.

Nótese, entonces, la letra H es utilizada normal y frecuentemente por los empresarios del sector hotelero, en el entendido que la clase 43 del nomenclátor internacional de Niza hace referencia a hospedaje temporal. Cabe resaltar que la letra H resulta evocativa de hotel y hospedaje, por lo que ningún empresario puede apropiarse de ella y debe soportar que otros competidores del mercado la utilicen sin que ello implique infracción a sus derechos de propiedad industrial.

Por lo tanto, en la decisión se debió excluir la letra H del cotejo marcario y centrar el análisis en las letras N y B, lo cual permitiría concluir que los signos resultan disímiles desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético, permitiendo su coexistencia pacífica en el mercado. Aunado a lo anterior, la Sala al realizar la comparación debió considerar la posición del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de servicios de que se trate.

En esta línea, se debió analizar el tipo de consumidor: medio (servicios de consumo masivo); selectivo (consumidor más informado); y, especializado (persona absolutamente informada y atenta frente a las características del servicio que adquiere). 3 Radicación.: 11001-03-24-000-2012-00177-00 Demandante: Inversiones Gmh S.A. Al respecto, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto.

Por lo expresado, no procedía que se declarara la nulidad de las resoluciones acusadas y se ordenara la cancelación de la inscripción del certificado de registro de la marca nominativa NH, por no existir semejanza entre los signos cotejados que permita generar confusión entre el público consumidor. De esta manera dejo expuesto mi salvamento de voto.

Fecha ut supra GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.