Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020120019400 Demandante: Industria Americana de Colchones - Induamercol S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Sociedad Panamericana Librería y Papelería S.A. Temas: Riesgo de confusión entre marcas nominativas y mixtas.

Derecho preferente. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Industria Americana de Colchones - Induamercol S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 13395 de 10 de marzo de 2010, 19093 de 14 de abril de 2010 y 6009 de 16 de febrero de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1. Industria Americana de Colchones - Induamercol S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de 1 Por medio de apoderada.

Cfr. Folios 2 a 13. 2 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co enero de 19842, que se interpreta como acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 13395 de 10 de marzo de 2010, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario” y 19093 de 14 de abril de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos (c) de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 6009 de 16 de febrero de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa PANAMERICANA, que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es Sociedad Panamericana Librería y Papelería S.A., en adelante el tercero, con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] PRETENSIONES PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 13395 de fecha 10 de marzo de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos, la cual declara infundada la demanda de oposición formulada por la sociedad Industria Americana De Colchones Induamercol S. A y concede el registro de la marca nominativa - PANAMERICANA a favor de la sociedad PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 19093 de fecha 14 de Abril de 2010, proferida por la división de Signos distintivos de la superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la resolución No. 13395 de fecha 10 de marzo de 2010.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 6009 de fecha febrero 16 de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la 2 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 3 Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000; por la cual se adopta el “Régimen común sobre propiedad industrial” 4 Cfr. Folios 34 y 35 3 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Propiedad Industrial, la cual confirma la resolución No. 13395 de fecha 16 de febrero de 2012 CUARTA: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de marca nominativa PANAMERICANA para distinguir productos de la clase 20 de la clasificación de marcas.

CUARTA (sic): Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 16 de abril de 2009, el registro como marca del signo nominativo PANAMERICANA para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 30 de junio de 2009, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 605, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con base en sus marcas nominativas TRANSAMERICANA, SURAMERICANA, LATINOAMERICANA y AMERICANA. 4.3. La Directora de Signos Distintivos (c) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 13395 de 10 de marzo de 2010, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa PANAMERICANA, para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 13395 de 10 de marzo de 2010. 5 Cfr. Folios 35 a 38 4 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.5. La Directora de Signos Distintivos (c) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 19093 de 14 de abril de 2010, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 13395 de 10 de marzo de 2010, y concedió el recurso de apelación. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolución núm. 6009 de 16 de febrero de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19093 de 14 de abril de 2010. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 29 de la Constitución Política.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Manifestó que la parte demandada violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la marca nominativa PANAMERICANA no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que proceda su registro, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 6.2.

Indicó que debido a la evidente similitud entre la marca nominativa PANAMERICANA y la marca AMERICANA de su titularidad, se debe concluir que la marca PANAMERICANA no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Segundo cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de 2000 6.3.

Argumentó que la marca PANAMERICANA reproduce la totalidad de la marca AMERICANA, y que la partícula PAN carece de importancia, pues el elemento AMERICANA es el que queda en la mente del consumidor. 6.4. Manifestó, respecto a la comparación fonética, que las marcas cotejadas comparten la mayoría de los elementos y la finalización de la palabra, lo que hace que la pronunciación sea igual. 6.5.

Adujo, en cuanto a la comparación ideológica, que las marcas cotejadas evocan un mismo concepto relacionado con el continente americano, por lo que existe similitud conceptual. 6.6. Listo varias marcas que comparten el elemento nominativo AMERICANA y señaló que, en su opinión, estas conforman una familia de marcas, por lo que un consumidor pensaría que la marca PANAMERICANA hace parte de esa familia de marcas. 6.7.

Adujo que las marcas cotejadas identifican los mismos productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Tercer cargo: violación del literal b) del artículo 136 de la decisión 486 de 2000 6.8. Señaló que la cobertura de la marca nominativa PANAMERICANA cubre todos los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que no está limitada en su cobertura. 6.9.

Adujo que, a su juicio, la marca nominativa PANAMERICANA es prácticamente idéntica al nombre comercial AMERICANA DE COLCHONES, del cual es titular, lo que genera riesgo de confusión. Cuarto cargo: violación del artículo 29 de la Constitución Política 6 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.10.

Adujo que la parte demandada violó el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto los actos administrativos acusados no motivan de manera material la decisión, ya que no hacen un estudio de fondo del conflicto, sino que se limitan a hacer un análisis superficial de ambas marcas, y llegan a una conclusión que carece de sentido jurídico.

Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Indicó que la palabra AMERICANA hace alusión al término América, el cual es común en múltiples registros, por lo que es una expresión débil. 7.2.

Argumentó que el cotejo de los signos distintivos en conjunto permite concluir que no presentan similitudes susceptibles de inducir a error al consumidor “[…] pues si bien ambas marcas tienen el mismo sufijo "AMERICANA" la marca PANAMERICANA a la cual se le concedió el registro tiene incorporado el prefijo "PANA" que lo dota de la suficiente fuerza tanto fonética, visual y conceptual, ya que la marca AMERICANA, hace referencia al continente americano y la marca PANAMERICANA" le otorga una pronunciación especial y le da un sentido particular a la marca, pues con el prefijo "PAN" hace alusión a un totalidad otorgándole una distintividad al signo para que sea fácil distinguirlo de sus competidores. […]”8.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6 Por intermedio de apoderada. Cfr. 171 a 174 7 Cfr. Folios 167 a 170 8 Cfr. Folio 167 7 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.3.

Argumentó que las marcas cotejadas no tienen semejanzas que generen confusión, puesto que, si bien las marcas coinciden en la partícula AMERICANA, al ser esta una partícula de uso común, ninguna empresa posee el derecho de exclusiva sobre ella. 7.4. Agregó que, a pesar de que todas las marcas cotejadas contienen el elemento AMERICANA, cada una de ellas tiene un prefijo que genera diferenciación ortográfica, fonética y conceptual, por lo que permite la diferenciación entre cada una de estas.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 8.1. Argumentó que es titular de la marca nominativa PANAMERICANA en Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que obtuvo el registro en virtud del derecho preferente que obtuvo al lograr la cancelación por no uso de la marca nominativa PANAMERICANA, que era de titularidad de la parte demandante.

Afirmó que esto demuestra que la marca sí cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.2. Afirmó que la parte demandada, en reiterados actos administrativos, se ha pronunciado manifestando la diferencia que presentan los signos PANAMERICANA, AMERICANA y AMÉRICA, así como la coexistencia pacífica que existe entre ellas, lo que permite concluir que, si para una clase determinada 9 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 191 10 Cfr. Folios 175 a 190 8 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no genera confusión, tampoco lo hace para la Clase 20, que es en la que se encuentran las marcas cotejadas. 8.3. Añadió que “[…] es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio no solo para la clase 20 Internacional se pronunció respecto a la diferencia conceptual que presentan los signos, sino que para otras clases ha reiterado su posición. […]”11. 8.4.

Concluyó que “[…]Teniendo en cuenta lo anterior y todos y cada uno de los argumentos planteados por la Superintendencia de Industria y Comercio, así como los argumentos que expreso en este escrito es claro que el signo solicitado es decir, PANAMERICANA para distinguir productos de la clase 20 Internacional, es una marca comercial distintiva, capaz de ser percibida e individualizada por el consumidor relacionándola con un origen empresarial determinado, más aún porque la marca PANAMERICANA en la clase 16 y 41 Internacional fue declarada como marca notoria por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resoluciones No. 40541 del 27 de junio de 2014 y 3995 del 06 de junio de 2015, entre los periodos de 2012 y junio de 2013: […]”12.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.5. Adujo que la parte demandante no invocó esta causal en el trámite administrativo cuando presentó su escrito de oposición y tampoco presentó pruebas de uso del nombre comercial, por lo que no es procedente esta causal de irregistrabilidad. Del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política 8.6.

Señaló que la parte demandada motivó adecuadamente los actos administrativos acusados, exponiendo de manera clara las razones de su decisión, a la que llegó luego de analizar el derecho preferente para solicita la 11 Cfr. Folio 185 12 Cfr. Folio 186 9 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca.

Adicionalmente, realizó el estudio de confundibilidad y resolvió las objeciones planteadas por la parte demandante. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de diciembre de 201713, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000, aplicables al caso concreto. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 232-IP-2018 de 3 de junio de 201914, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, y 136 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Artículo 136 Literales a) y b) de la referida normativa comunitaria por ser procedente.

No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser materia de controversia aquello que puede o no constituir una marca. De oficio se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de Decisión 486, concernientes al nombre comercial. […]”15 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria, que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de marzo de 202116, resolvió sobre la reanudación del proceso y el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión y otras actuaciones 13 Cfr. Folio 219 14 Cfr. Folios 227 a 239 15 Cfr. Folio 228 16 Cfr. Folios 241 a 247 10 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de julio de 202117, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198418. 14.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada, y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda, respectivamente. 15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 16. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 202019, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual de los registros marcarios núm.: i) 135.480 de la marca nominativa CENTRO AMERICANA; ii) 135.568 de la marca nominativa COLOMBO AMERICANA; iii) 135.570 de la marca nominativa HISPANOAMERICANA; iv) 135.569 de la marca nominativa IBEROAMERICANA; v). 135.571 de la marca nominativa INTERAMERICANA; vi) 137.893 de la marca nominativa LATINOAMERICANA; vii) 331.905 y 331.904 de las marcas nominativas REGALA UN ORIGINAL REGALA AMERICANA DE COLCHONES; viii) 377.395 y 377.394 de las marcas nominativas SISTEMA SALUDABLE DE MASAJES AMERICANA DE COLCHONES; ix) 137.895 de la marca nominativa SUPERAMERICANA; x) 135.125 nominativa TRANSAMERICANA; que identificaban productos de las clases 10, 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 17.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de marzo de 202320, dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y 17 Cfr. Índice 47 del aplicativo web “SAMAI”. 18 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 19 Cfr. Índice 58 del aplicativo web “SAMAI” 20 Cfr. Índice 62 del aplicativo web “SAMAI” 11 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 232-IP-2018 de 3 de junio de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial; ix) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Visto el artículo 128 numeral 7.° del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 21. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21.1.

Resolución núm. 13395 de 10 de marzo de 201023, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos (c) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca nominativa PANAMERICANA, para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2.

Resolución núm. 19093 de 14 de abril de 201024, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos (c) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 13395 de 10 de marzo de 2010 y concedió el recurso de apelación. 21.3.

La Resolución núm. 6009 de 16 de febrero de 201225, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 13395 de 10 de marzo de 2010. El problema jurídico 22. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 22.1.

Si las resoluciones núm. 13395 de 10 de marzo de 2010, 19093 de 14 de abril de 2010 y 6009 de 16 de febrero de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y se concedió el registro de la marca nominativa PANAMERICANA, para identificar “Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, 23 Cfr. Folios 16 a 22 24 Cfr. Folios 23 a 26 25 Cfr. Folios 27 a 32 13 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas”, productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 29 de la Constitución Política. 22.2.

En este sentido, se analizará si la marca nominativa PANAMERICANA, que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida mediante los actos administrativos acusados: 22.2.1. Cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad; 22.2.2 Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida PANAMERICANA y registros marcarios núms.: i) 137896 de la marca nominativa AMERICANA; ii) 267483 de la marca nominativa AMERICANA DE COLCHONES; iii) 267413 de la marca nominativa AMERICANA DE COLCHONES; iv) 288034 de la marca nominativa BELLEZA AMERICANA; v) 290084 de la marca nominativa BELLEZA AMERICANA; vi) 157702 de la marca nominativa CASA AMERICANA; vii) 135480 de la marca nominativa CENTRO AMERICANA; viii) 135568 de la marca nominativa COLOMBO AMERICANA; ix) 283938 de la marca nominativa GOLDEN STAR AMERICANA DE COLCHONES; x) 135570 de la marca nominativa HISPANOAMERICANA; xi) 135569 de la marca nominativa IBEROAMERICANA; xii) 135571 de la marca nominativa INTERAMERICANA; xiii) 285326 de la marca nominativa JUNIOR STAR AMERICANA DE COLCHONES; xiv) 157705 de la marca nominativa LADY AMERICANA; xv) 137893 de la marca nominativa LATINOAMERICANA; xvi) 283937 de la marca nominativa MASTER FLEX AMERICANA DE COLCHONES; xvii) 355067 de la marca nominativa MASTER KING AMERICANA DE COLCHONES; xviii) 157704 de la marca nominativa POLIAMERICANA; xix) 377395 de la marca nominativa SISTEMA SALUDABLE DE MASAJES AMERICANA DE COLCHONES; xx) 377394 de la marca nominativa SISTEMA SALUDABLE DE MASAJES AMERICANA DE COLCHONES; xxi) 137895 de la marca nominativa SUPERAMERICANA; xxii) 135125 de la marca nominativa SURAMERICANA; xxiii) 135074 de la marca nominativa TRANSAMERICANA; 14 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co xxiv) 274816 de la marca nominativa AMERICANA; xxv) 121445 de la marca mixta AMERICANA; xxvi) 281585 de la marca mixta AMERICANA DE COLCHONES; xxvii) 442253 de la marca mixta NATURAL LANA AMERICANA DE COLCHONES; xxviii) 281591 de la marca mixta NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES; xxix) 281570 de la marca mixta NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES; xxx) 286252 de la marca mixta PREMIER AMERICANA DE COLCHONES; xxxi) 283940 de la marca mixta TOP MASTER AMERICANA DE COLCHONES; xxxii) 331905 del lema comercial REGALA UN ORIGINAL REGALA UN AMERICANA DE COLCHONES; xxxiii) 331904 del lema comercial nominativo REGALA UN ORIGINAL REGALA UN AMERICANA DE COLCHONES; y xxxiv) 4532 de la enseña AMERICANA DE COLCHONES; que identifican productos de las clases 10, 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; 22.2.3 Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida PANAMERICANA y el nombre comercial AMERICANA DE COLCHONES; y 22.3.

Si los actos administrativos acusados violaron el derecho al debido proceso al encontrarse indebidamente motivados. 23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y de oficio, interpretó y los artículos 190, 191, 192 y 193 ibidem. Asimismo, no interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por no ser materia de la controversia aquello que puede o no constituir marca. 24.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 15 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cartagena26, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200027 de la Comisión de la Comunidad Andina28.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 26 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 28 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 29 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 16 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros31. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del 30 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 31 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 17 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 232-IP-2018 de 3 de junio de 2019 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: “[…] ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad con signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo indirecto y de asociación- Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo do signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos PANAMERICANA (denominativo), AMERICANA (denominativo) TRANSAMERICANA (denominativo), LATINOAMERICANA (denominativo) y SURAMERICANA (denominativo), son confundibles o no, es pertinente analizar los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente. […] 12.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión 32 Cfr. Folios 227 a 239 18 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual e ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, grafica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo: esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c)El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […] 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PANAMERICANA (denominativo) y el nombre comercial AMERICANA (denominativo) y las marcas TRANSAMERICANA (denominativa), LATINOAMERICANA (denominativa) y SURAMERICANA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos. los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras 19 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. […] 3.

El nombre comercial. Características y su protección 3.1. En el presente caso se alega la confusión que ocasionaría en signo solicitado PANAMERICANA (denominativo) con el nombre comercial registrado AMERICANA, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 3.2. El Literal b) del Articulo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Titulo X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial. 3.3.

El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como " cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil." 3.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.

Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros. agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto a identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. […] 3.10 La persona que al que tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de o la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo, importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo, o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que 20 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 3.13.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial [ ]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial 35.

Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sea idénticos o asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre comercial 36.

Visto el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad 21 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente por haber cesado el uso. 37.

Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.

Facultades del titular del derecho sobre el nombre comercial 38. Visto el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.

Depósito del nombre comercial 39. Visto el artículo 193 de la Decisión 486 de 2000, conforme a la legislación interna de cada Estado Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos. 40.

En suma, los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 regulan: i) el primer uso del nombre comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre comercial. 41. Por último, visto el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000 que indica que “[…] La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro […]”. 22 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad 42.

Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, frente a lo cual el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 43.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. Marcas sustento de la oposición en el trámite administrativo 44. La Sala advierte que durante el trámite del procedimiento administrativo la parte demandante fundamentó su escrito de oposición con fundamento en las marcas con certificados de registro núms.: i) 121445 de la marca mixta AMERICANA; ii) 137896 de la marca nominativa AMERICANA; iii) 157705 de la marca nominativa LADY AMERICANA; iv) 157702 de la marca nominativa CASA AMERICANA; v) 135125 de la marca nominativa SURAMERICANA; 135480 de la marca nominativa CENTRO AMERICANA; vi) 135569 de la marca nominativa IBEROAMERICANA; 135568 de la marca nominativa COLOMBO AMERICANA; vii) 137895 de la marca nominativa SUPERAMERICANA; viii) 135074 de la marca nominativa TRANSAMERICANA; ix) 135570 de la marca nominativa HISPANOAMERICANA; x) 135571 de la marca nominativa INTERAMERICANA; xi) 137893 de la marca nominativa LATINOAMERICANA; xii) 281585 de la marca mixta AMERICANA DE COLCHONES; y xiii) 274816 de la marca nominativa 23 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co AMERICANA, que identifican productos de las clases 10, 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza. 45.

Al respecto, la parte demandada, en los actos administrativos acusados, únicamente tomó como marcas opositoras las marcas con registros nums.: i) 135074 de la marca nominativa TRANSAMERICANA; ii) 135125 de la marca nominativa SURAMERICANA; iii) 137893 de la marca nominativa LATINOAMERICANA; y iv) 137896 de la marca nominativa AMERICANA, que identifican productos de las clases 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

Marcas sustento de la demanda 46. Asimismo, la Sala advierte que, adicional a las marcas que fueron sustento de la oposición en el procedimiento administrativo, la parte demandante, en la demanda, añadió los siguientes signos distintivos como sustento de la acción de nulidad relativa de la referencia, los cuales se identifican con los certificados de registro núms.: i) 4532 de la enseña AMERICANA DE COLCHONES; ii) 267483 de la marca nominativa AMERICANA DE COLCHONES; iii) 267413 de la marca nominativa AMERICANA DE COLCHONES; iv) 288034 de la marca nominativa BELLEZA AMERICANA; v) 290084 de la marca nominativa BELLEZA AMERICANA; vi) 283938 de la marca nominativa GOLDEN STAR AMERICANA DE COLCHONES; vii) 285326 de la marca nominativa JUNIOR STAR AMERICANA DE COLCHONES; viii) 283937 de la marca nominativa MASTER FELX AMERICANA DE COLCHONES; ix) 355067 de la marca nominativa MASTER KING AMERICANA DE COLCHONES; x) 157704 de la marca nominativa POLIAMERICANA; xi) 331905 del lema comercial REGALA UN ORIGINAL REGALA UN AMERICANA DE COLCHONES; xii) 331904 del lema comercial nominativo REGALA UN ORIGINAL REGALA UN AMERICANA DE COLCHONES; xiii) 377395 de la marca nominativa SISTEMA SALUDABLE DE MASAJES AMERICANA DE COLCHONES; xiv) 377394 de la marca nominativa SISTEMA SALUDABLE DE MASAJES AMERICANA DE COLCHONES; xv) 442253 de la marca mixta NATURAL LANA AMERICANA DE COLCHONES; xvi) 281591 de la marca mixta NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES; 24 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co xvii) 281570 de la marca mixta NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES; xviii) 286252 de la marca mixta PREMIER AMERICANA DE COLCHONES; y xix) 283940 de la marca mixta TOP MASTER AMERICANA DE COLCHONES. 47.

En este sentido, las marcas sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Marca concedida PANAMERICANA Registro núm.: 448069 Titular: Tercero con interés directo en las resultas del proceso Clase 20: “[…] Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas […].” Marcas opositoras nominativas AMERICANA;

AMERICANA DE COLCHONES, AMERICANA DE COLCHONES CONSTRUIMOS SUS MEJORES SUEÑOS; BELLEZA AMERICANA; CASA AMERICANA; CENTRO AMERICANA; COLOMBO AMERICANA; GOLDEN STAR AMERICANA DE COLCHONES; HISPANOAMERICANA; IBEROAMERICANA; INTERAMERICANA; JUNIOR STAR AMERICANA DE COLCHONES; LADY AMERICANA; LATINOAMERICANA; MASTER FLEX AMERICANA DE COLCHONES;

MASTER KING AMERICANA DE COLCHONES; POLIAMERICANA; REGALA UN ORIGINAL REGALA AMERICANA DE COLCHONES; SISTEMA SALUDABLE DE MASAJES AMERICANA DE COLCHONES; SUPERAMERICANA; SURAMERICANA; Y TRANSAMERICANA Registros núms.: 137896, 4532, 267483, 267413, 288034, 290084, 157702, 135568, 283938, 135570, 135569, 135571, 285326, 157705, 137893, 283937, 355067, 157704, 331905, 331904, 377395, 377394, 137895, 135125 y 135074.

Identifican productos de las clases 10, 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza33. 33 La cobertura completa de las marcas se encuentra en los certificados de registro visibles en los índices 42, 43, 56 y 62 del aplicativo web “SAMAI” 25 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marcas opositoras mixtas34 Con registros núms.: 121445, 281585, 442253, 281591, 281570, 286252 y 283940.35 Identifican productos de las clases 10, 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lemas comerciales REGALA UN ORIGINAL REGALA UN AMERICANA DE COLCHONES y REGALA UN ORIGINAL REGALA UN AMERICANA DE COLCHONES Registros núms. 331905 y 331904 Nombre comercial AMERICANA DE COLCHONES Registro: 4532 48. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos nominativos y mixtos. 34 Cfr. Imágenes tomadas de los certificados de la situación actual de los registros, visibles en el índice 42 del aplicativo web “SAMAI” 35 La cobertura completa de las marcas se encuentra en los certificados de registro visibles en los índices 42, 43, 56 y 62 del aplicativo web “SAMAI” 26 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 49.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 50.

Esta Sección36, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”37. 51. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”38. 52.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie la marca en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor 36 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62- IP-2013 de 25 de abril de 2013. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473- IP-2015 de 10 de junio de 2016. 27 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”39. 53.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa PANAMERICANA, concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 54. Con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, la Sala advertirá las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]40. 55.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre los signos distintivos cotejados puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…]1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en 39 Ibidem. 40 Cfr. Folios 227 a 239 28 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”41. 56.

Los signos nominativos son aquellos que se componen de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. Los signos mixtos, por su parte, son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado42. 57.

En este sentido, considerando que, el caso sub examine, se requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre la marca nominativa PANAMERICANA, concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, y los siguientes registros núm.: i) 137896 de la marca nominativa AMERICANA; ii) 4532 de la enseña AMERICANA DE COLCHONES; iii) 267483 de la marca nominativa AMERICANA DE COLCHONES; iv) 267413 de la marca nominativa AMERICANA DE COLCHONES; v) 288034 de la marca nominativa BELLEZA AMERICANA; vi) 290084 de la marca nominativa BELLEZA AMERICANA; vii) 157702 de la marca nominativa CASA AMERICANA; viii) 135480 de la marca nominativa CENTRO AMERICANA; ix) 135568 de la marca nominativa COLOMBO AMERICANA; x) 283938 de la marca nominativa GOLDEN STAR AMERICANA DE COLCHONES; xi) 135570 de la marca 41 Ibidem 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 29 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nominativa HISPANOAMERICANA; xii) 135569 de la marca nominativa IBEROAMERICANA; xiii) 135571 de la marca nominativa INTERAMERICANA; xiv) 285326 de la marca nominativa JUNIOR STAR AMERICANA DE COLCHONES; xv) 157705 de la marca nominativa LADY AMERICANA; xvi) 137893 de la marca nominativa LATINOAMERICANA, 283937 de la marca nominativa MASTER FELX AMERICANA DE COLCHONES; xvii) 355067 de la marca nominativa MASTER KING AMERICANA DE COLCHONES; xviii) 157704 de la marca nominativa POLIAMERICANA; xix) 331905 del lema comercial REGALA UN ORIGINAL REGALA UN AMERICANA DE COLCHONES; xx) 331904 del lema comercial nominativo REGALA UN ORIGINAL REGALA UN AMERICANA DE COLCHONES; xxi) 377395 de la marca nominativa SISTEMA SALUDABLE DE MASAJES AMERICANA DE COLCHONES; xxii) 377394 de la marca nominativa SISTEMA SALUDABLE DE MASAJES AMERICANA DE COLCHONES; xxiii) 137895 de la marca nominativa SUPERAMERICANA; xxiv) 135125 de la marca nominativa SURAMERICANA; xxv) 135074 de la marca nominativa TRANSAMERICANA; xxvi) 121445 de la marca mixta AMERICANA; xxvii) 281585 de la marca mixta AMERICANA DE COLCHONES; xxviii) 442253 de la marca mixta NATURAL LANA AMERICANA DE COLCHONES; xxix) 281591 de la marca mixta NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES; xxx) 281570 de la marca mixta NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES; xxxi) 286252 de la marca mixta PREMIER AMERICANA DE COLCHONES;y xxxii) 283940 de la marca mixta TOP MASTER AMERICANA DE COLCHONES, de titularidad de la parte demandante, la Sala advierte los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre signos nominativos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PANAMERICANA (denominativo) y el nombre comercial AMERICANA (denominativo) y las marcas TRANSAMERICANA (denominativa), LATINOAMERICANA (denominativa) y SURAMERICANA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos. los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 30 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. […]”43 58. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios jurisprudenciales respecto a la comparación de signos nominativos y mixtos, así: “[…] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1 Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro HAPPY PETS (mixto) y la marca HAPPY CAT (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades apreciadas en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunta producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos 43 Cfr. Folio 233 31 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de los signos denominativos […]”44.

Exclusión del cotejo por aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 59. Precisado lo anterior, y antes de proceder a realizar el cotejo entre la marca concedida y marcas previamente registradas, la Sala precisa que, de conformidad con lo previsto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 200045, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 60.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años, contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática46. 61.

La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4.o del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 612-IP-2019 de 29 de julio de 2019. 45 La aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486, se limita únicamente a la acción de nulidad relativa y de nulidad absoluta establecidas en el citado artículo.

Es decir, que no aplica para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en la legislación nacional. Considerando nos encontramos ante una acción de nulidad relativa, es claro que el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 es aplicable en el caso sub examine. 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015 32 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”47. 62.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia48, dando aplicación al inciso 4.o del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolverse la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro49. 63.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, cuando estos derechos dejan de existir, desaparece el interés de la parte demandante en que se profiera una decisión que los proteja.

Así lo ha considerado esta Sección50: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse 47 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020120011500 33 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […]” (Destacado fuera del texto) 64.

Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo a que: i) en la presente acción se interpretó como acción de nulidad relativa; y ii) las marcas previamente registradas con certificados de registro núm.: i) 135480 de la marca nominativa CENTRO AMERICANA; ii) 135568 de la marca nominativa COLOMBO AMERICANA; iii) 13570 de la marca nominativa HISPANOAMERICANA; iv) 135569 de la marca nominativa IBEROAMERICANA; v) 135571 de la marca nominativa INTERAMERICANA; vi) 137893 de la marca nominativa LATINOAMERICANA; vii) 331905 y 331904 de los lemas comerciales nominativos REGALA UN ORIGINAL REGALA AMERICANA DE COLCHONES; viii) 377395 y 377394 de las marcas nominativas SISTEMA SALUDABLE DE MASAJES AMERICANA DE COLCHONES; ix) 135125 de la marca nominativa SURAMERICANA; x) 137895 de la marca nominativa SUPERAMERICANA; y xi) 137094 de la marca nominativa TRANSAMERICANA, que identifican productos de las clases 10, 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza, caducaron el 26 de noviembre de 2012, 20 y 30 de agosto de 2016 y 22 de abril de 2019, como consta en los reportes de los estados actuales de los registros, visibles en el índice 62 del aplicativo web “SAMAI”. 65.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1.o del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso, respecto de las marcas señaladas supra, se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 66.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de esta Sección, en relación a la aplicación de la regla prevista en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente las marcas citada supra, comoquiera que, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, las marcas previamente registradas, en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de 34 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, no se encuentran vigentes. 67.

Así, respecto de las marcas previamente registradas y mencionadas supra y, debido a su caducidad, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable en el caso sub examine. En consecuencia, la Sala considera que, de conformidad con lo previsto en norma citada supra, no pueden ser usadas como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca nominativa PANAMERICANA.

Exclusión del cotejo por ser una marca posterior a la solicitud de la marca objeto del proceso de la referencia 68. Ahora bien, la Sala advierte que, respecto de la marca previamente registrada NATURAL LANA AMERICANA DE COLCHONES, con registro núm. 442253, esta fue solicitada a registro el 26 de agosto de 201151 y, en ese sentido, es posterior a la fecha de solicitud de la marca concedida por los actos administrativos acusados que concedieron la marca nominativa PANAMERICANA52, y aún más de la fecha en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso inició el proceso de cancelación53, sobre el cual solicita derecho de prelación, del cual se resolverá en acápites infra, por lo que no puede ser sustento de nulidad en el caso sub examine, razón por la cual no será tenida en cuenta en el cotejo.

Marcas objeto de cotejo en el caso sub examine 69. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que debe realizar el cotejo marcario entre la marca nominativa PANAMERICANA y los signos distintivos nominativos y mixtos con certificados núms.: i) 137896 de la marca nominativa AMERICANA; ii) 267483 de la marca nominativa AMERICANA DE COLCHONES; iii) 267413 de la marca nominativa AMERICANA DE COLCHONES; iv) 288034 de la marca nominativa BELLEZA AMERICANA; vi) 51 Cfr. Índice 43 del aplicativo web “SAMAI” 52 16 de abril de 2009 53 26 de mayo de 2006 35 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 290084 de la marca nominativa BELLEZA AMERICANA; vii) 157702 de la marca nominativa CASA AMERICANA; viii) 283938 de la marca nominativa GOLDEN STAR AMERICANA DE COLCHONES; ix) 285326 de la marca nominativa JUNIOR STAR AMERICANA DE COLCHONES; x) 157705 de la marca nominativa LADY AMERICANA; xi) 283937 de la marca nominativa MASTER FELX AMERICANA DE COLCHONES; xii) 355067 de la marca nominativa MASTER KING AMERICANA DE COLCHONES; xiii) 157704 de la marca nominativa POLIAMERICANA; xiv) 121445 de la marca mixta AMERICANA; xv) 281585 de la marca mixta AMERICANA DE COLCHONES; xvi) 281591 de la marca mixta NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES; xvii) 281570 de la marca mixta NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES; xvii) 286252 de la marca mixta PREMIER AMERICANA DE COLCHONES; y xviii) 283940 de la marca mixta TOP MASTER AMERICANA DE COLCHONES.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas cotejadas 70. Al encontrarnos frente a un cotejo entre una marca nominativa y unas marcas nominativas y mixtas, es necesario determinar cuál es el elemento dominante en las marcas mixtas, si la parte nominativa o la parte gráfica, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre los signos distintivos comparados. 71.

La Sala advierte que, respecto de las marcas previamente registradas, de titularidad de la parte demandante, y las cuales son sustento de la presente acción de nulidad relativa, consisten en: i) elementos nominativos simples, a saber, las marcas AMERICANA y POLIAMERICANA; ii) elementos nominativos compuestos, a saber, las marcas: i) AMERICANA DE COLCHONES, BELLEZA AMERICANA, CASA AMERICANA, GOLDEN STAR AMERICANA DE COLCHONES, JUNIOR STAR AMERICANA DE COLCHONES, LADY AMERICANA, MASTER FLEX AMERICANA DE COLCHONES, MASTER KING 36 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co AMERICANA DE COLCHONES, NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES y TOP MASTER AMERICANA DE COLCHONES; y iii) unos elementos gráficos consistentes en el tipo de letra de los elementos nominativos y algunas figuras geométricas. 72.

Ahora bien, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen generalmente más relevancia que los elementos gráficos, puesto que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales citados supra, por regla general es el elemento nominativo el que causa mayor impacto y recordación en la mente del consumidor y por esto es generalmente el más preponderante. 73.

La Sala considera que, en el caso sub examine, en las marcas mixtas registradas de titularidad de la parte demandante, el elemento preponderante es el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores sin que los elementos gráficos que lo componen aporten mayor impacto y, en consecuencia, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos.

Términos genéricos, descriptivos o de uso común 74. Precisado lo anterior, y atendiendo a que la parte demandada en la contestación de la demanda argumentó que es “[…] claro que la partícula AMERICANA al ser común, ya que su inclusión se ve en diversas marcas, porque se trata de hacer referencia al continente americano, más exactamente a América, por lo que queda claro que ningún empresario posee un derecho de exclusividad sobre ella [….]”; la Sala advierte que se debe analizar si las marcas cotejadas cuentan con términos que podrían ser considerados como genéricos, descriptivos o de uso común. 75.

Para el efecto, la Sala ha considerado que las expresiones genéricas son aquellas que se refieren exclusivamente al género del producto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que 37 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. 76.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. 77. Sobre las expresiones descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que son aquellas que informan de una característica del producto, tales como su: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y en ese sentido deberían ser excluidas del cotejo marcario. 78.

En cuanto a los signos de uso común, la Sala considera relevante traer a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 91-IP-202154. “[…] 3.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. […]55 79.

Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala advierte que, el término AMERICANA tiene varios significados, entre ellos56: “[…] 1. adj. Natural de América. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a América o a los americanos. […]” (Destacado de la Sala) 54 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 91-IP-2021 de 9 de marzo de 2022. 55 Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI” 56 https://dle.rae.es/americano#2KRSL3V.

Consultado el 10 de octubre de 2023 38 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 80. Al respecto, la Sala considera que la expresión AMERICANA, al ser un término que denota un origen geográfico, es descriptivo de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que un consumidor puede entender que dicho producto proviene de alguna parte de AMÉRICA y, en ese sentido, debe ser excluida del cotejo marcario.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de un término reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”57.

(Destacado fuera del texto) 81. Esta posición ha sido adoptada por esta Sección58, al considerar que no se puede realizar el estudio de los signos distintivos en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que, para el consumidor medio, los signos distintivos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 82.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala advierte que, al ser la palabra AMERICANA un término descriptivo de los productos reivindicados, no puede ser considerado como el elemento que posee la mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario y, en consecuencia, se considera que no existe una familia de marcas respecto de las marcas de titularidad de la parte demandante y que contienen dicha expresión. 83.

Ahora bien, la Sala advierte que el término compuesto “DE COLCHONES” que compone varias de las marcas de la parte demandante, es un término genérico de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 421-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 39 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Niza, lo que generaría que también deba ser excluido del cotejo; sin embargo, en las marcas AMERICANA DE COLCHONES no podría ser excluido, de conformidad con los criterios jurisprudenciales señalados supra. 84.

Asimismo, la Sala considera que los términos NATURAL y LATEX de la marca NATURALLATEX son descriptivos de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que informan un tipo material. NATURAL significa, entre otros, “[…] 3. adj. Dicho de una cosa: Que está tal como se halla en la naturaleza, o que no tiene mezcla o elaboración. Madera, zumo natural […]”59.

Por su parte, LATEX significa: “[…] 2. m. Material hecho de látex. […]”60. 85. En cuanto al término POLIAMERICANA, la Sala considera que, si bien este término no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española, lo cierto es que es una palabra conformada por el prefijo POLI que puede significar “[…] pluralidad o abundancia […]” o “[…] ciudad […]”, por lo que un consumidor medio entendería que el término POLIAMERICANA significa ciudad americana o generar el concepto de pluralidad de américas. 86.

La Sala asimismo considera que los siguientes términos tienen la siguiente naturaleza: PANAMERICANA: “[…] 1. adj. Perteneciente o relativo al conjunto de los países americanos. Certamen panamericano. […]”61. BELLEZA: “[…]1. f. Cualidad de bello. 2. f. Persona o cosa notable por su hermosura. Comparación ortográfica […]”62. Es un término arbitrario.

No puede considerado descriptivo porque es un sustantivo y no un adjetivo calificativo. GOLDEN63: Término que no tiene significado en castellano y, por consiguiente, es de fantasía. STAR64: Término que no tiene significado en castellano y, por consiguiente, es de fantasía. 59 https://dle.rae.es/natural?m=form 60 https://dle.rae.es/l%C3%A1tex 61 https://dle.rae.es/panamericano 62 https://dle.rae.es/belleza 63 https://dle.rae.es/golden?m=form 64 https://dle.rae.es/STAR?m=form 40 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co JUNIOR: “[…]En la vida religiosa cristiana, persona que, después de h aber hecho el noviciado, realiza un período de formación espiritual […]”65.

LADY: 1. “[…] f. Dama de la primera nobleza británica. 2. f. U., antepuesto al nombre, como tratamiento de una mujer británica de clase alta. […]”66 MASTER: “[…]1. m. maestría (‖ curso, o título de posgrado). […]”67 FLEX68: Término que no tiene significado en castellano y, por consiguiente, es de fantasía. KING69: Término que no tiene significado en castellano y, por consiguiente, es de fantasía. CASA70: “[…] Edificio para habitar […]”.

Casa es un término que es descriptivo para los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que los muebles tienen como finalidad amoblar, entre otros, una casa. PREMIER71: Término que no tiene significado en castellano y, por consiguiente, es de fantasía. TOP72: Entre otros, “[…] adj. Superior en calidad o importancia, excelente, de moda, exitoso.

Deportistas top. Restaurante top. […]”. Es un elemento descriptivo que se debe excluir del cotejo. Comparación ortográfica 87. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. 88.

Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápite supra, la Sala encuentra que existe una clara similitud ortográfica, como se observa a continuación: 65 https://dle.rae.es/junior?m=form 66 https://dle.rae.es/lady?m=form 67 https://dle.rae.es/m%C3%A1ster?m=form 68 https://dle.rae.es/flex?m=form 69 https://dle.rae.es/king?m=form 70 https://dle.rae.es/casa?m=form 71 https://dle.rae.es/premier?m=form 72 https://dle.rae.es/top?m=form 41 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 P A N A M E R I C A N A A M E R I C A N A P O L I A M E R I C A N A A M E R I C A N A D E C O L C H O N E S B E L L E Z A C A S A A M E R I C A N A G O L D E N S T A R J U N I O R S T A R L A D Y M A S T E R F L E X M A S T E R K I N G P O L I A M E R I C A N A N A T U R A L L A T E X A M E R I C A N A D E C O L C H O N E S P R E M I E R M A S T E R 89.

La Sala considera que en el caso sub examine la marca PANAMERICANA, de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, guarda similitudes ortográficas con las marcas de la parte demandante que contienen el término AMERICANA; sin embargo, los elementos adicionales que componen las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión. Adicionalmente, y dado el carácter descriptivo del término AMERICANA, no sería posible concluir similitud ortográfica únicamente con base en dicho término. Comparación fonética 90.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva: PANAMERICANA / AMERICANA PANAMERICANA / AMERICANA PANAMERICANA / AMERICANA PANAMERICANA / AMERICANA PANAMERICANA / AMERICANA PANAMERICANA / AMERICANA PANAMERICANA / AMERICANA PANAMERICANA / AMERICANA 42 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PANAMERICANA – POLIAMERICANA- PANAMERICANA – POLIAMERICANA PANAMERICANA – POLIAMERICANA- PANAMERICANA – POLIAMERICANA PANAMERICANA - AMERICANA DE COLCHONES PANAMERICANA - AMERICANA DE COLCHONES PANAMERICANA - AMERICANA DE COLCHONES PANAMERICANA - BELLEZA PANAMERICANA - BELLEZA PANAMERICANA - BELLEZA PANAMERICANA - CASA AMERICANA- PANAMERICANA - CASA AMERICANA PANAMERICANA - CASA AMERICANA- PANAMERICANA - CASA AMERICANA PANAMERICANA - GOLDEN STAR PANAMERICANA - GOLDEN STAR PANAMERICANA - GOLDEN STAR PANAMERICANA - JUNIOR STAR PANAMERICANA - JUNIOR STAR PANAMERICANA - JUNIOR STAR PANAMERICANA - JUNIOR STAR PANAMERICANA - LADY PANAMERICANA – LADY PANAMERICANA – LADY PANAMERICANA – LADY PANAMERICANA- LADY PANAMERICANA - MASTER FLEX PANAMERICANA - MASTER FLEX PANAMERICANA - MASTER FLEX PANAMERICANA - MASTER KING PANAMERICANA - MASTER KING PANAMERICANA - MASTER KING PANAMERICANA - NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES PANAMERICANA - NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES PANAMERICANA - NATURALLATEX AMERICANA DE COLCHONES PANAMERICANA - MASTER PANAMERICANA - MASTER PANAMERICANA - MASTER 91.

La Sala considera que existe similitud fonética únicamente respecto de los términos comunes AMERICANA; sin embargo, los elementos adicionales que componen las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión. Adicionalmente, y dado el carácter descriptivo del término AMERICANA, no sería posible concluir similitud fonética únicamente con base en dicho término. 43 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comparación conceptual 92.

El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos distintivos, de manera que la similitud se configura si los evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”73. 93.

En el presente caso, la Sala advierte que, como se indicó en acápites supra, el término PANAMERICANA es un adjetivo que significa “[…]perteneciente o relativo al conjunto de los países americanos […]”, mientras que, por su parte, el término AMERICANA tiene varios significados significa, entre otros, “[…] 1. adj. Natural de América.

U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a América o a los americanos. […]”. 94. En ese sentido, la Sala considera que, el caso sub examine, existe similitud conceptual entre los términos PANAMERICANA y todas las marcas que contienen el término AMERICANA, toda vez que ambos términos crean en la mente del consumidor un concepto similar.

Sin embargo, los elementos adicionales que componen varias de las marcas son suficientes para evitar que un consumidor medio tenga riesgo de confusión. 95. Adicionalmente, y dado el carácter descriptivo del término AMERICANA, no sería posible concluir similitud conceptual únicamente con base en dicho término. 96. Por lo anteriormente expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que la marca concedida PANAMERICANA y las marcas de la parte demandante citadas supra, no son similarmente confundibles. 73 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 44 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala considera que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es que haya identidad o semejanza entre los signos distintivos comparados. 97.

Ahora bien, para considerar que las semejanzas entre la marca concedida PANAMERICANA y las marcas de las cuales es titular la parte demandante puedan generar un riesgo de confusión o de asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva. Segundo supuesto: Conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas 98.

La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. 99.

En suma, la Sala considera que, respecto del cotejo entre las marcas PANAMERICANA, de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y las marcas de titularidad de la parte demandante, no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 100. Corresponde a la Sala pronunciarse respecto de, si en el caso sub examine, se configuró o no la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, es preciso iniciar señalando que, con fundamento en el marco normativo expuesto supra, relativo al literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando el signo solicitado para ser registrado como marca sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un 45 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co rótulo o enseña, pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 101.

La Sala considera que, de acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro como marcas de signos que sean idénticos o se le asemejen y por la posibilidad de inducir al público consumidor a error; por ello, en el caso sub examine, deberá: compararse la marca PANAMERICANA concedida, con el nombre comercial del cual aduce ser titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

MARCA CONCEDIDA NOMBRE COMERCIAL PANAMERICANA AMERICANA DE COLCHONES 102. En este sentido, para determinar la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza de la marca concedida PANAMERICANA y el nombre comercial. 103. Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, determinar si, para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados, la parte demandante era el titular del nombre comercial AMERICANA DE COLCHONES. 104.

La Sala advierte que, en el caso sub examine, obra como prueba del nombre o enseña comercial únicamente el siguiente documento:Certificado de depósito núm. 4532 que corresponde a la enseña comercial mixta AMERICANA DE COLCHONES para las siguientes actividades “[…] ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEDICADOS A LA ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS TALES COMO: MUEBLES, ESPEJOS, MARCOS, ARTÍCULOS (NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES) DE MADERA, CORCHO, CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, Y MARFIL, BALLENA, 46 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONCHA, NÁCAR, ÁMBAR, ESPUMA DE MAR, CELULOIDE Y SUCEDÁNEOS DE TODAS ESTAS MATERIAS O DE MATERIAS PLÁSTICAS. [….]”74. 105.

La Sala considera que, de conformidad con los marcos normativos señalados en acápites supra, el depósito del nombre comercial tiene carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo de dicho nombre comercial. En consecuencia, la Sala considera que, al no haberse presentado pruebas sobre el uso real constante y efectivo sobre el señalado nombre o enseña comercial, no se acredita el derecho y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos del literal b) del artículo 136 y del artículo 200 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 y del artículo 29 de la Constitución Política. 106. Por último, la Sala advierte que, en cuanto a la violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente caso, señaló que “[…] No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser materia de controversia aquello que puede o no constituir una marca. […]”75. 107.

En cuanto a la violación del artículo 29 de la Constitución Política, la Sala advierte que la parte demandante sustentó el cargo de violación en una supuesta falta de motivación de la parte demandada al momento de expedir los actos administrativos acusados, toda vez que llegó a una conclusión contraria a la esperada por la parte demandante. 108.

Así, la parte demandante manifestó, frente al artículo 29 de la Constitución Política, que con “[…] las resoluciones atacadas se viola el debido proceso, derecho constitucional fundamental, como lo dice el citado artículo, irradia tanto las actuaciones judiciales como las actuaciones administrativas. Y en este caso 74 Índice 43 del aplicativo web “SAMAI” 75 Cfr. Folio 229 47 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se ve claramente vulnerado, ya que las resoluciones atacadas no motivan de manera material su decisión, es decir no hacen un estudio de fondo del conflicto y simplemente se limitan a hacer un recorrido superficial por ambas marcas, llegando a una conclusión que carece de sentido jurídico, pues hace parecer que basta agregarle tres letras a una marca ya registrada para que sea distintiva […]”. 109.

Al respecto, la Sala considera que la parte demandada no vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, comoquiera que el argumento de similitud de las marcas cotejadas quedó desvirtuado con las consideraciones señaladas en acápites supra; así las cosas, la concesión del registro por la parte demandada se encuentra conforme a las normas pertinentes sobre la materia. 110.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa PANAMERICANA, de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir semejanza con las marcas de titularidad de la parte demandante, señaladas en acápites supra, y al no haberse probado el derecho sobre el nombre comercial AMERICANA DE COLCHONES. 111.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada vulneró, por indebida aplicación, los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 112. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa PANAMERICANA, de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no 48 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co existir identidad o semejanza con las marcas de titularidad de la parte demandante, que identifican productos de las Clases 10, 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, la Sala considera que los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada no vulneraron el artículo 29 de la Constitución Política. 113. Por lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró, por indebida aplicación, los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, ni el artículo 29 de la Constitución Política, comoquiera que la marca nominativa PANAMERICANA, que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en las mencionadas causales de irregistrabilidad la Decisión 486 de 2000. 114.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. 49 Número único de radicación: 11001032400020120019400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Salva voto Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.